24 W (pat) 132/03  - 24. Senat (Marken)

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 132/03 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Stattzugestellt am … Justizhauptsekretärinals Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 397 62 294 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck beschlossen: I. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewie-sen. II. Der Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Be-schwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen. Gründe: I. Die Marke - 3 - ist unter der Nummer 397 62 294 für die Waren „Parfümerien, Eau de Cologne, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haare, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, kosmetische Son-nenschutzmittel; Zahnputz- und Zahnpflegemittel; chemische Erzeug-nisse für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse und Nah-rungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Babykost; Präparate auf der Basis von Vitaminen, Spurenelementen und/oder Mineralien als Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nicht-medizinische Zwecke“ in das Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 13. August 1998. Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden 1. aus der am 9. Februar 1923 eingetragenen Marke 297 676 Klosterfrau deren Warenverzeichnis lautet: „Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Desinfektionsmittel; Weine, Spirituosen, Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Kölnisches Wasser, Toilettenwässer, Karmeliter, Melissengeist, Seifen, Stärkepräparate (soweit in den Klassen 3 und 5 enthalten)“. Als Inhaberin dieser Marke weist das Register die Firma „M… GmbH & Co“ aus; - 4 - 2. aus der seit 5. Oktober 1961 für die Waren „Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheits-pflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Arzneiweine, pharmazeutische Präparate, die mit reinem Weingeist als Lösungssub-stanz hergestellt sind; Brunnen- und Badesalze; diätetische Nährmittel; Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Wasch- und Bleichmittel“ eingetragenen Marke 753 590 Als Markeninhaberin ist im Register die Firma „M1… GmbH & Co KG“ angegeben. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten. Mit Erstbeschluß vom 22. Juni 2000 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deut-schen Patent- und Markenamts beide Widersprüche wegen fehlender Verwechs-lungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß der Ge-samteindruck der jüngeren Marke durch den Wortbestandteil „HILD.I.SAN“ ge-- 5 - prägt werde. Insoweit beständen zwischen den Vergleichsmarken keinerlei Berüh-rungspunkte. Eine Verwechslungsgefahr könne aber auch dann nicht bejaht wer-den, wenn man den Widerspruchsmarken allein den Bildbestandteil der jüngeren Marke gegenüberstelle. Im Verhältnis zu der Marke 297 676 „Klosterfrau“ komme insoweit nur eine begriffliche Ähnlichkeit in Betracht. Diese liege jedoch nicht vor, weil der Begriff „Klosterfrau“ nicht die naheliegende, ungezwungene und er-schöpfende Benennung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke darstelle. Die zutreffende Bezeichnung dieses Bildbestandteils sei vielmehr „Kräuterfrau“ oder „Nonne mit Kräutern“. Im Verhältnis zu der Widerspruchsmarke 753 590 weise der Bildbestandteil der jüngeren Marke weder eine bildliche noch eine be-griffliche Ähnlichkeit auf. Gegen diesen Beschluß ist von der Firma „M… GmbH & Co.“ Erinne- rung eingelegt worden. Als „Widerspruchszeichen“ ist in der Erinnerungsschrift vom 28. Juli 2000 nur die „Marke 297 676 Klosterfrau (Wortzeichen)“ genannt. Mit Beschluß vom 24. Januar 2003 ist die Erinnerung zurückgewiesen worden. Die Markenstelle hat offen gelassen, ob sich die Erinnerung auch gegen die Zurück-weisung des Widerspruchs aus der Marke 753 590 richte, denn diese Zurückwei-sung sei aus den zutreffenden Gründen des Erstbeschlusses jedenfalls zu Recht erfolgt. Auch im Verhältnis zu der Wortmarke 297 676 „Klosterfrau“ liege eine Verwechslungsgefahr nicht vor. Voraussetzung hierfür wäre, daß der Gesamtein-druck der angegriffenen Marke durch ihren Bildbestandteil geprägt werde und das Wort „Klosterfrau“ die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benen-nung dieses Bildbestandteils darstelle. Keine dieser Voraussetzungen sei erfüllt. Hiergegen ist von der Firma „M… GmbH & Co.“ und von der Firma „M1… GmbH & Co. KG“ mit zwei gesonderten Schriftsätzen vom 26. Februar 2003 Beschwerde eingelegt wor-den. Die Beschwerdegebühr wurde durch eine Einzugsermächtigung für die Firma „M1… GmbH & Co. KG“ entrichtet. Zur Glaubhaft- machung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken ist eine ei-- 6 - desstattliche Versicherung des Herrn P… vom 7. April 2003 sowie weiteres Glaubhaftmachungsmaterial vorgelegt worden. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Markenstelle den Gesamtein-druck der jüngeren Marke nicht zutreffend beurteilt. Dieser werde allein durch den Bildbestandteil geprägt, der schon wegen seiner Größe im Vordergrund stehe. Der Wortbestandteil „HILD.I.SAN“ erscheine demgegenüber als bloßes Detail der bild-lichen Gesamtgestaltung. Er weise keine begriffliche Bedeutung auf und biete kei-nen Anhaltspunkt, der im Gedächtnis haften bleibe. Daher könne im vorliegenden Fall nicht davon ausgegangen werden, daß der Verkehr die angegriffene Marke allein mit dem Wortbestandteil benenne. Andererseits komme der Widerspruchs-marke 297 676 „Klosterfrau“ ebenso wie der Widerspruchsmarke 753 590 nicht nur für die Ware „Melissengeist“, sondern allgemein auf dem Gebiet der Natur-heilmittel eine überragende Verkehrsbekanntheit zu. Deswegen werde der Ver-kehr den Bildbestandteil der angegriffenen Marke mit dem Begriff „Klosterfrau“ be-nennen. Im Verhältnis zu der Widerspruchsmarke 753 590 bestehe eine bildliche Verwechslungsgefahr. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 397 62 294 anzuordnen. Der Markeninhaber beantragt, 1. die Beschwerde zurückzuweisen, 2. der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf-zuerlegen. Er erkennt an, daß die Widerspruchsmarke 297 676 „Klosterfrau“ für die Ware „Melissengeist“ rechtserhaltend benutzt ist. Die weitergehende Nichtbenutzungs-einrede wird aufrechterhalten. Im übrigen verteidigt er die Beschlüsse der Marken-stelle. - 7 - Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Mar-kenstelle sowie auf die gewechselten Schriftsätze nebst hierzu eingereichten An-lagen Bezug genommen. II. 1. Die Beschwerde ist zulässig. Die in der Terminsladung vom 8. Oktober 2004 insoweit angesprochenen Bedenken sind ausgeräumt. Im Register ist als Inhaberin der Widerspruchsmarke 297 676 die Firma „M… GmbH & Co“ vermerkt, als Inhaberin der Widerspruchsmarke 753 590 dagegen die Firma „M1… GmbH & Co KG“. Dabei handelt es sich jedoch um die identische Rechtsperson. Die Abweichung beruht offensichtlich auf einem Fehler des Patentamts. Wie sich aus der Markenakte 605 352 (Leitakte) ergibt, hatte die Widersprechende dem Patentamt mit Schriftsatz vom 12. August 1982 (aaO Bl. 74 ff.) angezeigt, daß sich der Firmenname von „M2… KG“ in „M1…GmbH & Co. KG“ ge- ändert habe, und umentsprechende Änderung des Registereintrags u.a. bei den Marken 297 676 und 753 590 ersucht. Während die Änderung bei der Marke 753 590 korrekt vorgenommen wurde, ist bei der Marke 297 676 der Rechtsformzusatz „KG“ offenbar versehentlich vergessen worden. Daher liegt – obwohl im vorliegenden Verfahren zwei gesonderte Beschwer-deschriftsätze eingereicht wurden – nur eine Beschwerde vor, für die auch die eine erforderliche Beschwerdegebühr gezahlt worden ist (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 66 Rdn. 74). 2. Die Beschwerde ist jedoch in der Sache nicht begründet. a) Was zunächst den Widerspruch aus der Marke 753 590 (Bildmarke „Drei Nonnen im Spitzbogen“) angeht, kann die Beschwerde schon deswegen kei-- 8 - nen Erfolg haben, weil dieser Widerspruch durch den Erstbeschluß der Mar-kenstelle vom 22. Juni 2000 rechtskräftig zurückgewiesen ist. Die Beschwerdeführerin hatte gegen die angegriffene Marke mit gesonderten Schriftsätzen Widerspruch aus den Marken 297 676 und 753 590 eingelegt, wobei die Widersprechende jeweils entsprechend dem Registerstand be-zeichnet worden ist. Beide Widersprüche sind mit dem Beschluß vom 22. Juni 2000 zurückgewiesen worden. Dagegen ist Erinnerung eingelegt worden. In der Erinnerungsschrift vom 28. Juli 2000 ist als „Widerspruchszeichen“ jedoch nur die „Marke 297.676 Klosterfrau (Wortzeichen)“ genannt. Als Widersprechende ist in Übereinstimmung mit dem insoweit unrichtigen Registerstand die Firma „M… GmbH & Co.“ angegeben. Die Erinnerungsbegründung vom 27. Oktober 2000 enthält dieselben Angaben. Auch inhaltlich befaßt sie sich nur mit dem Widerspruch aus der Marke 297 676. Die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 753 590 ist daher von der Widersprechenden nicht mit der Erinnerung angefochten worden (vgl. für die entsprechende Problematik im Beschwerdeverfahren Ströbele/Hacker, aaO, § 66 Rn. 68; BPatG, Beschl. v. 31.1.1995, 30 W (pat) 72/94, S. 4/6 – mit der Terminsladung übermittelt). Daß sich die Markenstelle in ihrem Erinnerungsbeschluß vom 24. Januar 2003 vorsorglich noch einmal mit dem Widerspruch aus der Marke 753 590 befaßt hat, vermag daran nichts zu ändern. b) Der verbleibende Widerspruch aus der Marke 297 676 „Klosterfrau“ (im fol-genden: Widerspruchsmarke) ist von der Markenstelle zu Recht wegen feh-lender Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurück-gewiesen worden. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Mar-- 9 - ken sowie der von diesen erfaßten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge-wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“, jeweils m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen kann im vorlie-genden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. aa) Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Melissengeist“ (= Rote Liste, Hauptgruppe 49 „Hypnotika/Sedativa“) steht nicht im Streit. Darüber hinaus kann zugunsten der Widersprechenden von ei-ner rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke auch für die Waren „Franzbranntwein“ (= Rote Liste, Hauptgruppe 5 „Analgetika“), „Aktiv-Kapseln“ (= Rote Liste, Hauptgruppe 25 „Arteriosklerosemittel“), „medizinische Bäder“ und „Pflegepuder“ ausgegangen werden. Ob außerdem eine rechtserhaltende Benutzung für „Johanniskraut-, Artischocken- und Baldrian-Hopfen-Dragees“ anerkannt werden könnte, erscheint dagegen zweifelhaft. Johanniskraut- und Baldrian-Hopfen-Dragees sind als Sedativa im Sinne der Hauptgruppe 49 der Roten Liste einzustufen, wogegen es sich bei den Artischocken-Dragees um Nahrungsergänzungsmittel handelt. Insoweit hätten die Umsätze in der eides-stattlichen Versicherung vom 7. April 2003 getrennt angegeben werden müs-sen. Darauf kommt es jedoch letztlich nicht an. Denn schon im Hinblick auf die Ware „Melissengeist“ ist davon auszugehen, daß sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen können. bb) Zugunsten der Widersprechenden kann des weiteren unterstellt werden, daß der Widerspruchsmarke nicht nur für die Ware „Melissengeist“, sondern auch für die übrigen gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigen-den Waren eine stark erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt. Außerdem be-steht teilweise Identität bzw enge Ähnlichkeit der Waren beider Marken. - 10 - cc) Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist daher von einem großen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Dieser wird jedoch von der angegriffenen Marke nicht berührt, da die Vergleichsmarken keine hinrei-chende Ähnlichkeit aufweisen. Die angegriffene Marke ist eine kombinierte Wort-Bild-Marke, die in ihrer Ge-samtheit offensichtlich unter keinem Gesichtspunkt mit der Widerspruchs-marke verwechselt werden kann, da der Wortbestandteil „HILD.I.SAN“ kei-nerlei Ähnlichkeit mit dem Begriff „Klosterfrau“ aufweist. Eine Verwechslungs-gefahr kommt daher – wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat – nur in Betracht, wenn der Gesamteindruck der jüngeren Marke allein von dem Bild-bestandteil geprägt wird (vgl. zu dieser sog. „Prägetheorie“ Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 371 ff.) und wenn der Begriff „Klosterfrau“ die naheliegende, un-gezwungene und erschöpfende Benennung dieses konkreten Bildes darstellt (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 „Zwilling/Zweibrüder“; Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 245). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Ob eine kombinierte Marke in ihrem Gesamteindruck durch einen ihrer Be-standteile geprägt wird, ist grundsätzlich anhand der Marke selbst, d.h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke zu beurteilen (BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“; GRUR 2000, 895, 896 „EWING“; GRUR 2002, 342, 343 „ASTRA/ESTRA-PUREN“). Die Markenstelle ist insoweit zutreffend von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz ausgegangen, daß der Verkehr bei einem Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Wirkung zumißt (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“; GRUR 2004, 775, 776 „EURO 2000“; GRUR 2003, 1040, 1043 „Kinder“; Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 434 m.w.N.). Die konkrete Ausge-staltung der angegriffenen Marke gibt keinen Anlaß, hiervon abzuweichen. Zwar ist der Wortbestandteil „HILD.I.SAN“ nach Art eines Sockels in das Bild integriert. Dieses ist auch deutlich größer als der Wortbestandteil. Anderer-seits ist der Wortbestandteil aber als Aufschrift des vorstehenden Sockels op-- 11 - tisch in den Vordergrund gerückt. Außerdem sind – wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt hat – gewisse beschreibende Anklänge des Bildes nicht zu verkennen, wogegen dem Wortbestandteil ohne weiteres normale Kennzeich-nungskraft zukommt. Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, daß die angegriffene Marke in einer Weise durch den Bildbestandteil beherrscht wird, daß dieser allein ihren Gesamteindruck prägt. Der Ausgangspunkt der vorstehenden Erwägungen, daß die Gewichtung der Bestandteile einer kombinierten Marke nur anhand dieser Marke selbst vorzu-nehmen ist, hat allerdings in der jüngeren Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs eine wichtige Einschränkung für den Fall erfahren, daß ein jüngeres kombiniertes Zeichen einem älteren einteiligen Zeichen mit erhöhter Kenn-zeichnungskraft gegenübersteht. Demnach wirkt es sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus, wenn diese durch ihre Benutzung im Verkehr eine verstärkte herkunftshinweisende Funktion erlangt hat. Viel-mehr führt ein solcher Wandel dazu, daß die besondere herkunftshinweisende Funktion des gestärkten Zeichens vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm das Zeichen nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines ande-ren jüngeren Kombinationszeichens begegnet. In diesem Fall kann somit die Frage, welcher Bestandteil das jüngere mehrgliedrige Zeichen prägt, nicht mehr unabhängig von der Vergleichsmarke, sondern muß unter Einbeziehung der erhöhten Kennzeichnungskraft der Vergleichsmarke beantwortet werden (BGH GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 4, 5 „BEANIES“; s. auch schon BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raub-katze“; vgl. auch BGH GRUR 2004, 239 „DONLINE“ und zum ähnlichen Pro-blem des markenmäßigen Gebrauchs eines im Verkehr bereits anderweitig als Herkunftshinweis bekannten Zeichens BGH GRUR 2004, 151, 154 „Farbmar-kenverletzung I“; GRUR 2004, 154, 156 „Farbmarkenverletzung II“). Dies setzt allerdings voraus, daß die ältere Marke in identischer oder zumin-dest wesensgleicher Form Eingang in die jüngere Kombinationsmarke gefun-den hat (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“). Im vorliegenden Fall ist - 12 - dagegen der Bildbestandteil der angegriffenen Marke mit der Widerspruchs-marke nicht einmal (begrifflich) verwechselbar. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Begriff „Klosterfrau“ die naheliegende, ungezwungene und er-schöpfende Benennung des konkreten Bildes wäre. Davon kann nicht ausge-gangen werden. Der Bildbestandteil der jüngeren Marke läßt verschiedene Benennungen zu. Man kann dieses Bild – wie die Markenstelle richtig ausge-führt hat – als „Kräuterfrau“, als „Nonne“ oder als „Frau oder Nonne mit Kräu-tern“ beschreiben. Die – zumindest für die Ware „Melissengeist“ – erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vermag daran nichts zu ändern. Sie führt allenfalls dazu, daß die Bezeichnung „Klosterfrau“ als eine weitere Möglichkeit der Benennung in Betracht gezogen wird. Diese bloße Möglichkeit reicht aber für die Annahme einer begrifflichen Verwechslungsgefahr nicht aus (Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 245 m.w.N.). Auch unter Berücksichtigung der besonderen Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarke kann nach alledem nicht angenommen werden, daß der Bild-bestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein prägt und es zu begrifflichen Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke kommt. Ob – wie die Widersprechende geltend macht – dieser Bildbestandteil geeignet ist, As-soziationen an die Widerspruchsmarke hervorzurufen, kann dahinstehen. Denn solche bloßen Assoziationen liegen außerhalb des markenrechtlichen Schutzbereichs (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 „Zwilling/Zweibrüder“). 3. Dem Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Be-schwerdeverfahrens aufzuerlegen, war nicht zu entsprechen. Im markenrecht-lichen Beschwerdeverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm entstandenen Ko-sten grundsätzlich selbst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Eine hiervon abwei-chende Anordnung kommt nur in Betracht, wenn die Belastung mit den eige-nen Kosten ausnahmsweise unbillig erscheint (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn ein Widerspruch trotz ersichtlich fehlender Markenähnlichkeit weiterverfolgt wird (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rn. 30). Davon kann hier nicht gesprochen werden. Andere Gründe für - 13 - eine Kostenauferlegung sind weder ersichtlich noch vom Markeninhaber vor-getragen worden. Dr. Ströbele Kirschneck Dr. Hacker Bb

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