24 W (pat) 137/00  - 24. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 137/00 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 10.99 - 2 - … betreffend die Marke 2 038 915 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner beschlossen: Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Der Antragsteller begehrt die Löschung der am 23. Juni 1993 für die Waren „lichthärtender Kunststoff zur Modellage künstlicher Fingernägel“ eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen Marke 2 038 915 siehe Abb. 1 am Ende mit der Begründung, die Marke sei entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG). - 3 - Die Antragsgegnerin hat der Löschung widersprochen. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-schluß vom 3. November 2000 die angegriffene Marke gelöscht. Sie hat dazu aus-geführt, die Marke sei sowohl im Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag nicht geeignet, die von ihr erfaßten Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu unter-scheiden. "HIGH GLOSS" sei eine Wortkombination aus englischen Wörtern und bedeute "Hochglanz". Dieser Begriff habe in den Hersteller- und Verbraucherkrei-sen ohne weiteres einen unmittelbaren, sachlichen Bezug zu den fraglichen kos-metischen Produkten und komme als schlagwortartige, werbemäßige Angabe für Wareneigenschaften in der Weise in Betracht, daß ein "Hoch-Glanz" der Fingernä-gel hergestellt werde. Zugleich müsse der Begriff für beschreibende Angaben - zB auf Verpackungen und Gebrauchsanleitungen - zur freien Verwendung für Mitbe-werber erhalten bleiben und dürfe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht für ein einzelnes Unternehmen als Marke geschützt werden. Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie trägt im wesentlichen vor, bei der angegriffenen Marke handle es sich nicht um eine freizuhaltende warenbeschreibende Angabe. Die Kombination "HIGH GLOSS" gehöre nicht zu den gängigen Bezeichnungen der englischen Sprache. Auch sei nicht ersichtlich, daß der Verkehr zur Kennzeichnung der fraglichen Wa-ren gerade auf diese Bezeichnung angewiesen sei oder daß er sie bereits in Be-nutzung genommen habe. Der Antragsteller beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten des Be-schwerdeverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen. - 4 - Seiner Ansicht nach hat die Markenabteilung die angegriffene Marke zu Recht wegen Nichtigkeit gelöscht, da sie entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG einge-tragen worden sei. Im übrigen entspreche es der Billigkeit, der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, da allein die gerichtliche Gel-tendmachung von tatsächlich nicht bestehenden Rechten aus der Marke "HIGH GLOSS" zur Einleitung des Löschungsverfahrens geführt habe. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Zutreffend hat die genannte Markenabteilung des Deutschen Patent- und Marken-amts die angegriffene Wortmarke "HIGH GLOSS" wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG gelöscht. Die Marke war am 23. Juni 1993 entgegen § 4 Abs 2 Nr 1 Halbs 2 WZG eingetragen worden. Das jetzt in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG geregelte Schutzhindernis besteht auch noch gegenwärtig fort (§ 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG). Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind – wie schon nach § 4 Abs 2 Nr 1 Halbs 2 WZG – Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Anga-ben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Für diese Angaben besteht ein aktuelles Freihaltungsbedürfnis. Da durch das Markengesetz bezüglich dieser Sachangaben eine substantielle Än-derung gegenüber der Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht geschaf-fen worden ist, bedarf es insoweit keiner getrennten Prüfung nach der derzeit gel-- 5 - tenden und der früheren Vorschrift (BGH GRUR 1996, 771 "THE HOME DEPOT"). Dabei ist grundsätzlich nicht nur auf den Durchschnittsverbraucher schlechthin ab-zustellen, sondern auf die Mitbewerber, so daß bereits das Freihaltungsbedürfnis eines relativ kleinen Teils des Gesamtverkehrs der Eintragungsfähigkeit einer Mar-ke entgegenstehen kann. In dieses Feld freihaltungsbedürftiger beschreibender Angaben gehört die angegriffene Bezeichnung. "HIGH GLOSS" stellt eine sprachüblich gebildete Zusammenfügung aus zwei auch im Bereich der Kosmetik allgemein bekannten Wörtern der englischen Sprache dar, dem Substantiv "GLOSS" – zu deutsch: Glanz – und dem Adjektiv "HIGH" - zu deutsch: hoch. Auf einem anderen Warengebiet ist diese Wortzusammenfü-gung sogar in Gebrauch. So ist "high-gloss print" das englische Wort für "Hoch-glanzfoto" (DUDEN-OXFORD, Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl, S 409 "Hoch-glanz"). Insoweit hat die Markenabteilung zu Recht angenommen, die angegriffene Be-zeichnung beschreibe - schlagwortartig und werbemäßig - die Eigenschaften der Waren "lichthärtender Kunststoff zur Modellage künstlicher Nägel". Die mittels lichthärtendem Kunststoff modellierten künstlichen Fingernägel sollen sich durch "Hochglanz" auszeichnen. Insoweit stellt "HIGH GLOSS" eine unmittelbare Be-stimmungsangabe in bezug auf den einschlägigen Modellagekunststoff dar, die zur ungehinderten Verwendung freigehalten werden muß. Dieser warenbeschrei-bende Charakter steht einer Markeneintragung entgegen, wobei unerheblich ist, ob eine beschreibende Verwendung bereits erfolgt ist (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74). Da das Freihaltungsbedürfnis alle unmittelbar be-schreibenden Angaben erfaßt, kommt es auch nicht darauf an, ob den Mitbewer-bern andere gleichwertige Angaben zur Verfügung stehen (vgl Althammer/ Ströbele, aaO, § 8 Rdn 93). Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist somit zurückzuweisen. - 6 - Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, die Kosten des Be-schwerdeverfahrens aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen. Die Belastung eines Beteiligten mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens unterliegt gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG dem Grundsatz der Billigkeit. Entsprechende Billigkeitsgründe sind hier nicht zu ersehen. Das markenrechtliche Löschungsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und kann als solches grundsätzlich nicht dem Zivilprozeß gleichgestellt werden. Stattdessen geht das Gesetz von dem Grundsatz aus, daß jeder Verfahrensbetei-ligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozes-sualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfah-rensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichts-losen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein In-teresse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 18 mRsprNachw). Diese Vorausset-zungen liegen in diesem Fall nicht vor. Insbesondere kann sich der Antragsteller nicht darauf berufen, allein die gerichtliche Geltendmachung von Rechten aus der Marke "HIGH GLOSS" habe zur Einleitung des Löschungsverfahrens geführt. Ein vorgeschalteter landgerichtlicher Verletzungsprozeß ist ein Umstand, welcher mit dem vorliegenden Löschungsverfahren und insbesondere der hier zu beachtenden prozessualen Sorgfaltspflicht nichts zu tun hat. Dr. Ströbele Werner Dr. Schmitt Fa/Ko - 7 - Abb. 1

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