24 W (pat) 194/03  - 24. Senat (Marken)

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 194/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend die Marke 300 31 833 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth beschlossen: 1. a) Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts vom 27. Februar 2003 aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der Marke 300 31 833 wegen des Wider-spruchs aus der Marke 1 023 561 für die Waren "wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kon-troll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, so-weit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertra-- 3 - gung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeich-nungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechani-ken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenma-schinen, Datenverarbeitungsgeräte und Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen ver-sehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüf-tungs- und Wasserleitungsgeräte" angeordnet worden ist. b) Der Widerspruch aus der Marke 1 023 561 wird insgesamt zurück-gewiesen. 2. Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts vom 27. Februar 2003 ist wirkungslos, so-weit die teilweise Löschung der Marke 300 31 833 wegen des Wi-derspruchs aus der Marke 396 37 872 für die Waren "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger al-ler Art" angeordnet worden ist. - 4 - G r ü n d e I. Die Wort-Bildmarke ist in den Farben "grau, silber und weinrot" am 7. November 2000 als Kennzeich-nung für Waren der Klassen 9 und 11 sowie für Dienstleistungen der Klasse 37 unter der Nummer 300 31 833 im Markenregister eingetragen worden. Die Eintra-gung wurde am 7. Dezember 2000 veröffentlicht. Dagegen hat der Inhaber der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen "Elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere elektronische Bau-teile und Bausätze ausgenommen Geräte und Apparate zur opti-schen Nachrichtenübertragung für Breitbandkommunikation, TV-Programm-Zubringer und/oder Verteilnetze, Glasfaserortsnetze und zugehörige Teile, insbesondere sende- und empfangsseitige Umsetzer, Filter, digitale Baugruppen (soweit nicht in Form von - 5 - Bauteilen oder Bausätzen), sowie Anlagen, die aus vorgenannten Waren zusammengesetzt sind; Fernkurse, insbesondere Elektro-nik-Unterricht mittels Tonbandkassetten" am 1. Oktober 1981 eingetragenen Wortmarke 1 023 561 DIAMANT und die Inhaberin der prioritätsälteren, für Waren und Dienstleistungen der Klas-sen 9 und 42 eingetragenen Wortmarke 396 37 872 DIAMOND Widerspruch erhoben. Der Widerspruch aus der Marke 396 37 872 ist im Beschwerdeverfahren zurück-genommen worden. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 7. Juni 2001 die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 023 561 bestritten. Daraufhin hat der Widersprechende 2 eine eidesstattliche Erklärung über die unter der Marke erzielten Umsätze in den Jahren 1996 bis 1998 sowie Rechnungskopien aus den Jahren 1998 bis 2000, einen Katalog, eine Preisliste, Verpackungsanhänger und Produktanleitungen eingereicht. Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat mit Beschluß vom 27. Februar 2003 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 023 561 für die Waren "Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, - 6 - Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetä-tigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverar-beitungsgeräte und Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeu-gungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsge-räte" und wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 37 872 für die Waren "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Pe-ripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art". Die Frage der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke 1 023 561 hat die Markenstelle in dieser Entscheidung ausdrücklich dahingestellt sein lassen. Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, der im wesentlichen vorträgt, die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 023 561 sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden, weil aus den Unterlagen lediglich eine firmenmäßige Benutzung auf Briefbögen, Prospekten, Katalogen etc. hervor-gehe, nicht aber eine markenmäßige Benutzung auf den Waren oder deren Um-hüllung. Außerdem werde nicht deutlich, für welche Waren die Marke benutzt wor-den sei. Insoweit sei der Beschluß der Markenstelle bereits deshalb fehlerhaft, weil die Frage der bestrittenen Benutzung dahingestellt geblieben sei. - 7 - Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit die teilweise Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist, und die Widersprüche auch insoweit zurückzuweisen. Der aus der Marke 1 023 561 Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Er ist der Auffassung, er habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-marke ausreichend dargelegt. Auch hinsichtlich der Verwechslungsgefahr sei die Beurteilung der Markenstelle zutreffend. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. 1. Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat – soweit nach Rücknahme des Widerspruchs aus der Marke 396 37 872 noch ent-scheidungsrelevant - in der Sache auch Erfolg. a) Zwar leidet der angefochtene Beschluß an einem wesentlichen Verfahrensmangel, weil die Prüferin eine Verwechslungsgefahr bejaht und die teilweise Löschung der jüngeren Marke angeordnet hat, ohne auf die ent-scheidungserhebliche Frage der Glaubhaftmachung der Benutzung der Wi-derspruchsmarke 1 023 561 einzugehen (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG). Der Se-nat sieht aber angesichts des vorliegenden klaren Sachverhalts, zu dem die Verfahrensbeteiligten Stellung nehmen konnten, von einer Zurückverweisung - 8 - an das Deutsche Patent- und Markenamt ab, um das Verfahren nicht zu ver-zögern (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 70 Rn 11, 15). b) Die Beschwerde des Markeninhabers gegen die Anordnung der teilweisen Lö-schung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 023 561 ist begründet, weil die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hin-reichend glaubhaft worden ist. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchs-marke mit Schriftsatz vom 7. Juni 2001 bestritten. Das Bestreiten der Benut-zung der Widerspruchsmarke ist gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchs-marke, die mit der Eintragung am 1. Oktober 1981 zu laufen begonnen hat, vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 7. Dezember 2000 geendet hat. Da der Inhaber der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, obliegt es dem Wi-dersprechenden glaubhaft zu machen, daß seine Marke gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Ein-tragung der angegriffenen Marke sowie gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (vgl BGH GRUR 1998, 938, 939 f "DRAGON"; GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp"; GRUR 1999, 995 "HONKA"). Dies ist nicht geschehen. Der Widersprechende hat zwar die unter der Widerspruchsmarke in den Jah-ren 1996, 1997 und 1998 erzielten Umsätze in einer eidesstattlichen Versiche-rung dargelegt sowie Rechnungskopien aus den Jahren 1998 bis 2000, einen Katalog, eine Preisliste, Verpackungsanhänger und Produktanleitungen einge-reicht. Es ist bereits fraglich, ob eine Glaubhaftmachung der Benutzung nicht schon deshalb scheitert, weil das vorgelegte Material eine Zuordnung der Ge-samtumsätze zu einzelnen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten - 9 - Waren nicht ermöglicht. Die Unterlagen lassen nämlich eine markenmäßige Verwendung der Marke in ihrer eingetragenen Form auf den Waren bzw. ihrer Verpackung allenfalls in bezug auf einzelne Produkte erkennen, während die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Beträge den Gesamtumsatz des jeweiligen Jahres betreffen. Allerdings können diese Fragen hier dahingestellt bleiben. Das vorgelegte Glaubhaftmachungsmaterial bezieht sich lediglich auf den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum zwischen Dezember 1995 und Dezem-ber 2000. Für die Zeit der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung des Senats (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) liegen jedoch keine ausreichenden Unterlagen vor. Selbst wenn man davon ausgeht, daß das mit Schriftsatz vom 27. Au-gust 2001 eingereichte "GROSSE BAUSATZ-PROGRAMM, Gültig ab 1/2000" sowie der Katalog 2000 auch am Anfang dieser Zeitspanne gegolten haben, fehlt nicht nur jeglicher Beleg über die Verwendung der Widerspruchsmarke auf bestimmten Waren oder deren Verpackung, sondern vor allem auch jegli-che Glaubhaftmachung hinsichtlich des Umfangs der Benutzung in den letzten fünf Jahren. Insoweit hat die Widersprechende sich weder geäußert noch eine eidesstattliche Versicherung oder Unterlagen eingereicht, aus denen sich auf eine ernsthafte Benutzung schließen ließe. Angaben über den Umfang der Benutzung sind im Rahmen einer erforderlichen Glaubhaftmachung jedoch unverzichtbar (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26 Rn 77, 92; § 43 Rn 81). Somit können bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr keine Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Der angefochtene Beschluß der Markenstelle ist deshalb aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Wider-spruchs aus der Marke 1 023 561 angeordnet worden ist. 2. Da die aus der Marke 396 37 872 Widersprechende ihren Widerspruch im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen hat, ist gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 S 1 und Abs 4 ZPO auszusprechen, daß der - 10 - angefochtene Beschluß der Markenstelle wirkungslos ist, soweit die teilweise Löschung der jüngeren Marke wegen dieses Widerspruchs angeordnet wor-den ist (vgl BGH Mitt 1998, 264 "Puma"). Dieser Ausspruch erfolgt von Amts wegen aus Gründen der Rechtssicherheit und in Berücksichtigung des Amts-ermittlungsgrundsatzes (vgl BPatG 43, 96). 3. Es besteht kein Anlaß, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Be-schwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG). Dr. Ströbele Dr. Hacker Guth Bb

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