24 W (pat) 22/09  - 24. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT L e i t sa tz Aktenzeichen: 24 W (pat) 22/09 Entscheidungsdatum: 21. Juli 2009Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: MarkenG § 63 Abs. 1 S. 1 SBA International Zur Kostenauferlegung im Widerspruchsverfahren in Fällen, in denen der Inhaber der angegriffenen Marke vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf eine eindeutig verwech-selbare ältere Marke hingewiesen worden ist, zwischen den Verfahrensbeteiligten gleichzeitig aber noch das Bestehen älterer Rechte an dem betreffenden Zeichen nach § 5 MarkenG streitbefangen ist. BUNDESPATENTGERICHT24 W (pat) 22/09_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -betreffend die Marke 305 42 238hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Eisenrauch und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 21. Juli 2009beschlossen:1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerde-verfahrens.G r ü n d eI.Die Beschwerdeführerin hat am 20. Juli 2005 die Wort-/Bildmarkezur Eintragung in das Register angemeldet. Die Marke wurde am 26. September 2005 unter der Nummer 305 42 238 für Dienstleistungen der Klas-sen 37, 42 und 44 eingetragen und am 28. Oktober 2005 veröffentlicht.- 3 -Hiergegen hat die Inhaberin der am 2. Februar 2004 angemeldeten und am 25. Juni 2004 unter der Nummer 304 05 357 für Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 42 und 44 eingetragenen WortmarkeSBA Internationalam 28. November 2005 Widerspruch erhoben. Mit am 30. März 2006 beim Deut-schen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom 29. März 2006 hat die Beschwerdeführerin den Verzicht auf die angegriffene Marke erklärt.Die Beschwerdegegnerin hat daraufhin beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Zur Begründung hat sie vorge-tragen, dass der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegrif-fenen Marke bekannt gewesen sei, dass die Beschwerdegegnerin aufgrund ihrer Marke 303 67 176 „SBA“ mit Priorität vom 19. Dezember 2003 und der (Wider-spruchs-)Marke 304 05 357 „SBA International“ mit Priorität vom 2. Februar 2004 ältere Rechte an der Bezeichnung „SBA International“ für identische Dienst-leistungen besitze. Nachdem die Beschwerdegegnerin festgestellt habe, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2004 dazu übergegangen sei, die Bezeichnungen „SBA“ und „SBA International“ firmenmäßig für ihr Architektenbüro zu benutzen, habe sie die Beschwerdeführerin am 3. Mai 2005 abgemahnt. Die Beschwerdefüh-rerin habe im Gegenzug die S… GmbH, deren Gesellschafterin und Geschäfts-führerin die Beschwerdegegnerin sei, vor dem Landgericht Stuttgart auf Unterlas-sung der Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung „SBA“ in Anspruch ge-nommen und sich zur Begründung auf eigene bessere Rechte an dieser Bezeich-nung berufen. Die Klage sei mit Urteil vom 2. August 2005 abgewiesen worden (Az.: 41 O 112/05). In diesem Verfahren habe das Landgericht Stuttgart bereits in der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2005 ausgeführt, dass die Namens- und Kennzeichenrechte an der Bezeichnung „SBA“ der Beschwerdegegnerin zustün-den. Ende August 2005 habe die Beschwerdegegnerin gegen die Beschwerdefüh-rerin vor dem Landgericht Stuttgart Klage wegen Markenverletzung erhoben. Die-- 4 -ser Klage sei mit Urteil vom 31. Januar 2006 stattgegeben worden (Az.: 41 O 222/05). Da die Beteiligten sich bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke in einer rechtlichen Auseinandersetzung befunden hätten, sei die Anmeldung der Marke durch die Beschwerdeführerin als unredlich, bösgläubig und lediglich zur Marktverwirrung vorgenommen anzusehen. Die Beschwerdegeg-nerin sei daher gezwungen gewesen, gegen die Marke der Beschwerdeführerin Widerspruch einzulegen. Im Übrigen treffe denjenigen, der eine Marke anmelden wolle, eine Sorgfaltspflicht dahingehend, dass er vorher zu recherchieren habe, ob dem anzumeldenden Zeichen Rechte Dritter entgegenstehen könnten. Ein Anmel-der, der eine solche Recherche nicht durchführe und dadurch ein Widerspruchs-verfahren provoziere, müsse die Kosten des Widerspruchsverfahrens tragen. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin sogar eine gesteigerte Prüfungs-pflicht getroffen, da sie von den prioritätsälteren Marken, insbesondere auch der Widerspruchsmarke, der Beschwerdegegnerin gewusst habe, und die Rechte an der Bezeichnung „SBA“ zwischen den Beteiligten streitig gewesen seien.Mit Erstbeschluss vom 26. Juni 2007 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deut-schen Patent- und Markenamts dem Kostenantrag der Beschwerdegegnerin statt-gegeben. Es entspreche der Billigkeit, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Beschwerdegegnerin habe die Beschwerdeführerinbereits mit Schriftsatz vom 3. Mai 2005, und damit bevor diese die angegriffene Marke am 20. Juli 2005 angemeldet habe, auf das Vorhandensein prioritätsälterer Markenrechte hingewiesen. Außerdem sei die Beschwerdeführerin ebenfalls nochvor Anmeldung der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart am 28. Juni 2005 auf die Aussichtslosigkeit ihrer Geltend-machung älterer Rechte an der Bezeichnung „SBA“ aufmerksam gemacht worden, was auch durch die zwei Urteile des Landgerichts Stuttgart vom 2. August 2005und vom 31. Januar 2006 bestätigt worden sei.Die Erinnerung der Beschwerdeführerin ist mit Beschluss vom 28. Januar 2009zurückgewiesen worden, wobei der Beschwerdeführerin darüber hinaus auch die - 5 -Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt worden sind. Die Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart und insbesondere die Frage, ob bereits in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart am 28. Juni 2005 das Unterliegen der Beschwerdeführerin angedeutet worden sei, seien nicht entscheidungserheblich. Eine die Kostenauferlegung rechtfertigende Sorgfaltspflichtverletzung der Be-schwerdeführerin ergebe sich aber daraus, dass diese die angegriffene Wort-marke angemeldet habe, obwohl ihr aufgrund der Abmahnung seitens der Be-schwerdegegnerin vom 3. Mai 2005 bekannt gewesen sei, dass die Beschwerde-gegnerin Inhaberin der Widerspruchsmarke „SBA International“ und einer weiteren Marke „SBA“ sei. In Anbetracht der größtenteils identischen und im Übrigen hoch-gradig ähnlichen Dienstleistungen sowie der identischen Wortbestandteile beider Marken sei bei vernünftiger Würdigung der Gesamtumstände eine Verwechs-lungsgefahr zu bejahen und für die Beschwerdeführerin ohne weiteres erkennbar gewesen. Die Beschwerdeführerin habe daher mit der Anmeldung der jüngeren Marke in vermeidbarer Weise die Erhebung des Widerspruchs verursacht. Eine weitere Sorgfaltspflichtverletzung bestehe darin, dass die Beschwerdeführerinnicht umgehend nach Erhebung des Widerspruchs auf ihre Marke verzichtet habe. Die Berechtigung der Beschwerdegegnerin bezüglich der Widerspruchsmarke habe die Beschwerdeführerin in den Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart nicht in Frage gestellt. Sie hätte daher die Aussichtslosigkeit ihrer Position erkennen und zur Vermeidung weiterer Kosten umgehend auf die jüngere Marke verzichten müssen. Bei dieser eindeutigen Sachlage habe die Erinnerung gegen die Ent-scheidung der Erstprüferin keinerlei Aussicht auf Erfolg versprochen, so dass der Beschwerdeführerin aus Billigkeitsgründen auch die Kosten des Erinnerungsver-fahrens aufzuerlegen seien.Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin. Sie macht gel-tend, dass besondere Umstände, die eine Auferlegung der Kosten auf sie recht-fertigten, nicht vorlägen. Insbesondere könne eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht damit begründet werden, dass sie die angegriffene Marke angemeldet habe, ob-wohl ihr aufgrund der Abmahnung vom 3. Mai 2005 die prioritätsälteren Wortmar-- 6 -ken der Beschwerdegegnerin „SBA“ und „SBA International“ bekannt gewesen seien. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sei zwi-schen den Verfahrensbeteiligten das Recht zur Benutzung der Bezeichnungen mit den Bestandteilen „SBA“ und „SBA International“ noch streitig gewesen. Im Ver-fahren 41 O 112/05 vor dem Landgericht Stuttgart sei das Urteil erst am 2. August 2005 und im Verfahren 41 O 222/05 sogar erst am 31. Januar 2006 ver-kündet worden. Die Anmeldung der Marke zu einem Zeitpunkt, in dem diese Ver-fahren noch nicht entschieden gewesen seien, stelle keine Sorgfaltspflichtver-letzung dar, die eine Kostenauferlegung rechtfertige. Im Übrigen werde bestritten, dass das Landgericht Stuttgart im Verfahren 41 O 112/05 in der mündlichen Ver-handlung am 28. Juni 2005 ein Unterliegen der Beschwerdeführerin angedeutet habe.Die Beschwerdeführerin beantragt,die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.Die Beschwerdegegnerin hat im Rahmen des Beschwerdeverfahrens bisher we-der Anträge gestellt noch sich in der Sache geäußert.Eine Anfrage des Senats beim Landgericht Stuttgart hat ergeben, dass das Urteil vom 2. August 2005 im Verfahren 41 O 112/05 aufgrund der Rücknahme der Be-rufung hiergegen am 19. Januar 2006 rechtskräftig geworden ist.Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.II.Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat der Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht die Kosten des Widerspruchs- und des Erinnerungsverfahrens auferlegt (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).- 7 -1. In mehrseitigen Verfahren vor dem Patentamt hat jeder Beteiligte die ihm ent-standenen Kosten grundsätzlich selbst zu tragen (§ 63 Abs. 1 Satz 3 Mar-kenG). Eine hiervon abweichende Anordnung kommt allerdings dann in Be-tracht, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.Zwar stellt die Anmeldung einer Marke ohne vorherige Recherche nach älte-ren Rechten entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wie auch die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, regelmäßig keinen Grund für eine Kostenauferlegung dar (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 63 Rn. 7; Knoll in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 12). Ebenso wenig kann die Pflicht der Beschwerdeführerin zur Kostentragung im vorlie-genden Fall allein damit begründet werden, dass sie von der Beschwerde-gegnerin bereits vor der Anmeldung der Marke am 20. Juli 2005 mit Schrei-ben vom 3. Mai 2005 auf die (ältere) Widerspruchsmarke hingewiesen wor-den sei. Zwar entspricht es in Fällen, in denen der Markeninhaber rechtzeitig vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf eine eindeutig verwechselbare ältere Marke hingewiesen worden ist, gleichwohl aber seine Marke aufrechterhält und damit Veranlassung für einen erfolgreichen Widerspruch gibt, der Billig-keit, ihm die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. Kirschneck in: Strö-bele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 63 Rn. 7; Knoll in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 12). Dies kann aber nicht uneingeschränkt gelten. Zwar hat die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall früh-zeitig auf die Widerspruchsmarke hingewiesen. Jedoch stand zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke noch nicht endgültig fest, ob nicht doch der Beschwerdeführerin ältere Rechte in Form eines Unternehmenskennzei-chens i. S. des § 5 MarkenG an der Bezeichnung „SBA“ zustehen, da der zwischen den Beteiligten vor dem Landgericht unter dem Aktenzeichen 41 O 112/05 anhängige Rechtsstreit zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechts-kräftig entschieden war. In dieser Situation kann es der Beschwerdeführerin - 8 -nicht verwehrt werden, dass sie sich durch die Anmeldung des Zeichens als Marke eine möglichst günstige Priorität sichert. Wäre nämlich in dem Verfah-ren vor dem Landgericht Stuttgart festgestellt worden, dass sie ältere Rechtean der Bezeichnung „SBA“ hat, hätte sie, wenn ihre Marke in der Zwischen-zeit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 304 05 357 gelöscht worden wäre, erfolgreich eine Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 i. V. m. § 12 MarkenG erheben und nach § 44 Abs. 3 MarkenG eine (Wieder-)Eintragung mit der ursprünglichen Priorität erreichen können (vgl. Hacker in: Strö-bele/Hacker, a. a. O., § 44 Rn. 22). Dass die Beschwerdeführerin sich diese Möglichkeit mit der Anmeldung der jüngeren Marke aufrechterhalten hat, ist legitim und stellt kein vorwerfbares, mit der Kostentragung zu sanktionieren-des Verhalten dar. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin ihre Marke trotz Kenntnis der Widerspruchsmarke angemeldet hat, stellt damit keine ausreichende Grundlage dafür dar, ihr die Kosten des Widerspruchsverfah-rens aufzuerlegen.Dennoch hat die Markenstelle der Beschwerdeführerin die Kosten des Wi-derspruchsverfahrens zu Recht auferlegt. Das Urteil des Landgerichts Stutt-gart vom 2. August 2005 im Verfahren 41 O 112/05 wurde am 19. Januar 2006 rechtskräftig. Damit stand vor Ablauf der Widerspruchsfrist am 30. Januar 2006 (§ 42 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 188 Abs. 2, 193 BGB) fest, dass die Beschwerdeführerin an der Bezeichnung „SBA“ keine älteren Rechte geltend machen kann und dementsprechend auch nicht die Möglich-keit einer erfolgreichen Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG haben würde. Dadurch dass die Beschwerdeführerin bei dieser Sachlage ihre Marke zunächst weiter aufrechterhalten und nicht sogleich mit der Rechts-kraft des Urteils des Landgerichts Stuttgart vom 2. August 2005 auf die jün-gere Marke verzichtet hat, hat sie Veranlassung für einen - angesichts der Identität der Wortbestandteile der Vergleichsmarken und der beiderseitigen Dienstleistungen - ohne weiteres als erfolgreich erkennbaren Widerspruch gegeben. Es ist daher aus Gründen der Billigkeit geboten, dass sie die - 9 -Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen hat. Der am 30. März 2006- offensichtlich infolge des Urteils des Landgerichts Stuttgart vom 31. Januar 2006 im Verfahren 41 O 222/05 - erklärte Verzicht, ist zwei Mo-nate nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgt und damit nicht geeignet, die Kostentragungspflicht abzuwenden.2. Die Erinnerungsprüferin hat der Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht auch die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt. Allerdings sind diese Kosten der Beschwerdeführerin nicht wegen der Aussichtslosigkeit der von ihr eingelegten Erinnerung aufzuerlegen, sondern bereits aufgrund der Tat-sache, dass sie mit der Erinnerung gegen die Kostenentscheidung der Erst-prüferin in der Sache unterlegen ist. Denn in Nebenverfahren entspricht es in der Regel der Billigkeit, dem Obsiegenden die Kosten zu erstatten (vgl. Knollin: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 17).3. Demzufolge hat die Beschwerdeführerin auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).Hacker Eisenrauch Kober-DehmBb

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