24 W (pat) 243/01  - 24. Senat (Marken)

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 243/01 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 17. Juni 2003 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 395 00 468 - 2 - hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2003 unter Mitwirkung des Richters Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck beschlossen: I. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückge-wiesen. II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e : I. Die Marke FERROSOL ist unter der Nummer 395 00 468 für die Waren "Reinigungs- und Pflegeprodukt für Edelstahl, Chrom und Metallflächen insbesondere zur Verwendung in gewerblichen Groß- und Industrieküchen sowie im privaten Haushalt" in das Register eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 30. Januar 1996 veröffentlicht. - 3 - Hiergegen ist – soweit für das Beschwerdeverfahren noch von Bedeutung – Widerspruch erhoben von der Inhaberin 1. der Marke 354 828 FERROSIL deren Warenverzeichnis lautet: "chemische Produkte für industrielle Zwecke; Kesselsteinmit-tel, soweit in Klasse 1 enthalten; Imprägniermittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Wasserglas, Klärmittel, Enthärtungsmittel für Wasser"; 2. der Marke 735 220 Ferisol die für "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (ausge-nommen solche als Textil- und Lederhilfsmittel); ansatzver-hindernde und ansatzlösende Mittel zur Verwendung in Roh-ren und Apparaturen; chemische Mittel zum Entfetten, Ent-ölen und Reinigen von Maschinen, Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien" eingetragen ist. Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht und - 4 - mit Beschluß vom 23. Februar 1998 (Amtsakte Bl. 19/22) die Löschung der ange-griffenen Marke 395 00 468 angeordnet. Dagegen hat die Markeninhaberin Erinnerung eingelegt und die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Von der Widersprechenden sind zwei eidesstattli-che Versicherungen mit Umsatzangaben zu den Jahren 1993 bis 1995 für die Widerspruchsmarke 354 828 "FERROSIL" (Anlage 2 zum Schriftsatz vom 18. Au-gust 1999 = Amtsakte Bl. 46) und mit Umsatzangaben zu den Jahren 1993, 1994 und 1996 für die Widerspruchsmarke 735 220 "Ferisol" (Anlage 1 zum Schriftsatz vom 18. August 1999) sowie verschiedene technische Datenblätter zu den Pro-dukten "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" vorgelegt worden. Aus diesen ergibt sich, daß es sich bei dem Produkt "P3-ferrosil" um ein Stein- und Korrosionsschutzmittel für Trinkwassersysteme und bei dem Produkt "P3-ferisol" um ein flüssiges Wirkstoff-konzentrat für alkalische Reinigungslösungen in der Brau- und Getränkeindustrie handelt. Mit Erinnerungsbeschluß vom 26. Oktober 2001 (Amtsakte Bl. 105/109) hat die Markenstelle ihren Erstbeschluß aufgehoben und die Widersprüche zurückgewie-sen, da eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für den Zeit-raum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht ausrei-chend glaubhaft gemacht worden sei. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zu deren Begrün-dung hat sie mit Schriftsatz vom 12. Juni 2003 eine weitere eidesstattliche Versi-cherung vom 10. Juni 2003 zu den Akten gereicht. Darin sind Umsatzangaben zu der Widerspruchsmarke 735 220 "Ferisol" für die Jahre 1992 bis 1995 und 1998 bis 2002 gemacht. Des weiteren ist ausgeführt, daß die genannte Marke in den betreffenden Zeiträumen in folgender Form benutzt worden sei: - 5 - siehe Abb.1 am Ende Mit Schriftsatz vom 16. Juni 2003 hat die Widersprechende eine weitere eides-stattliche Versicherung vom 3. Juni 2003 mit Umsatzangaben zu der Wider-spruchsmarke 354 828 "FERROSIL" für die Jahre 1993 bis 1995 und 1999 bis 2002 vorgelegt. Die Widerspruchsmarke sei in folgender Form benutzt worden: - 6 - siehe Abb. 2 am Ende Die von der angegriffenen Marke erfaßten Waren seien mit den Waren, für die ins-besondere die Widerspruchsmarke 735 220 benutzt und geschützt sei, nahezu identisch. Es bestehe Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende beantragt (der Sache nach), den Erinnerungsbeschluß der Markenstelle vom 26. Okto-ber 2001 aufzuheben und die Erinnerung der Markeninhabe-rin gegen den Beschluß der Markenstelle vom 23. Fe-bruar 1998 zurückzuweisen, soweit darin die Löschung der Marke 395 00 468 wegen der Widersprüche aus den Marken 354 828 und 735 220 angeordnet worden ist. Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen. - 7 - Sie erhält ihre Nichtbenutzungseinreden aufrecht. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die Markenstelle hat die Widersprüche im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, da auch nach dem ergänzenden Vorbringen der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren nicht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken ausgegangen werden kann (§ 43 Abs. 1 iVm § 26 MarkenG). 1. Nach Auffassung des Senats ist allerdings hinreichend dargetan, daß in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen (30. Januar 1991 bis 30. Januar 1996 und 17. Juni 1998 bis 17. Juni 2003) die Widerspruchsmarke 354 828 "FERROSIL" in ausreichendem Umfang für ein Stein- und Korrosionsschutz-mittel für Trinkwassersysteme, somit für "Kesselsteinmittel" im Sinne des Warenverzeichnisses, und die Widerspruchsmarke 735 220 "Ferisol" für ein flüssiges Wirkstoffkonzentrat für alkalische Reinigungslösungen in der Brau- und Getränkeindustrie, d.h. für "chemische Mittel zum Reinigen von Maschi-nen, Metallen, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff" eingesetzt worden sind (§ 26 Abs. 1 MarkenG), wobei die Benutzung zumindest teilweise durch Tochterge-sellschaften der Widersprechenden mit deren Einverständnis erfolgte (§ 26 Abs. 2 MarkenG). 2. Die Verwendung der Widerspruchsmarken erfolgte jedoch nicht in der einge-tragenen Form, sondern in der Weise, daß jeweils der Bestandteil "P3-" vor-angestellt wurde. Nach der Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form, soweit die Abweichungen den kenn-- 8 - zeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Danach liegt eine rechtser-haltende Benutzung nur dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und – sofern es sich wie vorliegend um Hinzufügungen handelt – den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp"; GRUR 1999, 167 "Karolus Magnus"). Diese Voraus-setzungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Wie schon ausgeführt, wurde den Widerspruchsmarken in der benutzten Form jeweils der Bestandteil "P3-" vorangestellt, so daß die Widerspruchsmarke "FERROSIL" in der Form "P3-ferrosil" und die Widerspruchsmarke "Ferisol" in der Form "P3-ferisol" benutzt wurde. Hierzu hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung – insoweit von der Markeninhaberin unbeanstan-det – vorgetragen, daß es sich bei der Bezeichnung "P3" um eine seit Ende der 20er Jahre benutzte und seit 3. November 1939 auch registrierte Marke der Widersprechenden handelt, die als stets gleichbleibender Stammbestand-teil einer umfangreichen Markenserie eingesetzt und insoweit von den ange-sprochenen Verkehrskreisen – im wesentlichen gewerbliche Abnehmer – als Hinweis auf Industriereiniger aus dem Konzern der Widersprechenden aufge-faßt wird. Die Widerspruchsmarken werden demnach als abwandelnde Zusätze in einer Markenserie verwendet. Dies genügt den Anforderungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht. Das Wesen einer Markenserie besteht darin, daß sich ein – in der Regel grö-ßeres – Unternehmen zur Herkunftskennzeichnung seines gesamten oder - wie im vorliegenden Fall – eines abgegrenzten Teils seines Produktsorti-ments eines gleichbleibenden Stammbestandteils bedient und diesem Stamm-bestandteil zur näheren Kennzeichnung bzw. Individualisierung der einzelnen Produkte des Sortiments einen je nach Produkt wechselnden Abwandlungsbe-standteil hinzufügt (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 "BIG"; GRUR 2000, 886, - 9 - 887 "Bayer/BeiChem"; GRUR 1999, 587, 589 "Cefallone"; GRUR 1996, 200, 202 "Innovadiclophlont"). Diese Abwandlungsbestandteile sind häufig an beschreibende Angaben angenähert, was aber nicht notwendig der Fall sein muß (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 346 "ASTRO-BOY/Boy"). Die Serienmarke bildet somit ein einheitliches Zeichen, wobei die Herkunftskennzeichnung der einzelnen Produkte gleichermaßen durch den Stammbestandteil wie durch den Abwandlungszusatz erfolgt. Dementsprechend wird das einzelne gekenn-zeichnete Produkt im Verkehr nicht allein mit dem das betreffende Produkt individualisierenden Abwandlungsbestandteil, sondern mit der Serienmarke als einheitlichem Herkunftskennzeichen benannt. Im vorliegenden Fall bestäti-gen dies die von der Widersprechenden vorgelegten Bestellisten und Rech-nungen (vgl. z.B. Anlagen 9 und 13 zum Schriftsatz vom 12. Juni 2003). Die Zeichen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" sind demnach neue Zeichen, zu deren Bildung die Widerspruchsmarken zwar herangezogen wurden, welche dadurch aber gleichsam ihre Identität verloren haben. Die markenrechtliche Herkunftsfunktion kommt allein den neugebildeten Serienzeichen in ihrer Gesamtheit zu, nicht den Widerspruchsmarken als solchen, da diese dem Ver-kehr nicht mehr als eigenständige Zeichen entgegentreten, sondern nur als produktindividualisierender Abwandlungsbestandteil eines anderen Gesamt-zeichens. Darin liegt eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters, die von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht gedeckt ist. An dieser Beurteilung vermag nichts zu ändern, daß die Widerspruchsmarken für sich gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweisen und nahezu identisch in die neuen Zeichenbildungen aufgenommen wurden. Die Widerspruchsmarken bleiben insoweit zwar auch in ihrer benutzten Form für den Verkehr ohne weiteres erkennbar, aber nicht als eigenständige Marken, sondern lediglich als unselbständige Bestandteile anderer Marken. - 10 - Eine andere Sichtweise ist auch nicht insoweit geboten, als dem angesproche-nen Verkehr die Bezeichnung "P3" zugleich als Firmenkennzeichen nahege-bracht wird. So liegt es im Hinblick auf das der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Juni 2003 beigefügte "P3-ferisol"-Etikett. Dort ist als Zeichenverwen-der die Firma "Henkel Hygiene GmbH Düsseldorf P3-Ernährungsindustrie" genannt und das Zeichen "P3" erscheint noch einmal großformatig oben links auf dem Etikett. Da jedoch der Bestandteil "P3" in Verbindung mit dem Zei-chenwort "ferisol" noch einmal wiederholt wird und mit diesem in gleicher Schrifttype mit einem Bindestrich verbunden ist, wird dem Verkehr zugleich bedeutet, daß die Produktkennzeichnung "P3-ferisol" und nicht nur "ferisol" lautet. Im übrigen ist der Bestandteil "P3" dem Fachverkehr nach dem unbe-strittenen Vorbringen der Widersprechenden als Zeichenstamm der Wider-sprechenden bekannt. Bei dieser Sachlage kann in der Bezeichnung "P3-ferisol" nichts anderes als eine einheitliche (Serien-)Marke gesehen werden. 3. Die bisher vorliegende höchstrichterliche Rechtsprechung steht dieser Würdi-gung nicht entgegen. a) Von vornherein nicht einschlägig sind insoweit die von der Widersprechen-den angeführten Entscheidungen "P3-plastoclin" und "DRANO/P3-drano" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1995, 808 "P3-plastoclin"; GRUR 1996, 977 "DRANO/P3-drano"), die ein Verletzungs- bzw. ein Widerspruchsverfahren betrafen. In dem Urteil "P3-plastoclin" hat der Bundesgerichtshof, soweit hier von Interesse, im wesentlichen nur die Auffassung des Berufungsgerichts miß-billigt, das der – früher von Hause aus nicht schutzfähigen – Buchstaben-Zah-len-Kombination "P3" ein zu geringes Gewicht innerhalb der Kombinations-marke "P3-plastoclin" zugesprochen hatte (aaO S. 809 f.). Inwiefern hieraus etwas zugunsten der Widersprechenden hergeleitet werden kann, ist nicht ersichtlich. In dem Beschluß "DRANO/P3-drano" hat der Bundesgerichtshof die Beurteilung des Bundespatentgerichts gebilligt, das angenommen hatte, der Gesamteindruck der seinerzeit mit Widerspruch angegriffenen Bezeich-- 11 - nung "P3-drano" werde im wesentlichen durch den Bestandteil "drano" geprägt, so daß eine Verwechslungsgefahr mit dem älteren Zeichen "DRANO" zu bejahen war. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung "P3" nach den damals getroffenen Fest-stellungen im angesprochenen Fachverkehr durchgesetzt sei und die (dama-lige) Markeninhaberin (hiesige Widersprechende) eine Zeichenserie mit die-sem Bestandteil gebildet habe. In einem solchen Fall trete der Bestandteil "P3" – ähnlich wie eine bekannte Firmenbezeichnung – im Gesamteindruck der Bezeichnung "P3-drano" zurück, wogegen der Bestandteil "drano" kollisions-begründend prägend wirke. Diese Ausführungen des Bundesgerichtshofs betrafen indessen allein die Frage der Verwechslungsgefahr. Für die Beurteilung, ob die vorliegenden Widerspruchsmarken "FERROSIL" und "Ferisol" mit den Serienmarken "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" rechtserhaltend benutzt sind, geben sie nichts her. Denn die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke im Rahmen der Ver-wechslungsgefahr darf mit der Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht vermengt werden (vgl. BGH GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; GRUR 1999, 995, 996 "HONKA"). Zwar wird man davon ausgehen können, daß dann, wenn die benutzte und die eingetragene Form einer Marke nicht (fiktiv) miteinander ver-wechselbar sind, eine Änderung des kennzeichnenden Charakters stattgefun-den hat. Es kann aber nicht auch umgekehrt angenommen werden, daß eine (fiktive) Verwechslungsgefahr zwischen eingetragener und benutzter Marken-form gegen eine Änderung des kennzeichnenden Charakters spricht oder auch nur ein Indiz hierfür darstellt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26 Rdn. 157, insb. Fn. 192). Denn im Rahmen des Benutzungs-zwangs kommt es, wie zu 2.) ausgeführt, darauf an, ob der Verkehr in den bei-den Formen dieselbe Marke erblickt. Eine bloße (fiktive) Verwechslungsgefahr kann insoweit nicht maßgeblich sein. - 12 - b) Aber auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Benutzungs-zwang legt es nicht nahe, von einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-spruchsmarken auszugehen. Der vorliegenden Fallgestaltung am nächsten dürfte insoweit die Entscheidung "Contura" kommen (BGH GRUR 2000, 510 "Contura"). In diesem Fall war die Benutzung der damaligen Widerspruchs-marke "Contura" in der Kombination "Constructa contura" als rechtserhaltend anerkannt worden. Ausschlaggebend hierfür war die tatrichterliche Feststel-lung, daß die beiden Zeichen nicht in enger Verbindung verwendet worden seien, und die darauf fußende Beurteilung, die in der Kombination "Constructa contura" nicht eine einheitliche Bezeichnung, sondern eine Zusammenstellung der Hauptmarke "Constructa" mit der Zweitmarke "Contura" gesehen hatte. Diese Einschätzung stützend hat der Bundesgerichtshof darauf hingewiesen, daß die dortige Widersprechende in Übereinstimmung mit den Kennzeich-nungsgewohnheiten anderer Hersteller von Haushaltsgeräten ihre Haupt-marke "Constructa" auch noch zusammen mit weiteren Zweitmarken verwen-det hatte. Der vorliegende Fall liegt indessen anders. Er betrifft nicht nur ein anderes Warengebiet, auf dem sich entsprechende Bezeichnungsgewohnheiten nicht feststellen lassen. Die Widersprechende setzt die Widerspruchsmarken auch nicht als Zweitmarken neben der Marke "P3" ein. Die konkrete Ausgestaltung der benutzten Bezeichnungen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol", insbesondere die Verwendung einer einheitlichen Schrifttype und die Verbindung der Bestand-teile "P3" und "ferrosil" bzw. "ferisol" mit einem Bindestrich, lassen es fernlie-gend erscheinen, von einer Verwendung als Haupt- und Zweitmarke auszuge-hen. Dies gilt in gleicher Weise für die Benutzungsform, wie sie auf dem "P3-ferisol"-Etikett in der Anlage zur eidesstattlichen Versicherung vom 10. Juni 2003 gezeigt ist (vgl. dazu auch oben 2.) a.E.). Vielmehr werden die Widerspruchsmarken – wie schon oben ausgeführt – als unselbständige Abwandlungsbestandteile neuer einheitlicher (Serien-)Zeichen eingesetzt und - 13 - demzufolge vom Verkehr auch nur so aufgefaßt. Dies sieht auch die Wider-sprechende selbst so (vgl. Schriftsatz vom 12. Juni 2003 Bl. 4 = GA Bl. 40). Etwas weiter ab liegt die vom Deutschen Patent- und Markenamt in einem anderen Verfahren (vgl. Anlage 11 zum Schriftsatz vom 12. Juni 2003) heran-gezogene Entscheidung "Flexiole" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1979, 856 "Flexiole"). Dort war die für Arzneimittel eingetragene und benutzte Marke "Flexiole" mit die jeweilige Indikation des konkreten Arzneimittels anzeigenden vorangestellten Zusätzen ("Corti-Flexiole", "Rhino-Flexiole") rechtserhaltend benutzt worden (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2000, 1040, 1041 "FRENORM/ FRENON"). Diese Würdigung beruhte auf den besonderen Bezeichnungsge-pflogenheiten der Arzneimittelhersteller und der konkreten (in der Veröffentli-chung der Entscheidung nicht wiedergegebenen) graphischen Ausgestaltung (vgl. BGH GRUR 1979, 856, 858 "Flexiole"). Diese Umstände finden im vorlie-genden Fall keine Entsprechung. Im übrigen läßt sich der damalige Fall einer Verwendung der Marke als eine Art Zeichenstamm mit weitgehend beschrei-benden Abwandlungszusätzen auch grundsätzlich nicht der vorliegenden Ge-staltung gleichstellen, wo die Widerspruchsmarken gerade umgekehrt als bloße Abwandlungszusätze mit einem kennzeichnungskräftigen Zeichen-stamm verbunden werden. Noch weiter entfernt liegen die Fallgestaltungen, die dem "Bit/Bud"-Urteil des Bundesgerichtshofs zugrunde lagen (GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"), so daß sich eine Abgrenzung hierzu nach Auffassung des Senats erübrigt. 4. Nach alledem sieht sich der Senat nicht in der Lage, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken anzuerkennen. Dabei befindet er sich in Übereinstimmung mit der Auffassung der 1. Beschwerdekammer des Harmo-nisierungsamtes für den Binnenmarkt, das in einem ähnlich gelagerten Fall eine rechtserhaltende Benutzung ebenfalls verneint hat (Entscheidung vom - 14 - 17. Dezember 2002, R 0940/01-1, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). 5. Es bestand kein Anlaß, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzu-erlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG). 6. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen. Zwar liegt die Beurteilung, ob eine benutzte Markenform den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke verändert, im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"). Von über-wiegend rechtlicher Bedeutung ist jedoch die grundsätzliche Frage, ob der kennzeichnende Charakter einer Marke dadurch im Sinne des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert wird, daß die Marke – wenn auch weitgehend unverändert – als Abwandlungsbestandteil mit einem weiteren Zeichen als Zeichenstamm zu einem neuen Zeichen verschmolzen und in eine Zeichense-rie eingefügt wird. Dr. Hacker Guth Kirschneck Fa - 15 - Abb. 1 Abb.2

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