24 W (pat) 526/10  - 24. Senat (Marken)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT24 W (pat) 526/10_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…betreffend die Marke 30 2008 055 415- 2 -hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimenbeschlossen:Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Mar-kenamts vom 15. März 2010 aufgehoben.Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke0758 292 – Protan - wird die Löschung der Marke Nr. 30 2008 055 415 - Triflex ProThan Detail - angeordnet.G r ü n d eI.Die Wortmarke Nr. 30 2008 055 415Triflex ProThan Detailist am 26. August 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ange-meldet und am 15. Oktober 2008 in das Register eingetragen worden für die fol-genden Waren:„Klasse 17: Versiegelungsmaterial auf Kunststoffbasis mit Vlieseinlage, insbesondere für Dachflächen, insbe-sondere für Anschlüsse, wie von Boden an Wand und Wand an Wand, und Durchdringungen wie von Roh-- 3 -ren, insbesondere Abfluss- oder Lüftungsrohre durch Decken und Wände“.Dagegen ist am 13. Februar 2009 Widerspruch eingelegt worden aus der interna-tional registrierten, prioritätsälteren Gemeinschaftswortmarke Nr. 0758292ProtanDie Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren:„Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufac-ture; packing, stopping and insulating materials; fle-xible pipes, not of metal; Klasse 19: Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal;Klasse 22: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); pad-ding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials“.Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 17 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 15. März 2010 zurückgewie-sen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass von der angegriffenen Marke auch bei Warenidentität und mittlerer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der erforderliche Abstand zur Widerspruchsmarke eingehalten werde. Beide Marken - 4 -unterschieden sich deutlich durch die in der angegriffenen Marke enthaltenen zu-sätzlichen Bestandteile „Triflex“ und „Detail“. Es seien keine Gründe ersichtlich, wonach der mit der Widerspruchsmarke klanglich übereinstimmende Bestandteil „ProThan“ selbständig kollisionsbegründend sein könnte. Insbesondere sei nicht schlüssig dargetan worden, dass sich der Verkehr bei der Auswahl der betroffenen Waren nicht nur an dem jeweiligen Herstellernamen, sondern auch an den Kenn-zeichnungen für das einzelne Produkt orientieren würde.Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, beider es sich um ein länderübergreifend, vor allem in Nordeuropa, Großbritannien und Polen tätiges Unternehmen handelt. Die Widerspruchmarke stimmt mit dem Firmenkennzeichen der Widersprechenden überein.Die Widersprechende ist der Auffassung, dass der zumindest klanglich mit der Widerspruchsmarke identische Wortbestandteil „ProThan“ neben dem Unterneh-menskennzeichen der Markeninhaberin und dem weiteren Markenbestandteil „Detail“ eine selbständig kennzeichnende Stellung habe und deshalb eine Ver-wechslungsgefahr gegeben sei. Der Firmenname „Triflex“ der Markeninhaberinwerde vom Verkehr als solcher erkannt, das Wort „Detail“ sei im Hinblick auf die hier betroffenen Baumaterialien der Klasse 17 eine Sachangabe und könne des-wegen nicht kennzeichnend sein. Dementsprechend würden die drei Bestandteile der angegriffenen Marke nicht als einheitliche Gesamtheit wahrgenommen, son-dern als eine Kombination aus zwei selbständig kennzeichnenden Bestandteilenund der nicht kennzeichnenden Sachangabe „Detail“. Bei der Angabe „Protan“ handele sich um ein bekanntes Firmenschlagwort der Widersprechenden, welches von der jüngeren Marke beinahe identisch übernommen worden sei.Die Widersprechende beantragt sinngemäß,den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts vom 15. März 2010 aufzuheben- 5 -und wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 0758 292 – Protan - die Löschung der Marke Nr. 30 2008 055 415 - Triflex ProThan Detail - anzuordnen.Die Markeninhaberin beantragt,die Beschwerde zurückzuweisen.Die Markeninhaberin hält die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für geschwächt, weil es verschiedene gleichlautende Marken im Bereich der Bauma-terialien gebe. Eine deutliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarke sei nicht schlüssig dargetan. Weiter vertritt die Markeninhaberin die Auffassung, die angegriffene Marke dürfe nicht auf „ProThan“ verkürzt werden, weil der Verkehr die angegriffene Marke „Triflex ProThan Detail“ als einheitlichen Gesamtbegriff wahrnehme, in dem der Markenbestandteil „ProThan“ weder prä-gend noch selbständig kennzeichnend in Erscheinung trete. Denn beide weiteren Markenbestandteile „Triflex“ und „Detail“ seien ihrerseits kennzeichnungskräftig. „Triflex“ wirke in der angegriffenen Marke wie ein Phantasiewort, „Detail“ enthalte zwar eine Sachangabe, ließe sich jedoch den beanspruchten Waren nicht alsbeschreibende Angabe zuordnen.Mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2012, dort insbesondere auf Seite 3, trägt die Markeninhaberin weiter unstreitig vor, das Zeichen „Triflex“ sei ihre zentrale Marke. Dazu hat die Markeninhaberin auf ihren Internetauftritt hingewiesen sowie auf die für sie in Deutschland und in der Europäische Union eingetragen Marken mit dem Bestandteil „Triflex“. Die Markeninhaberin setze das Zeichen „Triflex“ umfangreich zur Kennzeichnung ihrer Produkte ein und benutze es dabei umfas-send auch nach Art eines Serienzeichens. Der Verkehr habe daher überhaupt keine Veranlassung, den Markenbestandteil „Triflex“ als Unternehmenskennzei-chen zu erkennen, sondern werde diesen Markenbestandteil aufgrund seiner her-ausgestellten Stellung am Markenanfang und seines Charakters als Phantasiebe-- 6 -griff im Gesamteindruck genauso wenig vernachlässigen wie den dritten Marken-bestandteil „Detail“. Schließlich sei die Widerspruchsmarke nicht identisch in die angegriffene Marke übernommen worden, denn der zusätzliche Buchstabe „h“ verändere das Markenwort nicht nur schriftbildlich, sondern auch klanglich so stark, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.II.Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statt-hafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Auf den Widerspruch ist die an-gegriffene Marke zu löschen, weil zwischen den Kollisionszeichen eine marken-rechtliche Verwechslungsgefahr besteht, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42, 125b MarkenG.Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem die Verfah-rensbeteiligten mit Schriftsätzen vom 30. und 31. Juli 2012 ihr Einverständnis da-mit erklärt hatten und zur Überzeugung des Senats die Voraussetzungen des § 69 Nr. 2 und 3 MarkenG für die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht gegeben sind.Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzuneh-men. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig voneinander - Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer abschließenden Entscheidung über die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zu einander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Fak-tors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann - 7 -(st. Rspr; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - Pantohexal). Bei der Beurteilung der Vergleichszeichen ist auf die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen.Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kenn-zeichnungskraft. Das Markenwort „Protan“ hat im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Vergleichswaren keine erkennbare sachliche Bedeutung. Auf die Frage, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke deutlich über ein durchschnittliches Maß hinaus gesteigert ist, wie die Widersprechende meint, kommt es für die Entscheidung des Senats nicht an. Umstände, die die Kenn-zeichnungskraft der Marke schwächen könnten, sind nicht ersichtlich. Sie können auch nicht in den Belegen gesehen werden, die die Markeninhaberin zur marken-mäßigen Benutzung von „Protan“ durch Dritte eingereicht hat. Denn diese Belege und der Vortrag der Markeninhaberin dazu enthalten keine Tatsachen, aus denen auf Umfang und Dauer einer markenmäßigen Benutzung der mitgeteilten Zeichen und deren Bekanntheitsgrad bei den angesprochenen Verkehrskreisen geschlos-sen werden könnte.Die angesprochenen Verkehrskreise sind hier sowohl die Fachkreise im Bereich der Bauwirtschaft als auch die allgemeinen Verkehrskreise, soweit sie sich bei-spielsweise als Heimwerker mit Bauarbeiten wie Dachabdichtungen u. ä. befas-sen.Die Widerspruchsmarke genießt in Klasse 17 Schutz für alle Oberbegriffe dieser Klasse. Mit diesen Waren sind die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 17 identisch.Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität der Vergleichswaren muss die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke halten. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke nicht gerecht.- 8 -Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und domi-nierenden Elemente (BGH GRUR 2008, 258, Nr. 26 – INTERCON-NECT-/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, Nr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, Nr. 13 - Pantogast), wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rdn. 211). Das schließt jedoch nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009, 772, 776, Nr. 57 - Augsburger Puppenkiste). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass eine ältere Marke, die als Bestandteil in eine jüngere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine zur Verwechslungsgefahr führende selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass dieser Bestandteil das Erscheinungs-bild der jüngeren zusammengesetzten Marke dominiert bzw. allein prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30; 37 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, 1056, Nr. 23 - airdsl). Dabei setzt die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird. Eine Übernahme in ähnlicher Form kann genügen (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Nr. 18 - Malteserkreuz; GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2010, 833, 835, Nr. 20 - Malteserkreuz II; BPatG Beschlussvom 20. September 2012, AZ.: 30 W (pat) 29/11 – Mac Taurus./.Tharus; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 416).Unter den beiden zuletzt genannten Gesichtspunkten besteht zwischen den Ver-gleichsmarken markenrechtliche Verwechslungsgefahr.Soweit der Verkehr der angegriffenen Marke „Triflex ProThan Detail“ in Unkennt-nis von der konkreten Firma des Herkunftsunternehmens begegnet, wird er den - 9 -Markenbestandteil „ProThan“ als dominierend, weil allein kennzeichnend wahr-nehmen, während er in den Markenbestandteilen „Triflex“ und „Detail“ lediglich Sachangaben zu den so gekennzeichneten Waren erkennen wird. Das für den angesprochenen Verkehr allgemein verständliche englische Verb „to flex“ (über-setzt: „beugen, biegen“, vgl. PONS, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, S. 358) ist in der Angabe „Triflex“ klar erkennbar enthalten. Dem maßgeblichen inländischen Verkehr ist die Bedeutung zudem durch die ähnlichen Worte „Flexibilität“ und „fle-xibel“ bekannt, die mit „flex.“ abgekürzt werden können (vgl. Duden, Das Wörter-buch der Abkürzungen, 6. Aufl., 2011, S. 167). Die für die angegriffene Marke be-anspruchten Waren sind überwiegend dadurch gekennzeichnet, dass sie entwe-der selbst flexibel, also biegsam sind oder aber im Zuge ihrer Verarbeitung eine gewisse Biegsamkeit bzw. stoffliche Flexibilität erforderlich ist. Der Bestandteil „Tri“ entspricht dem griechischen Zahlwort „tri“ mit der Bedeutung „drei, dreifach“, welches dem Verkehr als gebräuchliche Vorsilbe in zahlreichen Zusammenhän-gen bekannt ist (vgl. z. B. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1776 ff. – Triathlon, Trimester, Trimeter, Trinität, Trio usw.). Der hier in Rede stehende Verkehr, dem „Triflex“ nicht als Firmenkennzeichen der Markeninhaberin bekannt ist, wird „Triflex“ demnach als beschreibende Angabe des Inhalts verste-hen, dass die beanspruchten Waren dreifach flexibel, also beispielsweise in allen drei Dimensionen biegsam seien, eine Eigenschaft die für eine passgenaue Ver-siegelung bedeutsam sein kann.Das Wort „Detail“ hat ebenfalls keinen eigenen kennzeichnenden Charakter. Es bedeutet u. a. Einzelheit, Element, Ausschnitt, Feinheit (vgl. Duden, Das Syno-nymwörterbuch, 3. Aufl., 2004, S. 251) und hat in Bezug auf die speziellen Warender Klasse 17 eine unmittelbar beschreibende Bedeutung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der angesprochene Verkehr wird die Angabe „Detail“ im Zusammen-hang mit diesen Waren nicht als Hinweis auf das Herkunftsunternehmen – oder als Teil entsprechender markenmäßiger Hinweise – verstehen, sondern aus-schließlich als eine Sachangabe für die beanspruchten Waren; denn die so ge-kennzeichneten Waren können, in Abgrenzung zu anderen Waren, speziell für bestimmte Einzelheiten, etwa Feinarbeiten bei der Versiegelung im Zusammen-- 10 -hang mit Anschlüssen, vorgesehen sein. Damit wird in der Wahrnehmung dieses Verkehrs der kennzeichnende Charakter der angegriffenen Marke nur durch den Bestandteil „ProThan“ begründet, der damit die angegriffene Marke prägt.Anders als die Markeninhaberin hat der Senat keine überzeugenden Anhalts-punkte dafür feststellen können, dass der angesprochene Verkehr, der in Triflex nicht das Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin erkennt, die angegrif-fene Marke als einen einheitlichen Gesamtbegriff auffassen wird. Für eine solche Annahme sind die beschreibenden Anklänge in den beiden Markenbestandteilen „Triflex“ und „Detail“ zu stark. Im Unterschied dazu tritt das Wort „ProThan“ als unbestimmter Phantasiebegriff in Erscheinung, dem sich die sachlichen Anklänge in den beiden weiteren Markenbestandteilen begrifflich nicht zuordnen lassen. Insgesamt stellt sich die angegriffene Marke daher als eine Aufzählung von drei verschiedenen Wörtern dar, von denen zwei – „Triflex“ und „Detail“ – klar erkenn-bare beschreibende Anklänge haben, die sich ohne weiteres auf die beanspruch-ten Waren beziehen lassen, nicht dagegen auf den dritten Markenbestandteil, den Phantasiebegriff „ProThan“.Soweit die angesprochenen Verkehrskreise – Fachleute wie allgemeine Verkehrs-kreise – dagegen die Inhaberin der angegriffenen Marke und deren Firmenkenn-zeichen „Triflex“ kennen, werden sie den Bestandteil „Triflex“ in der angegriffenen Marke „Triflex ProThan Detail“ als Firmenkennzeichnung erkennen und als gleich-bleibenden seriellen Hinweis auf den Hersteller verstehen. Denn bereits vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke waren für die Markeninhaberin fünfzehn deutsche Marken eingetragen, die sich aus dem Firmenkennzeichen „Triflex“ und einem weiteren Wortbestandteil zusammensetzen, z. B. Nr. 300568843 – „Triflex prodetail“, Nr. 300655762 „Triflex ProJoint“, Nr. 302149228 – „Triflex ProTect“, und Nr. 303670819 – „Triflex ProDrain“. Aus den eingereichten Screenshots von der Website der Markeninhaberin ergibt sich, dass die Markeninhaberin Kombina-tionen von „Triflex“ mit einem weiteren Wortbestandteil durchgehend für be-stimmte Produkte oder Produktgruppen verwendet. Daher tritt der Markenbe-- 11 -standteil „ProThan Detail“ als produktbezogene Kennzeichnung in Erscheinung, die von dem durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Bestandteil „ProThan“ ge-prägt wird und jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung hat.Denn - wie bereits dargelegt - das Wort „Detail“ wird vom Verkehr als reine Sachangabe wahrgenommen und tritt damit nicht als Herkunftshinweis in Erschei-nung. Als jedenfalls selbständig kennzeichnender Bestandteil der angegriffenen Marke kann der Bestandteil „ProThan“ deshalb selbständig kollisionsbegründend sein.Bei dieser Ausgangslage besteht die Gefahr einer betrieblichen Herkunftsver-wechslung, wenn der Fachverkehr und die weitesten Verkehrskreise beim Erwerb der einschlägigen Waren den Kennzeichnungen „Triflex ProThan Detail“ und „Protan“ begegnen. Der normal informierte, angemessen aufmerksame und ver-ständige Verbraucher wird auch dann beide Marken demselben Herkunftsunter-nehmen zuordnen, wenn er die minimalen Unterschiede erkennt – eben weil sie minimal sind. Zwar ist die Widerspruchsmarke nicht identisch in die jüngere Marke übernommen worden (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE),aber - wie schon ausgeführt – auch die Verwechslungsgefahr unter dem Ge-sichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung setzt nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird; eine Übernahme in ähnli-cher Form genügt (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Nr. 18 - Malteserkreuz; GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2010, 833, 835, Nr. 20 - Malteserkreuz II; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 416). Mit dem Wort „ProThan“ ist die Widerspruchsmarke „Protan“ klanglich identisch und schriftbild-lich fast identisch in die ältere Marke übernommen worden. Der zusätzliche Buch-stabe „h“ in der angegriffenen Marke wirkt sich im Klang nicht aus und fällt in sei-ner Stellung, die ihn im Deutschen zum bloßen Dehnungslaut macht, für sichere Unterscheidungen des Schriftbildes nicht mehr ins Gewicht. Dies gilt insbesondere in Kombination mit dem Buchstaben „t“, da in der Entwicklung der deutschen Rechtschreibung ein Wechsel von „th“ zu „t“ in Alleinstellung nicht unüblich ist und auch veraltete Schreibweisen dem Verkehr begegnen. Dass die angegriffene - 12 -Marke in der Schreibweise „Triflex ProThan Detail“ eingetragen worden ist, ist für die Frage der Zeichenähnlichkeit unbeachtlich. Denn die Marke ist als Wortmarke eingetragen und hat folglich auch in Schreibweisen Geltung, bei denen der Buch-stabe „h“ in seiner jeweiligen Schreibweise – groß oder klein – aus den anderen Buchstaben nicht herausgehoben wird.Die Beschwerde hat nach alledem Erfolg.Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).Werner Dr. Schnurr HeimenBb

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