25 W (pat) 11/20  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:040522B25Wpat11.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 11/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2016 235 400
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 130/17 Lösch)
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
4. Mai 2022 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein, die Richterin
Kriener sowie die Richterin Fehlhammer beschlossen:
1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird
zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, dem
Löschungsantragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird
zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Rückzahlung der
Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt die Kosten des
Beschwerdeverfahrens.
G r ü n d e
I.
Die am 15. Dezember 2016 von der P… AG, Kloten, Schweiz, angemeldete
Bezeichnung
DEPYRROL
- 3 -
ist am 7. März 2017 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte
Register als Marke für die nachfolgenden Waren der Klasse 5 eingetragen
worden:
„Aminosäuren für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke;
Aminosäuren für medizinische Zwecke; Aminosäuren für
veterinärmedizinische Zwecke; Aminosäurepräparate für medizinische
Zwecke; Aminosäurepräparate für veterinärmedizinische Zwecke;
Antioxidantien als Nahrungsergänzungsmittel; Bienenpollen als
diätetische Nahrungsergänzung; Diätetische Aufgüsse für medizinische
Zwecke; Diätetische Ergänzungsstoffe; Diätetische Erzeugnisse für
Babys; Diätetische Erzeugnisse für chronische Erkrankte und
Körperbehinderte; Diätetische Erzeugnisse für Kinder; Diätetische
Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Diätetische Erzeugnisse für
tiermedizinische Zwecke; Diätetische Erzeugnisse für
veterinärmedizinische Zwecke; Diätetische Futtermittel für
veterinärmedizinische Zwecke; Diätetische Getränke für Babys für
medizinische Zwecke; Diätetische Kräuterzusätze für Personen, die
eine spezielle Diät einhalten müssen; Diätetische Lebensmittel für
medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel für
Haustiere; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere in
Pulverform zum Auflösen in Flüssigkeit; Diätetische
Nahrungsergänzungsstoffe; Diätetische Nahrungsmittel für
medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsmittel für tiermedizinische
Zwecke; Diätetische Nahrungsmittelpräparate für medizinische Zwecke;
Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Diätetische und
Nahrungsergänzungsstoffe; Diätetische Zuckerersatzstoffe für
medizinische Zwecke; Diätetische Zusätze für medizinische Zwecke;
Diätgetränke für medizinische Zwecke; Diätische Substanzen für
medizinische Zwecke; Diätnahrungsmittel für die klinische Ernährung;
Diätnahrungsmittel für Kleinkinder; Diätnahrungsmittel für Kranke;
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Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Diätsüßwaren für
medizinische Zwecke; Diätzucker für medizinische Zwecke; Fasern aus
gemahlenen Leinsamen zur Verwendung als
Nahrungsergänzungsmittel; Flüssige Vitaminergänzungsmittel;
Funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als
Nahrungsergänzungsmittel; Getränkepulver mit Fruchtgeschmack als
Nahrungsergänzung; Glukose zur Verwendung als
Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Hauptsächlich
aus Kalzium bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Homöopathische
Zusatzstoffe; Medizinische Futter-Zusatzstoffe; Medizinische
Nahrungsergänzungsstoffe; Medizinische Präparate zur Verwendung
als Zusatzstoffe für die menschliche Ernährung; Medizinische
Zusatzstoffe für Futtermittel; Mineralische diätetische Ergänzungsstoffe
für Tiere; Mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Mineralische
Nahrungsergänzungsmittel für Menschen;
Nahrungsergänzungsgetränke; Nahrungsergänzungsmittel;
Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Mineralstoffen;
Nahrungsergänzungsmittel auf Weizenbasis;
Nahrungsergänzungsmittel auf Zinkbasis; Nahrungsergänzungsmittel
aus Albumin; Nahrungsergänzungsmittel aus Alginaten;
Nahrungsergänzungsmittel aus Aminosäuren;
Nahrungsergänzungsmittel aus Enzymen; Nahrungsergänzungsmittel
aus Gelee royale; Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose;
Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose [Traubenzucker];
Nahrungsergänzungsmittel aus Hefe; Nahrungsergänzungsmittel aus
Kasein; Nahrungsergänzungsmittel aus Leinsamen;
Nahrungsergänzungsmittel aus Leinsamenöl;
Nahrungsergänzungsmittel aus Lezithin; Nahrungsergänzungsmittel
aus Pollen; Nahrungsergänzungsmittel aus Propolis;
Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nahrungsergänzungsmittel
aus Spurenelementen; Nahrungsergänzungsmittel aus Stärke für
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medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen;
Nahrungsergänzungsmittel aus Weizenkeimen;
Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke;
Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke;
Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel
für Menschen, nicht für medizinische Zwecke;
Nahrungsergänzungsmittel für Nutztierfutter;
Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Nahrungsergänzungsmittel für
veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel zur
Steuerung des Cholesterinspiegels; Nahrungsergänzungsstoffe;
Nahrungsergänzungsstoffe für Personen, die eine spezielle Diät
einhalten müssen; Nahrungsergänzungsstoffe für Säuglinge;
Nahrungsergänzungsstoffe in Form von Getränkepulvermischungen;
Nahrungsmittel für medizinisch restriktive Diäten; Nahrungsmittel für
medizinisch-restriktive Diäten; Natürliche Nahrungsergänzungsmittel
zur Behandlung von Klaustrophobie; Nebenprodukte der
Getreideverarbeitung für diätetische oder medizinische Zwecke; Nicht
medizinische Nahrungsergänzungsmittel; Nährstoff-Energieriegel als
Nahrungsergänzungsmittel; Soja-Isoflavon-Nahrungsergänzungsmittel;
Sojaeiweißhaltige Nahrungsergänzungsmittel; Stärke für diätetische
und pharmazeutische Zwecke; Stärke für diätetische Zwecke;
Veterinärmedizinische Nahrungsergänzungsmittel; Vitamin- und
Mineralstoffzusätze; Vitamin-A-Präparate; Vitamin-B-Präparate;
Vitamin-Brausetabletten; Vitamin-C-Präparate; Vitamin-D-Präparate;
Vitamin-Fruchtgummi; Vitaminangereichertes Brot für therapeutische
Zwecke; Vitamine für Tiere; Vitamine und Vitaminpräparate;
Vitamingetränke; Vitaminhaltige und mineralische
Nahrungsmittelergänzungen für Haustiere; Vitaminmischpräparate;
Vitaminpräparate; Vitaminpräparate für werdende Mütter;
Vitaminpräparate in Form von Nahrungsergänzungsstoffen;
Vitamintabletten; Vitamintropfen; Vitaminzusätze; Vitaminzusätze für
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Tiere; Vitaminzusätze zur Verwendung bei der Dialyse; Vorwiegend aus
Eisen bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vorwiegend aus Eisen
bestehende Nahrungsergänzungspräparate; Vorwiegend aus Kalzium
bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vorwiegend aus Magnesium
bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vorwiegend aus Magnesium
bestehende Nahrungsergänzungspräparate; Vorwiegend aus
Pilzextrakten bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vorwiegend aus
Zink bestehende Nahrungsergänzungspräparate; Wirkstoffe
freisetzende Schmelzfilme, welche die Verabreichung von
Nahrungsergänzungsmitteln erleichtern; Wirkstoffe freisetzende
Umhüllungen von Tabletten, welche die Verabreichung von
Nahrungsergänzungsmitteln erleichtern; Zusatzstoffe mit medizinischer
Wirkung für Futtermittel; Überwiegend aus Mineralstoffen bestehende
Nahrungsergänzungsstoffe; Überwiegend aus Vitaminen bestehende
Nahrungsergänzungsstoffe“.
Mit am 7. Juli 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem
Formblatt hat der Beschwerdegegner Antrag auf Löschung der Eintragung der
Marke 30 2016 235 400 wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung
gestellt. Die angegriffene Marke ist auf Antrag vom 6. Juli 2017 auf die S…
LLC, New York, Vereinigte Staaten von Amerika, und auf Antrag vom
18. Januar 2018 auf die R… UG (haftungsbeschränkt)
umgeschrieben worden, die gemäß Schriftsatz vom 9. März 2018 in das
Nichtigkeitsverfahren eingetreten ist. Sie ist noch als Inhaberin der angegriffenen
Marke eingetragen. Sie hat ausweislich des Handelsregisters B … des
Amtsgerichts M… am 30. März 2020 umfirmiert in B… GmbH.
Die seit dem 31. Juli 2017 als Inhaberin der angegriffenen Marke eingetragene
S… LLC hat der Löschung mit Schriftsatz vom
28. September 2017, eingegangen per Telefax beim Deutschen Patent- und
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Markenamt am 29. September 2017, widersprochen, nachdem ihr der
Löschungsantrag am 2. August 2017 zugesandt worden war.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den
Löschungsantrag hin mit Beschluss vom 16. Oktober 2019 dem Löschungsantrag
stattgegeben, die Löschung der Markeneintragung angeordnet und der Inhaberin
der angegriffenen Marke die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt auferlegt. Den Gegenstandswert des
Nichtigkeitsverfahrens hat sie auf 70.000,- Euro festgesetzt.
Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die Anmelderin sei bei der
Anmeldung bösgläubig gewesen, weil sie die Marke in erster Linie in der Absicht
angemeldet habe, andere zu behindern.
Von einer relevanten Vorbenutzung des Löschungsantragstellers sei auszugehen.
Er habe, was unstreitig sei, in den Jahren 1991 bis 2002 ein Nahrungs-
ergänzungsmittel für Personen entwickelt, die an einer Stoffwechselkrankheit, der
sogenannten Hämopyrrollaktamurie (HPU) bzw. Kryptopyrrolurie (KPU) litten. Seit
dem Jahr 2002 sei er Inhaber der beim „Benelux Office for Intellectual Property“
(BOIP) für Nahrungsergänzungsmittel eingetragenen Wortmarke „Depyrrol“. Seit
diesem Zeitpunkt werde ein entsprechendes Nahrungsergänzungsmittel in
verschiedenen Zusammensetzungen unter der (Stamm-)Bezeichnung „Depyrrol“
auch in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz vertrieben.
Seit dem Jahr 2008 seien Drittfirmen mit der Herstellung und dem Vertrieb des
Mittels beauftragt gewesen. In Deutschland bestehe ein Direktvertrieb für die
Endverbraucher, aufgrund dessen in den Jahren 2002 bis 2017 gemäß der
eidesstattlichen Versicherung des Löschungsantragstellers vom 28. Mai 2018
jährliche Umsätze von etwa 52.000,- Euro bis 117.000,- Euro erzielt worden seien.
Auch seien mit Lieferungen an deutsche bzw. nach Deutschland liefernde
Apotheken, Krankenhäuser und Internet-Shops jährliche Umsätze von etwa
100.000,- Euro generiert worden. Der Umstand, wonach der
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Löschungsantragsteller unter der (Benelux-)Marke nicht selbst Umsätze erziele
oder Nahrungsergänzungsmittel vertreibe, sondern mit seiner Zustimmung
agierende Drittfirmen, spiele keine Rolle. Ebenso wenig sei beachtlich, dass der
Löschungsantragsteller kein Interesse an einer umfangreichen wirtschaftlichen
Verwertung habe, denn „low profit“ bedeute nicht „no profit“ und zudem würden die
erzielten Gewinne in weitere Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten investiert
werden. Auch sei eine Gewinnerzielungsabsicht für die funktionsgemäße
Benutzung einer Marke nicht notwendig.
Weiterhin sei davon auszugehen, dass die trotz vorgenommener Umschreibungen
und der Umfirmierung unverändert für die damalige Anmelderin und jeweiligen
Markeninhaberinnen Verantwortlichen M1… und M2… im
maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke
Kenntnis von der Vorbenutzung der Marke „Depyrrol“ gehabt hätten. Insoweit
habe der Löschungsantragsteller unbestritten dargelegt, dass in Deutschland
neben seinem Produkt nur zwei weitere vergleichbare Nahrungsergänzungsmittel
für Personen mit Hämopyrrollaktamurie angeboten würden, und zwar die Produkte
„B-Life Protect“ der C… GmbH und „Kryptosan“ der P… AG. Er habe
zudem unbestritten dargelegt, dass er ca. zweimal jährlich auf einschlägigen
Fortbildungen und Tagungen in Deutschland mit einem Stand vertreten gewesen
sei, auf dem er Depyrrol-Präparate und damit im Zusammenhang stehendes
Informationsmaterial (Broschüre „Was ist HPU?“; Forschungsbericht „Effekt
Depyrrol auf HPU“) vorgestellt habe und, dass teilweise Vertreter des
Konkurrenzprodukts „Kryptosan“ auf denselben Tagungen mit einem Stand
vertreten gewesen seien. Er habe in Fachzeitschriften mit Fachbeiträgen auf
Depyrrol-Präparate hingewiesen und diese entsprechend beworben. Damit sei es
nach der Lebenserfahrung als ausgeschlossen anzusehen, dass die P… AG
als eine von sehr wenigen Mitbewerbern und trotz eigener Marktpräsenz mit
„Kryptosan“ keine Kenntnis von der Vorbenutzung der Marke „Depyrrol“ – durch
wen genau auch immer – in Deutschland gehabt habe.
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Da der Makel der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung dauerhaft anhafte, sei
der Umstand, dass die angegriffene Marke mehrfach auf andere Inhaber
übertragen worden sei, für die Feststellung der Bösgläubigkeit unschädlich. Die
damalige Anmelderin, die P… AG, habe die angegriffene Marke angesichts des
Konkurrenzpräparats „Kryptosan“ als direkte Wettbewerberin und in Kenntnis der
Vorbenutzung des Löschungsantragstellers angemeldet. Hinreichende
Anhaltspunkte für einen eigenen, ernsthaften Benutzungswillen der P… AG
fehlten. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingereichten Unterlagen,
eine Auftragsbestätigung vom 13. Oktober 2016 und Rechnung vom 31. Januar
2017 zur Lieferung eines Nahrungsergänzungsmittels, belegten nicht die Absicht
der P… AG, ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung „Depyrrol“
im Inland in den Verkehr zu bringen. Dem würde auch der Wortlaut der von der
Inhaberin der angegriffenen Marke vorgelegten E-Mail vom 11. Januar 2018
widersprechen, in dem diese ausgeführt habe:
„Soweit Herr K…/T… an Herrn M… nicht liefern
wollen, auch keine Vertriebsvereinbarung schließen wollen […] wird
Herr M… ein Produkt mit dem Namen Depyrrol selbst auf den Markt
bringen“.
Denn dadurch sei belegt, dass eine Benutzung der angegriffenen Marke durch die
Inhaberin der angegriffenen Marke (bzw. deren Rechtsvorgängerinnen) bis zu
diesem Zeitpunkt nicht erfolgt sei und diese für die Zukunft, sofern eine
vertragliche Vereinbarung zwischen den Beteiligten nicht zustande komme,
erwogen werde. Zugleich habe die Inhaberin der angegriffenen Marke bei einem
Scheitern einer Vereinbarung mit dem Löschungsantragsteller angekündigt, ihm
(bzw. der Vertriebsgesellschaft T… B.V.) eine Lizenzvereinbarung
anzubieten. Schließlich habe sie damit gedroht, den weiteren Vertrieb der Waren
unter der eingetragenen Marke „Depyrrol“ in Deutschland nicht zu dulden und ggf.
rechtliche Schritte einzuleiten, soweit die Waren nicht von ihr stammten und der
Vertrieb auch nicht anderweitig berechtigt erfolge. Insoweit sei von der Inhaberin
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der angegriffenen Marke eine erhebliche Drohkulisse aufgebaut und der Versuch
unternommen worden, den Löschungsantragsteller zum Abschluss einer
Vertriebs- oder Lizenzvereinbarung für den weiteren Vertrieb der Produkte in
Deutschland zu zwingen. Auch der weitere Inhalt der genannten E-Mail weise
deutlich auf das Vorliegen einer Behinderungsabsicht der Inhaberin der
angegriffenen Marke hin.
Die Markenabteilung hat weiter ausgeführt, der Umstand, wonach die derzeitige
Markeninhaberin während des laufenden Nichtigkeitsverfahrens damit begonnen
habe, über einen Internet-Shop unter der Domain „depyrrol.com“ von der T…
B.V. hergestellte Depyrrol-Präparate anzubieten, spreche weder für
das Vorliegen eines Benutzungswillens noch für eine Behinderungsabsicht im
Zeitpunkt der Anmeldung. Denn für den inländischen Vertrieb von durch die T…
B.V. in den Niederlanden hergestellten Mitteln unter der dort
geschützten Marke „Depyrrol“ sei die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht auf
einen eigenen Markenschutz im Inland angewiesen. Der Import und Vertrieb einer
Ware im Inland unter Beibehaltung der ausländischen Kennzeichnung, die im
Inland nicht markenrechtlich geschützt ist, sei weder markenrechtlich noch
lauterkeitsrechtlich zu beanstanden. Der vorgelegte „beispielhafte Lizenzvertrag“
sei als Nachweis für einen ernsthaften Benutzungswillen der Inhaberin der
angegriffenen Marke nicht heranzuziehen, nachdem bisher kein Lizenznehmer ein
eigenes mit der angegriffenen Marke gekennzeichnetes Nahrungsergänzungs-
mittel auf den Markt gebracht habe. Der Hinweis der Inhaberin der angegriffenen
Marke, sie würde Dritten den Abschluss von Lizenzverträgen für die Nutzung der
Marke „Depyrrol“ im Inland anbieten, spreche angesichts der Umstände des Falles
gerade nicht für einen eigenen Benutzungswillen, sondern für das Vorliegen einer
Behinderungsabsicht. Als weiteres Indiz für das Vorliegen einer Behinderungs-
absicht wertet die Markenabteilung zudem die von Seiten der Inhaberin der
angegriffenen Marke veranlasste Sperrung der Marke „Depyrrol“ bei der Online-
Handelsplattform „Amazon“. Einer solchen bedürfe es nicht, wenn es der
Inhaberin der angegriffenen Marke in erster Linie um die von ihr behauptete
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Steuerung eigener Vertriebsaktivitäten ginge, denn hierfür könne sie das
Einstellen von Angeboten über Amazon einfach unterlassen. Eine solche
Sperrung mache vielmehr nur dann Sinn, wenn Dritte von einem Vertrieb bei der
Handelsplattform „Amazon“ ausgeschlossen werden sollten.
Zusammenfassend sei somit festzustellen, dass die P… AG als ursprüngliche
Anmelderin die angegriffene Marke ausschließlich oder zumindest vorrangig in der
Absicht angemeldet habe, um Dritte am (weiteren) Vertrieb der vom
Löschungsantragsteller entwickelten und in seinem Auftrag hergestellten sowie mit
seiner Zustimmung vermarkteten Nahrungsergänzungsmittel unter der im Inland
bereits eingeführten, aber nur im Ausland eingetragenen Marke „Depyrrol“ zu
behindern, indem sie diese zum Abschluss von Vertriebs- oder Lizenz-
vereinbarungen zwinge. Insoweit sei eine bösgläubige Anmeldung unter dem
Gesichtspunkt des zweckwidrigen Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf
zweifelsfrei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. gegeben. Auf das seitens des
Löschungsantragstellers erstmalig mit Schriftsatz vom 9. Februar 2018 geltend
gemachte Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG komme es trotz der
damit verbundenen sachdienlichen Antragserweiterung (§§ 263, 264 ZPO analog)
nicht an. Ebenso wenig seien die erst im weiteren Verlauf des Verfahrens
vorgetragenen Löschungsgründe gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und gemäß
§ 51 Abs. 1 i. V. m. §§ 12, 4 Nr. 2 MarkenG aufgrund des abschließenden
Katalogs in § 50 Abs. 1 MarkenG Prüfungsgegenstand im vorliegenden
Nichtigkeitsverfahrens nach §§ 50, 54 MarkenG a. F..
Die zu Lasten der Inhaberin der angegriffenen Marke erfolgte Kostenentscheidung
entspreche der Billigkeit, da einer bösgläubigen Markenanmeldung stets ein
rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liege.
Gegen den ihr am 25. Oktober 2019 zugestellten Beschluss der Markenabteilung
3.4 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 22. November 2019
Beschwerde eingelegt. Zur Begründung macht sie geltend, die Voraussetzungen
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der Bösgläubigkeit lägen nicht vor. Die streitgegenständliche Marke sei nicht
angemeldet worden, um den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören, für diesen
den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren oder die Marke zweckfremd als Mittel
des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Die für das Vorliegen der Bösgläubigkeit
erforderlichen Voraussetzungen hätten bei der Anmelderin nicht vorgelegen. Der
Löschungsantragsteller habe dazu nicht substantiiert vorgetragen. Der die
Bösgläubigkeit bejahende Beschluss der Markenabteilung würde im Wesentlichen
auf bloßen Vermutungen ins Blaue hinein beruhen, die für die Annahme einer
Bösgläubigkeit nicht ausreichten, zumal die objektiven Umstände eindeutig gegen
das Vorliegen einer Bösgläubigkeit sprächen.
Während der Löschungsantragsteller nichts dazu vorgetragen habe, was für die
Annahme eines zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel im Wettbewerb
sprechen könnte, habe die Inhaberin der angegriffenen Marke auch gegenüber
dem Löschungsantragsteller kommuniziert, dass sie beabsichtige, den für ihn nicht
geschützten Namen zu nutzen. Denn es sei unstreitig, dass sie Produkte verkaufe,
die sie von der niederländischen Firma T… B.V. beziehe, mit der der
Löschungsantragsteller in den Niederlanden zusammenarbeite. Auch habe sie
eine Domain mit dem Namen „Depyrrol“ angemeldet und betreibe unter dieser
Bezeichnung einen Onlineshop zum Vertrieb von Depyrrol-Produkten.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe nicht mit der Absicht, zu behindern,
gehandelt. Insoweit sei es der Markenabteilung auch nicht gelungen, darzulegen,
dass die anmeldende P… AG Kenntnis von der Benutzung der Marke durch
den Löschungsantragsteller gehabt habe. Jedenfalls fehle aber das Merkmal der
Behinderungsabsicht, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den
Löschungsantragsteller oder gegen die Firma T… B.V. aus der
Marke gerade nicht vorgegangen sei. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe
die Marke „Depyrrol“ nur in den Ländern verwenden wollen, in denen dem
Löschungsantragsteller keine Markenrechte zustünden. Sie habe Lizenzen
erteilen wollen und würde ihm nach wie vor anbieten, den Vertrieb in Deutschland
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zu übernehmen und eine Lizenz- oder Abgrenzungsvereinbarung abzuschließen,
um sämtliche laufenden Verfahren zu beenden. Das Interesse der Inhaberin der
angegriffenen Marke gelte in erster Linie dem Vertrieb eines Nahrungs-
ergänzungsmittels, am liebsten unter dem Namen „Depyrrol“. Sie habe unter der
Marke in den Jahren 2018 und 2019 erfolgreich Nahrungsergänzungsmittel
vertrieben. Es sei der Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht darum
gegangen, den Löschungsantragsteller im Inland von der Markennutzung zu
sperren, nachdem sie selbst seine Produkte mit der Verpackung aus den
Niederlanden verkaufe. Sie beziehe Waren der T… B.V., die die
Produkte des Löschungsantragstellers herstelle. Sie mache ihm gegenüber auf
Grundlage der Marke keine pekuniären Ansprüche geltend. Dem Löschungs-
antragsteller, der unstreitig ein Produkt bei der Markenanmeldung im Geltungs-
bereich des Markengesetzes nicht angeboten oder verkauft habe, sei es nicht
gelungen, das Vorliegen der Bösgläubigkeit nachzuweisen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. Oktober 2019 aufzuheben und den Antrag auf
Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 235 400 zurückzuweisen,
dem Löschungsantragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen
sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
Der Löschungsantragsteller beantragt,
die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke
zurückzuweisen.
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Er hält die Voraussetzungen der Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Marken-
anmeldung nach wie vor für gegeben, denn diese sei rechtsmissbräuchlich,
zwecks Sperrung eines seit vielen Jahren auf dem deutschen Markt verwendeten
Zeichens und mit dem Ziel, den bisherigen Zeichennutzer unter Druck zu setzen,
erfolgt.
Der Löschungsantragsteller sei Biochemiker und habe 1989 in den Niederlanden
eine sogenannte „Low-profit-Organisation“ unter dem Namen „K…“ (K…
…) gegründet. Die Erträge der Organisation flößen in
die Forschung. Seit 1993 erforsche der Löschungsantragsteller die
Stoffwechselkrankheit „HPU“ (Hämopyrrollaktamurie). Dies sei eine Krankheit, die
dazu führe, dass die Betroffenen einige Vitamine und Mineralstoffe mit dem Urin
ausschieden, die dadurch dem Körper entzogen würden, was Mangelzustände zur
Folge habe. Der Löschungsantragsteller habe für diese Personengruppe im Jahr
2002 ein Produkt entwickelt, das unter der Bezeichnung „Depyrrol“ in den
Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten werde. Das
Mittel werde von einem Drittunternehmen, der Firma T… B.V.,
produziert und in zahlreichen Apotheken in den genannten Ländern verkauft. Die
Bezeichnung „Depyrrol“ sei seit dem 11. März 2002 für den Löschungs-
antragsteller als Wortmarke für die Waren der Klasse 5 „pharmazeutische
Nahrungsergänzungsmittel für den menschlichen Gebrauch“ beim Benelux-
Markenamt eingetragen. Mittlerweile böten einige Wettbewerber ähnliche
Nahrungsergänzungsmittel an, wobei der Markt relativ klein sei. So seien die
Wettbewerbsprodukte im Wesentlichen die Produkte „B-Life Protect“ der
Heidelberger C… GmbH sowie „Kryptosan“, das von den Herren M1… und
M2…, den Inhabern der Beschwerdeführerin vertrieben werde. Der
Löschungsantragsteller habe in den Jahren 2002 bis 2017 mit direkten
Lieferungen der K… an Endverbraucher auf dem deutschen Markt jährliche
Umsätze in Höhe von jeweils über 50.000,- Euro bis über 100.000,- Euro (vor
allem seit dem Jahr 2015) generiert, was durch die eidesstattliche Versicherung
vom 28. Mai 2018 belegt werde (unter Verweis auf Anlage A 5 zum Schriftsatz
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vom 30. Mai 2018). Diese Zahlen würden die Lieferungen an Apotheken,
Webshops oder Krankenhäuser in Deutschland nicht miteinbeziehen, die sich
jährlich auf etwa 100.000,- Euro beliefen. Auch sei der Löschungsantragsteller
etwa zweimal im Jahr mit einem Stand auf Fortbildungen und Tagungen in
Deutschland vertreten gewesen und habe in Informationsbroschüren (unter
Verweis auf Anlage BG 2 zum Schriftsatz vom 29. April 2020), mit Hilfe zahlreicher
Werbematerialien und in Aufsätzen in Fachzeitschriften (unter Verweis auf „OM &
Ernährung“, Heft Nr. 2008/124, als Anlagen BG 4 und 5 zum Schriftsatz vom
29. April 2020) auf seine Produkte aufmerksam gemacht. Dabei sei es
vorgekommen, dass auch Vertreter des Produkts „Kryptosan“ mit einem Stand vor
Ort gewesen seien. Insofern sei davon auszugehen, dass sie den Löschungs-
antragsteller zur Kenntnis genommen hätten. Nach der von Herrn M1…
am 15. Dezember 2016 für die P… AG, Schweiz, vorgenommenen Marken-
anmeldung sei der Löschungsantragsteller von seinen Kunden angesprochen
worden, ob sein Unternehmen verkauft worden sei, denn erste Kunden seien
offenbar mit Anfragen nach der Berechtigung der Nutzung der Bezeichnung von
der Beschwerdeführerin unter Druck gesetzt worden. Diese habe zudem kraft der
ihr zustehenden formalen Rechtsposition den Vertrieb der Depyrrol-Produkte über
Amazon in Deutschland sperren lassen. Des Weiteren habe Herr M… mit dem
Löschungsantragsteller telefonisch Kontakt aufgenommen, um über eine
Zusammenarbeit zu sprechen und deutlich zu machen, dass der deutsche Markt
für ihn ansonsten verschlossen bleibe. Der Löschungsantragsteller habe jegliche
Zusammenarbeit abgelehnt, da er dieses Vorgehen, die Herren M… und deren
Geschäftspraktiken ganz allgemein für nicht seriös gehalten habe. Die
Verwendung der Marke durch die Beschwerdeführerin beschädige den guten Ruf
von jener und des dahinterstehenden Produktes des Löschungsantragstellers,
was sich bereits an der unterschiedlichen Fassung der Warnhinweise des
Beipackzettels für „Depyrrol Plus New Formula“ des Löschungsantragstellers
einerseits und der Formulierung der Presseerklärung der Inhaberin der
angegriffenen Marke andererseits zeige (unter Verweis auf Anlagen BG 7 und 8
zum Schriftsatz vom 29. April 2020). Am 15. Dezember 2017 sei es zu einem
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Telefonat zwischen den Verfahrensbevollmächtigten der Beteiligten gekommen.
Auch darin sei indirekt kommuniziert worden, dass die Inhaberin der angegriffenen
Marke eine erhebliche Geldzahlung erwarte, damit die formale Blockade des
deutschen Markts wieder aufgehoben werde. Die geschäftlichen Vorstellungen der
Beteiligten seien danach mit E-Mail vom 11. Januar 2018 weiter konkretisiert
worden (unter Verweis auf Anlage BG 10 zum Schriftsatz vom 29. April 2020).
Darin sei unter anderem vom Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der
angegriffenen Marke ausgeführt worden:
„Im Grunde kann man die Sache auf einige klare Punkte festzurren und sich wie folgt
einigen: Herr M… erteilt Ihrer Seite Lizenzen zu marktüblichen Konditionen und
gegebenenfalls umgekehrt. Der Vorteil für Ihre Seite liegt auf der Hand: Der Vertrieb
ist weiterhin möglich und hinsichtlich der Markenrechte ist die Sache geklärt - es gibt
nur Ihre Seite und Herrn M…. Zudem würde Herr M… auch kein entsprechendes
Konkurrenzprodukt unter anderem Namen etablieren. Andere Lösungen im Detail
unter Berücksichtigung des Vorstehenden sind natürlich denkbar, wenn Ihre Seite
etwas konkretes vorschlägt. Allerdings wird sich Herr M… die Marke nicht für ein
paar zehntausend Euro abkaufen lassen, ohne dann hinterher Depyrrol vertreiben zu
können. Herrn M… geht es nämlich genau darum: Verkauf und Vertrieb eines
Nahrungsergänzungsmittels. “
Eine eigene ernsthafte Nutzung der Marke sei seitens ihrer Inhaberin bisher im
geschäftlichen Verkehr weder erfolgt, noch sei diese beabsichtigt. Insoweit werde
ihr Vortrag bestritten, wonach über ihren Webshop tatsächlich Produkte vertrieben
worden seien. Im Übrigen deuteten die diesbezüglich von ihr eingereichten
Unterlagen nicht auf einen Vertrieb von Waren unter der Marke „Depyrrol“ hin,
sondern bewiesen nur einen Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln. Umsätze
der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Depyrrol würden ebenso ausdrücklich
bestritten wie der Umstand, wonach sie mit Dritten Lizenzverträge abgeschlossen
habe.
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Aus Sicht des Löschungsantragstellers hätte die Marke zudem gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 4 MarkenG aufgrund der in Deutschland erfolgten langjährigen Benutzung
durch ihn und der sich dadurch ergebenden erheblichen Täuschungsgefahr nicht
eingetragen werden dürfen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den rechtlichen Hinweis des
Senats vom 12. Oktober 2021 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde und die Anträge der Inhaberin der angegriffenen Marke sind
zurückzuweisen.
1. Mit Wirkung zum 14. Januar 2019 ist das für das Verfahren maßgebende Recht
durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357)
geändert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung
der Rechtslage folgt daraus nicht. Der Löschungsantrag ist am 7. Juli 2017 und
damit vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so dass gemäß § 158 Abs. 8
MarkenG § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG in seiner neuen
Fassung und § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner davor geltenden Fassung
anzuwenden ist (vgl. BGH GRUR 2020, 1089 Rn. 24 - Quadratische
Tafelschokoladenverpackung II; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 10 - Black Friday).
Der seitens des Löschungsantragstellers geltend gemachte Löschungsgrund der
Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 10 MarkenG a. F. findet sich identisch in § 8
Abs. 14 MarkenG.
- 18 -
2. Laut Handelsregister B … des Amtsgerichts M… hat die
R… UG (haftungsbeschränkt), die als Rechtnachfolgerin
der S… LLC gemäß Schriftsatz vom 9. März 2018 als neue
Inhaberin der angegriffenen Marke in das Nichtigkeitsverfahren eingetreten ist, am
30. März 2020 umfirmiert in B… GmbH. Dabei handelt es sich lediglich
um eine Namensänderung, die nicht zu einem Inhaber- oder Beteiligtenwechsel
mit den sich daraus ergebenden Folgen nach § 28 Abs. 2 MarkenG führt.
3. Die Beteiligtenfähigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zu bejahen.
In das Handelsregister wurde am 6. Dezember 2021 eingetragen, dass die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der B… GmbH
mangels Masse abgelehnt worden und die Gesellschaft aufgelöst ist. Diese auf
§ 394 Abs. 1 FamFG beruhende Maßnahme hat die Vollbeendigung der Inhaberin
der angegriffenen Marke sowie grundsätzlich den Verlust ihrer Rechts- und damit
auch ihrer Partei- bzw. Beteiligtenfähigkeit gemäß § 50 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82
Abs. 1 MarkenG zur Folge (vgl. BGH NJW 2015, 2424 Rn. 19). Ausnahmsweise
besteht diese jedoch fort, wenn es sich um einen Rechtsstreit handelt, der
Ansprüche zum Gegenstand hat, die sich nach der Löschung als vorhanden
herausstellen (vgl. BGH NJW 2003, 2232) oder Ansprüche gegen die Gesellschaft
geltend gemacht werden, die kein Aktivvermögen voraussetzen (vgl. Zöller,
Zivilprozessordnung, 34. Auflage, § 50, Rn. 4b).
Die angegriffene Marke war zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde am
22. November 2019 als auch der Entscheidung über das Rechtsmittel im Register
eingetragen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke verfügt somit noch über zu
liquidierendes Aktivvermögen, das ihr ohne ihre Mitwirkung nicht entzogen werden
darf. Sie macht mit der Beschwerde ihren Anspruch auf Erhalt ihres Markenrechts
geltend, der auch nach ihrer Auflösung noch besteht. Unter Zugrundelegung der
- 19 -
einleitend dargestellten Grundsätze zu § 50 Abs. 1 ZPO ist die Beteiligtenfähigkeit
der Inhaberin der angegriffenen Marke somit weiterhin gegeben.
4. Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und unter Zugrundelegung der
Ausführungen unter Ziffer 3 auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin
der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Denn aufgrund der
Gesamtumstände des Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die
Anmelderin und ursprüngliche Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig
war und demzufolge die Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1
MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG
zu löschen ist.
a) Die Voraussetzungen für die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit
inhaltlicher Prüfung nach § 53 Abs. 5 Satz 2 MarkenG liegen vor.
Zum Zeitpunkt des Eingangs des Löschungsantrags am 7. Juli 2017 war noch die
P… AG als Inhaberin der angegriffenen Marke eingetragen. Aufgrund des am
18. Juli 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrags
wurde die S… LLC am 31. Juli 2017 als Rechtsnachfolgerin
im Markenregister vermerkt. Demzufolge wurde gemäß § 28 Abs. 3 Satz 1
MarkenG an ihren Zustellungsbevollmächtigten am 2. August 2017 der
Löschungsantrag als Übergabeeinschreiben versandt. Dieser gilt spätestens am
5. August 2017 als zugestellt (§ 4 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 VwZG i. V. m. § 94
Abs. 1 MarkenG). Mit am 29. September 2017 per Fax beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom 28. September 2017 hat die
Kanzlei N… Rechtsanwälte als Vertreterin der S… LLC
der Löschung innerhalb der zweimonatigen Frist des § 53 Absatz 4 MarkenG bzw.
§ 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. widersprochen.
- 20 -
Ihre Verfahrensbevollmächtigten haben zwar - anders als die Vertreter der
R… UG (haftungsbeschränkt) mit Schreiben vom 9. März
2018 - nicht ausdrücklich erklärt, dass die S… LLC das
Nichtigkeitsverfahren gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG übernimmt. Eine solche
Übernahme ergibt sich allerdings aus den Ausführungen in ihrem Schreiben vom
28. September 2017. Der im Namen und Auftrag der S…
LLC erklärte Widerspruch gegen die Löschung sowie die hierzu ergangene
Begründung belegen deren Verteidigungsabsicht, die nur dann Sinn macht, wenn
sie in das Nichtigkeitsverfahren eintritt. Für die Übernahme eines Verfahrens
durch einen Rechtsnachfolger gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG bedarf es
keiner ausdrücklichen Erklärung. Vielmehr kann von einer Übernahme auch dann
ausgegangen werden, wenn aufgrund der äußeren Umstände, insbesondere in
Form konkludenten Verhaltens, darauf geschlossen werden kann, dass der
Rechtsnachfolger als Beteiligter eines die übertragene Marke betreffenden
Verfahrens behandelt werden und dieses als eigenes fortführen will.
Das Vorbringen des Löschungsantragstellers in dem Schriftsatz vom 16. Oktober
2017, wonach die S… LLC nicht existiere und somit gemäß
§ 7 MarkenG nicht als Markeninhaberin eingetragen werden könne, stellt die
Wirksamkeit des von ihr erklärten Widerspruchs nicht in Frage. Sie war zum
Zeitpunkt der Widerspruchserklärung als Markeninhaberin im Register vermerkt
und kann die zur Verteidigung der Markeneintragung gebotenen Erklärungen
abgeben, weil sie insoweit als rechts- und parteifähig zu behandeln ist (vgl. dazu
BGH GRUR 2012, 315 Rn. 14 - akustilon mit Verweis auf BGHZ 24, 91 [94]
= NJW 1957, 989; NJW 1982, 238). Im Übrigen wird gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG
vermutet, dass der S… LLC das Recht an der
angegriffenen Marke zustand.
- 21 -
b) Nach Überzeugung des Senats ist die angegriffene Marke am
15. Dezember 2016 bösgläubig angemeldet worden.
(1) Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszugehen, wenn die
Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unlauter erfolgte.
Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn
das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in
erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines
Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist
(vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance). Daher steht der
Annahme der Bösgläubigkeit nicht bereits die Behauptung oder der Nachweis des
eigenen Benutzungswillens des Markenanmelders entgegen. Vielmehr ist eine
Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei bereits die
Markenanmeldung der erste Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes sein kann. Ein
solcher kann aber auch erst aufgrund der späteren Ausübung des mit der
Eintragung gesicherten Monopolrechts zu bejahen sein (vgl. BGH GRUR
2001, 242, 243 f. - Classe E; GRUR 2004, 510 ff. - S100; BPatG GRUR
2001, 744, 746 f. - S100).
Ein Markenanmelder handelt zwar nicht bereits dann unlauter, wenn er weiß, dass
ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren oder Dienstleistungen benutzt,
ohne hierfür einen formalen Kennzeichnungsschutz erworben zu haben. Vielmehr
müssen auf Seiten des Markenanmelders besondere Umstände hinzutreten, die
die Markeneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen
lassen. Solche Umstände können darin begründet sein, dass der Anmelder in
Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers ohne
zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren und
Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung
mit dem Ziel oder der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu
sperren, als Kennzeichen eintragen lässt oder der Markenanmelder die mit der
- 22 -
Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich
unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel das Wettbewerbskampfes
einsetzt (vgl. BGH GRUR 2016, 378 - Liquidrom; GRUR 2012, 429 Rn. 10 -
Simca; GRUR 2004, 510 - S100; GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck;
GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance; GRUR 2009, 780 Rn. 11 - Ivadal).
Für die Frage der Bösgläubigkeit ist allein auf den Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rn. 35, 53 –
Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; GRUR 2016, 378 Rn 14 - LIQUIDROM; BGH
GRUR 2016, 380 Rn. 12 - GLÜCKSPILZ). Dies schließt jedoch eine
Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der
Markenanmeldung nicht aus. So wird ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des
Markenanmelders häufig erst aus einer späteren Rechtsausübung ersichtlich, die
zwar als solche den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. nicht erfüllt,
aber Rückschlüsse auf eine bereits zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Absicht
erlaubt (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 - Glückspilz; BPatG 29 W (pat) 16/14 -
YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1043).
(2) Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass alle Aussagen zur fehlenden
Bösgläubigkeit nicht von der P… AG als Anmelderin, sondern von ihren
Rechtsnachfolgerinnen stammen. Allerdings wurden alle Inhaberinnen der
angegriffenen Marke einschließlich der Anmelderin von Herrn M1… bzw. Herrn
M2… vertreten. So ist das Schreiben vom 8. Februar 2017, in dem die
P… AG ihr Einverständnis zu einer Umbuchung erklärt, von Herrn M1…
M… unterschrieben. Auch im Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs von
der P… AG auf die S… LLC vom 6. Juli 2017 findet sich
sowohl auf Seiten der Übertragenden als auch auf Seiten der Übernehmerin die
Unterschrift von Herrn M1…, während Herr M2… darin als
Zustellungsbevollmächtigter für beide Unternehmen genannt ist. In dem Antrag auf
Eintragung des Rechtsübergangs vom 18. August 2018 haben wiederum Herr
- 23 -
M1… für die S… LLC als Übertragende und Herr
M2… für die R… UG (haftungsbeschränkt) als
Übernehmerin unterschrieben. Zudem war Letztgenannter bis zum 18. Juni 2019
als Geschäftsführer der R… UG (haftungsbeschränkt) im
Handelsregister eingetragen.
Soweit juristische Personen Marken anmelden, sind für das subjektive Element
der Bösgläubigkeit die Position und Motivation der für solche Unternehmen
vertretungsberechtigt handelnden natürlichen Personen maßgeblich (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1037). Insofern
muss sich die P… AG die Absichten von Herrn M1… analog § 166
Abs. 1 BGB zurechnen lassen. Auf diese kann nicht nur aufgrund der in den
eingereichten Schriftsätzen geschilderten Tatsachen, sondern auch aufgrund der
Äußerungen von Herrn M2…, auf die im Folgenden Bezug genommen
wird, geschlossen werden. Die Herren M1… und M2… haben
ausweislich des Akteninhalts ihr Vorgehen koordiniert, was Absprachen und
gegenseitige Unterrichtung über die geplanten Schritte voraussetzt. Insofern
können die Schriftsätze aller Inhaberinnen der angegriffenen Marke zur Ermittlung
der Motivation der Anmelderin herangezogen werden.
(3) Von einem schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Depyrrol“
zugunsten des Löschungsantragstellers oder eines Dritten zum Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke am 15. Dezember 2016 kann vorliegend
nicht ausgegangen werden.
Ein durch die Anmeldung gestörter Besitzstand muss im Inland bestehen und
durch eine hinreichende Marktpräsenz sowie die daraus folgende Bekanntheit der
Kennzeichnung belegt sein (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage,
§ 8 Rn. 1085). Dazu sind in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den
Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung und zur Bedeutung dieser
- 24 -
Größen für das Unternehmen erforderlich (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 27 -
Flasche mit Grashalm).
Ausweislich der als Anlage A 5 zum Schriftsatz vom 30. Mai 2018 eingereichten
eidesstattlichen Versicherung des Löschungsantragstellers vom 28. Mai 2018 hat
er bereits seit dem Jahr 2002 und somit deutlich vor dem Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2016 ein Nahrungsergänzungsmittel
mit der Bezeichnung „Depyrrol“ für Menschen mit der Stoffwechselkrankheit „HPU“
(Hämopyrrollaktamurie) in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der
Schweiz vertrieben. Die in Deutschland von 2002 bis 2017 erzielten
Jahresumsätze lagen zwischen etwa 52.000,- Euro und etwa 117.000,- Euro.
Allerdings kann den eingereichten Unterlagen des Löschungsantragstellers nicht
mit der erforderlichen Sicherheit entnommen werden, ob die Kennzeichnung durch
eine gewisse Marktpräsenz ausreichende Bekanntheit bei den angesprochenen
inländischen Verkehrskreisen erlangt hat, was für einen Eingriff in den
schutzwürdigen Besitzstand eines Dritten der Fall sein muss (siehe zur
Bekanntheit BGH GRUR 2014, 780 - Liquidrom; Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 1091; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 8
Rn. 308).
Ein schutzwürdiger Besitzstand muss zwar nicht zwingend für den
Löschungsantragsteller selbst bestehen. Allerdings wird aus seinem Vorbringen
nicht hinreichend deutlich, wie die Vermarktungsstrukturen gestaltet waren sowie
wer letztendlich in seinem Auftrag die mit der Kennzeichnung „Depyrrol“
versehenen Produkte in Deutschland vertrieben hat und somit auf dem
inländischen Markt vornehmlich in Erscheinung getreten ist (vgl. dazu BPatG
GRUR 2010, 431 - Flasche mit Grashalm; GRUR 2014, 780 - Liquidrom). So
wurde ausgeführt, dass Depyrrol-Produkte durch Vertriebspartner und
Produkthersteller wie die Firma T… B.V., aber auch durch die mit
dem Löschungsantragsteller in Verbindung stehende Organisation K… (K…
…) in Deutschland vermarktet worden seien.
- 25 -
Gleichzeitig fand über die Onlinehandel-Plattform Amazon durch die Inhaberin der
angegriffenen Marke offenbar ein Vertrieb statt. Demzufolge ist nicht ausreichend
deutlich geworden, inwieweit der Löschungsantragsteller, seine Lizenznehmer
oder mit ihm zusammenhängende Vertriebspartner auf dem inländischen Markt
zugegen waren und für wen ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist.
(4) Aus den von der Inhaberin der angegriffenen Marke selbst vorgelegten
Unterlagen geht deutlich hervor, dass die Anmeldung in der Absicht, die
wettbewerbliche Entfaltung des Löschungsantragstellers zu behindern, erfolgte
(vgl. hierzu BGH GRUR 2012, 429 Rn. 10 - Simca). Dabei muss die Absicht, die
Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes zu verwenden, nicht der
einzige Beweggrund sein. Es reicht aus, dass diese Absicht jedenfalls ein
wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS). Der
Umstand, die Marke selbst auch benutzen zu wollen, schließt die Annahme der
wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht nicht aus. Die Schwelle zur
Bösgläubigkeit ist dann überschritten, wenn das Verhalten eines
Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die
Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung Dritter und nicht auf die
Förderung der eigenen Wettbewerbssituation gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2008,
621 Rn. 32 - AKADEMIKS; BGH GRUR 2005, 581, 582 Rn. 18 - The Colour of
Elegance; BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 31 - Flasche mit Grashalm).
Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 15. Dezember 2016
hat der Löschungsantragsteller nicht nur - wie oben ausgeführt - bereits seit dem
Jahr 2002 Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland vertrieben. Diese und
ähnliche Waren finden sich zudem im Verzeichnis der angegriffenen Marke.
Darüber hinaus ist für den Löschungsantragsteller seit dem Jahr 2002 die
gleichlautende Wortmarke „Depyrrol“ beim Benelux-Markenamt unter der Nummer
719 766 für pharmazeutische Nahrungsergänzungsmittel für den menschlichen
Gebrauch eingetragen. Es ist davon auszugehen, dass dies der P… AG zum
- 26 -
Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war. So heißt es in der E-Mail des
Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke vom
11. Januar 2018 unter Ziffer 1.:
„Soweit Herr K…/T… an Herrn M… nicht liefern
wollen, auch keine Vertriebsvereinbarung schließen wollen …, wird
Herr M… ein Produkt mit dem Namen Depyrrol selbst auf den Markt
bringen. Er wird sich hierbei auf diejenigen Länder beschränken, in
denen Ihre Seite keine Markenrechte hält.“
In der E-Mail vom 11. Januar 2018 wird des Weiteren dargelegt, dass Herr M…
mit dem Löschungsantragsteller eine Vertriebsvereinbarung abschließen (Ziffer 1),
die angegriffene Marke behalten (Ziffer 2) und dem Löschungsantragsteller sowie
dessen Abnehmern für die Nutzung der Bezeichnung „Depyrrol“ in Deutschland
Lizenzen erteilen will, soweit die Waren nicht von der von ihm vertretenen
Inhaberin der angegriffenen Marke bezogen werden (Ziffer 2).
Dann erfolgt ein Hinweis auf das die Verhandlungsposition des Löschungs-
antragstellers einengende gegenständliche Markenrecht:
„Selbstverständlich wird Herr M… einen weiteren Vertrieb der Ware
mit seiner eingetragenen Marke „Depyrrol“ in Deutschland, soweit
solche Ware nicht von ihm kommt und auch in anderer Weise nicht
berechtigt erfolgt, nicht dulden und ggf. rechtliche Schritte einleiten.“
Auch wenn die E-Mail vom 11. Januar 2018 gut ein Jahr nach der Anmeldung der
angegriffenen Marke verfasst worden ist. so lässt sie doch Rückschlüsse auf die
Absichten der P… AG zum Zeitpunkt der Anmeldung am 15. Dezember 2016
zu, zumal kaum vorstellbar ist, dass sich erst danach die in der E-Mail vom
11. Januar 2018 zum Ausdruck kommenden Absichten entwickelt haben. Insofern
lässt diese darauf schließen, dass der Anmelderin bereits am 15. Dezember 2016
- 27 -
daran gelegen war, die mit der Anmeldung und Eintragung verbundene formal
günstige Rechtsposition in ihrem Interesse geltend zu machen und auszunutzen,
um hieraus eine für sie günstige Verhandlungsposition gegenüber dem
Löschungsantragsteller herbeizuführen. Nicht nur die E-Mail vom 11. Januar 2018
spricht dafür, dass bereits die P… AG als Rechtsvorgängerin der Inhaberin der
angegriffenen Marke mit der Anmeldung das Ziel verfolgt hat, Vertriebspartnerin
des Löschungsantragstellers zu werden und nach von ihr bestimmten
Bedingungen von dem Vertrieb der Depyrrol-Produkte des Löschungs-
antragstellers in Deutschland zu profitieren, nachdem der Absatz durch die
Anmeldung und Eintragung der angegriffenen Marke verhindert, zumindest jedoch
erschwert worden ist. Dies wird auch daran deutlich, dass die Inhaberin der
angegriffenen Marke nach ihrem Vortrag in den Jahren 2018 und 2019 Umsätze
mit dem Vertrieb von Depyrrol-Artikeln des Löschungsantragstellers erzielt hat und
hierfür Zeugenbeweis anbietet. Die Richtigkeit dieses Vorbringens unterstellt,
bestätigt es lediglich ihre bereits bei der Anmelderin vorhandene Absicht, an den
Erlösen des Löschungsantragstellers aus dem Verkauf von Depyrrol-Produkten
teilzuhaben und sich zur Umsetzung dieses Plans der in Rede stehenden Marke
zu bedienen. Dies wird ergänzend durch ihren Hinweis darauf, dass es der
Löschungsantragsteller unterlassen habe, die Bezeichnung „Depyrrol“ in
Deutschland als Marke anzumelden, offenbar.
Andererseits sind keine Umstände geltend gemacht worden, die erkennen lassen,
dass die Anmeldung der angegriffenen Marke in keinem Zusammenhang mit den
Produkten des Löschungsantragstellers steht. So hat die Beschwerdeführerin
nicht vorgetragen, die P… AG wollte Waren aus eigener Herstellung oder
Waren vertreiben, die nicht vom Löschungsantragsteller stammen oder von ihm
maßgeblich entwickelt worden sind. Zusammenfassend lässt sich somit ein
berechtigtes Eigeninteresse der P… AG an der Anmeldung nicht feststellen
(vgl. hierzu auch BGH GRUR 1967, 304, 306 f. - Siroset; GRUR 2009, 780 Rn. 15
- Ivadal).
- 28 -
Die Behauptung, der hinter der Inhaberin der angegriffenen Marke stehende Herr
M2… sei davon ausgegangen, der Löschungsantragsteller habe keine
eigenen wirtschaftlichen, sondern nur wissenschaftliche Interessen, so dass die
Inhaberin der angegriffenen Marke seine Position nicht beeinträchtigen könne,
nachdem es ihr (und dem Löschungsantragsteller nicht) um den Verkauf und
Vertrieb eines Nahrungsergänzungsmittels gegangen sei, ist unbehelflich. Der
Löschungsantragsteller hat bereits vor der Anmeldung Umsätze mit
Nahrungsergänzungsmitteln unter der Bezeichnung „Depyrrol“ in Deutschland
generiert (vgl. eidesstattliche Versicherung vom 28. Mai 2018). Inwieweit der
Löschungsantragsteller dabei in erster Linie an einem Verdienst oder an Geldern
für seine Forschungsunternehmen interessiert war, ist für die Bewertung der
Bösgläubigkeit der Anmelderin unerheblich.
Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zu berücksichtigende
rechtfertigende Umstände oder entlastende Indizien, die gegen eine
Behinderungsabsicht der Anmelderin und ursprünglichen Markeninhaberin
sprechen, sind nicht ersichtlich.
(5) Die Frage, wer im Fall einer Bösgläubigkeit im Nichtigkeitsverfahren die
Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen für das Schutzhindernis
trägt, muss vorliegend nicht beantwortet werden, weil sich nach Überzeugung des
Senats eine Bösgläubigkeit der Anmelderin insbesondere aus der E-Mail vom
11. Januar 2018, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingereicht
wurde, zweifelsfrei ergibt (vgl. dazu für die Verfallslöschungen und Verkehrsdurch-
setzungsverfahren BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 - Rocher-Kugel; GRUR 2009,
669 Rn. 31 - Post II und die neuesten Entscheidungen GRUR 2021, 1526 Rn. 37 -
NJW-Orange; GRUR 2021, 736 Rn. 22 - STELLA).
Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war nach alledem
zurückzuweisen.
- 29 -
5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat - wie bereits die ihr auferlegten
Kosten des patentamtlichen Nichtigkeitsverfahrens - die Inhaberin der ange-
griffenen Marke zu tragen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Zwar trägt in
Markenbeschwerdeverfahren jeder Beteiligte in der Regel seine Kosten selbst. Da
der bösgläubigen Anmeldung jedoch stets ein rechtmissbräuchliches Verhalten
zugrunde liegt, entspricht es in diesen Fällen grundsätzlich der Billigkeit, der
Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl.
hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 71 Rn. 19 m. w. N).
Umstände, von diesem Grundsatz im vorliegenden Fall abzuweichen, sind nicht
ersichtlich.
6. Vor diesem Hintergrund gibt es keinen Anlass, dem Löschungsantragsteller die
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, so dass auch der darauf gerichtete Antrag
der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen ist.
7. Entsprechendes gilt für die von der Inhaberin der angegriffenen Marke
beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG.
Hierfür besteht kein Grund, zumal der gegenständliche Beschluss keine Mängel
inhaltlicher oder formaler Art erkennen lässt.
8. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Keiner der
Beteiligten hat einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung
gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat hat mit dem rechtlichen Hinweis vom
12. Oktober 2021 deutlich gemacht, dass eine solche auch nicht für sachdienlich
erachtet wird (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
- 30 -
III.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird,
dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte
oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten in elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Kriener Fehlhammer


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