25 W (pat) 1/17  - 25. Senat (Marken)

BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



25 W (pat) 1/17
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
3. August 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Marke 301 54 569
(hier: Rückgängigmachung der Teillöschung nach Umklassifizierung
und Teilverlängerung)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 3. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

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beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die Marke

´roundMedia

ist am 12. September 2001 angemeldet und am 13. August 2002 unter der Re-
gisternummer 301 54 569 für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 16, 25, 35, 41 und 42 (als Leitklasse) eingetragen worden:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für
Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel;
Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 ent-
halten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Teile und Bestandteile vorgenannter Wa-
ren, soweit in Klasse 16 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten; Unterneh-
mensberatung, insbesondere Consulting und PR-Beratung; Werbung; Geschäftsführung,
Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marke-
ting, insbesondere Telefonmarketing und in elektronischen Medien; Zusammenstellen
verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern
Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Veranstalten von Messen und Ausstel-
lungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Marktforschung; Führung und Leitung von
Unternehmen sowie Hilfe bei der Geschäftsführung (Management-Dienstleistungen), ins-
besondere in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Sport; wirtschaftliche und organisato-
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rische Beratung und Vertretung von Einzelsportlern, Mannschaften und Sportverbänden;
Vermittlung von Personal, Sportlern und Künstlern; Dienstleistungen einer Arbeitsagen-
tur, nämlich Anwerbung, Verleih und Vermittlung von Arbeitskräften; Konzeption, Pla-
nung, Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Konzerten, Shows, Vorträgen,
Film-, DVD-, Multimedia- und Videoproduktionen, von Promotionsveranstaltungen; Ent-
wurf und Herausgabe von Texten, insbesondere von Werbetexten und Liedtexten, von
Musikkompositionen, insbesondere von Musikkompositionen im Bereich der Werbung
und der Promotion; Dienstleistungen einer Künstler- und einer Veranstaltungsagentur;
Dienstleistungen eines Video-, Ton- und Multimedia-Studios; Veranstaltung von Wettbe-
werben; Veröffentlichung von Medien; Herausgabe von Druckschriften und elektroni-
schen Medien; Veranstaltung von Workshops; Dienstleistungen eines Systemhauses,
nämlich Beratung von Dritten auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der
Kommunikationstechnologie, Konzeption und Entwicklung von Software und Hardware
für die Informationsverarbeitung und Telekommunikationstechnologie, der Netzwerktech-
nik und der Datenbankanwendungen sowie von Multimedia-Applikationen; technische
Beratung; Konzeption und Entwicklung von Soft- und Hardware auf dem Gebiet der elek-
tronischen Datenverarbeitung und der Datenübertragung, insbesondere im Internet/
Intranet, Extranet und im E-Business; Erstellen von Programmen für die Datenverarbei-
tung; Beratungs-, Konzeptions- und Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der elektroni-
schen Datenverarbeitung und Datenübertragung, insbesondere im Intranet/Internet,
Extranet und im E-Business; Konzeption, Erstellung und Vermietung von Netzwerkseiten,
von Netzwerk-Domains und Netzwerk-Homepages, insbesondere durch Bereitstellen
derselben; Bereitstellung von Software- und Hardware-Support; Konzeption, Entwurf,
Gestaltung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für Dritte; Vermittlung
und Verwaltung, Marketing und Werbung für und Verwertung von Rechten, insbesondere
von Medien-Rechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeits-
rechten und gewerblichen Schutzrechten; Veranstalten von Messen und Ausstellungen
für kulturelle und Unterrichtszwecke; Konzeption, Entwurf, Gestaltung und technische
Umsetzung von Marketing- und Werbemitteln, von Marketing-Aktionen, von Marketing-
und Werbeveranstaltungen.

Unter Verwendung des Formblatts für die Verlängerung der Schutzdauer einer
eingetragenen Marke hat die Markeninhaberin mit Eingang am 12. Septem-
ber 2011 beim Deutsche Patent- und Markenamt die teilweise Verlängerung der
Marke beantragt. Unter Punkt 6 des Formblatts hat sie angegeben, dass die Ver-
längerung der Schutzdauer nur für die Waren
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„Klasse Bezeichnung
16 alle Waren
35 alle Dienstleistungen
41 alle Dienstleistungen
42 alle Dienstleistungen“

gelten soll. Die Markeninhaberin hatte eine Einzeleinzugsermächtigung über
1010 Euro beigefügt.
Mit Schreiben vom 6. Oktober 2011 hat die Markenabteilung der Markeninhaberin
unter dem Betreff „Antrag auf teilweise Löschung vom 12. September 2011“ mit-
geteilt, dass bei einem Antrag auf teilweise Verlängerung bei einem – wie im vor-
liegenden Fall – bisher ungruppierten Waren und Dienstleistungsverzeichnis (An-
meldungen vor dem 1. Januar 2004) die bloße Klassenangabe nicht ausreichend
sei, sondern erforderlich sei, konkret die Waren oder Dienstleistungen, die
gelöscht bzw. nicht gelöscht werden sollen, zu benennen. Daraufhin hat die Mar-
keninhaberin angegeben, dass alle im Weiteren dann näher bezeichneten Waren
der Klasse 25, nämlich „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
sowie Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten“
gelöscht werden sollen. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2011 hat die Markenab-
teilung der Markeninhaberin unter dem Betreff „Teillöschung der Wortmarke
301 54 569 – ´roundMedia“ das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unter Be-
rücksichtigung der beantragten Teillöschung in Bezug auf die von der Markenin-
haberin benannten Waren der Klasse 25 übersandt. Mit Schreiben vom
10. November 2011, das gemäß dem Empfangsbekenntnis der Markeninhaberin
am 15. November 2011 zugegangen ist, hat die Markenabteilung unter dem Be-
treff „Verlängerung der Schutzdauer nach Umklassifizierung der o. g. Marke“ der
Markeninhaberin mitgeteilt, dass nach der 9. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in die Klassen 16, 28, 35, 41, 42
(Leitklasse) und 45 fallen würden und somit die Klasse 28 (Spielkarten) und die
Klasse 45 (Verwaltung für und Verwertung von Rechten, insbesondere von Me-
dien-Rechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrech-
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ten und gewerblichen Schutzrechten) hinzugekommen seien und dementspre-
chend für die Verlängerung der Marke wegen der zusätzlich anfallenden Klassen
noch zwei Klassengebühren in Höhe von insgesamt 520,00 Euro zu zahlen seien.
Die Markenabteilung hat weiter auf die bis zum 31. März 2013 laufende (zu-
schlagsfreie) Nachzahlungsfrist für die zusätzlichen Klassengebühren sowie
darauf hingewiesen, dass bei nicht vollständiger Zahlung gemäß § 47 Abs. 4
MarkenG die Marke hinsichtlich der Klassen 41 und 45 teilgelöscht werde. Mit
Schreiben vom 6. Mai 2013 hat die Markenabteilung schließlich mitgeteilt, dass
die Marke mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 (Schutzende) eingetragen sei für die
Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 28, 35 und der Leitklasse 42. Die
Dienstleistungen der Klassen 41 (Konzeption, Planung, Organisation, Veranstal-
tung und Durchführung von Konzerten, Shows, Vorträgen, Film-, DVD-, Multime-
dia- und Videoproduktionen, Dienstleistungen einer Künstler- und einer Veranstal-
tungsagentur; Dienstleistungen eines Video-, Ton- und Multimedia-Studios; Veran-
staltung von Wettbewerben; Veröffentlichung von Medien; Herausgabe von Druck-
schriften und elektronischen Medien; Veranstaltung von Workshops;) und der
Klasse 45 (Verwaltung für und Verwertung von Rechten, insbesondere von Me-
dien-Rechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrech-
ten und gewerblichen Schutzrechten) waren unter Verweis auf den Bescheid vom
10. November 2011 in der Aufstellung der geschützten Waren und Dienstleistun-
gen nicht mehr enthalten. Die Teillöschung ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2011
im Register vollzogen worden (Veröffentlichung DE Markenblatt Heft 23 vom
7. Juli 2013 Teil 5).

Die Marke ist seither (ungruppiert) mit Wirkung zum 1. Oktober 2011 im Register
eingetragen für die folgenden Waren der Klassen 16, 28, 35 und 42:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;
Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für
Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel;
Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 ent-
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halten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Teile und Bestandteile vorgenannter Wa-
ren, soweit in Klasse 16 enthalten; Unternehmensberatung, insbesondere Consulting und
PR-Beratung; Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing, insbesondere Telefonmarketing und in
elektronischen Medien; Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren
Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleich-
tern; Veranstalten von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke;
Marktforschung; Führung und Leitung von Unternehmen sowie Hilfe bei der Geschäfts-
führung (Management-Dienstleistungen), insbesondere in den Bereichen Wirtschaft,
Kultur und Sport; wirtschaftliche und organisatorische Beratung und Vertretung von Ein-
zelsportlern, Mannschaften und Sportverbänden; Vermittlung von Personal, Sportlern und
Künstlern; Dienstleistungen einer Arbeitsagentur, nämlich Anwerbung, Verleih und Ver-
mittlung von Arbeitskräften; Konzeption, Planung, Organisation, Veranstaltung und
Durchführung von Promotionsveranstaltungen; Entwurf und Herausgabe von Texten, ins-
besondere von Werbetexten und Liedtexten, von Musikkompositionen, insbesondere von
Musikkompositionen im Bereich der Werbung und der Promotion; Dienstleistungen eines
Systemhauses, nämlich Beratung von Dritten auf dem Gebiet der Informationsverarbei-
tung und der Kommunikationstechnologie, Konzeption und Entwicklung von Software und
Hardware für die Informationsverarbeitung und Telekommunikationstechnologie, der
Netzwerktechnik und der Datenbankanwendungen sowie von Multimedia-Applikationen;
technische Beratung; Konzeption und Entwicklung von Soft- und Hardware auf dem Ge-
biet der elektronischen Datenverarbeitung und der Datenübertragung, insbesondere im
Internet/Intranet, Extranet und im E-Business; Erstellen von Programmen für die Daten-
verarbeitung; Beratungs-, Konzeptions- und Entwicklungstätigkeit auf dem Gebiet der
elektronischen Datenverarbeitung und Datenübertragung, insbesondere im Intranet/
Internet, Extranet und im E-Business; Konzeption, Erstellung und Vermietung von Netz-
werkseiten, von Netzwerk-Domains und Netzwerk-Homepages, insbesondere durch Be-
reitstellen derselben; Bereitstellung von Software- und Hardware-Support; Konzeption,
Entwurf, Gestaltung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für Dritte;
Vermittlung; Marketing und Werbung für Rechte, insbesondere für Medien-Rechten an
Veranstaltungen sowie für Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte und gewerbliche Schutz-
rechte; Konzeption, Entwurf, Gestaltung und technische Umsetzung von Marketing- und
Werbemitteln, von Marketing-Aktionen, von Marketing- und Werbeveranstaltungen.

Mit am 5. Juni 2013 per Fax beim DPMA eingegangenen Antrag hat die Marken-
inhaberin die Rückgängigmachung der von Amts wegen erfolgten Teillöschung
beantragt, insbesondere in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41. Die Um-
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klassifizierung sei bereits aus formalen Gründen nichtig, weil sie von einer Beam-
tin des gehobenen Dienstes ohne Ermächtigungsgrundlage vorgenommen worden
sei. Vorliegend habe eine Zuständigkeit der Markenabteilung vorgelegen. Auch
aus materiellen Gründen sei sie fehlerhaft, denn mit dem Verlängerungsantrag sei
die Verlängerung unter Bezahlung der ausreichenden Gebühren ausdrücklich für
die Klassen 16, 25, 41 und 42 beantragt worden. Die Teillöschung hätte hinsicht-
lich der neu hinzugetretenen Klassen 28 und 45 erfolgen müssen. Hilfsweise hat
die Markeninhaberin im Hinblick auf die Nachzahlungsfrist des § 7 Abs. 3
PatKostG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt.

Mit Beschluss vom 24. Januar 2014 hat die Markenabteilung 3.1 durch den Regie-
rungsdirektor R…, auf den die Bearbeitung vom Vorsitzenden der Markenabtei-
lung durch sogenannte Übertragungsverfügung am 20. Dezember 2013 übertra-
gen worden war, sowohl den Antrag auf Rückgängigmachung der Teillöschung
vom 6. Mai 2013 als auch den hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag der
Markeninhaberin zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausge-
führt, dass die Teillöschung nicht deswegen unwirksam sei, weil die Umklassifizie-
rung von einer Beamtin des gehobenen Dienstes bearbeitet worden sei. Denn
diese Aufgabe sei der Beamtin durch Einsatzverfügung zugewiesen worden. Die
Umklassifizierung der „Spielkarten“ in die Klasse 28 und der „Verwaltung für und
Verwertung von Rechten, insbesondere von Medien-Rechten an Veranstaltungen
sowie von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten und gewerblichen Schutzrech-
ten“ zur Klasse 45 auf der Grundlage der 9. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation sei
zutreffend. Auch die sich daran anschließende Verteilung der bereits entrichteten
Gebühren im Rahmen der Verlängerung der Marke und die Bestimmung, welche
Klassen angesichts der fehlenden ausreichenden Zahlung der Verlängerungsge-
bühren, entfielen, entspräche den gesetzlichen Bestimmungen. Aus dem Schwei-
gen der Markeninhaberin habe nicht geschlossen werden können, dass die bean-
tragte Verlängerung für die Waren und Dienstleistungen erfolgen sollte, die nach
der Umklassifizierung weiterhin in die Klassen 16, 35, 41 und 42 entfielen, und
gerade nicht für die Ware „Spielkarten“ und die Dienstleistungen „Verwaltung für
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und Verwertung von Rechten …“. Denn einen dahingehenden Willen habe die
Markeninhaberin mit dem Verlängerungsantrag, der sich auf die genannten Waren
und Dienstleistungen bezogen habe, nicht zum Ausdruck gebracht. Der Antrag auf
Wiedereinsetzung in die versäumte Nachzahlungsfrist sei bereits unzulässig, da
die versäumte Handlung nicht innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist nachge-
holt worden sei.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Zur Begrün-
dung führt sie zunächst aus, die Markenabteilung habe mit dem Bescheid vom
13. Oktober 2011 mitgeteilt, für welche Waren und Dienstleistungen die teilweise
verlängerte Marke ab dem Zeitpunkt vom 1. Oktober 2011 eingetragen sei und
dass diese in die Klassen 16, 35, 41 und 42 fielen. Dabei handle es sich um einen
begünstigenden Verwaltungsakt, dessen Rücknahme unter dem Gesichtspunkt
des Vertrauensschutzes nur dann erfolgen könne, wenn das öffentliche Interesse
an der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung das durch den Erlass des (angeblich)
fehlerhaften Verwaltungsakts begründete Vertrauen des Begünstigten überwiege.
Mit dem späteren Bescheid vom 6. Mai 2013 sei der bestandskräftige Bescheid
vom 13. Oktober 2011 konkludent aufgehoben worden. Die Umklassifizierung mit
Bescheid vom 10. November 2011 sei entgegen § 33 Satz 2 MarkenV nicht bei
der Bearbeitung des teilweisen Verlängerungsantrags (Bescheid vom 13. Okto-
ber 2011) erfolgt, sondern nachdem diese bereits abgeschlossen war. Sie könne
damit aber erst bei der nächsten Verlängerung der Marke gebührenrechtlich wirk-
sam werden. In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin sich auf den
Standpunkt gestellt, die Marke sei mit Zahlung der Verlängerungsgebühren mit
Wirkung des Tages nach Ablauf der Schutzdauer – und damit schon vor der Um-
klassifizierung durch die Markenstelle – bereits wirksam verlängert worden. Damit
fehle es aber an einer rechtlichen Grundlage für die teilweise Löschung der bereits
wirksam teilweise verlängerten Marke.
Zudem sei angesichts der im Antrag auf teilweise Verlängerung erfolgten Bestim-
mung, dass sich die Gebühren auf alle nach der Fassung des Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisses zu diesem Zeitpunkt in die Klassen 16, 35, 41 und 42 fal-
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lenden Waren und Dienstleistungen bezögen, kein Raum für eine Anwendung von
§ 47 Abs. 4 Satz 2 bis 4 MarkenG. Denn aus dieser Erklärung ginge hervor, dass
die Verlängerung unter anderem für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41
erfolgen sollte. Diese Dienstleistungen seien von der später vorgenommenen Um-
klassifizierung überhaupt nicht betroffen gewesen, so dass die vollständige Lö-
schung der Klasse 41 in Widerspruch zu der von der Markeninhaberin getroffenen
Bestimmung stehe. Nach der getroffenen Bestimmung der Markeninhaberin hätte
eine Verlängerung für die Klassen 16, 35, 41 und 42 erfolgen müssen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 24. Januar 2014 des
Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Rück-
gängigmachung der Teillöschung vom 6. Mai 2013 mit Wirkung
vom 1. Oktober 2011 anzuordnen.

Hilfsweise beantragt sie, festzustellen, dass die Marke DE 301 54 569 mit Wirkung
vom 1. Oktober 2011 für die Waren und Dienstleistungen verlängert worden ist,
welche in dem in der mündlichen Verhandlung vom 3. August 2017 übergebenen
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgeführt sind.

Den bisherigen hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur
Nachzahlung der erforderlichen Klassengebühren hält die Markeninhaberin nicht
weiter aufrecht. Sie regt darüber hinaus die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsätze der Markeninhaberin und auf den übrigen Aktenin-
halt verwiesen.

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II.

Die gegen den Beschluss, mit dem die Markenabteilung den Antrag der Markenin-
haberin auf Rückgängigmachung der Teillöschung zurückgewiesen hat, gerichtete
Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Die Markenabteilung hat den An-
trag der Markeninhaberin auf Rückgängigmachung der Teillöschung vom
6. Mai 2013 zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Antrag auf Rückgängigmachung der Teillöschung vom 6. Mai 2013
wäre begründet, wenn die am 6. Mai 2013 mit Wirkung vom 1. Oktober 2011
(Schutzende) vorgenommene Teillöschung nicht den gesetzlichen Vorschriften
entsprochen hätte. Die Löschung der Dienstleistungen der Klassen 41 und 45 war
jedoch gemäß § 47 Abs. 4 MarkenG mangels ausreichender Gebührenzahlung
rechtmäßig.

Vorliegend geht es um eine Teillöschung im Rahmen einer Verlängerung der
Schutzdauer der Marke. Die Schutzdauer der am 12. September 2001 angemel-
deten verfahrensgegenständlichen Marke ist gemäß § 47 Abs. 1 MarkenG am
30. September 2011 abgelaufen. Gemäß § 47 Abs. 2 MarkenG kann die Schutz-
dauer einer Marke um jeweils zehn Jahre verlängert werden. Die Verlängerung
der Schutzdauer wird nach § 47 Abs. 3 MarkenG dadurch bewirkt, dass eine Ver-
längerungsgebühr und, falls die Verlängerung für mehr als drei Klassen der Klas-
seneinteilung für Waren und Dienstleistungen begehrt wird, für jede weitere
Klasse eine Klassengebühr gezahlt wird. Voraussetzung einer wirksamen Verlän-
gerung ist mithin eine ausreichende Gebührenzahlung (entsprechend den Anfor-
derungen bei der Anmeldung einer Marke [Anmelde- und Klassengebühren], § 36
Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 6 Abs. 1 PatKostG). Die Frage, welche Klassengebühren
(bei der Anmeldung wie bei der Verlängerung einer Marke) zu bezahlen sind, rich-
tet sich nach der Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen durch das Deut-
sche Patent- und Markenamt, § 21 Markenverordnung (MarkenV). Da die Klassen-
einteilung der für Deutschland als Vertragsstaat des Abkommens von Nizza ver-
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pflichtenden Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die
Eintragung (Nizza-Klassifikation, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 3 des Abkommen von
Nizza [NKL]) allein um mit den technischen Fortentwicklungen der Waren und
Dienstleistungen Schritt zu halten, laufenden Anpassungen unterliegt (seit
1. Januar 2017 ist die 11. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (NKL 11-2017) in Kraft
getreten, die die 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (NKL 10) vom 1. Ja-
nuar 2012 mit ihren Versionen aus den Jahren 2013 bis 2016 ersetzt, vgl. die
Homepage des DPMA), kann sich die Klasseneinteilung einer Marke nach ihrer
Eintragung verändern. Daher ist nach § 22 MarkenV vorgesehen, dass bei Ände-
rungen der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen in der Zeit nach
dem Anmeldetag und vor Ablauf der Schutzdauer einer Marke die Klassifizierung
auf Antrag des Inhabers jederzeit angepasst wird (§ 22 Satz 1 MarkenV) und sie
von Amts wegen spätestens bei der Verlängerung der Schutzdauer anzupassen
ist (§ 22 Satz 2 MarkenV). Eine solche Anpassung der Klassifizierung bei der
Verlängerung der Schutzdauer ist vorliegend gegeben. Auf den Teilverlängerungs-
antrag der Markeninhaberin hin hatte die Markenabteilung zunächst am 13. Okto-
ber 2011 die beantragte Teillöschung durch den Wegfall der Klasse 25 mit der
Markeninhaberin vollzogen, um die für die Verlängerung maßgeblichen Waren und
Dienstleistungen festzulegen. Am 10. November 2011 hat sie dann durch den mit
dem Betreff „Verlängerung der Schutzdauer nach Umklassifizierung der o. g.
Marke“ überschriebenen Bescheid die Markeninhaberin über die erforderliche Um-
klassifizierung (anlässlich der Verlängerung) informiert und auf die sich deswegen
ergebende Verpflichtung zur Zahlung weiterer Klassengebühren hingewiesen (§ 7
Abs. 3 PatKostG). Nach der 9. Ausgabe der Internationalen Klassifikation von
Nizza fallen die Waren und Dienstleistungen der zu verlängernden Marke
301 54 569 – nach dem Verzicht der Markeninhaberin auf die Waren der Klas-
se 25 – in die Klassen 16, 28, 35, 41, 42 und 45. Damit sind gegenüber der
ursprünglichen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen zum Zeitpunkt der
Anmeldung in die Klassen 16, 35, 41 und 42 die Klassen 28 und 45 zusätzlich hin-
zugekommen. Auf diesen Gesichtspunkt hat die Markenabteilung die Markeninha-
berin am 10. November 2011 ausdrücklich hingewiesen sowie auch darauf, dass
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die bereits am 12. September 2011 per Einzugsermächtigung in Höhe von
1010 Euro für die Verlängerung der Marke von der Markeninhaberin entrichteten
Gebühren nicht ausreichten und weitere 520 Euro Klassengebühren für zwei wei-
tere Klassen zu zahlen seien. Da die Markeninhaberin weitere Klassengebühren
innerhalb der mitgeteilten Nachzahlungsfrist gemäß § 64a MarkenG i. V. m. § 7
Abs. 3 PatKostG bis zum 31. März 2013 nicht gezahlt hat, liegt nur eine Teilzah-
lung vor (entsprechend einer unzureichenden Zahlung von Klassengebühren bei
der Anmeldung, § 36 Abs. 3 MarkenG). Die Schutzdauer der zu verlängernden
Marke konnte daher nach § 47 Abs. 4 Satz 2 MarkenG – entsprechend den
gleichlautenden Regelungen nach § 36 Abs. 3 MarkenG bei der Anmeldung der
Marke – nur für die Waren oder Dienstleistungen verlängert werden, für die die
gezahlten Gebühren ausreichen. Für die Frage, wie die Auswahl der Klassen zu
erfolgen hat, für die die Gebührenzahlung angerechnet bzw. nicht angerechnet
werden soll, enthält § 47 Abs. 4 Satz 3 und Satz 4 MarkenG die Regelung,
wonach zunächst die Leitklasse und dann die weiteren Klassen in der Reihenfolge
der Klasseneinteilung zu berücksichtigen sind.
Die von der Markeninhaberin gezahlten Gebühren von 1010 Euro reichen nur für
die Verlängerung der Marke inklusive dreier Klassen (Verlängerungsgebühr
Geb-Nr.: 332 100: 750,00 Euro) sowie für eine weitere Klasse (Klassengebühr ab
der vierten Klasse Geb-Nr.: 332 300: 260,00 Euro) aus. Nach der gesetzlichen Re-
gelung des § 47 Abs. 4 Satz 3 und 4 MarkenG sind damit zunächst die Leitklasse
und im Übrigen die Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung zu berück-
sichtigen. Die maßgeblichen Klassen waren die Klasse 42 als Leitklasse und so-
dann die nach der Umklassifizierung vom 10. November 2011 maßgeblichen Klas-
sen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung die Klassen 16, 28, 35, 41, 45. Nach
der gesetzlichen Regelung waren die durch die Gebühren nicht abgedeckten bei-
den zuletzt genannten Klassen 41 und 45 daher zu löschen.

2. Eine von der oben ausgeführten gesetzlichen Regelung abweichende Teil-
löschung hätte nur dann erfolgen können, wenn die Markeninhaberin vor Ablauf
der Nachzahlungsfrist ausdrücklich etwas anderes bestimmt hat. Die Markeninha-
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berin hat mit dem teilweisen Verlängerungsantrag vom 12. September 2011 ange-
geben, alle Waren der Klassen 16 und damit auch die zu diesem Zeitpunkt davon
umfassten „Spielkarten“, die neu in die Klasse 28 fallen, und alle Dienstleistungen
der Klasse 42 und damit auch die zu diesem Zeitpunkt davon umfassten Dienst-
leistungen „Verwaltung, Marketing für und Verwertung von Rechten, insbesondere
von Medienrechten an Veranstaltungen sowie von Urheberrechten, Persönlich-
keitsrechten und gewerblichen Schutzrechten“, die neu in die Klasse 45 fallen,
verlängern zu wollen. Für eine Auslegung ihrer Erklärung vom 12. Septem-
ber 2011 dahingehend, dass sie damit jedenfalls die Waren und Dienstleistungen
der unter die Klassenziffern fallenden Waren und Dienstleistungen 16, 35, 41 und
42 verlängern wollte, ungeachtet dessen welche Waren/Dienstleistungen damit
gemeint sind, ist vor dem Hintergrund der ausdrücklichen Bestimmung, alle Waren
und Dienstleistungen der zum Zeitpunkt der Erklärung in der Klasse befindlichen
Waren bzw. Dienstleistungen verlängern zu wollen, kein Raum. Die zu diesem
Zeitpunkt abgegebene Erklärung hatte sich auch insoweit überholt, als durch die
erforderlich gewordene Umklassifizierung (die der Markeninhaberin mit Schreiben
vom 10. November 2011, ihr zugestellt am 15. November 2011, mitgeteilt worden
war) unklar geworden war, auf welche Waren oder Dienstleistungen der nun in die
Klassen 16, 28, 35, 41, 42 und 45 fallenden und von der Verlängerungsabsicht
abgedeckten Waren und Dienstleistungen sich der Verlängerungswille tatsächlich
bezog. Auf das zur Abklärung dieser Frage der Markeninhaberin am 15. Novem-
ber 2011 zugestellte Schreiben der Markenabteilung vom 10. November 2011
(„Verlängerung der Schutzdauer nach Umklassifizierung der o. g. Marke“), hat die
Markeninhaberin nicht reagiert. Insoweit fehlte eine Äußerung der Markeninhabe-
rin zur Verwendung der Verlängerungsgebühren vor Ablauf der Zahlungsfrist am
31. März 2013 und damit auch eine Bestimmung, die dazu führt, dass die gesetz-
liche Regelung des § 47 Abs. 4 MarkenG, welche Klassen bei unzureichender
Gebührenzahlung Berücksichtigung finden, keine Anwendung findet.

Auch kann der Auffassung der Markeninhaberin nicht gefolgt werden, wonach bei
einer Umklassifizierung anlässlich der Verlängerung der Marke stets zu unterstel-
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len sei, dass der Markeninhaber die nach der Klassenziffer bezeichneten Waren
und Dienstleistungen verlängern möchte. Denn dies führte dann nicht zu interes-
sensgerechten Ergebnissen, wenn beispielsweise der den Markeninhaber am
meisten interessierende Waren- oder Dienstleistungsbereich unter die „neu“ hin-
zukommenden Klassen zu fassen ist. Zudem fehlt für diese Auffassung jeglicher
Anhalt im Gesetz. Der Gesetzgeber hat nämlich diese Frage, was bei fehlender
ausdrücklicher Bestimmung gilt, durch § 47 Abs. 4 MarkenG mit der Bestimmung
der Reihenfolge der zu berücksichtigenden Gebühren im Fall der Bezahlung unzu-
reichender Klassengebühren für die Verlängerung (und durch § 36 Abs. 3
MarkenG für die Anmeldung) ausdrücklich geregelt.

3. Der Auffassung der Markeninhaberin, wonach die Teillöschung deshalb
unzulässig sei, weil die Marke mit dem bisher geltenden Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis durch die Zahlung der entsprechenden Gebühren bereits verlän-
gert worden sei und die spätere Umklassifizierung erst für die nachfolgenden
zukünftigen Verlängerungen Wirkung entfalte, kann nicht gefolgt werden. Dafür
findet sich kein Anhalt im Gesetz. Aus der Systematik des § 47 Absätze 1 bis 4
MarkenG in Verbindung mit § 22 MarkenV, wonach bei bzw. anlässlich der Ver-
längerung einer Marke von Seiten der Markenabteilung notwendigerweise zu prü-
fen ist, ob Veränderungen in der Klasseneinteilung zu berücksichtigen sind, die
dann nachvollzogen werden müssen, ergibt sich vielmehr, dass die Klassifizierung
in einem angemessenen zeitlichen Rahmen anlässlich der Verlängerung im Sinn
des § 22 Satz 2 MarkenV immer zu überprüfen ist. Bei einer Umklassifizierung
(Schreiben vom 10. November 2011 eingegangen bei der Markeninhaberin am
15. November 2011) innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingang des Verlän-
gerungsantrags (vom 12. September 2011) handelt es sich auch rein zeitlich
gesehen noch um eine Umklassifizierung bei der Verlängerung im Sinn des § 22
Satz 2 MarkenV. Rein verwaltungstechnisch kann im Übrigen regelmäßig auch gar
nicht sinnvoll und mit vertretbarem Aufwand gewährleistet werden, im Rahmen
von Schutzdauerverlängerungen von Marken die Frage der Umklassifizierung und
der sich daraus ergebenden Gebührenfragen im Sinn des § 22 Satz 2 MarkenV
- 15 -
i. V. m. § 47 Abs. 4 MarkenG bereits spätestens mit dem Ende der Schutzdauer
abschließend zu klären, zumal es bis zu diesem Zeitpunkt häufig nicht klar ist, ob
die Schutzdauer einer Marke überhaupt verlängert wird. Denn die Verlängerung
kann ohne weiteres allein durch die Zahlung der Verlängerungsgebühren gemäß
§ 37 MarkenV bewirkt werden, zuschlagsfrei bis 2 Monate und mit Verspätungs-
zuschlag bis 6 Monate nach Ablauf der vorausgehenden Schutzfrist, § 7 Abs. 1
PatKostG. Außerdem findet sich in § 7 Abs. 3 PatKostG, der die Zahlungsfristen
der Verlängerungsgebühren bei Erhöhung der Klassengebühren wegen Umklassi-
fizierung regelt, auch eine den Markeninhaber privilegierende Zahlungsregelung.
Denn soweit bei der Klassifizierung anlässlich der Verlängerung aufgrund der Än-
derung der Klasseneinteilung zusätzliche Klassengebühren anfallen, können diese
zusätzlichen (Klassen)Gebühren, – soweit die Verlängerungsgebühr gezahlt wor-
den ist und damit grundsätzlich verlängert wurde – innerhalb einer großzügigen
Nachzahlungsfrist von 18 Monaten nach Fälligkeit der Verlängerungsgebühr
gezahlt werden. Diese Regelung gibt dem Markeninhaber ausreichend Zeit zu
überprüfen, hinsichtlich welcher Klassen die nun teurer als ursprünglich gedachte
Verlängerung für ihn sinnvoll ist. Diese lange Überlegungsfrist wäre überhaupt
nicht notwendig, wenn davon ausgegangen werden würde, dass die der Umklas-
sifizierung unterliegende Marke mit der Gebührenzahlung für die bisher maßgebli-
chen Klassen zunächst verlängert ist und die Folgen der Umklassifizierung gebüh-
renrechtlich erst mit der nächsten Verlängerung Wirkung entfalten.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin stellt der Bescheid der Markenab-
teilung vom 13. Oktober 2011 zur Teillöschung keine abschließende Entscheidung
zur Klassifizierung und Verlängerung dar. Diese Fragen sind erst mit dem Be-
scheid vom 10. November 2011 zeitnah geklärt worden.

Auf die Notwendigkeit zusätzliche Klassengebühren zu zahlen, muss sich der In-
haber der Marke bei der Verlängerung seiner Marke einstellen – wie er sich im
Übrigen auch im Rahmen der Einreichung seiner Anmeldung mit dem von ihm
eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf zusätzlich zu zahlende
- 16 -
Klassengebühren einstellen muss (§ 36 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2
PatKostG sieht insoweit eine dem § 47 Abs. 4 MarkenG entsprechende Handha-
bung bei unzureichend gezahlten Klassengebühren im Rahmen der Anmeldung
vor). Nicht anders als bei der Anmeldung nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG,
wonach bei unzureichender Zahlung der Klassengebühren, die Anmeldung inso-
weit als zurückgenommen (§ 36 Abs. 3 Satz 2 MarkenG) gilt, ist auch bei unzu-
reichender Bezahlung der Klassengebühren bei der Verlängerung, die Marke teil-
weise zu löschen.

Soweit die Markeninhaberin mit dem Hilfsantrag beantragt, festzustellen, dass die
Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 41 und 42 (wie am
12. September 2011 beantragt) verlängert worden ist, ist die Beschwerde auch
insoweit zurückzuweisen. Insoweit kann auf die Ausführungen in Ziffer 2 des Be-
schlusses verwiesen werden.

Die Beschwerde war somit als unbegründet zurückzuweisen.


III.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Bei den vorliegenden
Fragen im Zusammenhang mit den Gebühren bei Umklassifizierungen werden
keine grundsätzlichen Rechtsfragen aufgeworfen (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die
Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG). Der Senat hat die Frage der Rechtmäßigkeit der von der Markenabtei-
lung vorgenommenen Teillöschung der Marke im Rahmen der Umklassifizierung
bei der Verlängerung anhand der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften beur-
teilt, ohne dabei von anderen Senatsentscheidungen (vgl. auch BPatG,
30 W (pat) 527/13 – OMEN, öffentlich zugänglich über die Homepage des Bun-
despatentgerichts) abzuweichen.
- 17 -
IV.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Rich-
teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit
mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zu-
gestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen


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