25 W (pat) 135/05  - 25. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 25 W (pat) 135/05 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Stattzugestellt am: … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 303 67 963 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Eisenrauch und der Richterin Bayer BPatG 154 08.05 - 2 - beschlossen: Die Beschwerdegebühr wird nicht erstattet. G r ü n d e I. Die Bezeichnung SMART LUBRICATION ist am 29. Dezember 2003 u. a. für die Waren und Dienstleistungen „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; chemische Zusatzmittel; chemische Zusätze für Kraftstoff und Treibstoff; chemische Zuschlagstoffe; siliziumhaltige chemische Erzeugnisse, insbesondere Silane, Siloxane, Siloxan-Copolymere mit organischen Polymeren; siliziumhaltige Kunststoffe im Rohzustand in Form von Kunstharzen, Pulvern, Flüssigkeiten oder Pasten; Kunststoffe im Rohzustand mit Schmiereigenschaften zur gewerblichen Verwendung oder als Zusatzmittel für chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Technische Öle und Fette; Schmiermittel; nicht chemische Zusätze für Schmiermittel; Benetzungsöle; Bienenwachs; Degras [Gerberfett]; Erdölgelee [Vaseline] für gewerbliche Zwecke; Fischtran [nicht zum Verzehr]; Graphit als Schmiermittel; Hochvakuumfette zum Dichten und schmieren von Verbindungen in Vakuumsystemen; Karnaubawachs; Knochenöl für gewerbliche Zwecke; Motorenöl; Öle für technische Zwecke; Ozokerit [Bergwachs, Erdwachs]; Paraffin; Rapsöl für gewerbliche Zwecke; Riemenfett; Riemen-geleitschutzmittel; Riemenwachs; Rizinusöl für technische Zwecke; Rüböl für gewerbliche Zwecke; Schmierfette; Schmiermittel; Schmieröle; Schmiermittel für - 3 - gleitende Metallteile und für Kunststoffgleitflächen; Schneidöle; Sonnenblumenöl für gewerbliche Zwecke; Stopfbuchsenfette; Schmiermittel für Ventile; technische Fette; Wachs für gewerbliche Zwecke; Waffenfett; Wollfett; Zeresin; Aus- und Weiterbildung, praktische Übungen (Unterricht), insbesondere auf dem Gebiet der Schmiermittel; Veröffentlichung von Büchern; Herausgabe von Texten [aus-genommen Werbetexte]; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form auch im Internet“ zur Eintragung in das Markenregister angemeldet und in diesem Umfang von der Markenstelle für Klasse 41 des DPMA in zwei Beschlüssen, von denen einer in der Erinnerung ergangen ist, zurückgewiesen worden. Die angemeldete Marke, die der Verkehr im Sinne einer „intelligenten Schmierung“ verstehe, weise in Verbindung mit den oben genannten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft auf, da sie lediglich als Sachangabe aufgefasst werde. In der gegen die Beschlüsse der Markenstelle eingelegten Beschwerde beantragte die Markeninhaberin, u. a. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, da die Markenstelle ihrer Pflicht zur konkreten Beibringung von Beweismaterial, welches einer Eintragung entgegenstehe, nicht nachgekommen sei und ihre Ent-scheidung lediglich auf Behauptungen gestützt habe, worin ein wesentlicher Ver-fahrensfehler liege, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründe. Am 19. Juli 2007 wurde über die Beschwerde der Anmelderin mündlich verhandelt und beschlossen, dass die Entscheidung gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zugestellt werde. Die Anmelderin hat mit Eingabe vom 4. September 2007 die Anmeldung in dem von der Markenstelle zurückgewiesenen Umfang zurückgenommen, ihre Anre-gung, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, jedoch aufrechter-halten, mit der Begründung, die Anmelderin sei gezwungen gewesen, das Rechtsmittel der Beschwerde zu ergreifen, um sich mit den erstmals mit dem Er-innerungsbeschluss vorgebrachten Tatsachen auseinandersetzen zu können. - 4 - Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) kann zwar auch nach der (hier teilweisen) Rücknahme der Anmeldung angeordnet werden (Mar-kenG § 71 Abs. 4), jedoch liegen keine besonderen Umstände vor, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr können sich insbe-sondere aus Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in der Vorinstanz ergeben (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32). Es kommt allerdings weder auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens noch auf die Feststellung eines vorwerfbaren Fehlers der Vorinstanz an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32). Soweit die Beschwerdeführerin in der Beschwerde geltend macht, die Marken-stelle sei ihrer Pflicht zur konkreten Beibringung von Beweismaterial, welches ei-ner Eintragung entgegenstehe, nicht nachgekommen und habe ihre Entscheidung lediglich auf Behauptungen gestützt, ist eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht veranlasst. Da es für eine Zurückweisung eines angemeldeten Zeichens nicht erforderlich ist, dass die Bezeichnung bereits im Verkehr verwendet wird, stellt es keinen Verfahrensfehler dar, wenn nicht für jede zurückgewiesene Ware oder Dienstleistung die Verwendung der angemeldeten Bezeichnung konkret nachgewiesen wird. Im Übrigen rechtfertigte selbst eine fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts an sich noch nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 32). Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Erinnerungsprüferin die Zurückweisung der Erinnerung auf Tatsachen gestützt hat, zu denen die Beschwerdeführerin nicht - 5 - hatte Stellung nehmen können. Die Ausführungen der Markenstelle im Erinne-rungsbeschluss, dass Begriffe wie „smart“ und „intelligent“ nicht nur im Zusam-menhang mit Personen verwendet werden, sondern auch für technische Lösun-gen, so dass „SMART LUBRICATION“ im Sinne von „intelligenter Schmierung“ verstanden wird, beruhen nicht auf neu in das Verfahren eingeführten Tatsachen. Sie schließen vielmehr inhaltlich an den Beschluss der Erstprüferin an und werden - auch soweit auf die Erinnerungsbegründung eingegangen wird - im Ergebnis von den diesem beigefügten PAVIS-Entscheidungszusammenfassungen und Auszü-gen aus einer Internetrecherche getragen. Ob es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs an sich geboten gewesen wäre, diese Anlagen vor Erlass des Erstprüfer-beschlusses zur Stellungnahme zu übersenden, ist für die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht mehr maßgeblich, da jedenfalls im Erinnerungsver-fahren und somit vor Beschwerdeerhebung hierzu Gelegenheit bestand. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an-zuordnen, bleibt somit erfolglos. Kliems Eisenrauch Bayer Na

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