25 W (pat) 19/21  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:280122B25Wpat19.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 19/21
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 1 061 960
(hier: Löschungsverfahren S 175/19)
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Dr. Nielsen und der Richterin k. A. Fehlhammer
beschlossen:
Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 4. August 1983 angemeldete Wortmarke
Schulkreide
ist am 5. April 1984 unter der Nummer 1 061 960 für nachfolgende Waren der Klasse
30 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
worden:
Zuckerwaren, insbesondere Lakritzen.
Mit dem am 21. Oktober 2019 eingegangenen Löschungsantrag hat die
Löschungsantragstellerin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die
Löschung der Eintragung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 3 Abs.
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2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG beantragt. Der
Löschungsantrag wurde der Markeninhaberin am 21. November 2019 zugestellt.
Sie hat der Löschung mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 widersprochen, vorab
per Telefax eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 10.
Dezember 2019.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss
vom 17. Dezember 2020 den Löschungsantrag zurückgewiesen und der
Löschungsantragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Zur
Begründung ist ausgeführt, dass der Eintragung der mit dem Löschungsantrag
angegriffenen Wortmarke kein Schutzhindernis im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegengestehe. Der insoweit zulässige Löschungsantrag sei nicht
begründet. Denn das Wort „Schulkreide“ beschreibe zwar einen konkreten
Gegenstand, der zudem in der Regel eine ganz bestimmte Form aufweise, die ein
charakteristisches Merkmal im Sinne von § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. sein könne.
Soweit jedoch für die Gestaltung der vorliegend beanspruchten Waren die Form von
Schulkreide gewählt werde, geschehe dies nicht zur Erreichung einer technischen
Wirkung. Die Form der Ware vermittle allein optische oder haptische
Sinneseindrücke, weshalb ihre Wirkung nicht auf technischem Gebiet liegen könne.
Soweit der Löschungsantrag auf die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und
Nr. 3 MarkenG gestützt werde, sei er gemäß § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG bereits
unzulässig, da er nach dem Ablauf der Frist von 10 Jahren seit dem Tag der
Eintragung der angegriffenen Marke gestellt worden sei. Die Ausschlussfrist nach §
50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG verstoße entgegen der Auffassung der
Löschungsantragstellerin nicht gegen europäisches Recht. Die Richtlinie (EU)
2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
(MarkenrechtsRL) räume dem nationalen Gesetzgeber im Hinblick auf das
Verfahrensrecht einen gewissen Gestaltungsspielraum ein, wobei es sich auch bei
der Ausschlussfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG um eine verfahrensrechtliche
Regelung handele.
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Hiergegen wendet sich die Löschungsantragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie ist
der Ansicht, dass die Ausschlussfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG nicht mit
dem harmonisierten Unionsmarkenrecht vereinbar sei. Weiterhin sei das lexikalisch
als Wort der deutschen Sprache nachweisbare Zeichen „Schulkreide“ im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine unmittelbar beschreibende
Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn es beschreibe die Form der
so gekennzeichneten Waren, wobei es für die Bejahung des Schutzhindernisses
bereits ausreichend sei, dass das Zeichen zur Beschreibung der Waren geeignet
sei. Sofern der erkennende Senat von einer Anwendbarkeit der Ausschlussfrist
nach § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ausgehe, werde die Zulassung der
Rechtsbeschwerde angeregt. Weiterhin sei entgegen der Auffassung der
Markenabteilung vorliegend auch ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG n. F. zu bejahen. Da der Löschungsantrag nach dem 14. Januar 2019
gestellt worden sei, müsse das Schutzhindernis in der nach diesem Zeitpunkt
geltenden Fassung geprüft werden. Im Übrigen benutze die
Löschungsantragsgegnerin das Zeichen „Schulkreide“ nicht markenmäßig. Auf
ihren Internetseiten seien verschiedene Waren abgebildet, bei denen ein anderes
Zeichen in den Vordergrund gerückt werde, nämlich die Marke „Red Band“.
Die Löschungsantragstellerin beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17. Dezember 2020 aufzuheben und die Löschung der
Eintragung der Marke 1 061 960 anzuordnen.
Der Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
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Sie ist der Auffassung, dass der angefochtene Beschluss der Markenabteilung nicht
zu beanstanden sei. Der Antrag auf Löschung der Eintragung der angegriffenen
Marke wegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 bzw. Nr. 3 MarkenG sei gemäß § 50 Abs. 2 Satz 3
MarkenG nach Ablauf von 10 Jahren seit ihrer Eintragung in das Markenregister
unzulässig, zumindest jedoch unbegründet. Der Gesetzgeber habe die Frist von 10
Jahren eingeführt, weil nach längerem Zeitablauf meist keine zuverlässigen
Feststellungen mehr über die Schutzfähigkeit der Marke im Zeitpunkt ihrer
Anmeldung getroffen werden könnten, worauf es jedoch entscheidungserheblich
ankomme. Der Umstand, dass eine Marke mehr als 10 Jahre unangefochten
benutzt werde, weise zudem darauf hin, dass das Interesse der Mitbewerber an der
freien Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens nur gering ausgeprägt sei. Die
Markenabteilung habe weiterhin zutreffend festgestellt, dass die Ausschlussfrist
nach § 50 Abs. 2 Satz 3 Marken das Verfahrensrecht und damit den nicht
harmonisierten Teil des Markenrechts betreffe. Im Übrigen könne vorliegend auch
der Sache nach ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht
bejaht werden. Bei dem Wort „Schulkreide“ handele es sich nicht um ein
gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, sondern um ein Kunstwort. Die
Kreidestifte, die zum Beschreiben von Schultafeln bestimmt seien, würden als
„Tafelkreide“ bezeichnet. Bei der Marke „Schulkreide“ handele es sich in
Verbindung mit „Zuckerwaren, insbesondere Lakritzen“ um eine phantasievolle
Bezeichnung mit eigenschöpferischem Gehalt. Soweit die Löschungsantragstellerin
der angegriffenen Marke eine technische Wirkung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG zuschreibe, sei der diesbezügliche Vortrag nicht nachvollziehbar.
Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit schriftlichem Hinweis vom
20. September 2021 darauf hingewiesen, dass die angegriffene Marke noch unter
der Geltung des Warenzeichengesetzes (WZG) in die später in das Markenregister
überführte Warenzeichenrolle eingetragen worden sei. Deswegen setze eine
Löschung der Eintragung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse die
Feststellung voraus, dass das betreffende Schutzhindernis, gemessen am Maßstab
des WZG, bereits im Zeitpunkt der Eintragung bestanden habe. Die Löschung einer
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Altmarke sei nach § 156 MarkenG nur zulässig, wenn deren Schutzunfähigkeit
sowohl nach früherem als auch nach geltendem Recht feststehe. Nur für diesen Fall
könne es auf die Frage ankommen, ob die Ausschlussfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 3
MarkenG mit dem teilharmonisierten Unionsmarkenrecht vereinbar sei. Weiterhin
sei ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegend nicht zu bejahen,
weil die angegriffene Wortmarke vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sei.
Damit sei nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union und
des Bundesgerichtshofs für das vorliegende Löschungsverfahren § 3 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG in seiner bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anwendbar. Das
Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F. betreffe jedoch nur
Warenformmarken.
Auf den Hinweis des Senats hat die Löschungsantragstellerin ausgeführt, dass die
Übergangsvorschrift nach § 156 Satz 1 MarkenG nicht anwendbar sei, da sie nach
ihrem eindeutigen Wortlaut voraussetze, dass der Antrag auf Löschung wegen
absoluter Schutzhindernisse vor dem 1. Januar 1995 gestellt worden sei. Im
Übrigen sei die Rechtsprechung, dass die Eintragung einer Marke wegen absoluter
Schutzhindernisse nur dann gelöscht werden könne, wenn das Schutzhindernis
sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als auch im Entscheidungszeitpunkt
bestehe, veraltet und nicht mit der MarkenrechtsRL vereinbar. Denn in ihr sei nicht
geregelt, dass „die beschreibende Art des Produkts bereits zum Zeitpunkt der
Anmeldung gegeben sein müsse“. Es komme allein auf die Frage an, ob das
betreffende Zeichen eine beschreibende Angabe im Sinne von Art. 4
MarkenrechtsRL sei. In diesem Zusammenhang sei auch von Bedeutung, dass die
MarkenrechtsRL bereits am 12. Januar 2016 in Kraft getreten sei und die
Umsetzungsfrist am 14. Januar 2019 geendet habe, wobei der vorliegende
Löschungsantrag erst nach diesem Zeitpunkt gestellt worden sei. Nach der
MarkenrechtsRL sei lediglich vorgesehen, dass die Schutzhindernisse gemäß § 8
Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG im Nichtigkeitsverfahren nur dann keine Anwendung
finden könnten, wenn sich die angegriffene Bezeichnung bis zum Antrag auf
Erklärung der Nichtigkeit in Folge ihrer Benutzung für die Waren, für die sie
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eingetragen worden sei, im Verkehr durchgesetzt habe. Weitere Voraussetzungen
seien in der abschließenden Aufzählung in Art. 4 MarkenrechtsRL nicht enthalten.
Deswegen komme es nicht darauf an, ob ein Schutzhindernis bereits im Zeitpunkt
der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden habe. Sofern der erkennende
Senat an seiner gegenteiligen Rechtsauffassung festhalten wolle, sei entweder das
Verfahren dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen oder
die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Unabhängig hiervon habe ein Schutzhindernis
schon im Zeitpunkt der Markenanmeldung und unter Geltung von § 4 Abs. 2 Nr. 1
WZG bestanden. Nach dieser Vorschrift seien Kennzeichen von der Eintragung
ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen würden. Nach der
einschlägigen Kommentierung des WZG hätten solche Zeichen keine
Unterscheidungskraft, die das Aussehen, die äußere Ausstattung, die Form oder
die Verpackung der beanspruchten Waren beschrieben. Vor diesem Hintergrund
sei das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch nach dem WZG
ohne Weiteres zu bejahen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zum Hinweis des Senats ausgeführt,
dass das Zeichen „Schulkreide“ in Verbindung mit den beanspruchten Waren auch
unter Zugrundelegung von § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG schutzfähig gewesen sei. Im
maßgeblichen Eintragungszeitpunkt sei die Unterscheidungskraft eines Zeichens in
der Regel verneint worden, wenn es Angaben beschreibender Art aufgewiesen
habe. Im Gegensatz zur heutigen Eintragungspraxis sei dagegen ein enger
beschreibender Bezug zur Bejahung eines Schutzhindernisses nicht ausreichend
gewesen. Zeichen, die gedankliche Schlussfolgerungen verlangten oder lediglich
im übertragenen Sinne auf Merkmale der Waren hinwiesen, seien in
warenzeichenrechtlicher Hinsicht sogar als sehr geeignet beurteilt worden. Im
Übrigen sei die angegriffene Marke seinerzeit ohne Beanstandungen eingetragen
worden. Lediglich der Inhaber einer Kreidefabrik sei damals gegen die Eintragung
vorgegangen, weil er die Marke für täuschungsgeeignet gehalten habe.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom
20. September 2021 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.
II.
Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige
Beschwerde der Löschungsantragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.
1. Die Markenabteilung 3.4 hat zu Recht mit Beschluss vom 17. Dezember 2020
den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der
Wortmarke 1 061 960 zurückgewiesen.
a) Gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden
Fassung (MarkenG a. F.) war ein Löschungsverfahren durchzuführen, da die
Markeninhaberin der Löschung mit dem am 10. Dezember 2019 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz innerhalb der Frist von zwei
Monaten gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen hat.
b) Die Eintragung einer Marke ist auf Antrag gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG auch
wegen der vorliegend geltend gemachten absoluten Schutzhindernisse nach § 3
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG zu löschen, wenn
die Marke sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung – dahingehend wird der Wortlaut
des § 50 Abs. 1 MarkenG vom Bundesgerichtshof im Einklang mit der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ausgelegt (vgl. BGH GRUR 2013,
1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 565 Rn. 10 - smartbook) –
als auch zum Zeitpunkt der hier getroffenen Entscheidung über die Beschwerde
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gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17. Dezember 2020 schutzunfähig war.
Die Ausführungen der Löschungsantragstellerin zu Art. 4 MarkenrechtsRL geben
insoweit zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Der Gedanke, aus der besagten
Vorschrift sei zu schlussfolgern, dass die Schutzfähigkeit einer eingetragenen
Marke im Rahmen eines Löschungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse
ausschließlich anhand der im Entscheidungszeitpunkt geltenden Rechtslage zu
beurteilen sei, vermag nicht zu überzeugen. Weder die einschlägigen
Erwägungsgründe (14) noch der Wortlaut des Art. 4 der MarkenrechtsRL legen eine
solche Auslegung nahe. Insoweit verkennt die Löschungsantragstellerin den
Regelungszweck der MarkenrechtsRL. Zudem ist die diesbezügliche
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entgegen der Auffassung der
Löschungsantragstellerin keineswegs „veraltet“. Der Europäische Gerichtshof hat
vielmehr auch unter Bezugnahme auf die MarkenrechtsRL festgestellt, dass nach
ständiger Rechtsprechung die materiell-rechtlichen Unionsvorschriften zwecks
Gewährleistung von Rechtssicherheit und Vertrauensschutz so auszulegen seien,
dass sie für Sachverhalte vor ihrem Inkrafttreten nur gälten, soweit aus ihrem
Wortlaut, ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig hervorgehe, dass ihnen
eine solche Wirkung beizumessen sei (vgl. EuGH GRUR 2019, 513 Rn. 30 -
Textilis/Svensk Tenn). Der Europäische Gerichtshof hat damit die von der
Löschungsantragstellerin diskutierte Frage mit Blick auf die MarkenrechtsRL bereits
eindeutig beantwortet, wenn auch nicht in ihrem Sinne. Eine Vorlage des Verfahrens
an den Europäischen Gerichtshof nach Art. 267 AEUV ist schon deswegen nicht
veranlasst.
c) Vorliegend kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass
der Eintragung der angegriffenen Marke bereits am Tag ihrer Anmeldung am 4.
August 1983 ein Schutzhindernis entgegenstand.
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(1) Da die Marke 1 061 960 vor dem 1. Januar 1995 in die Warenzeichenrolle
eingetragen worden ist, die ab dem besagten Zeitpunkt als Markenregister
fortgeführt wurde, ist die Löschung ihrer Eintragung nach § 156 Satz 2 MarkenG nur
zulässig, wenn ihre Schutzunfähigkeit sowohl nach früherem als auch nach
geltendem Recht feststeht (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,
13. Auflage, § 156 Rn. 3 bis 5). Die von der Löschungsantragstellerin unter Verweis
auf den Wortlaut des § 156 Satz 1 MarkenG vertretene Auffassung, dass § 156
MarkenG nur auf solche Verfahren anwendbar sei, bei denen der Löschungsantrag
vor dem 1. Januar 1995 gestellt wurde, widerspricht dem Wortlaut des § 156 Satz 2
MarkenG. Aus letztgenannter Vorschrift ist eindeutig zu entnehmen, dass die
Schutzfähigkeit einer vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Marke im Rahmen
eines nach dem 1. Januar 1995 eingeleiteten Löschungsverfahrens wegen
absoluter Schutzhindernisse sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach
dem Markengesetz zu beurteilen ist.
(2) Gegen das Bestehen von Schutzhindernissen im Zeitpunkt der
Markenanmeldung am 4. August 1983 spricht bereits der Umstand, dass die
angegriffene Marke ohne jede Beanstandung seitens des (damals so bezeichneten)
Patentamts in die Warenzeichenrolle eingetragen wurde. Lediglich auf die Eingabe
eines Herstellers von Kreide vom 28. Dezember 1983 wurde geprüft, ob gemäß § 4
Abs. 2 Nr. 4 WZG das Schutzhindernis der Täuschungsgefahr bestehe. Zur
Begründung führte der damalige Eingabeführer an, dass es „unvorstellbar“ sei, dass
ein interessierter Kunde in der Süßwarenabteilung eines Kaufhauses nach
„Schulkreide“ fragen könne. Man werde den betreffenden Kunden mit Sicherheit
auslachen. Das Zeichen „Schulkreide“ beschreibe deswegen Eigenschaften, die die
betreffende Ware tatsächlich gar nicht aufweise, so dass Täuschungsgefahr
gegeben sei. Die Eingabe vom 28. Dezember 1983 wurde vom Patentamt mit
Schreiben vom 24. Januar 1984 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der
Warenname „Schulkreide“ in keinem Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren stehe. Das Warenzeichen sei deswegen nicht geeignet, den Kaufentschluss
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des Verkehrs zu beeinflussen. Damit sei auch eine Täuschungsgefahr
ausgeschlossen. Diese Umstände sprechen nach Auffassung des Senats sehr
deutlich für die Annahme, dass die angegriffene Marke im Zeitpunkt ihrer
Anmeldung schutzfähig war.
(3) Über den Umstand der beanstandungsfreien Eintragung der angegriffenen
Marke hinausgehend verbietet es sich, aus der Normierung des Schutzhindernisses
der fehlenden Unterscheidungskraft oder des an unmittelbar beschreibenden
Angaben bestehenden Freihaltebedürfnisses in § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG den Schluss
zu ziehen, dass für eine Markenanmeldung aus dem Jahr 1983 die heute geltenden
Beurteilungskriterien anwendbar sein könnten. Tatsächlich hat sich die Dogmatik
zur Anwendbarkeit des besagten Schutzhindernisses, insbesondere im Hinblick auf
die Unterscheidungskraft mit der Einführung des Markengesetzes erheblich
gewandelt. Die Markeninhaberin weist deshalb zutreffend darauf hin, dass
jedenfalls die Feststellung eines irgendwie gearteten beschreibenden Bezugs des
zu prüfenden Zeichens zu den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zur
Bejahung eines Schutzhindernisses nach den Maßgaben des WZG nicht
ausgereicht hätte. Auch insoweit spricht vieles dafür, dass der Eintragung der
Bezeichnung „Schulkreide“ als Marke für Zuckerwaren zum damaligen Zeitpunkt
kein Schutzhindernis entgegenstand.
(4) Jedenfalls lassen sich heute, mehr als 38 Jahre nach dem Anmeldetag, zum
damaligen Verkehrsverständnis keine sicheren Feststellungen mehr treffen, die
nahelegen könnten, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen „Schulkreide“ im
Zusammenhang mit „Zuckerwaren, insbesondere Lakritzen“ in irgendeiner Art und
Weise als sachbeschreibenden Hinweis auf die Form oder die Farbe der so
bezeichneten Waren verstanden hätte.
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(5) Ausgehend von der fehlenden Feststellbarkeit eines Schutzhindernisses zum
Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke kommt es nicht
entscheidungserheblich auf die Frage an, ob der Löschungsantrag wegen der
zehnjährigen Ausschlussfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG unzulässig ist.
Insofern kann auch dahingestellt bleiben, ob die Ausschlussfrist mit dem
teilharmonisierten Unionsmarkenrecht vereinbar ist. Auch insoweit ist abweichend
von der Sichtweise der Löschungsantragstellerin eine Vorlage des Verfahrens nach
Art. 267 AEUV nicht veranlasst. Mit Auslegungsfragen, die für die Entscheidung des
nationalen Gerichts ohne entscheidungserhebliche Bedeutung sind, muss sich der
Europäische Gerichtshof nämlich nicht befassen.
d) Ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann vorliegend noch nicht
einmal zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde gegen die
Entscheidung der Markenabteilung bejaht werden.
Die absoluten Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG wurden mit
Wirkung zum 14. Januar 2019 dahingehend geändert, dass sie nicht mehr nur auf
Warenformmarken anwendbar sind, sondern auch auf solche Zeichen, die
ausschließlich „aus anderen charakteristischen Merkmalen [als der Warenform]“
bestehen. Da zu der Frage der Anwendbarkeit von § 3 Abs. 2 MarkenG auf Zeichen,
die vor dem 14. Januar 2019 insbesondere durch Eintragung in das Register
Markenschutz erlangt haben, keine Übergangsregelung besteht, könnte nach
allgemeinen Grundsätzen davon auszugehen sein, dass die Norm unabhängig vom
Zeitpunkt der Entstehung des Markenschutzes in ihrer aktuell geltenden Fassung
anzuwenden ist. Jedoch gilt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs auch ohne eine ausdrückliche
Übergangsvorschrift der Grundsatz des Vertrauensschutzes. Danach sind Marken,
die vor dem 14. Januar 2019 markenrechtlichen Schutz erlangt haben, im
Löschungsverfahren nach den Maßgaben des § 3 Abs. 2 MarkenG in der vor dem
14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F.) zu prüfen (vgl. EuGH GRUR
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2019, 513 Rn. 33 - Textilis/Svensk Tenn; BGH GRUR 2021, 1199 Rn. 23 bis 26 -
Goldhase III; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3 Rn. 157). § 3 Abs. 2 MarkenG
a. F. ist jedoch nur auf Warenformmarken anwendbar, so dass ein entsprechendes
Schutzhindernis im Hinblick auf die hier in Rede stehende Wortmarke offenkundig
nicht bejaht werden kann. Auf die Frage, ob § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. auch auf
Marken anwendbar ist, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldet und eingetragen
worden sind, kommt es somit nicht mehr entscheidungserheblich an. Allerdings ist
unter Zugrundelegung des oben angesprochenen Vertrauensgrundsatzes davon
auszugehen, dass mangels einer entsprechenden Vorschrift im
Warenzeichengesetz auch § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. nicht auf vor dem vor dem 1.
Januar 1995 angemeldete und eingetragene Marken Anwendung findet. Damit
bedarf es keiner Erörterung, ob „Schulkreide“ gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur
Erreichung einer technischen Wirkung in Verbindung mit „Zuckerwaren,
insbesondere Lakritzen“ erforderlich ist.
2. Soweit die Löschungsantragstellerin vorträgt, dass die angegriffene Marke nicht
markenmäßig benutzt werde, hat dieser Vortrag im Nichtigkeitsverfahren nach § 50
Abs. 1 MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse keine Relevanz.
3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Bundesgerichtshof hat die von
der Löschungsantragstellerin aufgeworfenen Fragen zur Anwendbarkeit von § 3
Abs. 2 MarkenG auf Marken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen wurden oder
in anderer Weise Schutz erlangt haben, auch unter ausdrücklicher Bezugnahme auf
die MarkenrechtsRL ausführlich und abschließend beantwortet (vgl. BGH GRUR
2021, 1199 Rn. 23 bis 26 – Goldhase III). Der Umstand, dass die
Löschungsantragstellerin insoweit eine andere Rechtsauffassung vertritt als der
Bundesgerichtshof, rechtfertigt keine Zulassung der Rechtsbeschwerde.
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4. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden,
nachdem ein Antrag auf Durchführung einer solchen von keiner Beteiligten gestellt
worden ist (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und sie auch nach Einschätzung des Senats nicht
sachdienlich war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
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III.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in
elektronischer Form gemäß § 130d ZPO einzulegen.
Prof. Dr. Kortbein Dr. Nielsen Fehlhammer


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