25 W (pat) 2/21  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:250522B25Wpat2.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 2/21
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2019 007 550
- 2 -
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
25. Mai 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kortbein, der Richterin
Kriener sowie der Richterin Fehlhammer
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 23. September 2020 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus
der Marke UM 016 730 004 zurückgewiesen worden ist.
2. Wegen des Widerspruchs aus Marke UM 016 730 004 wird die
Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2019 007 550
auch für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 angeordnet:
„Steuerberatung [Buchführung]; Steuerberatung [Rechnungswesen];
Steuerberatungsdienste [Buchführung]; Steuerberatungsdienste
[Rechnungswesen]; Beratungsdienste in Bezug auf
Geschäftsanalysen; Beratung und Informationen in
Geschäftsangelegenheiten; Beratung und Information in Bezug auf
Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Bezug auf
Unternehmensverlagerungen; Beratung in Bezug auf die
Suchmaschinenoptimierung; Beratung der Geschäftsführung in
Fragen des Personaleinsatzes; Beratung der Geschäftsführung in
Bezug auf Personalanwerbung; Beratung bei der Führung von
Industriebetrieben einschließlich Erstellung von Kosten-
/Ertragsanalysen; Abschluss und Vermittlung von Handelsgeschäften
für Dritte; Administrative Datenverarbeitung; Administrative
Dienstleistungen in Bezug auf die Vermittlungen von
Versicherungsagenten; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf
- 3 -
Pläne durch vom Arbeitgeber finanzierte Gesundheitsfürsorge;
Administrative Dienstleistungen in Bezug auf Versorgungsleistungen
für Arbeitnehmer; Administrative Dienstleistungen für
Arzneimittelerstattungsprogramme und -dienste; Administrative
Unterstützung bei der Teilnahme an Ausschreibungen;
Agenturdienste zur Organisation von Geschäftseinführungen;
Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Aktualisierung und Pflege
von Informationen in Registern; Anwerbedienstleistungen einer
Modelagentur; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte
und Beratung in Geschäftsangelegenheiten;
Auslagerungsdienstleistungen im Bereich operative
Geschäftsführung; Auslagerungsdienstleistungen in Form der
Vermittlung von Dienstleistungsverträgen für Dritte;
Auslagerungsdienstleistungen in Form der Verwaltung von
Kundengeschäftsbeziehungen; Beratung bei der Erstellung von
Marktberichten; Aktualisierung von Geschäftsinformationen in
Computerdatenbanken; Analyse betriebswirtschaftlicher Systeme;
Analyse von Betriebsführung; Analyse von Geschäftsdaten; Analyse
von Geschäftsinformationen; Analyse von Geschäftstrends; Analyse
von Marketingtrends; Analyse von Unternehmensstatistiken;
Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Aufstellung von Kosten-Preis-
Analysen; Ausarbeiten von Geschäftsberichten; Ausforschung in
geschäftlichen Angelegenheiten; Ausforschungen bezüglich
Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte bezüglich
Handelsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf den Außenhandel;
Auskünfte in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in
Bezug auf Geschäftsstatistiken; Auskünfte in Bezug auf
Handelsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf Joint Ventures;
Auskünfte in Bezug auf Warenverkehr; Auskünfte in Geschäfts- und
kommerziellen Angelegenheiten; Auskünfte in
Geschäftsangelegenheiten mittels einem globalen Computernetzwerk
- 4 -
oder dem Internet; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten in Bezug
auf Franchising; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten mittels
Computerterminals; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, auch
über Internet, das Kabelnetz oder andere Formen der
Datenübertragung“.
3. Der ebenfalls auf die vollständige Löschung der Eintragung der Marke
30 2019 007 550 gerichtete Widerspruch aus der Marke UM 016 724
114 und die Beschwerde wegen seiner teilweisen Zurückweisung
durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 23. September 2020 sind
gegenstandslos.
G r ü n d e
I.
Das am 22. März 2019 angemeldete Zeichen
ist am 13. Juni 2019 unter der Nummer 30 2019 007 550 für folgende
Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte
Markenregister eingetragen worden:
- 5 -
Klasse 35:
Steuerberatung [Buchführung]; Steuerberatung [Rechnungswesen];
Steuerberatungsdienste [Buchführung]; Steuerberatungsdienste
[Rechnungswesen]; Beratungsdienste in Bezug auf Geschäftsanalysen;
Beratung und Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Beratung und
Information in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Bezug
auf Unternehmensverlagerungen; Beratung in Bezug auf die
Suchmaschinenoptimierung; Beratung der Geschäftsführung in Fragen
des Personaleinsatzes; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf
Personalanwerbung; Beratung bei der Führung von Industriebetrieben
einschließlich Erstellung von Kosten-/Ertragsanalysen; Abschluss und
Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Administrative
Datenverarbeitung; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf die
Vermittlungen von Versicherungsagenten; Administrative
Dienstleistungen in Bezug auf Pläne durch vom Arbeitgeber finanzierte
Gesundheitsfürsorge; Administrative Dienstleistungen in Bezug auf
Versorgungsleistungen für Arbeitnehmer; Administrative
Dienstleistungen für Arzneimittelerstattungsprogramme und -dienste;
Administrative Unterstützung bei der Teilnahme an Ausschreibungen;
Agenturdienste zur Organisation von Geschäftseinführungen; Akquisition
in Geschäftsangelegenheiten; Aktualisierung und Pflege von
Informationen in Registern; Anwerbedienstleistungen einer
Modelagentur; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte und
Beratung in Geschäftsangelegenheiten; Auslagerungsdienstleistungen
im Bereich operative Geschäftsführung; Auslagerungsdienstleistungen in
Form der Vermittlung von Dienstleistungsverträgen für Dritte;
Auslagerungsdienstleistungen in Form der Verwaltung von
Kundengeschäftsbeziehungen; Beratung bei der Erstellung von
Marktberichten; Aktualisierung von Geschäftsinformationen in
Computerdatenbanken; Analyse betriebswirtschaftlicher Systeme;
Analyse von Betriebsführung; Analyse von Geschäftsdaten; Analyse von
- 6 -
Geschäftsinformationen; Analyse von Geschäftstrends; Analyse von
Marketingtrends; Analyse von Unternehmensstatistiken; Aufstellung von
Kosten-Preisanalysen; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen;
Ausarbeiten von Geschäftsberichten; Ausforschung in geschäftlichen
Angelegenheiten; Ausforschungen bezüglich
Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte bezüglich
Handelsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf den Außenhandel;
Auskünfte in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug
auf Geschäftsstatistiken; Auskünfte in Bezug auf
Handelsangelegenheiten; Auskünfte in Bezug auf Joint Ventures;
Auskünfte in Bezug auf Warenverkehr; Auskünfte in Geschäfts- und
kommerziellen Angelegenheiten; Auskünfte in
Geschäftsangelegenheiten mittels einem globalen Computernetzwerk
oder dem Internet; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten in Bezug auf
Franchising; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten mittels
Computerterminals; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, auch über
Internet, das Kabelnetz oder andere Formen der Datenübertragung;
Ausstellungsveranstaltung zu Werbezwecken; Erstellung von Gutachten
zu wirtschaftlichen Zwecken; Präsentation von Waren und
Dienstleistungen; Produktvorführungen und -präsentationen;
Präsentation von Waren;
Klasse 41:
Betrieb von Museen [Präsentationen, Ausstellungen];
Klasse 42:
Erstellung von Gutachten [wissenschaftlich]; Erstellung von technischen
Gutachten.
- 7 -
Gegen die Eintragung der am 19. Juli 2019 veröffentlichten Marke hat die
Widersprechende am 26. September 2019 aus folgenden Marken Widerspruch
erhoben:
1. UM 016 724 114
angemeldet am 15. Mai 2017 und am 18. Dezember 2017 eingetragen, derzeit für
folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9:
mit Informationen, Darstellungen, Filmen oder anderen Daten versehene
Datenträger;
Klasse 16:
Papier, Pappe (Karton), Kunstwerke, Figuren und Architekturmodelle aus
Papier oder Pappe, Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-,
Einpack- und Ablagezwecke aus Papier oder Pappe;
Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Bücher, Plakate,
Postkarten; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren;
Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit
in Klasse 16 enthalten;
- 8 -
Klasse 38:
Bereitstellen des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportalen,
insbesondere auf das Documenta Archiv;
Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitäten; öffentliche Präsentation von Werken der bildenden oder
zeitgenössischen Kunst oder der Literatur für kulturelle oder
erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder Werkschauen;
Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Kursen; Betrieb
eines Museums, einer Ausstellungshalle und einer Akademie zur
zeitgenössischen Kunst; Herausgabe von Verlags- und
Druckereierzeugnissen, Zeitschriften oder Büchern auf Papier, auf
Datenträger, in elektronischer Form oder im Internet;
Bibliotheksdienstleistungen; Verlagsdienstleistungen, einschließlich
elektronisches Publizieren; Dienstleistungen eines Herausgebers;
Klasse 42:
Digitalisieren von Dokumenten, Bildern und Kunstwerken;
Klasse 44:
Vergabe von Lizenzen und Nutzungsrechten an Dokumenten, Fotos,
Kunstwerken, Druckereierzeugnissen, Bildern, Videos, etc..
2. UM 016 730 004
documenta
- 9 -
angemeldet am 16. Mai 2017 und eingetragen am 13. Oktober 2017, derzeit für
folgende Dienstleistungen:
Klasse 38:
Bereitstellen des Zugriffs auf Inhalte, Webseiten und Internetportalen,
insbesondere auf das Documenta Archiv;
Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle
Aktivitäten; öffentliche Präsentation von Werken der bildenden oder
zeitgenössischen Kunst oder der Literatur für kulturelle oder
erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder Werkschauen;
Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Kursen; Betrieb
eines Museums, einer Ausstellungshalle und einer Akademie zur
zeitgenössischen Kunst; Herausgabe von Verlags- und
Druckereierzeugnissen, Zeitschriften oder Büchern auf Papier, auf
Datenträger, in elektronischer Form oder im Internet;
Bibliotheksdienstleistungen; Verlagsdienstleistungen, einschließlich
elektronisches Publizieren; Dienstleistungen eines Herausgebers;
Klasse 42:
Digitalisieren von Dokumenten, Bildern und Kunstwerken;
Klasse 44:
Vergabe von Lizenzen und Nutzungsrechten an Dokumenten, Fotos,
Kunstwerken, Druckereierzeugnissen, Bildern, Videos, etc..
- 10 -
Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 23. September 2020 aufgrund
des Widerspruchs die Eintragung der angegriffenen Marke für folgende
Dienstleistungen angeordnet:
Klasse 35:
Ausstellungsveranstaltung zu Werbezwecken; Erstellung von Gutachten
zu wirtschaftlichen Zwecken; Präsentation von Waren und
Dienstleistungen; Produktvorführungen und -präsentationen;
Präsentation von Waren;
Klasse 41:
Betrieb von Museen [Präsentationen, Ausstellungen];
Klasse 42:
Erstellung von Gutachten [wissenschaftlich]; Erstellung von technischen
Gutachten.
Im Übrigen wurde der Widerspruch wegen fehlender Dienstleistungsähnlichkeit
zurückgewiesen. Es bestünden keine hinreichenden Berührungspunkte zwischen
den Produkten der Widerspruchsmarken und den Steuer-,
Unternehmensberatungs- oder sonstigen spezifisch unternehmens- und
geschäftsbezogenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke in der Klasse 35.
Auch seien die Voraussetzungen für eine Löschung aufgrund des Sonderschutzes
bekannter Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, auf den sich die
Widersprechende berufe, nicht gegeben.
- 11 -
Im Zusammenhang mit der Frage, ob eine Löschung aufgrund einer bekannten
Marke nach §§ 119 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. Art 9 Abs.
2 Buchstabe c UMV in Betracht komme, würde zwar viel dafür sprechen, dass es
sich jedenfalls bei der Unionswortmarke 016 730 004 „documenta“ nach den
vorgetragenen und unwidersprochen gebliebenen sowie zum Teil auch
amtsbekannten Tatsachen um eine in der Union wie im Inland bekannte Marke für
„öffentliche Präsentation von Werken der bildenden oder zeitgenössischen Kunst
oder der Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder
Werkschauen“ sowie den „Betrieb eines Museums, einer Ausstellungshalle und
einer Akademie zur zeitgenössischen Kunst“ handele. Dies könne aber letztlich
deswegen dahinstehen, weil die Vergleichsmarken jedenfalls im Bereich
unähnlicher Dienstleistungen nicht in einer Weise ähnlich im Sinn von § 9 Abs. 1
Nr. 3 MarkenG seien, dass sie vom Verkehr gedanklich miteinander verknüpft
werden könnten. Die nunmehr beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen
seien nicht nur markenrechtlich unähnlich, sondern würden auch einen anderen
Wirtschafts- und Lebensbereich betreffen. In diesem würden die
Widerspruchsmarken weder Bekanntheit noch eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft genießen. Ihr besonderes Image im Zusammenhang mit der
Präsentation zeitgenössischer Kunst spiele bei der Steuer- und
Unternehmensberatung sowie den sonstigen unternehmensbezogenen Leistungen
keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle. Auch sei nicht von einer
Gewöhnung des Verkehrs auszugehen, nach der bekannte Aussteller
zeitgenössischer Kunst typischerweise zugleich als Steuer- und
Unternehmensberater tätig wären oder auch typische Geschäftsdienstleistungen für
Dritte erbringen würden (oder umgekehrt). Daher fehle für das Publikum ein Anlass
für eine gedankliche Verknüpfung der Marken untereinander. Es sei vielmehr
nahegelegt, dass der Verkehr den Begriff „documenta“ im Zusammenhang mit
solchen Dienstleistungen nur als sprechendes Zeichen mit einer Anspielung auf
Steuerunterlagen und Unternehmensdokumente verstehe. Bei alledem halte die
jüngere Marke aufgrund ihrer Komplexität und ihrer zusätzlichen Wortelemente
- 12 -
einen ausreichenden Abstand ein, der einer gedanklichen Verknüpfung
entgegenwirke.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der
Auffassung, dass eine Ähnlichkeit zwischen den prägenden Bestandteilen der
angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 016
730 004 bestehe. Die weiteren Elemente der angegriffenen Marke „Treuhand- und
Steuerberatungsgesellschaft mbH“ seien als Firmenbezeichnung klar erkennbar
rein beschreibend. Insofern würden sich die klanglich identischen Kennzeichen
„dOCUMENTA“ und „documenta“ gegenüberstehen. Ebenso seien die graphische
Komponente der jüngeren Marke und die ältere Bildmarke UM 016 724 114
identisch. Es bestehe lediglich ein farblicher Unterschied. Die Identität gebe Anlass
zu der Vermutung, dass es sich um eine offensichtlich bewusste Übernahme von
Bestandteilen der Widerspruchsmarken handele. Diese seien bekannte Marken.
Dazu verweist die Widersprechende auf die bereits im Widerspruchsverfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt, insbesondere mit der
Widerspruchsbegründung vom 18. Dezember 2019, vorgelegten Unterlagen. Mit
der Bezeichnung „documenta“ werde, was allseits bekannt sei, die weltweit
bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst, die alle fünf
Jahre stattfinde, bezeichnet. Bei der Frage, ob die Marken gedanklich miteinander
verknüpft würden, sei eine Wechselwirkung der relevanten Umstände zu
berücksichtigen. Das sei von Seiten der Markenstelle verkannt worden. In die
angegriffene Marke seien identische Bestandteile der Widerspruchsmarken in einer
Art und Weise übernommen worden, dass das angesprochene Publikum
unmittelbar an die ihm bekannte Angabe „documenta“ erinnert werde. Dies gelte
unabhängig davon, für welche Waren oder Dienstleistungen die angegriffene Marke
verwendet werde. Auch in Verbindung mit den von der angegriffenen Marke
beanspruchten Steuer- und Unternehmensberatungsdiensten sowie sonstigen
- 13 -
Geschäftsdienstleistungen begebe sich die angegriffene Marke in die Sogwirkung
der bekannten Widerspruchsmarken. Sie nutze den Imagetransfer und ihre
Wertschätzung aus, ohne dass ein rechtfertigender Grund vorläge. Gerade
derartige Beeinträchtigungen einer bekannten Marke würde die Schutzvorschrift
des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu verhindern suchen. Es sei jedenfalls der
Widerspruch aus der Unionswortmarke „documenta“ begründet.
Die Widersprechende hat sinngemäß beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 23. September 2020 aufzuheben, soweit die
Widersprüche zurückgewiesen worden sind, und wegen der
Widersprüche aus den Unionsmarken 016 724 114 und 016 730 004
documenta die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30
2019 007 550 auch insoweit anzuordnen.
Die Inhaber der angegriffenen Marke haben sich im Beschwerdeverfahren - wie
schon zuvor im Widerspruchsverfahren vor dem Deutsches Patent- und Markenamt
- nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.
Mit dem Hinweis vom 7. Dezember 2021 hat der Senat die Beteiligten über die
voraussichtlichen Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich des Widerspruchs
aus der Unionswortmarke 016 730 004 unterrichtet.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
- 14 -
Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige
Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.
1. Es handelt sich zumindest bei der Unionswortmarke 016 730 004 um eine
bekannte Marke, deren Wertschätzung die ähnliche Marke 30 2019 0075 50 in
unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund ausnutzt (§§ 119 Nr. 1, 42 Abs. 2
Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV). Dies gilt
unabhängig davon, ob die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der
jüngeren Marke in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu den Dienstleistungen der älteren
Marke stehen.
a) Voraussetzung für das Vorliegen einer bekannten Marke ist, dass das jeweilige
Zeichen als Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, welches von
den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass
bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Erforderlich ist
eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder
Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). Bei der Prüfung, ob
eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu
berücksichtigen. Zu den maßgeblichen Bekanntheitsfaktoren zählen dabei neben
der Bekanntheit im demoskopischen Sinne der Marktanteil der Marke, die Intensität
ihrer Benutzung (Umsatzstärke), die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer
Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer
Förderung getätigt hat, wie z. B. Werbeaufwendungen (vgl. EuGH GRUR 2009,
1158 Rn. 25 - PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 - WUNDERBAUM II;
GRUR 2015, 1214 Rn. 20 - Goldbären; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 - Springender
Pudel).
- 15 -
Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein
geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1
MarkenG sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren
Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt
(vgl. BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rn. 27 - OTTO
Cap).
Bei „documenta“ handelt es sich um die Bezeichnung einer der bedeutendsten
Ausstellungen für zeitgenössische Kunst, die in der ganzen Welt bekannt ist. Sie
findet seit dem Jahr 1955 jeweils für eine Dauer von 100 Tagen alle 5 Jahre in
Kassel statt. Bis zum Jahr 2017 ist die documenta 14 Mal ausgerichtet worden.
Zahlreiche Exponate der documenta sind dauerhaft in oder um Kassel verblieben.
Mit der Ausstellung gehen regelmäßig sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen mit
entsprechenden Berichterstattungen und Skandalen einher (vgl. insgesamt
„https://de.wikipedia.org/wiki/Documenta“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis
vom 7. Dezember 2021).
„documenta“ ist zwar in erster Linie als Name der besagten Ausstellung bekannt, so
dass ihn die angesprochenen Verkehrskreise insbesondere mit ihr in Verbindung
bringen werden. Dies schließt aber nicht aus, dass er zugleich als Hinweis auf die
Herkunft von mit „documenta“ gekennzeichneten Dienstleistungen wahrgenommen
wird, zumal den angesprochenen Verkehrskreisen die Eintragung als Marke in das
Register nicht bekannt sein muss (vgl. insoweit auch EuGH GRUR 2019, 621 Rn.
49 - ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe sowie Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13.
Auflage, § 14 Rn. 374).
Vor diesem Hintergrund kann als gerichtsbekannt im Sinn des § 291 ZPO i. V. m. §
82 Abs. 1 MarkenG unterstellt werden, dass die Widerspruchsmarke „documenta“
sowohl zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke als auch zum
Entscheidungszeitpunkt eine sehr bekannte inländische Bezeichnung im
Zusammenhang mit den Dienstleistungen „kulturelle Aktivitäten; öffentliche
- 16 -
Präsentation von Werken der bildenden oder zeitgenössischen Kunst oder der
Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder
Werkschauen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Kursen;
Betrieb eines Museums, einer Ausstellungshalle und einer Akademie zur
zeitgenössischen Kunst“ war. Dies haben die Inhaber der jüngeren Marke im
Übrigen auch nicht in Abrede gestellt.
Soweit nach § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV an die
Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Europäischen Union tritt, ist
bei der Bezeichnung „documenta“ angesichts der grenzüberschreitenden Wirkung
der entsprechenden Ausstellung und vor dem Hintergrund, dass mit der Bekanntheit
in Deutschland eine Bekanntheit in einem jedenfalls sehr großen Mitgliedstaat und
damit in einem wesentlichem Teil der Europäischen Union einhergeht, von einer
ausreichenden Bekanntheit in Letztgenannter auszugehen (vgl. hierzu auch EuGH
GRUR 2009, 1158 Rn. 29 - PAGO/Tirolmilch; EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 50 -
ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe sowie Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage,
§ 14 Rn. 377 m. w. N).
b) Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist noch vor der
Prüfung, ob eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der
Unterscheidungskraft bzw. der Wertschätzung der bekannten Marke vorliegt,
festzustellen, ob der Verkehr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der
bekannten Marke eine gedankliche Verknüpfung vornimmt bzw. ob jenes geeignet
ist, die bekannte Marke in Erinnerung zu rufen (vgl. etwa EuGH GRUR 2009, 56,
Nr. 60 - Intel Corporation/CPM United Kingdom; Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 388). Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung
zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten
Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit
der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und
Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der
- 17 -
Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene
Unterscheidungskraft und (ohne dass dies erforderlich wäre) das Bestehen von
Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi
KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; BGH GRUR
2015, 1214 Rn. 20 - Goldbären; GRUR 2017, 75 Rn. 37 - Wunderbaum II; GRUR
2020, 401 Rn. 28 - ÖKO-TEST I).
Die Ähnlichkeit der Marken ist dabei nach den für § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
geltenden Grundsätzen zu beurteilen, d. h. sie kann sich gleichermaßen aus
Übereinstimmungen im Klang, im (Schrift)Bild oder in der Bedeutung ergeben,
wobei es auch hier auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander
gegenüberstehenden Marken ankommt. Im Rahmen des Bekanntheitsschutzes
nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist aber, anders als bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
nicht erforderlich, dass eine Verwechslungsgefahr oder Herkunftstäuschung
besteht. Es ist vielmehr ausreichend, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen der
bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen bei den angesprochenen
Verkehrskreisen eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen bewirkt.
Von einer gedanklichen Verknüpfung ist vorliegend angesichts der identischen
Übernahme der Widerspruchswortmarke „documenta“ auszugehen. Denn die
angegriffene Wortbildmarke wird jedenfalls in klanglicher Hinsicht
maßgebend geprägt von dem in der obersten Zeile befindlichen Wortelement
„dOCUMENTA“. Den Bestandteil „Treuhand- und
Steuerberatungsgesellschaft mbH“ werden die angesprochenen Verkehrskreise bei
der Wahrnehmung des Zeichens vernachlässigen, da er in sehr viel kleinerer Schrift
wiedergegeben ist, unterhalb der Komponente „dOCUMENTA“ angeordnet ist und
dadurch dieser gegenüber nachrangig erscheint als auch keinen eigenen
kennzeichnenden Gehalt aufweist, da er lediglich die Tätigkeit und
Unternehmensform der Inhaber der angegriffenen Marke benennt. Angesichts der
Identität der Wortbestandteile „documenta“ werden die angesprochenen
- 18 -
Endverbraucher- sowie gewerblichen Verkehrskreise ohne Weiteres die
Vergleichsmarken miteinander in Verbindung bringen. Diese drängt sich auch
deshalb auf, weil in die jüngere Marke das bekannte Logo der Widersprechenden
eines „a“ mit Strich bzw. eines „d“ in der konkreten eigentümlichen unterbrochenen
Darstellung übernommen worden ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 30 -
Intel/CPM; GRUR 2004, 58 Rn. 29 und 31 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503
Rn. 41 - adidas/Marca; BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 29 - Springender Pudel; BPatG
GRUR-RR 2020, 208 Rn. 25 - apfel & i/Apple).
Anders als die Markenstelle meint, ist im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung
auch von einer gedanklichen Verknüpfung mit der Widerspruchsmarke im
Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse
35 der jüngeren Marke auszugehen, selbst wenn die Widersprechende nicht als
Dienstleister in diesem Bereich tätig ist. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die Verkehrskreise, die von den Dienstleistungen angesprochen werden, für
die die ältere Marke eingetragen ist, vollkommen verschieden sind von denjenigen,
die die Dienstleistungen der jüngeren Marke nachfragen, und dass die ältere Marke,
obgleich sie eine bekannte Marke ist, den Verkehrsteilnehmern, auf die die jüngere
Marke abzielt, unbekannt ist. Damit würden die Interessenten, an die sich jeweils
eine der beiden Marken richtet, möglicherweise niemals mit der anderen Marke
konfrontiert werden, so dass sie auch keine Verknüpfung zwischen diesen Marken
herstellen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 48 ff. - Intel Corporation Inc./CPM
United Kingdom Ltd.). Doch können bestimmte Marken eine solche Bekanntheit
erworben haben, dass sie über die Gruppe der Verkehrsteilnehmer hinausgeht, die
als Abnehmer der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die diese
Marken eingetragen sind. In diesem Fall können die Verkehrskreise, an die sich die
Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke richten, einen Zusammenhang
zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen, auch wenn sie
nicht zu den von den Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke maßgeblich
angesprochenen Abnehmern gehören. Sehr bekannte Marken lösen sich mit
- 19 -
zunehmender Bekanntheit von den Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz
genießen oder benutzt werden und werden unabhängig von den geschützten Waren
oder Dienstleistungen selbst zu einem wertvollen Besitzstand (vgl. BPatG 30 W
(pat) 23/19 - DEGOBASF/BASF). Bei der Beurteilung einer gedanklichen
Verknüpfung der Zeichen ist somit das Ausmaß der Bekanntheit der
Widerspruchsmarke zu berücksichtigen. Dabei ist umso wahrscheinlicher, dass die
angesprochenen Verkehrskreise bei der Begegnung mit der jüngeren Marke an die
ältere Marke erinnert werden, je stärker die der älteren Marke von Haus aus
innewohnende oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft ist (vgl.
EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 53 f - Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.).
Eine solch überragende Bekanntheit kommt der Widerspruchsmarke „documenta“
aufgrund ihrer seit mehr als 60 Jahren andauernden intensiven und regelmäßigen
Verwendung für „kulturelle Aktivitäten; öffentliche Präsentation von Werken der
bildenden oder zeitgenössischen Kunst oder der Literatur für kulturelle oder
erzieherische Zwecke in Ausstellungen oder Werkschauen; Veranstaltung und
Durchführung von Seminaren und Kursen; Betrieb eines Museums, einer
Ausstellungshalle und einer Akademie zur zeitgenössischen Kunst“ zu, so dass sie
auf Waren und Dienstleistungen ausstrahlt, die nicht identisch oder ähnlich zu den
für die Widerspruchsmarke „documenta“ eingetragenen Dienstleistungen sind. In
diesem Bereich werden Assoziationen auch dadurch gefördert, dass die ältere
Marke in die Jüngere quasi identisch übernommen worden ist (vgl. auch 30 W (pat)
23/19 - DEGOBASF/BASF).
c) Die angegriffene Marke nutzt die Wertschätzung der älteren Marke UM 016 730
004 aus.
Von der Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke ist auszugehen,
wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke
ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben,
- 20 -
um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle
Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere
Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines mit der
bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 756
Rn. 49 - L´Oréal/Bellure; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 54 -
VOLKSWAGEN/VOLKS.Inspektion; GRUR 2014, 378 Rn. 33 - OTTO Cap; BPatG
29 W (pat) 9/15 - GRÜNKÄPPCHEN/Rotkäppchen).
Mit der Übernahme des identischen Wortbestandteils „documenta“ begeben sich
die Inhaber der angegriffenen Marke in den Bereich der Sogwirkung der bekannten
Widerspruchsmarke UM 016 730 004, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und
Ansehen zu profitieren. Die Bezeichnung „documenta“ steht in besonderer Weise
für Modernität, Avantgarde, zeitgenössische Innovation und aufsehenerregende
neue Interpretationen sowie Ansätze in der Kunst, die regelmäßig eine hohe und
ganz besondere Öffentlichkeitswirkung mit sich bringen. Diesen hohen
Aufmerksamkeitsfaktor und das Image von Innovation, Modernität und Zeitgeist
machen sich die Inhaber der angegriffenen Marke zunutze, wenn sie die
Bezeichnung „documenta“ noch dazu zusammen mit dem bekannten Logo in
Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen, insbesondere
im Zusammenhang mit Steuerberatung und Geschäftsangelegenheiten, identisch
verwenden. Zwar setzt das Verlagern gewisser Wertvorstellungen von der
bekannten Marke auf die Dienstleistungen der Inhaber der angegriffenen Marke in
der Regel gewisse Berührungspunkte zwischen den Dienstleistungen der
Vergleichsmarken voraus. Solche sind zwischen den kulturellen Dienstleistungen
der Klasse 41 der älteren Marke UM 016 730 004 und den (Steuer-)Beratungs-,
Geschäftsführungs- und administrativen Dienstleistungen der Klasse 35 der
jüngeren Marke zwar nur insoweit vorhanden, als diese Hilfsdienstleistungen oder
auf jene bezogen sein können. Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, dass sich
die angesprochenen Abnehmer der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen
der Klasse 35 der angegriffenen Marke von der Wertschätzung und dem Image der
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Ausstellung „documenta“ im Sinne von innovativ, modern und zeitgenössisch leiten
lassen. Diese Eigenschaften kommen auch einem Dienstleister, gerade im Bereich
der Steuer- und Geschäftsberatung sowie sonstiger Geschäftsangelegenheiten
sehr zugute. So ist die identische Verwendung einer bekannten und gut
beleumundeten Marke ein starkes Indiz für das Vorliegen eines Imagetransfers
auch im Unähnlichkeitsbereich (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13.
Auflage, § 14 Rn. 406).
d) Die angegriffene Marke nutzt die Wertschätzung der älteren Marke UM 016 730
004 zudem ohne rechtfertigenden Grund aus. Einen solchen, auf den die identische
Übernahme der Widerspruchsmarke gestützt werden könnte, haben die Inhaber der
angegriffenen Marke nicht vorgetragen. Er ist auch nicht ersichtlich.
e) Schließlich erfolgt die Ausnutzung der Wertschätzung der Widerspruchsmarke
UM 016 730 004 in unlauterer Weise. Die Anlehnung an eine fremde Leistung und
die Ausnutzung eines guten Rufs sind zwar nach herkömmlicher Auffassung nicht
stets verwerflich. Es muss zur objektiven Rufausbeutung etwas Anstößiges
hinzutreten. Anhaltspunkte hierfür bilden u. a. die Verwendung identischer Zeichen
(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14, Rn. 416). Sie ist
vorliegend zu bejahen, zumal - wie bereits ausgeführt - die Inhaber der
angegriffenen Marke nicht nur das Wort „documenta“ in leicht abgewandelter Groß-
und Kleinschreibung, sondern auch das Logo in inverser Darstellung
übernommen haben.
Auf die Beschwerde der Widersprechenden war daher die Löschung der Eintragung
der angegriffenen Marke für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen
aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 016 730 004 anzuordnen.
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2. Da die Beschwerde wegen teilweiser Zurückweisung des Widerspruchs aus der
Marke UM 016 730 004 bereits Erfolg hat, sind der ebenfalls auf die vollständige
Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 0075 50 gerichtete Widerspruch aus
der Marke UM 016 724 114 und die Beschwerde wegen seiner teilweisen
Zurückweisung derzeit gegenstandslos. Mit dem Eintritt der Rechtskraft dieses
Beschlusses werden sowohl dieser Widerspruch als auch diese Beschwerde
endgültig gegenstandslos werden.
3. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen
Anlass, so dass es bei der Regelung, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen
Kosten selbst trägt, verbleibt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, nachdem lediglich
die obsiegende Widersprechende einen hilfsweisen Antrag auf Durchführung einer
mündlichen Verhandlung gestellt hatte (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine
solche nicht für sachdienlich erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
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III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in
elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Kriener Fehlhammer


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