25 W (pat) 234/99  - 25. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 25 W (pat) 234/99 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 398 63 547 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt beschlossen: Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Mar-kenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 1999 aufgehoben. Das Verfahren wird an das Deut-sche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. BPatG 152 10.99 - 2 - Der Anmelderin wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt. G r ü n d e I. Die nachfolgende wiedergegebene Abbildung wurde am 4. November 1998 für "Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Biß-regulierungsmassen für zahnärztliche Zwecke, Doubliermassen für zahnärztliche Zwecke, Einbettmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, Modellma-terial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, Kronen- und Brückenmaterial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, sämtliche Waren für den Vertrieb an Zahnärzte, Zahntechniker und Zwischenhändler für Dentalprodukte sowie de-ren fachkundiges Personal" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet. Im Anmeldeformular ist bei den Angaben zur Marke das Kästchen "Dreidimensio-nale Marke" angekreuzt (siehe Bl 4 der Anmeldeakten). In der Anlage zur Marken-- 3 - anmeldung wird die Marke als Bildmarke "Penta Kartusche" bezeichnet (siehe Bl 5 der Anmeldeakten). Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke verneint und die Anmeldung zurückge-wiesen. Für die beanspruchten Waren fehle der dreidimensionalen Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie gebe eine Kartusche wieder, wie sie in der Zahntechnik verwendet werde. Die Kartusche bestehe aus zwei zylindrischen Kammern unter-schiedlicher Größe, wobei zwischen den beiden Kammern ein weiterer Zylinder angeordnet sei, der wahrscheinlich als Mischkammer diene. Den angesprochenen Fachleuten seien solche Kartuschen bekannt. Sie würden darin in erster Linie die Kartusche selbst sehen, zumal die angemeldete Form keine außergewöhnlichen Besonderheiten aufweise bzw die äußeren Veränderungen gegenüber herkömmli-chen Kartuschen rein funktionsbedingt seien. Im übrigen sei der Verkehr an ver-schiedenste Formen von Kartuschen gewöhnt. Eine Kartusche, deren Gestaltung sich funktionsbedingt erklären lasse, sei nicht herkunftshinweisend originell und demzufolge nicht unterscheidungskräftig. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Beschwerdeverfah-ren in der Sache nichts vorgetragen hat. Vor der Markenstelle hatte sie ausge-führt, daß es keinerlei Anhaltspunkte für eine Verwendung von Kartuschenformen nach der Bauart der angemeldeten Kartusche gebe. Die bisher gebräuchlichen Kartuschen wiesen zwei zylindrische, nebeneinander angeordnete Kammern auf. Die hier zu beurteilende Kartuschenform besitze demgegenüber zwei zylindrische Kammern von stark unterschiedlicher Größe. Durch ein weiteres Bauteil entstehe der optische Eindruck einer gleichmäßig, dreifach gewölbten Oberfläche. Aufgrund der unüblichen Formgebung besitze die Kartusche die Eignung, die beanspruch-ten Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterschei-den. Der Verkehr sei in der Lage, aufgrund der Formabweichungen die angemel-dete Marke wiederzuerkennen und einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen. - 4 - Auch ein Freihaltebedürfnis sei nicht gegeben. Eine Verwendung entsprechender Kartuschen sei nicht nachgewiesen worden. Mit Verfügung vom 24. Oktober 2000 hat der Senat die Anmelderin darauf hinge-wiesen, daß beabsichtigt ist, die Entscheidung der Markenstelle aufzuheben und das Verfahren ohne eigene Sachentscheidung an die Markenstelle zurückzuver-weisen, da die Anmeldung in Bezug auf die beanspruchte Markenform wider-sprüchlich sei und im übrigen nicht hinreichend individualisierbar wiedergegeben sei, wenn unterstellt werde, daß die Anmeldung einer dreidimensionalen Marke gewollt sei (siehe Bl 14 der Akten). Mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2000 hat die Anmelderin - ohne auf die aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen - erklärt, daß sie mit der beabsichtigen Zurückverweisung einverstanden sei. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen. II. Auf die zulässige Beschwerde der Anmelderin hin ist der angegriffene Beschluß ohne Prüfung zur Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke gem § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Verfahren vor der Markenstelle an wesent-lichen Mängeln leidet. Zunächst weist die Anmeldung einen Widerspruch auf, den die Markenstelle hätte aufklären müssen. In dem Anmeldeformular ist bei den Angaben zur Marke das Kästchen "Dreidimensionale Marke" angekreuzt. In der Anlage zur Markenanmel-dung wird die angemeldete Marke als Bildmarke "Penta Kartusche" bezeichnet. Eine dreidimensionale Marke und eine Bildmarke stellen unterschiedliche Schutz-gegenstände dar, die nicht Gegenstand ein und derselben Anmeldung sein kön-nen (vgl auch die Entscheidung BGH WRP 2001, 31 "Zahnpastastrang", in der es - 5 - ua darum geht, daß der Übergang von einer Bildmarke zu einer dreidimensionalen Marke eine unzulässige nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens dar-stellt). Ohne diesen Widerspruch aufzuklären, war die Markenstelle bei ihrer Ent-scheidung von einer dreidimensionalen Marke ausgegangen. Selbst wenn man der Angabe auf der ersten Seite der Anmeldung für die Einord-nung der angemeldeten Marke als dreidimensionale Marke der Vorrang gibt und die von der Markenstelle ohne weitere Aufklärung getroffene Einordnung der Mar-kenform für zutreffend hält, ist eine Sachenscheidung derzeit aufgrund eines wei-teren, die dreidimensionale Markenform betreffenden Verfahrensmangels nicht möglich. Denn obwohl die angemeldete Marke auf der eingereichten Abbildung nicht in ausreichend eindeutig identifizierbarer Weise wiedergegeben ist und es deshalb an einer ausreichenden Wiedergabe der Marke im Sinne des § 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG fehlt, war die Markenstelle im Rahmen der Prüfung der Anmeldeer-fordernisse nach § 36 Abs 1 Nr 1 in Verbindung mit §§ 33 Abs 1, 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG verfahrensfehlerhaft von einer insoweit wirksamen Anmeldung ausge-gangen. Zwar kann eine einzige zweidimensionale Wiedergabe unter Umständen genügen, um eine dreidimensionale Marke ausreichend bestimmt und in allen wesentlichen Merkmalen vollständig wiederzugeben, insbesondere dann, wenn zB die nicht sichtbaren Teile etwa durch gestrichelte Linien innerhalb einer graphischen Strich-zeichnung gemäß § 9 Abs 3 MarkenV dargestellt sind oder der Anmeldung eine erläuternde Beschreibung nach § 9 Abs 5 MarkenV beigefügt ist. Bei komplexeren dreidimensionalen Gestaltungen wird aber eine Ansicht der Marke regelmäßig nicht genügen, um den Schutzgegenstand hinreichend bestimmt darzustellen. Bei der vorliegend eingereichten Markenwiedergabe kann nicht beurteilt werden, wie die Marke auf der nicht sichtbaren Rück- und Oberseite und damit in ihrer Ge-samtheit gestaltet ist. Auch läßt die sichtbare Seite - anders als bei einfachen re-gelmäßigen Formen wie Kugel oder Zylinder - darauf keinen Rückschluß zu. Aus-gehend davon kann nicht beurteilt werden, was Schutzgegenstand ist. Daraus fol-- 6 - gend kann auch in künftig möglichen Widerspruchsverfahren oder Verletzungspro-zessen nicht beurteilt werden, welchen Schutzumfang die Marke genießt. Gerade auf der Rückseite könnten für die Bemessung des Schutzumfangs wesentliche und unter Umständen sogar allein kollisionsbegründende Gestaltungselemente vorhanden sein, die auf der eingereichten fotographischen Abbildung nicht zu se-hen sind. Vorliegend müßte wenigstens eine weitere Abbildung eingereicht wer-den, welche die bislang nicht sichtbaren Teile zeigt. Besser wäre die Einreichung von mehreren verschiedenen Ansichten. Zwar schreibt die MarkenV in § 9 Abs 1 Satz 2 keine bestimmte Mindestanzahl von Ansichten vor, sondern regelt nur, daß bis zu sechs verschiedene Ansichten eingereicht werden können. Daraus, daß ei-ne bestimmte Anzahl von Ansichten nicht zwingend vorgeschrieben ist, folgt nicht, daß die Einreichung von nur einer Wiedergabe für eine hinreichende Identifizier-barkeit eines 3D-Schutzgegenstandes stets genügt (vgl zu diesem Problem auch die Entscheidungen BPatG BlPMZ 1998, 534; GRUR 1998, 706; BPatGE 39, 238 – Uhrgehäuse, in denen jeweils die Frage offen bleibt, ob dem Bestimmtheitserfor-dernis der Markenanmeldung durch nur eine eingereichte Markenwiedergabe Ge-nüge getan ist). Bei einer dreidimensionalen Marke kann die eingereichte Marken-wiedergabe nur dann als ausreichend im Sinne des § 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG an-gesehen werden, wenn sich der Schutzgegenstand in seiner dreidimensionalen Gestaltung anhand der eingereichten Wiedergabe ggfs in Zusammenhang mit ei-ner Beschreibung nach § 9 Abs 5 MarkenV zweifelsfrei reproduzieren läßt. Die-sem Erfordernis wird die vorliegende Markenanmeldung in Bezug auf eine dreidi-mensionale Marke nicht gerecht, so daß es insoweit bereits an den Voraussetzun-gen für die Zuerkennung eines Anmeldetages fehlt (§ 33 Abs 1 MarkenG). Die Markenstelle wird nach der Zurückverweisung zunächst zu klären haben, wel-che Markenform beansprucht wird. Sofern mit den eingereichten Unterlagen eine dreidimensionale Gestaltung beansprucht sein soll, wird die Markenstelle zunächst darauf hinzuwirken haben, daß eine ausreichende bestimmte Wiedergabe der Marke nach den oben aufgestellten Grundsätzen eingereicht wird. Im übrigen wird die Markenstelle bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse auch der Frage - 7 - nachzugehen haben, ob ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG be-steht. Im Rahmen dieser Prüfung kommt in Betracht, ein Interesse des Verkehrs an der Freihaltung von Produktformen in der Weise zu berücksichtigen, daß eine Eintragung grundsätzlich nur bei im Verkehr durchgesetzten Marken möglich ist (vgl dazu die noch nicht veröffentlichten Vorlagebeschlüsse des BGH an den EuGH vom 23. November 2000 in den Verfahren I ZB 15/98 - Linde-Gabelstapler; I ZB 18/98 - Taschenlampe; I ZB 46/98 - RADO-Uhr). Denn niemand soll durch den Markenschutz daran gehindert werden, dasselbe Produkt wie der Markenin-haber auf den Markt zu bringen, solange er sich eines anderen Kennzeichens be-dient. Vorliegend erscheint unter diesem Gesichtspunkt die Gewährung von Mar-kenschutz in besonderer Weise problematisch. Die beanspruchte Gestaltung zeigt nämlich eine Kartusche, welche für die von der Anmelderin produzierten und bei Zahnärzten vertriebenen Geräte zur Anmischung von Abdruckmassen geeignet erscheint. Sofern solche "Ersatzteile" mit entsprechenden Verbrauchsmassen – vergleichbar etwa mit Tintenkartuschen für Tintenstrahldrucker oder Bremsbelä-gen für Fahrzeugbremsen - einem zeitlich nicht begrenzten Markenschutz unter-stellt werden, wäre für die Mitbewerber der Zugang zum Ersatzteilgeschäft unter Umständen in den jeweiligen Warenbereichen erheblich erschwert oder gar un-möglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gestaltung der Bauteile so ge-wählt wird, daß nur ein exakter Nachbau eine Verwendung als "Ersatzteil" ermög-licht. Wettbewerbsbeeinträchtigende oder gar -hindernde Effekte wären die Folge. Es entspricht vorliegend auch der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG zurückzuzahlen. Als Gründe für eine Rückzahlung kommen insbe-sondere Verfahrensfehler seitens der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts in Betracht (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 37 und 38). In diesem Sinne relevante Fehler lagen vor. Auch wenn die An-melderin mit ihrer in Bezug auf die beanspruchte Markenform widersprüchlichen Anmeldung und wegen der unzureichenden Wiedergabe der beanspruchten Mar-ke als dreidimensionale Gestaltung selbst Ursachen für die jetzt erforderliche Auf-hebung und Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle gesetzt hat, wäre - 8 - das konkrete Beschwerdeverfahren mit dem Ergebnis einer Aufhebung und Zu-rückverweisung nicht notwendig geworden, wenn die Markenstelle in dem erfor-derlichen Umfang auf Klarstellung hingewirkt hätte und die Prüfung nach § 36 Abs 1 Nr 1 MarkenG ordnungsgemäß vorgenommen hätte. Kliems Brandt Knoll Pü

Full & Egal Universal Law Academy