25 W (pat) 247/03  - 25. Senat (Marken)

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 25 W (pat) 247/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 398 68 144.9 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 09. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems, der Richterin Bayer und des Richters Merzbach beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Marke ist am 19. April 1999 unter der Nummer 398 68 144 für die Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommuni-kation; Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere per Telefon, per elektronischer Post (sogenannte E-Mail), per Fax, per Datenfernübertra-gung, über das Internet und mit Hilfe aller anderen technischen Mittel und Lösungen, die eine Übertragung von Daten zwischen räumlich getrennten Standorten erlauben“ - 3 - in das Markenregister eingetragen worden. Dagegen hat die Inhaberin der für die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroar-beiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immo-bilienwesen; Telekommunikation“ geschützten und seit dem 22. Dezember 1998 eingetragenen Marke JurCall Widerspruch erhoben. Durch Beschluss der Markenstelle vom 21. Februar 2002 wurde die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmens-verwaltung; Büroarbeiten und Telekommunikation“ angeordnet. Ausgehend von einer Identität der von der Löschung betroffenen Dienstleistungen und strengen Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Abstand bestehe sowohl in klanglicher Hinsicht als auch schriftbildlich Verwechslungsgefahr. Der weitergehende Widerspruch wurde zurückgewiesen, da hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr wegen des deutlichen Abstands der Dienstleistungen zu verneinen sei. Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde durch Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 18. September 2003 die Löschung der Marke in vollem Umfang angeordnet. Auch die weiteren von der jüngeren Marke beanspruchten Dienst-leistungen seien in einem mittleren bis hohen Ähnlichkeitsbereich anzusiedeln. Dies gelte insbesondere auch für die Dienstleistung „Versicherungswesen“ zu „Rechtsberatung und –vertretung“, welche eine mittelgradige Ähnlichkeit aufwie-sen. Da die Marken klanglich hochgradig ähnlich seien, bestehe Verwechslungs-- 4 - gefahr, selbst wenn man eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarke unterstelle. Auf eine von der Widersprechenden geltend gemachte Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke komme es daher nicht an. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke mit dem sinngemäßen Antrag, den Beschluss der Markenstelle vom 18. September 2003 aufzu-heben und den Beschluss der Markenstelle vom 21. Februar 2002 aufrechtzuerhalten, soweit dadurch der Widerspruch aus der Marke 398 66 205.3 zurückgewiesen worden ist. Entgegen der Annahme der Markenstelle bestehe aus der Sicht des Verkehrs keine Verwandtschaft der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen. Eine Ver-wechslungsgefahr sei wegen des großen Abstands der Marken zueinander aus-geschlossen. Die im angegriffenen Beschluss angesprochene Vorabprüfung ei-nes Rechtsstreits durch Rechtsschutzversicherungen begründe keine Nähe zu der Dienstleistung Rechtsberatung. In allen Lebensbereichen spielten juristische Überlegungen eine Rolle. Entgegen der Annahme des HABM, dass Versiche-rungsunternehmen Rechtsabteilungen unterhielten, die auch Rechtsrat erteilen dürften, sei die Widersprechende hierzu nicht berechtigt. Auch müsse aufgrund der Knappheit von Benennungsvarianten für juristische Telefonhotlines bereits genügen, wenn sich die Zeichen in einem Konsonanten unterschieden. Die Zei-chen wiesen auch keine Gemeinsamkeiten auf. Die Widerspruchsmarke lehne sich mit dem Bestandteil „jur“ an das Wort „jure“ an, was aber bei der angegriffe-nen Marke nicht der Fall sei. Einer klanglichen Ähnlichkeit könne keine besondere Bedeutung beigemessen werden, da der Begriff „JurCall“ seinem Nutzungszweck nach nur in schriftlicher Form sinnvoll verwendet werden könne. Bei mündlicher Benennung liege die Betonung zudem auch auf dem „R“, was einer Zeichenähn-lichkeit ebenfalls entgegenstehe. - 5 - Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie macht geltend, dass die Markenstelle zutreffend von einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen ausgegangen sei. Wesentlich sei, dass sich die gegenüber ste-henden Dienstleistungen als einander ergänzende und auf ein gemeinsames Ziel gerichtete Dienstleistungen – den Rechtsschutz der Dienstleistungsnehmer – darstellten, von welchen der Verkehr auch annehme, dass sie einem Verantwor-tungsbereich entspringen. So verstehe sich z.B. die Rechtsschutzversicherung „Advocard“ als Partnerin der Rechtsanwälte und präsentiere sich so auf ihrer Ho-mepage. Der Verkehr reduziere auch den Leistungsumfang seiner Rechtsschutz-versicherung nicht, wie die Beschwerdeführer unterstellten, auf die bloße Finan-zierung eines Rechtsanwalts, sondern die Rechtsschutzversicherungen, die auch eigene Rechtsabteilungen unterhielten, seien die erste Anlaufstelle, die im Rah-men einer Vorprüfung die Erfolgsaussichten eines Rechtsstreits klärten. Es komme nicht darauf an, dass die Widersprechende keine Rechtsberatung durch-führen dürfe, da der Verkehr das RBerG nicht kenne. Sie vermittele jedoch spezi-alisierte Anwälte und kläre den Versicherungsnehmer über Risiken und Er-folgsaussichten eines Rechtsstreits auf. Es bestehe daher ein besonderes Nähe-verhältnis zu der Dienstleistung Rechtsberatung. Auch bestehe zwischen den Marken sowohl in phonetischer als auch in optischer Hinsicht nahezu Identität, so dass der erforderliche Abstand nicht gewahrt sei. Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II. Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. - 6 - Mit der Markenstelle ist der Senat der Ansicht, dass zwischen den Vergleichs-marken auch in Bezug auf die Rechtsberatungs- und –vertretungsdienstleistun-gen der jüngeren Marke Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-kenG besteht, so dass die Marke entsprechend dem Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 18. September 2003 in vollem Umfang zu löschen ist. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist un-ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen denen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbe-sondere der Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Wa-ren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Der Senat sieht dabei keine durchgreifenden Gründe für eine in entscheidungser-heblichem Umfang geminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrem Dienstleistungsbereich. Verwechslungsgefahr zu der Dienstleistung „Rechtsberatung und – vertretung per Telefon“ der angegriffenen Marke scheidet auch nicht bereits deshalb aus Rechtsgründen aus, weil es der Widerspruchsmarke insoweit wegen ihres be-schreibenden Charakters an Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-kenG) bzw. es sich um eine freihaltungsbedürftige beschreibende Sachangabe handelt (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; vgl. BGH, MarkenR 2004, 359, 360 – Regio-post/Regional Post). Zwar fehlt einem sprachüblich gebildeten Wortzeichen mit Bestandteilen, die aus einer geläufigen fremden Sprache stammen und die als solche in die deutsche Umgangssprache eingegangen sind, die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, wenn der Verkehr das Zeichen angesichts der ohne weiteres ver-ständlichen begrifflichen Bedeutung nur in diesem Sinn und nicht als Unterschei-dungsmittel für Dienstleistungen versteht (BGH, MarkenR 2004, 39, 40 – Cityser-vice). Davon kann hier aber nicht ausgegangen werden. Auch wenn „Jur“ als all-- 7 - gemeine bekannte Abkürzung für „Recht“ verstanden wird und der in die deut-sche Sprache eingegangene Begriff „Call“ im Sinne von „anrufen, (Telefon)Anruf, (Telefon)Gespräch“ gebräuchlich ist, weist die aus diesen beschreibenden Beg-riffen gebildeten Wortkombination „JurCall“ noch ein Mindestmaß an Unterschei-dungskraft auf. So lässt sich eine in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegan-gene tatsächliche Verwendung dieses Begriffs zur Kennzeichnung telefonischer Rechtsberatungsdienstleistungen nicht feststellen. Da „Jur“ zudem eine zwar be-kannte, aber sehr allgemein auf „Recht“ hinweisende Abkürzung ist, liegt eine Kombination der einzelnen Begriffe „Jur“ bzw. „Call“ zur Beschreibung einer tele-fonischen Rechtsberatung für den Verkehr, welcher Kennzeichen in aller Regel ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt, nicht so nahe, dass er unmit-telbar und ohne weiteres Nachdenken einen solchen konkreten und unmittelbaren Bezug zu der beanspruchten Dienstleistung herstellen wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 8 Rdnr. 125). Es handelt sich daher bei der Bezeichnung „JurCall“ nicht um eine feststehende oder naheliegende und glatt beschreibende Sachangabe, sondern um eine kurze, prägnante Kombination zweier Wortele-mente, die ihrem Gesamteindruck nach trotz der beschreibenden Anklänge ge-eignet ist, von den angesprochenen Verkehrskreisen als unterscheidungskräftiges Zeichen wahrgenommen zu werden , wobei allerdings der Schutzumfang solcher Marken sich nach dem Maß der Eigenprägung gegenüber den beschreibenden Angaben bestimmt (vgl. BGH, MarkenR 2003, 388 – AntiVir/AntiVirus). Da „JurCall“ weder eine glatt beschreibende Sachangabe ist noch eine allge-meine Benutzung dieser Bezeichnung als beschreibender Fachbegriff für die Dienstleistung „Rechtsberatung und – vertretung per Telefon“ festgestellt werden kann, besteht an dieser Bezeichnung auch kein aktuelles Freihaltungsbedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es fehlen bei dieser Sachlage auch hinrei-chende Anhaltspunkte, dass sie künftig als solche benötigt wird, so dass auch ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis nicht besteht. - 8 - Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Dienstleistungen ist von der Registerlage und nicht von der tatsächlichen Benutzungslage auszugehen, da seitens der In-haber der angegriffenen Marke eine Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und/oder Satz 2 MarkenG nicht erhoben wurde. Soweit die Inhaber der angegriffenen Marke auf die Verwendung der Widerspruchsmarke im Rahmen ei-ner Rechtsschutzversicherung hinweisen, ist darin keine Erhebung der Einrede zu sehen. Denn der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 43 Mar-kenG zu bestreiten, muss ausdrücklich erklärt werden. Ausführungen zur Benut-zung der Widerspruchsmarke in anderem Zusammenhang (z.B. bei der Erörte-rung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen) können da-her nicht als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rdnr. 43) Nach der Registerlage besteht aber zwischen den Rechtsberatungsdienstleistun-gen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen „Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte“ der Widerspruchsmarke eine nicht nur geringe Ähnlichkeit. Zwar bestehen Zweifel, ob diese in Bezug auf die Dienstleistung „Versicherungs-wesen“ der Widerspruchsmarke damit begründet werden kann, dass bei Rechts-schutzversicherungen im Vorfeld häufig eine Vorabrisikoprüfung bzw. überschlä-gige Prüfung der Erfolgsaussichten durch die Versicherung stattfindet und auch bereits beim Abschluss einer Versicherung häufig juristische Überlegungen eine Rolle spielen. Denn eine Versicherung nimmt mit der Prüfung ihrer Einstands-pflicht im Rahmen einer Rechtsschutzversicherung in diesem Stadium zunächst ihre eigenen (vertraglichen) Interessen wahr. Interessen des Versicherungsneh-mers stehen dabei nicht im Vordergrund, so dass der Versicherungsnehmer darin auch keine (rechtsberatende) Dienstleistung seiner Versicherung sehen dürfte. Eine rechtsberatende bzw. rechtsbesorgende Dienstleistung erbringt eine Versi-cherung jedoch z.B. im Rahmen einer Haftpflichtversicherung nach Eintritt eines - 9 - Schadensfalles. Zu den Vertragspflichten z.B. eines Haftpflichtversicherers gehört es, den Versicherungsnehmer von (unberechtigten) Schadensersatzansprüchen Dritter freizuhalten. Um diese vertragliche Pflicht zu erfüllen, sind Haftpflichtversi-cherer gehalten, Schäden unmittelbar mit dem Geschädigten zu regulieren, wo-durch sie aber gleichzeitig Rechtsangelegenheiten ihrer Versicherungsnehmer oder deren Mitversicherten besorgen, indem sie diese von ihren Schadensersatz-pflichten gegenüber den Geschädigten befreien. Ob es sich in solchen Fällen um die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten i.S. des Rechtsberatungsgeset-zes handelt – so Rennen/Caliebe, RBerG, 3. Aufl. Art 1 § 5 RBerG Rdnr. 42 für den Fall einer Schadensregulierung ohne Direktanspruch - oder aber die Vor-schriften des RBerG keine Anwendung finden, weil es sich auch um die Besor-gung eigener Rechtsangelegenheiten der Versicherung handelt – so BGH, NJW 1963, 441; Chemnitz/Johnigk, Rechtsberatungsgesetz, 11. Aufl., Art. 1 § 5 Rdnr. 548; –, bedarf keiner Entscheidung, da auch im erstgenannten Fall die Besor-gung dieser (fremdem) Rechtsangelegenheiten den Versicherungen nach Art 1 § 5 Nr. 1 RBerG erlaubt ist (Chemnitz/Johnigk, Rechtsberatungsgesetz, 11. Aufl., Art. 1 § 5 Rdnr. 54; Rennen/Caliebe, RBerG, 3. Aufl. Art 1 § 5 RBerG Rdnr. 42). Entgegen der Auffassung der Inhaber der angegriffenen Marke ist eine Versiche-rung daher in solchen Fällen trotz der Vorschriften des RBerG zu Wahrnehmung der Interessen ihres Versicherungsnehmers und damit auch zu Rechtsberatungs-dienstleistungen zumindest recht nahe kommenden Dienstleistungen berechtigt. Es handelt sich dabei um eine ergänzende Dienstleistung zu den sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Pflichten. Im Anschluss an die bereits von der Markenstelle zitierte Entscheidung des HABM vom 25.04.2001 (PAVIS PROMA, R 0518/00 – 1 EUROPAY 6000/EUROPAY) geht der Senat daher ebenfalls da-von aus, dass Rechtsberatungsdienstleistungen wie die der angegriffenen Marke der Dienstleistung „Versicherungswesen“ ähnlich sind. Ähnlich den Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind darüber hinaus auch die Dienstleistungen „Finanzwesen“ und „Geldgeschäfte“ der Widerspruchs-marke, da vor allem Banken die rechtliche Erledigung von Angelegenheiten mög-- 10 - lich ist, die mit einem Bankgeschäft des Kunden in unmittelbarem Zusammen-hang stehen, insbesondere die Beratung für die Sicherung eines aufzunehmen-den Kredits, die Beschaffung der hierzu erforderlichen Unterlagen, die Beschaf-fung der hierzu erforderlichen grundbuchmäßigen Unterlagen sowie die Betreu-ung bei der Vornahme der hierzu notwendigen grundbuchrechtlichen Schritte (vgl. Chemnitz/Johnigk, Rechtsberatungsgesetz, 11. Aufl., Art. 1 § 5 Rdnr. 560; HABM PAVIS PROMA, R 0518/00 – 1 EUROPAY 6000/EUROPAY für „Finanzwesen“). Ob es sich dabei um eine enge Ähnlichkeit handelt, bedarf keiner Erörterung. Selbst wenn man zugunsten der Inhaber der angegriffenen Marke von einem al-lenfalls durchschnittlichen Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen ausgeht und deswegen keine strengen Anforderungen an den Markenabstand stellt, wird die-ser durch die angegriffene Marke nicht eingehalten. Denn zwischen den Vergleichsmarken besteht ihrem Gesamteindruck nach, auf den es maßgeblich ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152), eine zur Verwechslungsgefahr führende hochgradige klangliche Ähn-lichkeit. In der angegriffenen Marke kommt dem Wortbestandteil eine prägende und selb-ständig kollisionsbegründende Bedeutung zu, da der Verkehr beim Zusammen-treffen von Wort- und Bildbestandteilen dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimisst (vgl. Ströbele/Hacker, Mar-kengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 434), zumal der Bildbestandteil der angegriffenen Marke keine abweichende oder eigenständige Benennung nahe legt; der Verkehr sich daher an dem Markenwort „Jucall“ orientieren wird. Die Markenwörter stimmen fast vollständig in Buchstabenfolge und Aussprache überein und unterscheiden sich lediglich durch den Konsonanten „R“ bei der Wi-derspruchsmarke, der aber zwischen dem klangstarken Vokal „U“ und dem nach-folgenden wie ein „K“ gesprochenen Konsonanten „C“ klangschwach bleibt. Diese - 11 - klangliche Abweichung kann daher leicht überhört werden und fällt neben den ge-nannten Übereinstimmungen - denen bei der Beurteilung der Verwechslungsge-fahr in der Regel ohnehin größere Bedeutung zukommt (vgl. BGH, MarkenR 2003, 461, 465 – Kellogg’s/Kelly’s) - nicht ins Gewicht. Unmittelbare Verwechslungen können daher nicht ausgeschlossen werden, zumal der Verbraucher die Wörter in der Regel nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung aufgrund eines meist undeutlichen Erinnerungsbildes gewinnt (vgl. Ströbele/Hacker, Markenrecht, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 162). Diese weitgehende klangliche Übereinstimmung reicht zur Begründung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus. Marken wirken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht, wobei bereits die hinreichende Übereinstimmung in ei-ner der genannten Hinsichten für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht (std Rspr, zuletzt BGH, MarkenR 2004, 356, 358 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX m.w.Nachw.). Die Ausführungen der In-haber der angegriffenen Marke zu der mit der Widerspruchsmarke versehenen Kundenkarte bzw. zu den darauf enthaltenen Informationen sind hingegen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unerheblich. Vielmehr ist auch insoweit von dem im Register eingetragenen Dienstleistungen auszugehen, die entsprechende Konkretisierungen nicht enthalten. Die von den Inhabern der angegriffenen Marke weiterhin vertretene Auffassung, dass es angesichts einer Knappheit von Benennungsvarianten für juristische Te-lefonhotlines genügen muss, dass sich die gegenüberstehenden Begriffe durch einen Konsonanten unterscheiden, hat weder eine gesetzliche noch eine tatsäch-liche Grundlage. Auch für die Dienstleistungen der angegriffenen Marke ist eine unübersehbare Vielzahl von Kennzeichnungen denkbar. Eingeschränkt ist nur die Anzahl der an beschreibende Angaben eng angelehnten Zeichen. Diesem Um-stand wird bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr dadurch Rechnung getragen, dass sich der Schutzumfang solcher Marken nach dem Maß - 12 - der Eigenprägung gegenüber den beschreibenden Angaben bestimmt. Selbst wenn man hier einen solchen Fall annimmt, reicht der geringfügige klangliche Ab-stand der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden, zumal durch die bloße Weglassung des „r“ der Begriffsanklang nicht verändert wird. Die in der Beschwerdeschrift angeführ-ten weiteren „JU“-Marken halten demgegenüber einen weit größeren Abstand ein. Das weitere Vorbringen der Inhaber der angegriffenen Marke ist im markenrecht-lichen Widerspruchsverfahren nicht relevant. Es kommt hier nicht darauf an, wie sich die Widersprechende tatsächlich geschäftlich betätigt und welchen bedeu-tungsmäßigen Bezug die Widerspruchsmarke dazu hat. Dies gilt insbesondere seit der Aufhebung der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb durch das am 01. Januar 1995 in Kraft getretene MarkenG. Vielmehr sind – abgesehen von Sonderfällen wie der Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG – die registrierten Markenschutzrechte als solche auf eine Verwechslungsgefahr hin zu prüfen. Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Kliems Bayer Merzbach Na

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