25 W (pat) 29/20  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:190822B25Wpat29.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 29/20
________________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2016 004 684
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 138/16 Lösch)
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters k. A. Staats, LL.M. Eur., und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird
der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Markenabteilung 3.4, vom 30. Januar 2020 aufgehoben, soweit
die Eintragung der Bildmarke 30 2016 004 684 für nicht erklärt
sowie ihre Löschung angeordnet worden ist (Ziffer 1 des
Tenors) und dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten
des Verfahrens auferlegt worden sind (Ziffer 2 des Tenors).
2. Der Löschungsantrag wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Löschungsantragstellerin, dem Inhaber der
angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen,
wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der
Löschungsantragstellerin die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
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Gründe
I.
Die am 18. Februar 2016 angemeldete Bildmarke
ist am 30. März 2016 unter der Nummer 30 2016 004 684 für folgende Waren in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:
Klasse 29:
Fleisch; Fisch, Meeresfrüchte und Weichtiere; Molkereiprodukte und
deren Ersatzprodukte; Vogeleier und Eierprodukte; Öle und Fette;
verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte]
sowie verarbeitete Pilze; Fertiggerichte auf Basis der Waren in Klasse
29, Suppen und Brühen, Snacks und Desserts, nämlich Vogelnester,
Schmorgerichte und Aufläufe, kondensierte Tomaten, Dips, Fisch-
Kräcker, Pollen, zubereitet für Nahrungszwecke, Snacks aus
Schweinefleisch, Sojazubereitungen, Fertiggerichte vorwiegend aus
Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten oder Gemüse, Snacks und Beilagen aus
Kartoffeln, Suppen und Zubereitungen hierfür, Eintöpfe, Fonds, Brühen,
Yucca-Chips;
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Klasse 30:
Fertiggerichte und pikante Snacks, nämlich Snacks auf der Basis von
Mais, Getreide, Mehl und Sesam, Kekse und Kräcker, Klöße,
Pfannkuchen, Pasta, Reis und Getreidespeisen, Pasteten und
Mehlspeisen, Sandwiches und Pizzas, Frühlings- und Seetangrollen,
gedämpfte Brötchen, Tortillaspeisen; Speisesalz; Würzmittel,
insbesondere pikante Saucen, Chutneys, Pasten und Mayonnaise,
Gewürze; Aromastoffe für Getränke; Back- und Konditoreiwaren;
Schokolade und Süßspeisen; Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße
Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken; Eis,
Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Kaffee, Tee, Kakao und
Ersatzstoffe hierfür; verarbeitetes Getreide und Stärken für
Nahrungsmittel sowie Waren hieraus; Backzubereitungen und Hefe.
Mit am 18. Juli 2016 eingegangenem Formblatt hat die Löschungsantragstellerin
beim Deutschen Patent- und Markenamt die vollständige Löschung der Eintragung
der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
a. F. beantragt. Mit Schreiben vom 21. Juli 2016 hat sie ergänzend geltend
gemacht, dass die Marke entgegen §§ 3, 7, 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 8 Abs. 2 Nr. 4
bis 9 MarkenG a. F. eingetragen worden sei.
Der Antrag wurde den Verfahrensbevollmächtigten des Inhabers der angegriffenen
Marke gegen Empfangsbekenntnis am 12. August 2016 zugestellt. Mit am
22. August 2016 eingegangenem Schriftsatz haben sie der Löschung
widersprochen.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss
vom 30. Januar 2020 die Eintragung der Bildmarke 30 2016 004 684 für nichtig
erklärt und gelöscht, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des
Verfahrens auferlegt sowie den Gegenstandswert des Nichtigkeitsverfahrens auf…
,- Euro festgesetzt. Zur Begründung wird ausgeführt, die Gesamtumstände legten
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es nahe, von einem bösgläubigen Verhalten des Inhabers der angegriffenen Marke
auszugehen, denn er habe mit seiner Anmeldung nicht ein berechtigtes Ziel verfolgt,
sondern vornehmlich eine rechtsmissbräuchliche Behinderung. Die Produkte, die
von 2013 bis 2016 von der Löschungsantragstellerin im Inland vertrieben worden
seien und künftig von der vom Inhaber der angegriffenen Marke vertretenen M … -
Unternehmensgruppe angeboten werden sollen, würden bereits von der
ukrainischen Herstellerin mit der fraglichen Marke gekennzeichnet. Dieser stehe ein
prioritätsälterer Besitzstand an der Kennzeichnung zu, da ihr die inländischen
Benutzungshandlungen nach § 26 Abs. 2 MarkenG zuzurechnen seien. Aufgrund
der von der Löschungsantragstellerin vorgetragenen Absatzmengen könne von
einem tatsächlich ausreichenden, im Markt hinreichend präsenten, prioritätsälteren
Besitzstand zugunsten der ukrainischen Firma ausgegangen werden. Angesichts
des Vertriebsnetzes der Löschungsantragstellerin sei auch ein bundesweiter
Unterlassungsanspruch gemäß § 12 MarkenG entstanden. In den Besitzstand habe
der Inhaber der angegriffenen Marke durch die Anmeldung bewusst eingegriffen.
Wegen seiner vertraglichen Beziehung zur Herstellerin liege seine Kenntnis von
dem älteren Besitzstand auf der Hand. Der Eingriff sei auch nicht gerechtfertigt
gewesen. § 11 MarkenG zeige, dass die Anmeldung einer Marke durch einen
Vertriebspartner ohne ausdrückliche Zustimmung des Geschäftsherrn
markenrechtlich sanktioniert sei. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe nicht
vorgetragen, dass er ermächtigt gewesen sei, sie im eigenen Namen anzumelden.
Der nur in russischer Sprache vorgelegte Vertrag enthalte keine solche Klausel. Die
ukrainische Herstellerin könne Vertriebspartner nur erschwert wechseln, wenn der
Vertriebspartner die Markenrechte für sich geschützt habe. Es sei nicht
glaubwürdig, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke behaupte, er habe von der
Vertragsbeziehung zur Löschungsantragstellerin nichts gewusst. Wesentlich
naheliegender sei, dass er sich die Vertriebsrechte dauerhaft sichern wollte. Hierfür
spreche auch die Anmeldung vor der Aufnahme der Vertriebstätigkeit. Ein
berechtigtes eigenes Interesse, wie etwa eine eigene Vorbenutzung, sei nicht
dargetan.
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Hiergegen wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner Beschwerde
und macht geltend, die Anmeldung sei nicht bösgläubig erfolgt. Er sei
Geschäftsführer der M … GmbH, die im Bereich des Vertriebs osteuropäischer
Lebensmittel in Deutschland und Europa (mit Ausnahme von Russland) mit großen
Abstand marktführend sei. Sie befinde sich laut Lebensmittelzeitung auf Platz 26
der 30 größten deutschen Lebensmittelunternehmen. Der Umsatz der Gruppe
belaufe sich auf über … Euro im Jahr. Die Löschungsantragstellerin sei erst seit
dem Jahr 2006 im osteuropäischen Lebensmittelmarkt tätig und versuche seitdem,
insbesondere durch Markenanmeldungen für Waren, die die
Löschungsantragstellerin selbst nicht vertreibe, aber kurz zuvor von Unternehmen
der M … -Gruppe auf dem deutschen Markt eingeführt worden seien, deren Erfolg
zu vereiteln. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe zum Zeitpunkt der
Anmeldung der streitgegenständlichen Marke nicht gewusst, dass die
Löschungsantragstellerin zuvor mit seinem Lieferanten in Geschäftsbeziehungen
gestanden sei. Die Menge der Waren, die die Löschungsantragstellerin von der
ukrainischen Herstellerin abgenommen habe, sei zu gering gewesen, als dass sie
den Unternehmen der M … -Gruppe hätte auffallen müssen. Die 26,5 t bzw. 17 t
Lebensmittel, die die Löschungsantragstellerin zuvor bezogen habe, stellten nur
eine bzw. eine halbe LKW-Ladung dar. Der Inhaber der angegriffenen Marke sei
durch den Vertragsschluss mit dem früheren Lieferanten der
Löschungsantragstellerin auch nicht in eine intakte Vertragsbeziehung
eingebrochen oder habe den Vertrieb der Löschungsantragstellerin gestört. Der
Lieferant habe den Vertrag vorab gekündigt gehabt. Grund hierfür sei die geringe
Abnahmemenge gewesen. Im letzten Jahr der Zusammenarbeit (2015) habe die
Löschungsantragstellerin die letzte Lieferung im September erhalten. Die Produkte
würden in aller Regel schnell verkauft, zumal da die Abnehmer der
Löschungsantragstellerin über keine großen Lager verfügten. Der Inhaber der
angegriffenen Marke habe auch keine Produktbeschreibungen der
Löschungsantragstellerin übernommen, sondern habe diese erst Europa-tauglich
machen müssen.
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Das Deutsche Patent- und Markenamt habe rechtsirrig angenommen, dass der
Inhaber der angegriffenen Marke keine lauteren und leicht nachvollziehbaren
Gründe gehabt habe, die Marke anzumelden. In zwei Fällen habe die
Löschungsantragstellerin die Bezeichnungen von Produkten, die die M … -Gruppe
erfolgreich in Deutschland eingeführt hatte, als Marken angemeldet und die M … -
Gruppe abgemahnt. Dies betraf zum einen Sonnenblumenkerne mit dem
transliterierten Namen „Zakroma“, deren Import eingestellt worden sei. Bei einem
zweiten Produkt mit dem transliterierten Namen „Zhako“ musste das Label geändert
werden.
Am 21. Januar 2016 habe der Inhaber der angegriffenen Marke den
Exklusivliefervertrag mit dem ukrainischen Unternehmen zwecks Lieferung von
Waren mit der angegriffenen Marke (transliteriert „Tschedro“) geschlossen. Dies sei
der Tag vor der am 22. Januar 2016 anberaumten mündlichen Verhandlung im
Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahren in der Sache „Zakroma“
gewesen. Am 18. Februar 2016 habe er dann unter Eindruck dieser
markenrechtlichen Streitigkeit die hier gegenständliche Marke angemeldet. Er habe
die Bezeichnung „Tschedro“ in kyrillischen Buchstaben rechtzeitig schützen wollen,
um weitere Streitigkeiten mit der Löschungsantragstellerin zu vermeiden. Da der
Vertrag ein Exklusivvertrag gewesen sei, habe er davon ausgehen können, dass es
keine vertraglichen Beziehungen zu Dritten gebe. Auch habe er im Zeitpunkt der
Markenanmeldung andere nicht behindern, sondern lediglich seine Vertragsstellung
absichern wollen.
Der Inhaber der angegriffenen Marke führt weiter aus, ihm sei es nicht darum
gegangen, den Vertrieb der Herstellerin in Deutschland nach eventueller
Beendigung des exklusiven Liefervertrages zu stören. Vielmehr sei sein Ziel
gewesen, für die Dauer seines Exklusivvertrages nicht durch Markenansprüche
Dritter beeinträchtigt zu werden. Die ausländische Herstellerin habe keine Intention,
eine Marke anzumelden, da sie den deutschen Markt nicht beliefere. Man habe sich
deshalb darauf verständigt, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die Marke
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anmelden solle. Rein vorsorglich sei die Herstellerin darauf hingewiesen worden,
dass an der angegriffenen Marke seitens ihres Inhabers oder anderer Unternehmen
der M … -Gruppe kein Interesse bestehe, wenn die Vertragsbeziehung beendet sei.
Der Inhaber der angegriffenen Marke habe folglich ausschließlich eigene
berechtigte Interessen bei der Markenanmeldung verfolgt.
Der in dem angegriffenen Beschluss angenommene Besitzstand nach § 12
MarkenG läge nicht vor, da die in Rede stehende Marke in Deutschland keine
Verkehrsgeltung im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG gehabt habe. Hierfür sei die
Einholung eines Meinungsforschungsgutachtens notwendig, was jedoch nicht
vorgelegt worden sei. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe vielmehr zum
Zeitpunkt der Anmeldung einen eigenen schutzwürdigen Besitzstand gehabt, da er
einen Exklusivliefervertrag abgeschlossen hatte, der ihm ein Anwartschaftsrecht auf
die zukünftigen Importe und Gewinne verschafft habe. Tatsächlich habe das
Unternehmen des Inhabers der angegriffenen Marke ausweislich der Artikelstatistik
vom 12. Februar 2020 in den Jahren 2017 bis 2019 Umsätze mit der Marke in Höhe
von jährlich … Euro erzielt. Die Herstellerin habe ein Interesse daran gehabt, dass
ihre Waren von den Unternehmen der M … -Gruppe ungehindert von
Markenansprüchen Dritter vertrieben werden können. Die Herstellerin sei zudem
durch § 11 MarkenG umfassend geschützt, wenn es zum Streit käme. Der Inhaber
der angegriffenen Marke habe der Herstellerin angeboten, Mitinhaberin der Marke
zu werden. Dieses Angebot habe sie nicht angenommen.
Auch weitere Unlauterkeitsmerkmale lägen nicht vor. Allein die Kenntnis einer
Vorbenutzung reiche für die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht aus. Es müssten
weitere Umstände hinzutreten, welche die Markenanmeldung als unlauter
erscheinen lassen. Hieran fehle es hier. Vielmehr habe der Inhaber der
angegriffenen Marke mit der Umsetzung des Exklusivliefervertrags einen
sachlichen Grund für die Markenanmeldung gehabt.
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Aufgrund der eindeutigen Sach- und Rechtslage sollten der
Löschungsantragstellerin die Kosten des Verfahrens auferlegt werden. Der
Erweiterung der Löschungsgründe werde nicht zugestimmt.
Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenabteilung 3.4, vom 30. Januar 2020 aufzuheben und den
Löschungsantrag zurückzuweisen
sowie
der Löschungsantragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Die Löschungsantragstellerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen
und
dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.
Ihrer Ansicht nach sei die Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen. Der Inhaber
der angegriffenen Marke habe aufgrund der Konkurrenzsituation und der
gerichtlichen Auseinandersetzungen Kenntnis von den betroffenen Produkten und
der Verwendung durch die Löschungsantragstellerin gehabt. Die Herstellerin habe
mehrmals den Vertragspartner gewechselt. Unerheblich sei, ob die
Löschungsantragstellerin aktuell noch ihre Exklusivvertragspartnerin sei. Der
Inhaber der angegriffenen Marke habe in Kenntnis des schutzwürdigen
Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die Marke
angemeldet. In den von ihm genannten Rechtsstreitigkeiten sei ausgeführt worden,
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dass das Warenangebot der Löschungsantragstellerin genau beobachtet werde.
Auch aufgrund der Marktpräsenz der M … -Unternehmen sei davon auszugehen,
dass der Vertrieb der Produkte bekannt gewesen sei. Es werde bestritten, dass zum
Zeitpunkt der Markenanmeldung im Februar 2016 keine Produkte der Herstellerin
mehr im deutschen Handel gewesen seien. Die Markenanmeldung habe auch nicht
der eigenen Absicherung gedient, sondern darauf abgezielt, die
Löschungsantragstellerin in ihrer Markttätigkeit zu behindern. Es werde auch
bestritten, dass die Beschwerdeführerin die Produktbeschreibungen Europa-
tauglich machen musste. Durch die jahrelange Verwendung als
Unternehmenskennzeichen bestehe ein schutzwürdiger Besitzstand. Die
Löschungsantragstellerin bestreitet allgemein die Ausführungen des Inhabers der
angegriffenen Marke zur Marktmacht der M … -Gruppe sowie zu den Gebräuchen
von Staatsunternehmen. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe zu Recht den
Markenschutz aufgrund Verkehrsgeltung festgestellt. § 4 Nr. 2 MarkenG verlange
eine solche nur innerhalb beteiligter Verkehrskreise. Die Einholung eines
Gutachtens sei nicht zwingend erforderlich. Eine Zustimmung der Herstellerin zur
Eintragung habe nicht vorgelegen. Der Inhaber der angegriffenen Marke behaupte
dies auch nicht.
2014 seien mit der Kennzeichnung 26,5 t und 2015 17 t Waren vertrieben worden.
Die Löschungsantragstellerin vertreibe entsprechenden Produkte noch. Die
Behauptung, der Vertrag sei gekündigt worden, sei falsch. Das Vorliegen eines
Exklusivvertrags sei nicht dargelegt worden. Eine Auferlegung von Kosten sei nicht
angezeigt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom
5. April 2022 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.
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II.
Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige
Beschwerde hat in der Sache Erfolg.
1. Im Laufe des Verfahrens sind die hierauf anzuwendenden Vorschriften durch das
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG,
BGBl. I 2018, Seite 2357) gemäß Art. 5 Abs. 1 MaMoG teilweise mit Wirkung zum
14. Januar 2019, im Übrigen gemäß Art. 5 Abs. 3 MaMoG mit Wirkung zum 1. Mai
2020 novelliert worden. Eine relevante Änderung der Rechtslage ergibt sich für den
Streitfall hieraus jedoch nicht. Für den am 18. Juli 2016 gestellten Löschungsantrag
ist gemäß der Übergangsregelung des § 158 Abs. 8 MarkenG die Vorschrift des
§ 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung
anzuwenden. Die Änderung der zum 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Vorschriften
betreffend das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt gemäß §§ 53 und 54 MarkenG berührt bereits abgeschlossene
Verfahrenshandlungen nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage
2021, § 53 Rn. 105), so dass sich der davor eingelegte Löschungsantrag als auch
der dagegen erhobene Widerspruch des Inhabers der angegriffenen Marke
weiterhin nach § 54 MarkenG a. F. bestimmt. Zu berücksichtigen ist lediglich die
aus Gründen der Anpassung an die Terminologie des Art. 45 der Richtlinie (EU)
2015/2436 mit Wirkung zum 14. Januar 2019 vorgenommene Umbenennung des
Löschungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse in Nichtigkeitsverfahren
wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Art. 1 Nrn. 28 und 33 MaMoG (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50 Rn. 2, § 53 Rn. 2).
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2. Der nach § 54 Abs. 1 MarkenG a. F. zulässige Antrag auf Nichtigerklärung vom
18. Juli 2016 wurde den Verfahrensbevollmächtigten des Inhabers der
angegriffenen Marke gegen Empfangsbekenntnis am 12. August 2016 zugestellt.
Sie haben der Löschung mit am 22. August 2016 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom 18. August 2016, mithin innerhalb der
2-Monatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass das
Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.
3. Die Voraussetzungen für die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke
wegen Bösgläubigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke im Anmeldezeitpunkt
liegen nicht vor.
a) Bösgläubigkeit eines Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F.
bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich
oder sittenwidrig – insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit –
erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 – Cali
Nails; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1025, 1034 ff.). Das
Schutzhindernis soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht
dazu bestimmt sind, im Interesse eines lauteren Wettbewerbs Waren und
Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren,
sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 5. Auflage 2020,
Rn. 184). Ein Anmelder handelt nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein
anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne
hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR
Int. 2013, 792, Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere
Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig
erscheinen lassen. Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach
der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin
liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines
Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar
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ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen
anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der
Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR
1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621,
623, Rn. 21 – AKADEMIKS).
Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom
Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber
auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen
Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich
Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein
Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich
unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes
einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621, 623, Rn.
21 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 – CORDARONE; GRUR 2005, 581 –
The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 – Russisches Schaumgebäck; GRUR
2004, 510 – S 100; GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR 1998, 1034 – Makalu;
GRUR 1980, 110 – TORCH). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit
dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver
Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der
wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des
eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour
of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die
Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen.
Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich,
wobei sich im Einzelfall bereits die Markenanmeldung als erster Teilakt eines
zweckwidrigen Einsatzes darstellen, sich ein solcher aber auch erst aus der
späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (vgl. BGH GRUR 2001, 242,
243 f. – Classe E; GRUR 2004, 510 ff. – S 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f. –
S 100).
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Die Annahme einer Bösgläubigkeit wegen Störung eines fremden Besitzstands
setzt voraus, dass die Marke ohne hinreichenden sachlichen Grund angemeldet
worden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1096). Wenn der
Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der
fraglichen Marke hat, also nicht die Störung eines fremden Besitzstandes, sondern
die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht, handelt er
nicht bösgläubig (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rn. 48 - Lindt & Sprüngli/Franz
Hauswirth; BGH 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance). Ein solch berechtigtes
Eigeninteresse liegt vor, wenn der Anmelder selbst in beachtlichem Umfang die
Kennzeichnung benutzt und im Hinblick darauf deren markenrechtliche
Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (vgl. EuGH GRUR 2009, 763,
Rn. 49 und 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BPatG GRUR 2010, 431, 434 -
Flasche mit Grashalm; GRUR-RR 2012, 6, 8 - AKSARAY-Döner). Im Übrigen gilt
grundsätzlich die Vermutung einer regelmäßig nicht bösgläubigen Anmeldung,
deren Widerlegung im Einzelfall besondere Feststellungen der Bösgläubigkeit
verlangt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1030, 1100).
b) Der Inhaber der angegriffenen Marke hatte zum Zeitpunkt der Markenanmeldung
ein eigenes legitimes Interesse an der Nutzung der angegriffenen Marke.
Dieses ergab sich aus dem am 21. Januar 2016 geschlossenen Liefervertrag
zwischen der ukrainischen Herstellerin O … und der M … GmbH, dessen
Geschäftsführer der Inhaber der angegriffenen Marke bis zum 10. März 2021 war.
Durch die Markenanmeldung wollte er den Vertrieb der aus der Ukraine gelieferten
Waren in Deutschland absichern. Dieses Interesse bestand unabhängig davon, ob
es sich bei dem Liefervertrag um einen Exklusivvertrag handelt, was bis zuletzt
unter den Beteiligten streitig war. Die M … GmbH hat auch tatsächlich nach der
Anmeldung Produkte in Deutschland vertrieben, die unter das Warenverzeichnis
der angegriffenen Marke fallen und mit ihr gekennzeichnet waren. So wurde
ausweislich der eingereichten Artikelstatistik vom 12. Februar 2020 mit Soßen und
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Mayonnaisen ein Umsatz im Jahr 2017 in Höhe von … EUR, im Jahr 2018 in Höhe
von … EUR und im Jahr 2019 in Höhe von … EUR erzielt.
Die M … -Gruppe und die Löschungsantragstellerin hatten vor der Anmeldung der
angegriffenen Marke Rechtsstreitigkeiten geführt. Sie betrafen
Markenanmeldungen der Löschungsantragstellerin, die eingereicht wurden,
nachdem die M … -Gruppe kurz zuvor Waren unter der jeweils angemeldeten Marke
auf den Markt gebracht hatte. Aus diesen Marken ging die Löschungsantragstellerin
dann gegen den Vertrieb der Waren durch die M … -Gruppe vor. Um solchen
Angriffen Dritter vorzubeugen, ist die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke
ein sachgerechtes Mittel. Damit wurde bereits vor der Lieferung der Waren seitens
des ukrainischen Herstellers deren Vertrieb in Deutschland markenrechtlich
abgesichert. Dass die Markenanmeldung im Zusammenhang mit dem Abschluss
des Liefervertrags am 21. Januar 2016 stand, wird auch daran deutlich, dass sie am
18. Februar 2016, also bereits knapp einen Monat nach Vertragsunterzeichnung
eingereicht worden ist.
Es liegen überdies keinerlei Hinweise vor, dass der Inhaber der angegriffenen
Marke aus der Marke Ansprüche gegen die Löschungsantragstellerin oder Dritte
geltend gemacht hat.
Ob der Inhaber der angegriffenen Marke bereits vor ihrer Anmeldung von dem
Bestehen des Liefervertrags mit der Löschungsantragstellerin oder von dem
Vertrieb mit der angegriffenen Marke gekennzeichneter Waren Kenntnis gehabt hat,
kommt es vorliegend nicht an. Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, so
wird sein berechtigtes Interesse dadurch nicht in Frage gestellt. Mit der
Markenanmeldung wollte er vorrangig seine eigene Wettbewerbssituation fördern
und nicht einen etwaigen Besitzstand der Löschungsantragstellerin oder des
ukrainischen Lieferanten stören. Insofern kann auch nicht von einem zweckfremden
Einsatz der angegriffenen Marke im Wettbewerbskampf ausgegangen werden, der
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ebenfalls die Bösgläubigkeit des Markenanmelders begründen würde (vgl. hierzu
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 1105).
c) Weitere Fallgruppen einer bösgläubigen Markenanmeldung sind nicht erkennbar
und auch nicht geltend gemacht worden.
4. Mit Schreiben vom 21. Juli 2016 hat die Löschungsantragstellerin nachträglich
den Löschungsantrag erweitert und ergänzend geltend gemacht, dass die Marke
entgegen §§ 3, 7, 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 MarkenG a. F.
eingetragen worden sei.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bilden die einzelnen in §§ 3, 7
und 8 MarkenG enthaltenen Schutzvoraussetzungen bzw. Eintragungshindernisse
jeweils eigene Streitgegenstände (zuletzt BGH GRUR 2020, 1089, 1090 Rn. 10 -
Quadratische Schokoladenverpackung II). Die Zulässigkeit der Erweiterung des
Löschungsbegehrens im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und
im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht richtet sich deshalb nach
den Bestimmungen der §§ 263 ff. ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG (vgl. auch
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53, Rn. 76). Eine Änderung oder Erweiterung
des Löschungsantrags ist danach zulässig, wenn der Inhaber der angegriffenen
Marke einwilligt oder das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das
Bundespatentgericht sie für sachdienlich erachtet.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat in die Erweiterung des Löschungsantrags
nicht eingewilligt.
Die Erweiterung ist auch nicht sachdienlich im Sinne von § 263 ZPO i. V. m. § 82
Abs. 1 MarkenG. Durch sie würde völlig neuer Streitstoff eingeführt werden, der
vorliegendes Verfahren umfassend verändern würde (vgl. Thomas/Putzo, ZPO,
43. Auflage, § 263, Rn. 9). Zudem haben zu den später eingeführten
- 17 -
Löschungsgründen weder die Löschungsantragstellerin selbst noch der Inhaber der
angegriffenen Marke im Einzelnen Stellung genommen.
5. Für die von den Beteiligten beantragte Kostenauferlegung gemäß § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.
Da der Inhaber der angegriffenen Marke nicht bösgläubig war, entspricht es nicht
der Billigkeit, ihm die Kosten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht oder des
Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt aufzuerlegen. Die
gegenteilige auf § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestützte Kostenentscheidung der
Markenabteilung 3.4 in dem Beschluss vom 30. Januar 2020 war somit aufzuheben.
Auch die Erfolglosigkeit eines Löschungsantrags wegen Bösgläubigkeit ist kein
Grund, der Löschungsantragstellerin die Kosten aufzuerlegen. Lediglich, wenn der
Löschungsantrag auf Gründe gestützt wird, für die es weder in der Rechtsprechung
noch in der Literatur auch nur ansatzweise eine Bestätigung gibt, sind die Kosten
dem Löschungsantragsteller aufzuerlegen. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht
vor.
Es verbleibt somit bei der gesetzlichen Regelung, dass jeder Beteiligte die ihm
erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG und § 71 Abs. 1
Satz 2 MarkenG).
6. Die Gegenstandswertentscheidung in dem Beschluss vom 30. Januar 2020
wurde mit der Beschwerde nicht angegriffen, so dass hierüber nicht zu befinden
war.
- 18 -
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Staats Rupp-Swienty


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