ECLI:DE:BPatG:2022:270122B25Wpat30.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 30/20
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2014 054 981
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Dr. Nielsen und der Richterin kraft Auftrags Fehlhammer
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Das am 5. August 2014 angemeldete Zeichen
Wunderberg
ist am 19. November 2014 unter der Nummer 30 2014 054 981 für nachfolgende
Dienstleistungen als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt ge-
führte Markenregister eingetragen worden:
Klasse 39:
Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Ausflugsfahrten; Be-
förderung von Passagieren und Personen sowie Reisenden; Bereit-
stellung von Routenwahlinformationen für Reisezwecke; Taxi-
dienste; Transport mit Eisenbahnen, Bergbahnen und Seilbahnen;
Vermietung von Fahrzeugen, insbesondere Fahrrädern und E-
Bikes; Vermietung von Pferden; geführte Wanderungen; geführte
Ausritte; geführte Klettertouren;
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Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti-
vitäten; Durchführung von Sportprogrammen, insbesondere Rad-
fahren, Reiten, Bergwandern und Golf; Auskünfte über Freizeitakti-
vitäten; Betrieb von Feriencamps [Unterhaltung], Fitnessklubs,
Golfplätzen, Nachtklubs, Sportanlagen, Sportcamps, Vergnügungs-
einrichtungen und -parks; Demonstrationsunterricht in praktischen
Übungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchfüh-
rung von Fitnesskursen; Live-Veranstaltungen; Tanzveranstaltun-
gen; Durchführung von Fotografie-Kursen; Organisation, Durchfüh-
rung und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten,
Symposien sowie Modenschauen für Unterhaltungszwecke; Ver-
mietung von Spielausrüstung, Spielgeräten, Spielzeug und Sport-
ausrüstungen, ausgenommen Fahrzeuge;
Klasse 43:
Beherbergungen von Gästen; Verpflegung von Gästen in Restau-
rants, Cafeterias, Cafés, Bars und Theatern; Catering; Dienstlei-
stungen von Pensionen; Party-Planung [Verpflegung]; Kochkurse.
Gegen die Eintragung der am 19. Dezember 2014 veröffentlichten Marke hat die
Beschwerdeführerin Widerspruch aus folgenden Zeichen erhoben:
1. Unionswortmarke 008 664 328
Underberg
eingetragen am 27. Januar 2011 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der
Klassen 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34,
35, 36, 38, 39, 41, 42 und 43. Unter anderem beansprucht die Widerspruchsmarke
Schutz für die folgenden Dienstleistungen:
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Klasse 39:
Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstal-
tung und Vermittlung von Reisen; Beförderung von Personen und
Gütern; Dienstleistungen eines Fahrradkuriers; Vermietung von
Fahrzeugen, insbesondere Fahrrädern; Vermietung von Fahrzeu-
gen, insbesondere Car-Sharing; Vermittlung von Personenbeförde-
rung mittels Mitfahrzentrale; Transport von Windeln; Vermittlung
von Verkehrsleistungen; Veranstaltung von Stadtbesichtigungen;
Veranstaltung von Bootsausflügen; Reisebegleitung; Lieferservice
für Dritte;
Klasse 41:
Erziehung; Aus- und Weiterbildung; Organisation und Veranstal-
tung von Seminaren, Schulungen, Vorträgen, Konferenzen und
Kongressen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zei-
tungen und Zeitschriften; Herausgabe von Texten (ausgenommen
Werbetexte); Vermietung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften,
Spielen, optischen Datenträgern und Magnetdatenträgern, insbe-
sondere Compact-Disks und Magnetbandkassetten; Party-Pla-
nung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Aufzeich-
nung von Videobändern; Bereitstellen von elektronischen Publikati-
onen (nicht herunterladbar); Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder
Unterricht); Betrieb von Tonstudios; Coaching; Demonstrationsun-
terricht in praktischen Übungen; Dienstleistungen bezüglich Frei-
zeitgestaltung; Dienstleistungen eines Ton- und Fernseh-studios;
Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten);
Durchführung von Live-Veranstaltungen; Durchführung von Spielen
im Internet; Erstellen von Bildreportagen; Erstellen von Untertiteln;
Unterricht; Fernsehunterhaltung; Filmproduktion; Filmverleih;
Glücksspiele; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnis-
sen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeit-
schriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet;
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Information über Veranstaltungen (Unterhaltung); online angebo-
tene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Orga-
nisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Ver-
anstaltungen; Party-Planung (Unterhaltung); Produktion von
Shows; Rundfunk-unterhaltung; Synchronisation; Theaterauffüh-
rungen; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unter-
richtszwecke; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veran-
staltung von Unterhaltungsshows; Veranstaltung von Wettbewer-
ben (Erziehung und Unterhaltung); Veröffentlichung von Büchern;
Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Fernsehprogrammen
und Rundfunkprogrammen; Party-Service;
Klasse 43:
Verpflegung; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Zimmer-
reservierung.
2. Unternehmenskennzeichen
Underberg
Mit Schreiben vom 27. Januar 2016 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke UM 008 664 328 gemäß § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. bestritten.
Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 24. April 2020 eine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
a. F. (§ 158 Abs. 3 MarkenG) i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG sowie im Sinne des
§ 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. (§ 158 Abs. 3 MarkenG) i. V. m. §§ 5,
12, 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen
verneint und die Widersprüche gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückge-
wiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die von der Inhaberin der angegriffe-
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nen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung zulässig sei, weil die Benutzungs-
schonfrist der Unionsmarke am 27. Januar 2016 geendet habe. Die Einrede sei
auch begründet, da die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung
der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt habe. Der Widerspruch aus dem Unter-
nehmenskennzeichen „Underberg“ sei zurückzuweisen, weil die Widersprechende
keine Angaben zum beanspruchten Geschäftsbereich gemacht habe.
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Bei der Unions-
widerspruchsmarke „Underberg“ handele es sich um eine bekannte Marke im Sinne
von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Dies habe sowohl der Bundesgerichtshof in seinem
Urteil vom 30. Oktober 1956 (Az.: I ZR 199/55) als auch das Oberlandesgericht
Hamburg in seinem Urteil vom 11. Juli 1985 (Az.: 3 U 133/84) festgestellt. Reprä-
sentative Verkehrsbefragungen hätten ergeben, dass die Marke „Underberg“ stetig
wachsende Bekanntheitsgrade in Höhe von 84,8 % im Jahr 2015, von 85,2 % im
Jahr 2017, von 87,2 % im Jahr 2019 und von 88,4 % im Jahr 2020 aufweise. Die
Marketingausgaben für die besagte Marke hätten in Deutschland im Jahr 2015 mehr
als 1,1 Millionen Euro, im Jahr 2016 mehr als 1 Million Euro, im Jahr 2017 mehr als
1,15 Millionen Euro, im Jahr 2018 mehr als 1,35 Millionen Euro und im Jahr 2019
mehr als 1,2 Millionen Euro betragen. In den Jahren 2016 bis 2018 habe die „ge-
wichtete Distribution“ im Lebensmitteleinzelhandel und in Discountmärkten bei 90 %
und mehr, die „gewichtete Distribution“ ohne Discounter bei konstant 100 % gele-
gen. Hiervon ausgehend sei festzustellen, dass der weit überwiegende Teil der
inländischen Bevölkerung nicht nur die Marke „Underberg“, sondern auch die da-
runter vertriebenen Produkte sowie die Firmenbezeichnung kenne. Auf die Einrede
der Nichtbenutzung sei die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchs-
marke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. nur für den Zeitraum von fünf Jahren
vor der maßgeblichen Entscheidung glaubhaft zu machen. Die Widersprechende
vermarke nicht nur das berühmte Produkt „Underberg, der Rheinberger Kräuter“,
sondern auch Underberg-Merchandising-Artikel. Dabei würden Kunden im Rahmen
eines Prämienprogramms aufgefordert, „Verschlusskappen“ des Produkts „Under-
berg, der Rheinberger Kräuter“ zu sammeln und bei der Widersprechenden einzu-
reichen. Weiterhin betreibe sie seit Jahren einen Online-Shop, über den sie ver-
schiedene Merchandising-Artikel vertreibe, nämlich Stilgläser, Grillschürzen, Teller,
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Blechschilder und „das einzigartige Underberg Kräuter-Mobil“. Anlässlich ihres
150-jährigen Firmenjubiläums habe die Widersprechende ein Buch mit dem Titel
„Der Wunderberg“ veröffentlicht, in dem verschiedene Märchen in eine Rahmen-
handlung rund um das Produkt „Underberg, der Rheinberger Kräuter“ eingebettet
worden seien. Die Widersprechende vertreibe zudem Karten mit Kochrezepten.
Auch wenn es sich insoweit um Merchandising-Artikel handele, sei eine rechtser-
haltende Benutzung der Marke gleichwohl zu bejahen. Auch der Vertrieb von soge-
nannter Nebenware bzw. die Erbringung sogenannter Nebendienstleistungen sei
als markenmäßige Benutzung anzusehen. Die betreffenden Waren würden zum
Zwecke der Umsatzerzielung angeboten. Der Umstand, dass sie die Sichtbarkeit
der Marke „Underberg“ erhöhten, sei ein zusätzlicher Nebeneffekt, welcher einer
markenmäßigen Benutzung nicht entgegenstehe. Weiterhin veranstalte die Wider-
sprechende unter der Marke und der Unternehmensbezeichnung „Underberg“
Kochkurse und verschiedene kulturelle Veranstaltungen zur Förderung von Talen-
ten. So sei 2014/2015 der Musikwettbewerb „Sing dich auf den Underberg“ durchge-
führt worden. In den Jahren 2016 und 2017 habe der Wettbewerb „Koch & Sing dich
auf den Underberg“ stattgefunden. Alle durchgeführten kulturellen Veranstaltungen
stellten markenmäßige und damit rechtserhaltende Benutzungen dar, da sie dazu
dienten, neue Märkte zu erschließen und künftige Betätigungsfelder zu testen. Es
gehe darum, ein „Produkt- und Lifestyleportfolio“ aufzubauen und die Bekanntheit
der Spirituosenmarke auf weitere Produkte zu übertragen. Hierzu kooperiere die
Widersprechende mit den Firmen Miele und Villeroy & Boch. Darüber hinaus
betreibe die Widersprechende die U…GmbH,
welche Dienstleistungen der Klasse 43 anbiete.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke nutze den guten Ruf der Marke „Underberg“
in unlauterer Weise aus. Sie wolle unter der ähnlichen Bezeichnung „Wunderberg“
identische bzw. hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten. Sie
kopiere die bekannte Marke „Underberg“ und ergänze sie lediglich um einen Buch-
staben. Zudem sei es die Widersprechende selbst gewesen, die als Erste die Be-
zeichnung „Underberg“ durch das oben genannte Buch mit dem Begriff „Wunder-
berg“ verknüpft habe. Die Bezeichnung „Underberg“ werde vom angesprochenen
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Verkehr als Zeichen für Tradition, Verlässlichkeit und hohe Qualität verstanden. An
diesen guten Ruf wolle sich die Inhaberin der angegriffenen Marke anhängen.
Darüber hinaus sei, ausgehend von einer hohen Kennzeichnungskraft der älteren
Marke, einer überdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit und einer Produktidentität
oder zumindest hochgradigen -ähnlichkeit, eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 24. April 2020 aufzuheben und
wegen der Widersprüche aus der Unionsmarke 008 664 328 und
aus dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ die Löschung der
Eintragung der angegriffenen Marke 30 2014 054 981 „Wunder-
berg“ anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke für die vorliegend maßgeblichen Dienstleistungen der Klas-
sen 39, 41 und 43 nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Die kostenlose Zu-
gabe von Karten mit Kochrezepten beim Verkauf von Kräuterlikör sei keine Dienst-
leistung der Klassen 41 oder 43, sondern Teil des Vertriebs von Waren der Klasse
33 („Kräuterlikör“). Die vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine gestei-
gerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Underberg“ zu belegen. Die
Verkehrsbefragungen seien auf einen bestimmten Kräuterlikör und nicht auf die
Waren und Dienstleistungen bezogen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen
worden sei. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstlei-
stungen seien zudem gegenüber der Ware „Käuterlikör“ unähnlich. Im Übrigen halte
die angegriffene Marke den erforderlichen Zeichenabstand ohne Weiteres ein. Das
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Wort „Wunderberg“ weise einen unmittelbar verständlichen Sinngehalt auf, der einer
Verwechslungsgefahr entgegenstehe. Dies gelte insbesondere dann, wenn zwi-
schen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen keine Ähnlichkeit
bestehe. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden seien auch die von der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 (gastronomi-
sche Dienstleistungen) gegenüber der Ware „Kräuterlikör“ unähnlich, da die Her-
steller von Spirituosen regelmäßig keine eigenen Kneipen oder Trinkstuben betrie-
ben.
Im Widerspruchsformular vom 3. Februar 2015 finden sich keine Angaben zum
Gegenstand des Geschäftsbetriebes und zum Zeitrang des Unternehmenskennzei-
chens „Underberg“. Ihm war ein Auszug aus dem Handelsregister vom 13. Januar
2015 beigefügt, in dem der Gegenstand des Unternehmens nicht bezeichnet ist.
Entsprechende Angaben hierzu sowie zum Zeitrang des Unternehmenskennzei-
chens sind bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist beim Deutschen Patent- und
Markenamt nicht eingegangen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 43, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten und den weiteren
Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige
Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
1. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Marken-
gesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des
Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die ange-
griffene Marke am 5. August 2014 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie
dem 14. Januar 2019 angemeldet wurde, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf die
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gegen die Eintragung erhobenen Widersprüche § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in
der vor dem 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anzuwen-
den.
2. Auf die rechtswirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Wider-
sprechende die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke
008 664 328 nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren
und Dienstleistungen auf Seiten der älteren Marke ist damit die Gefahr von Ver-
wechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ohne Weiteres zu verneinen. Daran
ändert auch der Umstand nichts, dass das Zeichen „Underberg“ für andere Waren
möglicherweise intensiv benutzt wird, nämlich für „Kräuterliköre“. Denn diese Waren
werden von der hier maßgeblichen Widerspruchsmarke nicht beansprucht.
a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle des
Deutschen Patent- und Markenamts mit Schriftsatz vom 27. Januar 2016 „den Ein-
wand der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG“ in Bezug
auf die Unionswiderspruchsmarke 008 664 328 erhoben. Da der Widerspruch vor
dem 14. Januar 2019 eingelegt wurde, kommt gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG in
vorliegendem Verfahren § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. zur Anwendung. Die Einrede
gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. ist zulässig, da die ältere Marke am
27. Januar 2011 eingetragen wurde und folglich die fünfjährige Benutzungsschon-
frist am 27. Januar 2016 und damit nach der Veröffentlichung der angegriffenen
Marke 30 2014 054 981 am 19. Dezember 2014 endete.
Demzufolge oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung der
Unionswiderspruchsmarke 008 664 328 im Zeitraum vom 27. Januar 2017 bis
27. Januar 2022 (Tag der Entscheidung im schriftlichen Verfahren) glaubhaft zu
machen. Dies ist der Widersprechenden nicht gelungen.
b) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine
verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass die Widerspre-
chende die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (vgl.
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Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 43 Rn. 64 und 65). Glaubhaft-
machung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt zwar keine
volle Beweisführung, sondern es genügt eine geringere, lediglich überwiegende
Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auf-
lage, § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 58 ff.). Die Wider-
sprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke, ins-
besondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem maßgeblichen Benutzungszeit-
raum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die Marke, wenn
sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und Dienstleistungen, für die sie
eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um für diese einen Absatzmarkt zu
erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die
Marke nur symbolisch verwendet wird, um die durch sie begründeten Rechte zu
wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist anhand sämtlicher Tatsachen und
Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Ge-
schäftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität
der Benutzung sowie die Art der Waren (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38
– Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662
Rn. 12 – Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Frage der Benutzung
der Widerspruchsmarke unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und
das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrund-
satz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 6).
c) Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende vorgetragen, dass
sie die Widerspruchsmarke „Underberg“ zur Kennzeichnung von Stilgläsern, Tel-
lern, Grillschürzen, Blechschildern und des Underberg Kräuter-Mobils benutzt habe.
Weiterhin seien ein Märchenbuch und - als Zugabe zu der Ware „Kräuterlikör“ -
Karten mit Kochrezepten in den Verkehr gebracht worden. Zudem habe die Wider-
sprechende Koch- und Singwettbewerbe durchgeführt und biete Kochkurse an. Zur
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende eine
eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen vom 6. Oktober 2020 und umfangrei-
ches Bildmaterial vorgelegt, insbesondere Abbildungen des Angebots ihres Online-
Shops.
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Unabhängig von der Frage, unter welche registerrechtlich geschützte Waren- und
Dienstleistungsbegriffe sich die oben genannten Produkte subsumieren lassen, ge-
nügen weder der diesbezügliche Vortrag der Widersprechenden noch die vorgeleg-
ten Mittel der Glaubhaftmachung, um nach allgemein anerkannten Maßstäben von
einer rechtserhaltenden Benutzung ausgehen zu können. Denn die Widerspre-
chende hat zu keiner einzigen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Um-
sätze oder Verkaufszahlen vorgetragen oder glaubhaft gemacht. Dies gilt auch für
die von ihr ins Feld geführten Dienstleistungen aus dem Bereich der Hotellerie und
Gastronomie bzw. Dienstleistungen der Klasse 43 der U…
… GmbH. Ohne entsprechende Angaben kann jedoch nicht geprüft werden, ob der
Umfang der Benutzung geeignet ist, eine ernsthafte Benutzung der Marke glaubhaft
zu machen (ständige Rechtsprechung: BPatG 25 W (pat) 560/17; 29 W (pat) 41/17;
29 W (pat) 528/18 und 26 W (pat) 543/20; die Entscheidungen sind über die
Homepage des BPatG öffentlich zugänglich).
Ausgehend von dem fehlenden Vortrag der Widersprechenden zu Umsatzzahlen
und zum Umfang der Benutzung kommt es auf die weiteren Umstände der Benut-
zung der Widerspruchsmarke nicht entscheidungserheblich an. So kann dahinge-
stellt bleiben, ob die unentgeltliche Dreingabe von Karten mit Kochrezepten beim
Verkauf von Kräuterlikör branchenüblich nur zu Werbezwecken erfolgt, so dass eine
solche Art der Verwendung nicht als rechtserhaltende Benutzung zu bewerten wäre
(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 16). Gleichfalls offen bleiben kann
die Frage, ob die Verteilung von Merchandising-Artikeln wie Trinkgläsern, Tellern,
Blechschildern oder Grillschürzen gegen das Einsenden von Flaschenverschlüssen
als rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Produkte anzu-
erkennen ist. Ebenso bedarf es vorliegend keiner Klärung, ob der Vertrieb von übli-
chen Merchandising-Artikeln in einem einzigen Online-Shop ausreicht. Weiterhin
kommt es nicht darauf an, ob mit den Koch- und Singwettbewerben der Widerspre-
chenden nur für Kräuterlikör geworben werden soll oder - zumindest zukünftig -
eigenständig Umsätze erzielt werden sollen. Es ist weiterhin auch nicht die Frage
zu beantworten, um welche Ware es sich bei dem Underberg Kräuter-Mobil handelt.
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d) Ebenso ist der Vortrag der Widersprechenden zur Bekanntheit des Zeichens
„Underberg“ im Zusammenhang mit der hier in Rede stehenden rechtserhaltenden
Benutzung der beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarke ohne Relevanz.
Denn die vorgelegten Unterlagen, insbesondere die Verkehrsbefragungen, bezie-
hen sich auf die Bekanntheit der Marke „Underberg“ in Verbindung mit den Waren
„Kräuterliköre“. Für diese beansprucht die Widerspruchsmarke 008 664 328 jedoch
keinen Schutz. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf
Seiten der Widerspruchsmarke kommt es auch nicht auf die Frage an, ob auf für sie
eingetragene Waren oder Dienstleistungen die Bekanntheit einer anderen Marke für
bestimmte Produkte ausstrahlen kann.
3. Soweit die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch auf § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
stützt, gibt es - unabhängig von der nicht glaubhaft gemachten rechtserhaltenden
Benutzung - keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der beschwerdegegen-
ständlichen Widerspruchsmarke 008 664 328 um eine bekannte Marke handeln
würde. Die Widersprechende macht zwar geltend, dass „Underberg“ bzw.
„Underberg, der Rheinberger Kräuter“ in Verbindung mit den Waren „Kräuterliköre“
eine bekannte Marke sei. Allerdings ist daraus kein Widerspruch gegen die ange-
griffene Marke eingelegt worden. Die von der Widersprechenden angeführte Marke
ist unabhängig davon, ob sie aufgrund Eintragung gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG oder
aufgrund Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG Schutz genießt, nicht be-
schwerdegegenständlich.
4. Der gemäß § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a. F. statthafte Widerspruch aus
dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ ist gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
i. V. m. § 57 MarkenV, § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV in der vor dem 14. Januar 2019
geltenden Fassung unzulässig. Nach letztgenannter Vorschrift sind bei nicht ange-
meldeten oder eingetragenen Widerspruchskennzeichen zu ihrer Identifizierung u.
a. der Zeitrang und der Gegenstand zu nennen. Diese Angaben fehlen jedoch in
dem von der Widersprechenden eingereichten amtlichen Widerspruchsformblatt
vom 3. Februar 2015. In dem Feld (2) „Angaben zum Widerspruchskennzeichen
(§ 30 Markenverordnung)“ sind lediglich „geschäftliche Bezeichnung (§§ 5, 12
MarkenG)“ und „Unternehmenskennzeichen“ angekreuzt.
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Auch dem Auszug aus dem Handelsregister vom 13. Januar 2015, der dem Wider-
spruchsformblatt beigefügt war, ist weder der Gegenstand, also der Geschäftsbe-
reich, für den das Unternehmenskennzeichen benutzt wird, noch dessen Zeitrang
zu entnehmen. Er weist zwar aus, dass die Widersprechende als Personenhandels-
gesellschaft mindestens seit dem Jahr 1983 besteht. Es bleibt jedoch offen, wann
die für die Entstehung des Rechts an einem Unternehmenskennzeichen mit
Namensfunktion und damit für die Bestimmung des Zeitrangs gemäß § 6 Abs. 3
MarkenG erforderliche Benutzung aufgenommen worden ist (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 6 Rn. 4). Die Eintragung einer Personenhan-
delsgesellschaft ins Handelsregister kann nicht ohne Weiteres mit der Aufnahme
des Geschäftsbetriebes im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG gleichgesetzt werden.
Es kommt vielmehr darauf an, ob es alsbald nach der Eintragung im Handelsregister
zu einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung gekommen ist (zu den Vorausset-
zungen des Entstehens des Schutzes nach § 5 Abs. 2 MarkenG vgl.:
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 50 und 52).
Sowohl der Zeitrang als auch der Geschäftsbetrieb müssen jedoch bekannt sein,
um den Schutzumfang der widersprechenden geschäftlichen Bezeichnung bestim-
men zu können. Beide Angaben sind zudem innerhalb der Widerspruchsfrist zu
machen. Sie können weder nachgereicht noch berichtigt werden (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 50 ff).
5. Der Senat konnte ohne einen vorherigen gerichtlichen Hinweis an die Verfah-
rensbeteiligten entscheiden. Die Entscheidungserheblichkeit der Glaubhaftma-
chung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke war den Verfah-
rensbeteiligten bekannt. Die Widersprechende hat nach der Zurückweisung des
Widerspruchs wegen des Durchgreifens der Einrede der Nichtbenutzung im Be-
schwerdeverfahren insoweit umfangreich vorgetragen. Der Senat hat seine Ent-
scheidung damit nur auf solche Gesichtspunkte gestützt, die von den Verfahrens-
beteiligten weder übersehen, noch für unerheblich gehalten worden waren (§ 82
Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Er hat zudem die Frage,
ob der Vortrag der Widersprechenden bzw. die vorgelegten Mittel der Glaubhaftma-
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chung als ausreichend zu erachten sind, nicht anders beurteilt als beide Verfahrens-
beteiligten (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Die
Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Schriftsatz vom 16. Februar 2021 unter
Ziffer 1. zutreffend darauf hingewiesen, dass der Vortrag der Widersprechenden
nicht ausreiche, um von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchs-
marke ausgehen zu können. Soweit die Widersprechende im Zusammenhang mit
dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ keine Angaben zum Geschäftsge-
genstand gemacht hat, war auch dieser Umstand erkennbar entscheidungserheb-
lich, nachdem sich die Markenstelle in der angegriffenen Entscheidung maßgeblich
auf diesen Punkt gestützt hatte.
6. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen
Anlass, so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.
Zwar spricht vieles dafür, dass eine Beschwerde von Beginn an ohne jede Aussicht
auf Erfolg ist und ihre Einlegung nicht mehr mit der prozessualen Sorgfalt vereinbar
ist, wenn der Widerspruch wegen fehlender Angaben zum Geschäftsbereich und
Zeitrang des geltend gemachten Unternehmenskennzeichens schon als unzulässig
zu verwerfen ist. Im vorliegenden Fall lässt sich dem angegriffenen Beschluss der
Markenstelle für Klasse 43 jedoch nicht eindeutig entnehmen, dass der Widerspruch
aus dem Unternehmenskennzeichen „Underberg“ bereits unzulässig war. Vielmehr
lässt die Begründung der Markenstelle auch den Schluss zu, dass er als unbegrün-
det zurückgewiesen wurde. Das Argument, dass die Widersprechende keine Anga-
ben zum beanspruchten Geschäftsbereich gemacht habe, kann auch im Sinne einer
unzureichenden Substantiierung verstanden werden.
7. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Verfahrensbe-
teiligten haben keinen Antrag auf Durchführung einer solchen gestellt (§ 69 Nr. 1
MarkenG). Auch der Senat hat sie nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3
MarkenG).
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III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elek-
tronischer Form gemäß § 130d ZPO einzulegen.
Kortbein Nielsen Fehlhammer
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