25 W (pat) 34/02  - 25. Senat (Marken)

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 25 W (pat) 34/02 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 396 46 451 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems so-wie der Richterinnen Sredl und Bayer beschlossen: 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Kosten werden nicht auferlegt. G r ü n d e I. Die Marke HPMC-Ophtal ist am 18. Dezember 1996 für "pharmazeutische Erzeugnisse" in das Register ein-getragen worden. Die Beschwerdeführerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die vollstän-dige Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Die Abkürzung "HPMC" stehe für den Inhaltsstoff "Hydro-xypropylmethylcellulose, der den Hauptbestandteil des vom Markeninhaber er-zeugten Produkts "HPMC-Ophtal L" bilde. Dieses medizinische Produkt wende sich an Fachkreise. Der zweite Bestandteil "ophtal" sei dem Wort "ophthalmisch" entnommen. "Ophthalmologie" sei die Lehre von der Augenheilkunde. Lediglich die Schreibweise sei leicht geändert, der Sinn bleibe derselbe. Insbesondere stellt die Beschwerdeführerin darauf ab, dass es sich bei dem Markenbestandteil "oph-- 3 - tal" (bzw ophthal) um den Wortstamm für mehrere Begriffe aus dem Bereich der Augenheilkunde handele und er deswegen beschreibend sei. Der angesprochene Fachverkehr verstehe die angegriffene Marke rein beschreibend. Die Registrie-rung verstoße gegen § 8 Abs 1 Nr 1 und Nr 2 MarkenG. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-schluss vom 27. November 2001 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Kosten wurden nicht auferlegt. Der Löschungsantrag sei unbegründet, da die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegengestanden hätten. Die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke "HPMC-Ophtal" werde jedenfalls von der Buch-stabenfolge "Ophtal" getragen. Dieser sei in Alleinstellung in keinem einschlägigen medizinischen oder allgemeinen Nachschlagewerk vorhanden. In allen Nachschla-gewerken seien als Wortgruppen mit der Bedeutung "das Auge (betreffend)" "Oph-thalm-" bzw "Ophthalmo-" bzw "Ophthalmisch" angegeben. Diese Stämme seien auch in den Fachwörtern enthalten, jedoch nicht lediglich "Ophtal". "Ophtal" stelle kein Fachwort dar und sei auch keine schutzunfähige Ableitung eines Fachworts, die für den Verkehr freizuhalten wäre. Der Gesamtbezeichnung "HPMC-Ophtal" komme allenfalls eine sprechende Bedeutung zu. Die Kombination sei nicht so deutlich und unmissverständlich, dass sie vom Verkehr als rein beschreibende Sachaussage erkannt werde. Sie habe auch Unterscheidungskraft. Gerade für die vorliegend angesprochenen, auf dem augenärztlichen Arzneimittelsektor tätigen Verkehrskreise sei erkennbar, dass die aus zwei Teilen zusammengesetzte Wort-kombination trotz des möglicherweise sprechenden Inhalts wegen ihrer Abwand-lung noch einen gewissen fantasievollen Überschuss besitze. - 4 - Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstelle-rin mit dem Antrag, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2002 aufzuheben, die Marke zu löschen, sowie der Beschwerdegegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die Abkürzung "HPMC" stehe für den Inhaltsstoff "Hydroxypropylmethylcellulose" und beschreibe den wesentlichen Inhalt des Produkts. Es sei nicht lebensnah, bei der Abkürzung eine andere Bedeutung anzunehmen, da der Verkehr für ophthal-mische Produkte die Abkürzung in diesem Sinne verstehe. Zu der Abkür-zung "HPMC" hat die Beschwerdeführerin ein Gutachten des B… vom 20. April 2002 eingereicht. Es handele sich dem- nach bei HPMC um ein Cellulose Derivat, das in pharmazeutischen Erzeugnissen entweder als Hilfsstoff oder als Wirkstoff verwendet werden könne. Der weitere Bestandteil "ophtal" sei eine rein beschreibende Angabe für pharmazeutische Er-zeugnisse, der Fachverkehr werde darin jedenfalls die Bedeutung "das Auge be-treffend" erkennen. Zur sprachlichen Beurteilung von "ophtal" hat die Beschwerde-führerin ein linguistisches Gutachten eingeholt. Der Wortbestandteil "ophtal" beru-he auf der Entlehnung aus dem Griechischen "Ophathalmos" und weise trotz ge-ringfügig gekürzter Ausdrucksform auf die Bedeutung "das Auge betreffend" hin. Der Wortbestandteil sei daher im sprachwissenschaftlichen Sinne bedeutungstra-gend und beschreibend. Es handele sich nicht um die Abwandlung eines Wortes, sondern um die Ableitungsgrundlage eines Fachwortes. Die Schreibweise sei hier ohne Belang. Der angesprochene Fachverkehr verstehe die beschreibende Aus-sage der angegriffenen Marke. - 5 - Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Es sei auf die Gesamtheit der eingetragen Marke abzustellen. Der Markenbe-standteil "HPMC" könne diverse Bedeutungen aufweisen, da diese Abkürzung auch eine Chromatographie-Methode oder humane peritoneale Mesothelzellen bezeichnen könne, und "Ophtal" sei weder ein Fachwort noch eine schutzunfähige Ableitung oder Abkürzung eines solchen. Weder in Alleinstellung noch in Kombi-nation mit "HPMC" besitze es eine beschreibende Bedeutung. Selbst wenn "HPMC" eine beschreibende Angabe wäre, sei jedenfalls die angemeldete Kombi-nation schutzfähig. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Gutachten än-derten daran nichts. Außerdem weist die Beschwerdegegnerin auf zahlreiche Mar-ken mit dem Bestandteil "ophtal" in Klasse 5 hin. Der Markenbestandteil "HPMC" weise auf die Beschwerdegegnerin hin. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Nach § 54, 50 Abs 1 Nr 3 Markengesetz wird eine Marke wegen Nichtigkeit dann gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung besteht. Nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG sind unter anderem Marken von der Ein-tragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt bzw die aus-schließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist dabei die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren - 6 - oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unterneh-men aufgefasst zu werden, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-hofs grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES, GRUR 2001,1151 - markt-frisch). Dabei darf die Prüfung jedoch nicht auf ein Mindestmaß beschränkt wer-den, vielmehr muss sie streng und vollständig sein (EuGH, WRP 2003, 735, 740 – Libertel Groep.- Farbe Orange). Der Senat vermochte nicht mit einer hinreichenden Sicherheit festzustellen, dass bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke "HPMC-Ophtal" im Jahre 1996 für die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG bestand. Bei pharmazeutischen Erzeugnissen gibt es allerdings eine Substanz "Hydroxy-propylmethylcellulose", für die laut Roter Liste der INN "Hypromellose" eingeführt ist. Nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin stellt die Buchstabenfolge "HPMC" eine gängige Abkürzung für "Hydroxypropylmethylcellulose" dar. Die Bedeutung der Abkürzung "HPMC" wird in dem von der Beschwerdeführerin eingereichten Gutachten des B… der Universität Wien unter Nennung von Belegstellen dargelegt. Bei dieser Substanz handelt es sich um einen Wirkstoff bzw einen Hilfsstoff, der laut Roter Liste bei Ophthalmika als Wirkstoff und bei zahlreichen und verschiedensten Medikamenten als Hilfsstoff verwendet wird. Wie in dem eingereichten Gutachten weiter ausgeführt ist, wird in ophthalmologischen Produkten der Wirkstoff als Viskositätserhöher von wässri-gen-flüssigen und wässrigen halbfesten Zubereitungen verwendet und ist Augen-ärzten und Chirurgen bekannt. Der Zeichenbestandteil "HPMC" ist danach für ein-schlägige pharmazeutische Erzeugnisse eine beschreibende Inhaltsangabe, wenngleich bei der Angabe der Zusammensetzung von Arzneimitteln offenbar hauptsächlich die Bezeichnung "Hypromellose" verwendet wird (so zB in der Ro-ten Liste). - 7 - Die Ansicht der Beschwerdegegnerin, die Abkürzung "HPMC" könne mehrere Be-deutungen haben, ändert an dieser Beurteilung nichts, da bei Ophthalmika, die zu den geschützten Waren gehören, die Bedeutung eindeutig ist. Für diese Waren ist die Abkürzung beschreibend, auch wenn sie in anderem Zusammenhang andere Bedeutungen (wie eine Chromatographie-Methode oder humane peritoneale Mes-othelzellen) haben kann. Der Zeichenbestandteil "Ophtal" deutet bei pharmazeutischen Erzeugnissen auf den Einsatzbereich hin. Um vom Verkehr als selbständig beschreibende Angabe benötigt oder aufgefasst zu werden, und deshalb im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG einem Eintragungshindernis zu unterliegen, genügt es allerdings nicht, wenn ein Bezug zu Sachangaben wie "Ophthalmologie", "ophthalmologisch", "ophthalmisch" nur deshalb hergestellt wird, weil zahlreiche Fachwörter auf die-sem Gebiet zwar nicht mit der Buchstabenfolge "Ophtal", aber in korrekter Schreibweise mit "Ophthal" beginnen, denn lediglich sprechende Zeichen, die selbst nicht unmittelbar beschreibend sind, können auch im Hinblick auf § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG als Marke eingetragen werden (Althammer/Ströbele, MarkenG 6. Auflage, § 8 Rd 94). Das Linguistische Gutachten des L… der Universität Wien, das die Antragstellerin eingereicht hat, und demzufolge der Verkehr, insbesondere der Fachverkehr, den Bestandteil "Ophtal" bedeutungs-tragend im Sinne "das Auge betreffend" ansieht, erübrigt nicht die Notwendigkeit einer spezifisch markenrechtlichen Beurteilung, zumal das Gutachten bezüglich der Wertung "bedeutungstragend" nicht zwischen einer ausschließlich beschrei-benden Angabe einerseits und einer sogenannten sprechenden Angabe anderer-seits unterscheidet. "Sprechende Marken" sind nicht ausschließlich beschreibend, auch wenn sie in irgendeiner Form mehr oder weniger deutlich auf Eigenschaften der Waren hinweisen, aber dennoch aus der Sicht des Verkehrs - etwa aufgrund einer ungewöhnlichen Wortbildung - eine kennzeichnende Funktion und marken-rechtliche Unterscheidungskraft haben. - 8 - Allerdings konnte der Senat durch eine Internetrecherche die Verwendung des Wortbestandteils "Ophthal" sowohl im englischen als auch im deutschen Sprach-raum finden, nämlich in Wortkombinationen wie zB "OPHTHAL Photos", "Ophthal Abstracts", "Ophthal – Technik". Auch in Titeln von Veranstaltungen oder Zeit-schriften kommt diese Abkürzung vor, auch im Zeitpunkt der Anmeldung und auch in englischer Sprache (zB Veröffentlichungen wie Am J Ophtal 1978 oder In-vest.Ophtal. Vis. Sci. 1983). Im Zusammenhang mit Medikamenten gibt es aus neuerer Zeit einen Beleg für eine entsprechende Abkürzung in Frankreich (AVIS DE LA COMMISION, 29. mai 2002, 3.2.1. "gel ophtal.", "sol. ophtal."), wobei diese sich jedoch durch den Abkürzungspunkt von dem vorliegenden Bestandteil unter-scheidet. Außerdem wird in Frankreich der Ausdruck "medecin ophtal" verwendet. Es gibt daher einige Anhaltspunkte dafür, dass der Bestandteil "Ophtal" zumindest vom Fachverkehr rein beschreibend verstanden wird, auch wenn diese Bezeich-nung lexikalisch nicht nachgewiesen werden konnte. Maßgeblich für die Frage der Schutzfähigkeit einer Marke ist jedoch nicht die Be-deutung ihrer Einzelbestandteile, sondern die Beurteilung ihrer Gesamtheit. Deren Gebräuchlichkeit konnte jedoch von der Antragstellerin nicht belegt und auch vom Senat nicht festgestellt werden. Auch wenn die tatsächliche Verwendung eines Ausdrucks für eine Zurückweisung einer Anmeldung nicht zwingend notwendig ist, und daher eine Löschung nicht immer am fehlenden Nachweis einer im Eintra-gungszeitpunkt tatsächlichen Benutzung scheitern muss, da selbst Wortneubildun-gen schutzunfähig sein können (vgl Althammer/Ströbele aaO § 8 Rd 142), ist im vorliegenden Fall jedoch zu berücksichtigen, dass die konkrete Kombination unüb-lich erscheint. Sie besteht aus einer Abkürzung für einen Wirkstoff, der üblicher-weise mit dem INN "Hypromellose" bezeichnet wird, und dem Bestandteil "Ophtal", der zwar als Hinweis auf den ophthalmologischen Bereich dienen kann, ohne je-doch eine eingeführte Abkürzung zu sein. Die konkrete Kombination "HPMC-Oph-tal" erscheint daher als Hinweis für Wirkstoff und Anwendungsgebiet nicht sehr na-heliegend, so dass sie ohne entsprechende Nachweise schon für den Zeitpunkt - 9 - der Eintragung nicht als rein beschreibend zu beurteilen ist. Dafür spricht auch der Umstand, dass jedenfalls im Deutschen und im Englischen "Ophtal" bzw "Ophthal" als Suffix ungewöhnlich ist. Dies zeigt ebenfalls eine Entscheidung aus England (Trade Mark Madrid Opposition Decision – O/399/02), in der es um die absolute Schutzfähigkeit der Bezeichnung "HPMC-Ophtal" ging. Nach dieser Entscheidung ist die Marke in ihrer Gesamtheit schutzfähig, da es keinen Nachweis dafür gibt, dass "OPHTAL" oder "OPHTHAL" im Handelsverkehr als Suffix und erst recht nicht in einer Kombination wie "HPMC-Ophtal" verwendet wird. Nach alledem konnte der Löschungsantrag keinen Erfolg haben. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin konnte daher auch keinen Erfolg haben. Kliems Richterin Sredl ist infolge Krankheit gehindert zu unter- schreiben. Kliems Bayer Pü

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