25 W (pat) 501/21  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:200622B25Wpat501.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 501/21
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2019 101 143
(hier: Beschwerde gegen die Zurückweisung des Antrags auf Aussetzung
des Widerspruchsverfahrens)
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Juni 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der
Richterin Kriener und der Richterin Fehlhammer
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird
verworfen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e:
I.
Das am 30. Januar 2019 angemeldete Zeichen „Kaave“ ist am 1. April 2019 unter
der Nummer 30 2019 101 143 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Dienstleistungen der
Klasse 35 eingetragen worden:
Einzelhandelsdienstleistungen; Online-Einzelhandelsdienstleistungen;
Versandhandelsdienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen, bereitgestellt
durch ein weltweites Computernetzwerk; Online-Einzelhandels- und
Großhandelsdienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen mit Bezug
auf Sattlerwaren, Tierpflegemittel, Haustierprodukte, Geräte für
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Schönheitszwecke für Tiere, Geräte für Hygienezwecke für Tiere, Sportartikel,
Nahrungsergänzungsmittel, Küchengeräte, Getränke- und Speisegefäße,
Futtermittel.
Gegen die Eintragung der am 3. Mai 2019 veröffentlichten Marke hat die
Beschwerdegegnerin am 11. Juli 2019 Widerspruch aus folgenden Unionsmarken
erhoben:
1. UM 017 455 081
angemeldet am 10. November 2017 und eingetragen am 19. März 2018, derzeit für
verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 20, 24, 27 und 35.
2. UM 017 935 942
KAVE
angemeldet am 26. Juli 2018 und eingetragen am 28. Dezember 2018, derzeit für
verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 20, 24, 27 und 35. Die
Dienstleistungen der Klasse 35 lauten wie folgt:
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Werbung; Verkaufsförderung und Marketing; Geschäftsführung;
Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vorführung von Waren für
Werbezwecke; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verteilung von Warenproben
zu Werbezwecken; Online- Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation
von Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke; Veranstaltung von
Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Präsentation von Waren in
Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Bereitstellung von
Informationen zu Handels- und Geschäftsangelegenheiten über Websites;
Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite
Datennetze von Beleuchtungsanlagen und -geräten, Innen- und
Außenbeleuchtung, Lampen, Deckenlampen, Stehlampen und Tischlampen;
Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite
Datennetze von Beleuchtungsfackeln; Einzelhandelsverkauf,
Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Wandlampen,
Beleuchtungszubehör, Glühlampen; Einzelhandelsverkauf,
Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Kaminen,
Grillgeräten, Koch-, Erhitzungs-, Kühlungs- und sonstigen Behandlungsgeräten
für Nahrungsmittel und Getränke; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf
und Verkauf über weltweite Datennetze von Möbeln, Möbelteilen, Leitern,
Tritten, Türen, Stühlen, Hockern, Bänken, Sitzkissen, Polstersesseln, Sofas,
Sesseln; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über
weltweite Datennetze von Tischen, Tischchen, Schreibtischen, Gartenmöbeln,
Bad- und Küchenmöbeln, Küchenarbeitsplatten, Betten, Schlafsofas, Sitz- und
Schlafkissen, Regaleinheiten, Regalen, Bücherregalen, Büchergestellen,
Schubladen, Sofas [Diwane]; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und
Verkauf über weltweite Datennetze von Schränken, Einsätzen für
Kleiderschränke, Behältern für Aufbewahrungszwecke; Einzelhandelsverkauf,
Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Kommoden,
Bettgestellen, Schuhschränken, Möbeln aus Holz, Möbeln aus
Holzersatzstoffen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf
über weltweite Datennetze von Möbeln aus Rohr, Gartenmöbeln aus Kunststoff,
Kunststoffmöbeln für Badezimmer, Kunststoffliegen, Matratzen, Kopfkissen;
Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite
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Datennetze von Kissen, Spiegeln, Spiegelglas, Rahmen, Rahmen für
Fotografien, Rahmen für Gemälde; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf
und Verkauf über weltweite Datennetze von Garderobenständern,
Kleiderbügeln, Kleiderständern/Kleiderhaken, Dekorationsartikeln und
Kunstgegenständen aus Holz, Gips oder Kunststoff; Einzelhandelsverkauf,
Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Statuen,
Statuetten, Mobiles als Dekorationsmittel, Innenjalousien für Fenster
[Einrichtungsgegenstände] und Zubehör für Vorhänge und Innenjalousien,
Vorhangstangen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über
weltweite Datennetze von Urnen, Körben, Wiegen, Weidenkörben,
Behältnissen aus Horn, Knöpfen und Griffen; Einzelhandelsverkauf,
Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Pflanzen- und
Blumenkübeln, Flaschenkästen, Bambus- und Rohrvorhängen;
Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite
Datennetze von geflochtenen Holzblenden [Möbel], Paravents [Möbel], Teilen
und Bestandteilen für alle genannten Waren; Einzelhandelsverkauf,
Großhandelsverkauf und Verkauf über weltweite Datennetze von Bettwäsche,
Tüchern [Laken], Decken, Steppdecken und Federbetten, Tischwäsche,
Tischdecken, Tischdecken [nicht aus Papier], Badwäsche, textilen Vorhängen
und Gardinen; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über
weltweite Datennetze von Handtüchern, Kopfkissen-, Kissen- und
Federbettbezügen, Matratzenüberzügen, Duschvorhängen,
Innenausstattungswaren in Form von Bezügen aus textilem Material, Tüchern
[Lappen], Wischtüchern, Tuch, Untersetzern, Tischservietten aus Stoff,
Stofftüchern; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über
weltweite Datennetze von Möbelbezügen und -überzügen aus textilem Material,
Wandbekleidungen aus textilem Material, Wandbehängen,
Aufbewahrungssäcken aus textilem Material, Teilen und Bestandteilen aller
genannten Waren; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf
über weltweite Datennetze von Teppichen, Fußmatten, Matten, Bettvorlegern,
Linoleum und anderen Bodenbelägen, Wandbehängen, nicht aus textilem
Material, Papiertapeten und Wandverkleidungen, Teppichböden, Teilen und
Zubehör für alle genannten Waren; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf
und Verkauf über weltweite Datennetze von Duftstoffen für die Wäsche,
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Parfüms und Kosmetika für die Wohnung, Essenzen, Weihrauch, Duftholz,
Kerzenhaltern und Kerzen, kleinen Reisetaschen, Glaswaren, Porzellan und
Steingut, Tassen, Teekannen, Essbesteck, Geräten und Behältern für Haushalt
und/oder Küche; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und Verkauf über
weltweite Datennetze von elektrischen Haushaltsgeräten, Daten-, Bild- und
Tonträgern, Schmuckwaren und Uhren, Büroartikeln, Taschen, Handtaschen,
Aktentaschen, Brieftaschen, Geldbörsen, Etuis und anderen Tragebehältnissen
aus Fell, Leder und deren Ersatzmaterialien, Dekorationsartikeln für das Heim,
Spielen und Spielzeug; Einzelhandelsverkauf, Großhandelsverkauf und
Verkauf über weltweite Datennetze von Bekleidungsstücken, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen und Modeaccessoires; Einzel- und Großhandelsverkauf von
Lebensmitteln und Getränken; Import, Export und Handelsvertretungen von
Möbeln, Lampen, Beleuchtungsartikeln, Teppichen, Bett- und
Haushaltswäsche, Dekorationszubehör, Spielen und Spielzeug; Über Blogs
bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 2. März 2020 beim Amt der
Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) Anträge auf Löschung der
Eintragung der Widerspruchsmarken wegen Nichtigkeit aufgrund älterer Rechte
basierend auf ihrem Unternehmenskennzeichen „Kaave“ und dem Domainnamen
„kaave.de“ gestellt. Mit Schriftsatz vom 31. März 2020 hat sie gegenüber dem
Deutschen Patent- und Markenamt deshalb beantragt, das Widerspruchsverfahren
bis zur Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarken
auszusetzen. Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamts hat den Verfahrensbeteiligten mit Schreiben vom 2. Oktober 2020
ohne Nennung von Gründen mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren nicht
„zurückgestellt“ werde. Zugleich wurde die Inhaberin der angegriffenen Marke
darüber informiert, dass dem Schreiben weiterer Schriftverkehr der
Widersprechenden beigefügt sei. Am Ende folgt der deutlich abgesetzte Satz, dass
der Inhaberin der angegriffenen Marke eine Frist zur Stellungnahme von einem
Monat nach Empfang des Schreibens eingeräumt werde. Es stammt von einer
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Tarifbeschäftigten, die ausweislich des Aktenvermerks vom 2. Oktober 2020 das
Nichtaussetzen des Widerspruchsverfahrens zuvor mit der zuständigen Prüferin
des höheren Dienstes abgestimmt hatte. Das Schreiben vom 2. Oktober 2020 war
nicht mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen und wurde den Beteiligten ohne
Zugangsbeleg formlos übermittelt.
Gegen die Zurückweisung ihres Antrags auf Aussetzung wendet sich die Inhaberin
der angegriffenen Marke mit ihrer am 6. November 2020 beim Deutschen Patent-
und Markenamt per Fax eingegangenen Beschwerde. Sie führt darin aus, dass ihr
das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Oktober 2020 am
7. Oktober 2020 zugegangen sei. Bei der Entscheidung der Markenstelle für Klasse
35 habe es sich um eine abschließende Regelung in Bezug auf die Aussetzung
bzw. den Fortgang des Verfahrens gehandelt, der der Charakter eines Beschlusses
im Sinn des § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zukomme und die dementsprechend nach
§ 66 Abs. 1 MarkenG mit der Beschwerde angreifbar sei. Nachdem eine
Begründung fehle, sei der angegriffenen Entscheidung keine Ermessensausübung
zu entnehmen. Der Aussetzungsantrag sei begründet gewesen, nachdem eine
hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehe, dass die Eintragung der
Widerspruchsmarken wegen der älteren Rechte der Inhaberin der angegriffenen
Marke an der Bezeichnung „Kaave“ gelöscht werde. Damit sei die mit dem
eingelegten Widerspruch verfolgte Löschung der Eintragung der jüngeren Marke
jedenfalls unbillig, weil die Widerspruchsmarken keine prioritätsälteren Rechte in
Deutschland begründen könnten. Das Interesse der Inhaberin der angegriffenen
Marke an der Aussetzung des Widerspruchsverfahrens bis zur Entscheidung des
EUIPO überwiege jedenfalls dasjenige der Widersprechenden an einer zügigen
Entscheidung über den Widerspruch.
Die Entscheidung der Markenstelle beinhalte eine unbillige Sachbehandlung, daher
sei aus Gründen der Billigkeit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angezeigt.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt demzufolge sinngemäß,
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die Entscheidung der Markenstelle für Klasse 35 vom 2. Oktober 2020
aufzuheben,
dem Antrag auf Aussetzung des Widerspruchsverfahrens stattzugeben,
die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen und
hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.
Die Widersprechende beantragt demgegenüber,
die Beschwerde zurückzuweisen und
hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.
Sie trägt vor, es bestehe kein Anlass, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Die
beim EUIPO geführten Nichtigkeitsverfahren gegen die Widerspruchsmarken seien
mittlerweile rechtskräftig mit der Zurückweisung der seitens der Inhaberin der
angegriffenen Marke gestellten Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit
abgeschlossen worden. Sie habe das Bestehen älterer Rechte von mehr als
lediglich örtlicher Bedeutung nicht nachweisen können. Nachdem die Inhaberin der
angegriffenen Marke gegen die Entscheidungen vom 22. Februar 2021 und
23. Februar 2021 keine Beschwerde eingelegt habe, seien sie rechtskräftig. Damit
sei ihre gegen die Ablehnung der Aussetzung gerichtete Beschwerde zum jetzigen
Zeitpunkt jedenfalls unbegründet.
Der Senat hat die Beteiligten mit rechtlichem Hinweis vom 7. Dezember 2021 darauf
hingewiesen, dass mit dem Wegfall des Aussetzungsgrundes das
Rechtsschutzbedürfnis für die Beschwerde weggefallen sein dürfte.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die ursprünglich zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist
unzulässig geworden.
1. Gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1 und 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet die Beschwerde
gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen statt. Dabei sind
Beschlüsse im Sinne von § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG alle abschließenden
Entscheidungen der Markenstellen und der Markenabteilungen, die die Rechte von
Verfahrensbeteiligten berühren können (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 13. Auflage, § 66 Rn. 6).
a) Vorliegend hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamts mit dem Schreiben vom 2. Oktober 2020 die Verfahrensbeteiligten
darüber unterrichtet, dass das Verfahren nicht „zurückgestellt“ werde. Hierbei ist der
Begriff „zurückstellen“ im Sinne von „aussetzen“ zu verstehen, da nur
Letztgenannter in den einschlägigen Vorschriften (§ 43 Abs. 3 MarkenG und § 32
MarkenV) zu finden ist. Die Markenstelle hat damit eine abschließende
Entscheidung getroffen, auch wenn sie in dem genannten Schreiben der Inhaberin
der angegriffenen Marke zugleich eine Schriftsatzfrist für eine etwaige
Stellungnahme einräumte. Durch die von den vorherigen Ausführungen abgesetzte
Positionierung des Satzes zur Fristgewährung kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die Markenstelle beabsichtigte, eine abschließende Entscheidung zur
Aussetzung erst nach Ablauf der Frist und ggf. unter Berücksichtigung weiteren
Vorbringens der Inhaberin der angegriffenen Marke zu treffen. Allerdings ergibt sich
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aus dem Schreiben vom 2. Oktober 2020 nicht eindeutig, ob sich die eingeräumte
Schriftsatzfrist auch auf die Frage der Aussetzung des Verfahrens beziehen sollte.
Der Satz „Zur Stellungnahme wird Ihnen eine Frist von einem Monat nach Empfang
dieses Schreibens gewährt“ befindet sich unterhalb der Mitteilung „Anliegend
übersende ich Ihnen weiteren Schriftverkehr der Widersprechenden zur
Kenntnisnahme“, so dass sich die Möglichkeit einer Stellungnahme lediglich auf die
Schriftsätze der Widersprechenden beziehen kann. Folglich kann die Inhaberin der
angegriffenen Marke das Schreiben auch so verstehen, dass ihr nur eine
Gelegenheit gegeben werden sollte, zur Frage der Verwechslungsgefahr
vorzutragen. Ausgehend vom objektiven Empfängerhorizont lässt sich das
Schreiben vom 2. Oktober 2020 damit auch dahingehend auslegen, dass die
Markenstelle den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens abschließend
zurückgewiesen und nicht beabsichtigt hat, erst nach Ablauf der gewährten
Monatsfrist über die Aussetzung zu entscheiden.
b) Die Beschwerde richtet sich vorliegend gegen eine Entscheidung der
Markenstelle, die die Rechte der Verfahrensbeteiligten berühren kann, da die
Ablehnung der Aussetzung unter Zugrundelegung der Wirksamkeit der
Widerspruchsmarken zu einer für die Inhaberin der angegriffenen Marke
nachteiligen Widerspruchsentscheidung führen kann.
c) Die Statthaftigkeit der Beschwerde wird auch nicht durch den Umstand in Frage
gestellt, dass das Schreiben vom 2. Oktober 2020 von einer Sachbearbeiterin und
nicht von der zuständigen Prüferin stammt. Die Formulierung „auf Ihre Eingabe vom
31.03.2020 teile ich Ihnen mit, dass die Markenstelle das vorliegende
Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeit der
Widerspruchsmarken nicht zurückstellt“ kann so verstanden werden, dass die
Verfasserin des Schreibens die Entscheidung nicht selbst getroffen hat, sondern
eine solche der Markenstelle für Klasse 35 lediglich wiedergibt. Dies wird auch
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durch den Aktenvermerk vom 2. Oktober 2020 deutlich. Es handelt sich hierbei um
eine Anfrage der Sachbearbeiterin bei der zuständigen Prüferin des höheren
Dienstes, ob „die Beschlussfassung bis zur endgültigen Erledigung der obigen
Widerspruchsmarken zurückgestellt“ wird. Letztgenannte lehnt ausweislich des
Aktenvermerks die Aussetzung ab und weist die Sachbearbeiterin an, die
Verfahrensbeteiligten entsprechend zu informieren.
Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die Tarifbeschäftigte als
Unterzeichnerin des Schreibens vom 2. Oktober 2020 die Entscheidung getroffen
hat, ohne dazu befugt gewesen zu sein, ist die Beschwerde statthaft. Denn auch
rechtlich unzulässige, gleichwohl in Beschlussform gekleidete Anordnungen des
Deutschen Patent- und Markenamts sind beschwerdefähig. Wenn diese Behörde
den äußeren Anschein einer abschließenden Entscheidung gesetzt hat, muss die
Möglichkeit eröffnet sein, im Wege der Beschwerde diese Entscheidung zu
beseitigen. Insoweit ist auch gegen einen unwirksamen Beschluss die Beschwerde
statthaft (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rn. 7 m. w. N.).
d) Weiterhin zählt die Entscheidung über die Aussetzung bzw. Nichtaussetzung des
Widerspruchsverfahrens nach § 32 MarkenV nicht zu den Entscheidungen, die kraft
Gesetzes unanfechtbar sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rn. 10).
e) Fristgerecht wurden die Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr
gezahlt.
Da Zustellungsnachweise fehlen, ist davon auszugehen, dass das Schreiben vom
2. Oktober 2020 der Inhaberin der angegriffenen Marke – wie in ihrem Schreiben
vom 6. November 2020 ausgeführt – am 7. Oktober 2020 zugegangen ist. Damit ist
ihre Beschwerde nicht nur innerhalb der mangels einer Rechtsbehelfsbelehrung
geltenden Jahresfrist des § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG, sondern bereits innerhalb
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der Monatsfrist des § 66 Abs. 2 MarkenG eingelegt worden, nachdem die
Beschwerde am 6. November 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingegangen ist. Ebenso wurde die am 6. November 2020 gutgeschriebene
Beschwerdegebühr innerhalb der besagten Monatsfrist und damit rechtzeitig
entrichtet.
f) Das Rechtsschutzbedürfnis der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nach
Einlegung der Beschwerde entfallen.
Mit der endgültigen Zurückweisung der Anträge der Inhaberin der angegriffenen
Marke auf Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke UM 017 935 942 und
der Widerspruchsmarke UM 017 455 081 durch die Entscheidungen des EUIPO
vom 22. Februar 2021 (Az. 41 864 C) sowie vom 23. Februar 2021 (Az. 41 900 C)
ist ihr berechtigtes Interesse an der Erreichung des begehrten Rechtsschutzes nicht
mehr gegeben. Das Ziel der Beschwerde, das Widerspruchsverfahren bis zur
rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeit der Widerspruchsmarken
auszusetzen, kann nicht mehr erreicht werden. Der Grund für die Aussetzung des
Widerspruchsverfahrens ist entfallen. Daher hat sich die Beschwerde zum
Entscheidungszeitpunkt erledigt (vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO, 43. Auflage, § 572
Rn. 18).
Die Beschwerde war deshalb als unzulässig zu verwerfen.
2. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG war vorliegend die Rückzahlung der
Beschwerdegebühr anzuordnen. Denn das Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt leidet an einem erheblichen Verfahrensfehler, der die
Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 71 Rn. 64; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 71 Rn. 41).
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a) Zum einen ist aus dem Wortlaut „auf Ihre Eingabe vom 31.03.2020 teile ich Ihnen
mit, dass die Markenstelle das vorliegende Widerspruchsverfahren bis zur
Entscheidung über die Nichtigkeit der Widerspruchsmarken nicht zurückstellt“ in
dem Schreiben vom 2. Oktober 2020 nicht ersichtlich, auf welche Gründe sich die
die Zurückweisung des Aussetzungsantrags stützt und insbesondere, ob das dem
Deutschen Patent- und Markenamt eröffnete Ermessen im Rahmen der
Entscheidung über die Aussetzung überhaupt ausgeübt worden ist.
Nach § 43 Abs. 3 MarkenG kann ein Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden,
wenn die Eintragung der angegriffenen Marke wegen eines anderen Widerspruchs
zu löschen ist. Dieser Fall ist vorliegend nicht gegeben. Weiter eröffnet § 32
MarkenV der Markenstelle die Möglichkeit der Aussetzung, wenn dies (aus anderen
Gründen) sachdienlich erscheint. Dabei kommt nach § 32 Abs. 2 MarkenV eine
Aussetzung insbesondere in Betracht, wenn dem Widerspruch voraussichtlich
stattzugeben wäre und vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Verfalls-
oder Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Letzteres ist vorliegend zwar nicht der Fall.
Mit den Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO lag aber eine damit vergleichbare
Fallkonstellation vor. Denn der Hintergrund der Regelung des § 32 Abs. 2 MarkenV
ist, dass die Eintragung der jüngeren Marke nicht gelöscht werden sollte, wenn
bezüglich der Widerspruchsmarke die Nichtigkeit im Raum steht. In jedem Fall ist
der Markenstelle damit ein Ermessen im Rahmen ihrer Entscheidung über die
Aussetzung eröffnet, das sie sachgerecht auszuüben hat. Ob und wie das
vorliegend geschehen ist, bleibt völlig offen. Jedenfalls in Bezug auf den
Widerspruch aus der Unionswortmarke 017 935 942 sind dessen Erfolgsaussichten
angesichts der teilweisen Identität der Dienstleistungen im Bereich der Klasse 35
und der hochgradigen schriftbildlichen sowie klanglichen Ähnlichkeit der Marken
„KAVE“ und „Kaave“ eher hoch einzuschätzen. Dieser Faktor spielt bei der
Abwägung des Interesses der Inhaberin der angegriffenen Marke insbesondere
gegenüber dem Interesse der Widersprechenden an einer zügigen Entscheidung
über den Widerspruch eine gewichtige Rolle und ist entsprechend in die
Aussetzungsentscheidung mit einzubeziehen. Die Entscheidung der Markenstelle
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lässt vorliegend nicht erkennen, dass die Erfolgsaussichten des Widerspruchs bei
der Interessensabwägung berücksichtigt wurden oder das ihr eingeräumte
Ermessen ansonsten sachgerecht ausgeübt worden ist.
b) Zum anderem ist den Beteiligten vorab keine Gelegenheit zur Stellungnahme zu
der Entscheidung der Markenstelle und damit kein rechtliches Gehör gewährt
worden. Ein Aussetzungsbeschluss ohne zuvor gewährtes rechtliches Gehör ist
regelmäßig verfahrens- und damit auch ermessensfehlerhaft (vgl. dazu
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 119 m. w. N.). Denn die
ordnungsgemäße Ermessensausübung setzt voraus, dass rechtliches Gehör
gewährt wird, um die ermessensrelevanten Umstände überhaupt zutreffend
ermitteln und berücksichtigen zu können.
Nach alledem liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der zu einer
Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt.
3. Eine mündliche Verhandlung war trotz entsprechender Anträge vorliegend nicht
durchzuführen. Gemäß § 70 Abs. 2 MarkenG bedarf es einer solchen nicht, wenn
eine Beschwerde als unzulässig verworfen wird. Im Übrigen wurde dem Antrag der
Inhaberin der angegriffenen Marke auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr
entsprochen.
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III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in
elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Kriener Fehlhammer


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