25 W (pat) 504/11  - 25. Senat (Marken)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT25 W (pat) 504/11_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…betreffend die Markenanmeldung 30 2008 062 894.4hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternichbeschlossen:Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.- 2 -G r ü n d eI.Die WortfolgeLächeln schenkenist am 30. September 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 angemeldet worden.Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wieder-gabe von Ton und Bild; Datenträger aller Art mit und ohne Daten; elektronische Publikationen (her-unterladbar); Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computersoftware;Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Ma-terialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerei-erzeugnisse, insbesondere Kalender, Bücher, No-tizbücher, Postkarten, Glückwunschkarten, Lesezei-chen; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Un-terrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpa-ckungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten), Online-- 3 -Publikationen von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form), ausgenommen für Werbe-zwecke.Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat diese unter der Nummer 30 2008 062 894.4 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Be-schluss vom 12. März 2010 zurückgewiesen.Aus Sicht der Markenstelle ist die angemeldete Marke sowohl nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig. Lächeln sei eine im privaten wie im Berufsleben nicht unwichtige Verhaltensweise, z. B. im Verkauf, im Vertrieb, in der Promotion, in visuellen Medien. Das (passende) Lä-cheln könne antrainiert werden. Die Bezeichnung "Lächeln schenken" könne aus-sagen, dass bei den beanspruchten Dienstleistungen "Erziehung, Ausbildung, Un-terhaltung" das Lächeln geübt werde. Auch sei diese Wortfolge in Bezug auf einen Teil der beanspruchten Waren der Klasse 9, die meisten Waren der Klasse 16 so-wie die beanspruchte Dienstleistung "Online-Publikationen von Druckereierzeug-nissen (auch in elektronischer Form)" beschreibend. Ferner stelle sie im Zusam-menhang mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, auch soweit sie insoweit nicht unmittelbar beschreibend sein sollte, eine verkehrsübliche Anprei-sung bzw. eine Werbeaussage allgemeiner Art dar. "Lächeln" sei ein in der Wer-bung gerne verwendetes Wort. Die Wortfolge "lächeln schenken" werde intensiv benutzt, so dass insoweit schon von einem feststehenden Begriff gesprochen wer-den könne. Diese Wortfolge sei daher als betrieblicher Herkunftshinweis nicht ge-eignet und zudem freihaltebedürftig.Nach Auffassung der Anmelderin stehen der angemeldeten Wortfolge keine Schutzhindernisse entgegen. Diese Wortfolge weise keinen beschreibenden Be-griffsinhalt auf. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 sei die gegenteilige Auffassung der Markenstelle wenig realitätsnah. Es würden insbe-- 4 -sondere keine Kurse angeboten, in welchen ein Lächeln trainiert werde. Auch in Bezug auf die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen weise die an-gemeldete Wortfolge keine beschreibende Bedeutung auf. Im Übrigen sei diese Wortfolge auch als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet. An Werbeslogans dürften hinsichtlich der markenrechtlichen Unterscheidungskraft keine strengeren Anforderungen gestellt werden als es bei anderen Wortmarken der Fall sei; inso-weit sei auch kein besonderer Phantasieüberschuss, keine Eigentümlichkeit und keine Originalität der Wortfolge zu fordern. Die Wortfolge "Lächeln schenken" sei mehrdeutig, präge sich unmittelbar und schnell beim Durchschnittsverbraucher ein und weise keinen direkten Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Ein Allgemeininteresse, aufgrund dessen die Eignung der angemeldeten Wortfolge als betrieblicher Herkunftshinweis ausgeschlossen wer-den könne, sei nicht ersichtlich, so dass diese Wortfolge gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterscheidungskräftig sei. Es könne daher auch nicht von einem Frei-haltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden, zumal die Markenstelle hierfür keine Belege und auch keine Anhaltspunkte dafür ermittelt habe, dass es ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltebedürfnis in Bezug auf diese Wortfolge gebe. Vielmehr belegten vergleichbare Markeneintragungen wie z. B. Ihrem Lächeln zu Liebe" (Nr. 30 2008 018 843), "ein Lächeln verschenken" (Nr. 304 33 797), "ein Lächeln schenken" (Nr. 306 47 542) oder auch "Werbung schenken" (Nr. 306 64 265) die Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten Wortfolge.Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts vom 12. März 2010 aufzuheben.- 5 -Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-kenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.II.Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 Abs. 1Satz 1 MarkenG statthaft, aber unbegründet. Die angemeldete Wortfolge weist entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurück-gewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekenn-zeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 -"FUSSBALL WM 2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruch-ten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, 854, Tz. 19 -"FUSSBALL WM 2006"; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Tz. 86 - "Postkan-toor"). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.). Sie kann aus anderen Gründen auch solchen Angaben fehlen, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, wobei diese Wörter - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so dass - 6 -ihnen also auch ohne unmittelbar beschreibenden Bezug zu den konkret be-anspruchten Produkten nicht die Eignung zukommt, diese Produkte ihrer be-trieblichen Herkunft nach zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006).Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemein-heit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel). Dementsprechend hat der EuGH mehr-fach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um eine ungerecht-fertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2003, 606, Tz. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Tz. 45 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, Tz. 45 - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Auch der BGH hat klargestellt, dass nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen darf; vielmehr sind die Gesichtspunkte umfassend zu würdigen, wobei im Rahmen der strengen und umfassenden Prüfung zu berücksichtigen ist, dass auch eine geringe Unter-scheidungskraft ausreicht, um das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2009, 949, Tz. 11 - My World).Schlagwortartige Wortfolgen - wie die vorliegend als Marke angemeldete Wortfolge "Lächeln schenken" - sind bei der Beurteilung der Unterschei-dungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätz-liche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdn. 143 m. w. N.). Allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angespro-chenen Verkehrskreisen als Werbeslogan oder sonstige schlagwortartige Wortfolge wahrgenommen wird, reicht - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass Slogans oder schlagwortartige Wortfolgen einen - 7 -selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan oder –Schlagwort aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, so-fern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der bean-spruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).Schlagwortartige Wortfolgen unterliegen aber auch keinen geringeren Schutzvoraussetzungen. So ist auch bei diesen die für die Schutzfähigkeit er-forderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Mar-kenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im ein-gangs dargelegten Sinn hinsichtlich der jeweils konkret beanspruchten Wa-ren oder Dienstleistungen vorliegt, oder es sich um eine Angabe handelt, welche aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Spra-che besteht, wobei diese Wörter - etwa wegen einer entsprechenden Ver-wendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK nicht entscheidend modifiziert. Auch wenn allein aus der Tatsache, dass es sich bei dem jeweiligen Zeichen um einen Werbeslogan oder um eine schlagwortartige Wortfolge handelt, nicht - 8 -auf die fehlende Schutzfähigkeit dieses Zeichens geschlossen werden kann, so setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleis-tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretations-aufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK).Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt der vorliegend angemeldeten Mar-ke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 jegliche Unterscheidungskraft. Die Wortfolge "Lächeln schen-ken" besteht aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache und um-schreibt, worauf die Markenstelle zutreffend hinweist, eine im privaten wie auch im beruflichen oder ansonsten öffentlichen Bereich wichtige Verhaltens-weise, um etwa im Zusammenhang mit Vertrieb oder Promotion andere Men-schen für sich zu gewinnen und auch gewogen zu machen. Aus den von der Markenstelle recherchierten Fundstellen ergibt sich ferner, dass diese Wort-folge auch und gerade im sozialen Zusammenleben für Handlungen und Ver-haltensweisen steht, mit welchen Menschen in Problemsituationen Beistand oder zumindest eine menschliche Hilfestellung geleistet wird (vgl. insbes. die Fundstellen zu den Themen "(Armen) Kindern ein Lächeln schenken" in der von der Markenstelle durchgeführten Google-Recherche; Bl. 24/25 der Pa-tentamtsakten).Solche Verhaltensweisen und Aktionen können Gegenstand der in der Klas-se 41 beanspruchten Dienstleistungen sein, so z. B. bei Unterhaltungsver-anstaltungen sportlichen und kulturellen Aktivitäten zugunsten benachteiligter - 9 -Menschen, mit denen diesen Menschen "ein Lächeln geschenkt" werden soll. Sie können aber auch in Maßnahmen der Erziehung und Ausbildung ein-fließen und Thema von Online-Publikationen von Druckereierzeugnissen und damit auch Gegenstand der Dienstleistungen eines Verlags. Gleiches gilt auch in Bezug auf die Druckereierzeugnisse und hierfür verwendete Materia-lien umfassenden und vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 16, so-wie die beanspruchten elektronischen Publikationen und dafür verwendeten Geräte und Software der Klasse 9. In Bezug auf all diese Waren und Dienst-leistungen werden die von diesen Waren und Dienstleistungen angesproche-nen breiten Verkehrskreise in der Wortfolge "Lächeln schenken" keinen be-trieblichen Herkunftshinweis, sondern einen Sachhinweis auf Gegenstand, Themen oder Verwendungszweck dieser Waren und Dienstleistungen erbli-cken.Außerdem stellt die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit allen be-anspruchten Waren und Dienstleistungen eine anpreisende und typisch wer-bende Botschaft dahingehend dar, dass mit dem Erwerb dieser Waren bzw. mit der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen - in welcher Form auch im-mer - ein "Lächeln geschenkt wird". Dies kann durch die Qualität, den günsti-gen Preis oder die besondere Art des Produkts - etwa bei Büchern, Kalen-dern oder Postkarten durch einen originellen und humorvollen Inhalt oder ei-ne entsprechende Gestaltung - erfolgen. Dabei kann das "Lächeln" des Er-werbers selbst gemeint sein oder auch die Eignung der vorgenannten Pro-dukte als ein Geschenk, das beim Beschenkten ein "Lächeln" erzeugt.Auch wenn die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den bean-spruchten Waren und Dienstleistungen einen gewissen Interpretationsspiel-raum eröffnen mag, so gehen doch alle Interpretationsmöglichkeiten in die gleiche Richtung. Mithin kann vorliegend auch nicht von einer schutzbegrün-denden Mehrdeutigkeit ausgegangen werden.- 10 -2. Soweit die Markeninhaberin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragun-gen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Zwar sind be-stehende Markeneintragungen zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach und auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentschei-dungsersuchen nochmals ausdrücklich bestätigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Post-kantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch der ständi-gen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und mit zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Mehrere Senate des BPatG, u. a. auch der erkennende Senat, haben sich zur Frage der Voreintragungen intensiv auseinandergesetzt (vgl. dazu GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt), wobei in diesen Entscheidungen teilweise darauf hingewiesen wird, dass sich auch Äußerungen zur Schutzfähigkeit von im Register eingetragenen Marken verbieten, weil diese Marken durch ihre Nen-nung nicht verfahrensgegenständlich werden und deren Inhaber nach den markenrechtlichen Verfahrensbestimmungen nicht am Verfahren beteiligt werden können. Die Entscheidung zur Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorheri-gen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.- 11 -3. Ob auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt ist, kann nach alledem dahingestellt bleiben.4. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Die Anmelderin hat einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Eine mündliche Verhandlung war auch aus anderen Grün-den nicht angezeigt, zumal der vorliegende Fall keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen aufgeworfen hat, zu deren Klärung eine mündliche Ver-handlung erforderlich gewesen wäre (§ 69 Nr. 3 MarkenG).Knoll Grote-Bittner MetternichHu

Full & Egal Universal Law Academy