25 W (pat) 5/20  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:110722B25Wpat5.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 5/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2012 048 805
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
11. Juli 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der
Richterin Fehlhammer und des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur.,
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Gründe:
I.
Das am 26. September 2012 angemeldete Zeichen
MIU MIU CHINA & THAI FOOD
ist am 14. November 2012 unter der Nummer 30 2012 048 805 als Wortmarke in
das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für folgende
Dienstleistungen eingetragen worden:
Klasse 35:
Werbung; Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte;
Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; verwaltungstechnische
Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen; Betrieb einer
Im- und Exportagentur für asiatische Produkte; betriebswirtschaftliche
Beratung für Franchising Konzepte; Beratung bei der Organisation und
Führung von Unternehmen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte;
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Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben;
Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Marketing;
Klasse 43:
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen;
Betreiben von Fast-Food-Restaurants.
Gegen die Eintragung der am 14. Dezember 2012 veröffentlichten Marke hat die
Widersprechende am 14. März 2013 Widersprüche aus folgenden Marken erhoben:
1. Unionswortmarke 004 253 191
MIU MIU
eingetragen am 16. Februar 2006 für
Klasse 18:
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Dokumentenkoffer; Rucksäcke;
Schulterriemen aus Leder; Badetaschen; Aktentaschen,
Dokumentenmappen; Kartentaschen [Brieftaschen]; Bekleidungsstücke
für Tiere; Halsbänder für Tiere; Decken für Tiere; Hundehalsbänder;
Schirmgestänge; Handtaschenkarkassen; Handtaschen; Einkaufsnetze;
Brieftaschen; Geldbörsen; Rucksäcke; Schultaschen; Schultaschen;
Einkaufstaschen; Babytragetücher zum Umhängen; Handkoffergriffe;
Schirmfutterale; Regenschirmgriffe; Fischbeinrippen für Schirme;
Schirmringe; Kosmetikkoffer; Stockgriffe; Einkaufstaschen mit Rollen;
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Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen; Absatzstoßplatten für
Schuhe; Schuhsohlen.
2. Unionswort-/Bildmarke 009 002 734
eingetragen am 24. August 2010 für
Klasse 3:
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Klebemittel für
Haarersatz; Klebstoffe für künstliche Wimpern; Klebstoffe für
kosmetische Zwecke; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke;
Atemfrischesprays; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Watte für
kosmetische Zwecke; Zahnbleichgele; Deodorants für den persönlichen
Gebrauch [Parfümeriewaren]; Künstliche Wimpern; Künstliche Nägel;
Weihrauch; Lackentfernungsmittel; Mundspülungen, nicht für
medizinische Zwecke; Potpourris [Duftstoffe]; Bimsstein; Duftstoffe für
die Wäsche; Duftholz; Shampoos; Shampoos für Haustiere [nicht
medizinische Pflegemittel]; Rasiersteine [antiseptisch]; Tücher, getränkt
mit kosmetischen Lotionen; Firnisentfernungsmittel;
Klasse 26:
Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und
Ösen, Nadeln; Künstliche Blumen;
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Klasse 35:
Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften im Zusammenhang mit
dem Verkauf von Bekleidung, Schuhen, Taschen, Lederwaren,
Parfümeriewaren, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Brillen,
Uhren, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Schmuckimitationen; Vermittlung von Handelsgeschäften im
Zusammenhang mit dem Verkauf von Kleidern, Schuhen, Taschen,
Waren aus Leder, Parfümeriewaren, Mitteln zur Körper- und
Schönheitspflege, Brillen, Uhren, Sonnenbrillen, Juwelierwaren,
Schmuckwaren, Schmuckimitationen.
3. IR-Wort-/Bildmarke 686 197
international registriert am 2. Dezember 1997 und erstreckt auf die Bundesrepublik
Deutschland für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 3:
Cosmétiques, à savoir crèmes de jour et crèmes de nuit, préparations
nettoyantes pour le visage et pour le corps, produits moussants pour le
bain; mousse à raser, après-rasage, maquillage, fond de teint, laques
pour les ongles, désodorisants pour hommes et femmes (parfumerie),
savons pour les mains et savons pour bébés, shampooings, produits de
rinçage capillaires, dentifrices; parfums, eau de toilette et huiles
essentielles à usage personnel, pour hommes et femmes; produits pour
le soin des cheveux, sous forme de sprays;
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Klasse 9:
Lentilles; lunettes; lunettes de soleil; lentilles pour lunettes et pour
lunettes de soleil; montures pour lunettes et pour lunettes de soleil; étuis
à lunettes;
Klasse 14:
Montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie; pierres
précieuses;
Klasse 16:
Livres et magazines; articles de papeterie, à savoir carnets d'exercices;
carnets d'adresses, blocs-notes, intercalaires numériques et
alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas; instruments pour
écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre, stylos à bille, marqueurs,
crayons et mines pour crayons, cartouches pour stylos;
Klasse 18:
Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, mallettes
pour documents, grands sacs, porte-documents, sacs de sport non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; coffres de voyage;
sacs à bandoulière, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis
pour clés (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais
et sellerie;
Klasse 25:
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux,
imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pull-overs, vestes,
pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, chandails,
sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards; chapeaux
et bonnets; bottes, chaussures et pantoufles;
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Klasse 34:
Articles pour fumeurs.
Die Widersprechende hat zwei Widerspruchsformblätter W 7202 8.12 eingereicht.
Auf dem einen befindet sich in dem Feld „Angaben zum Widerspruchskennzeichen“
über der angekreuzten Zeile „notorisch bekannte Marke (§ 10 MarkenG)“ ein
handschriftlicher Pfeil. Er zeigt auf die darüber angeordneten und angekreuzten
Zeilen „Nummer der international registrierten Widerspruchsmarke: 686197“ und
„Aktenzeichen der Gemeinschaftsmarke: 4253191“. Dem besagten Formblatt ist
eine mit „Waren/Dienstleistungen/Geschäftsbereich, für die das sonstige Recht
benutzt wird bzw. notorisch bekannt oder geschützt ist“ überschriebene Anlage
beigefügt, in der folgende Waren der beiden Widerspruchsmarken UM 004 253 191
und IR 686 197 wiedergegeben sind:
1. UM 004 253 191
Klasse 18:
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer;
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren;
Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen.
2. IR 686 197
Klasse 18:
Handbags, wallets, luggage included in this class, attaché cases, big
bags, briefcases, sports bags not adapted to the products they are
intended to contain; travelling trunks; shoulder bags, garment bags (for
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travel); key cases (leatherware); umbrellas, parasols and walking sticks;
whips; harnesses and saddlery;
Klasse 25:
Clothing for men, women and children, namely coats, waterproof
clothing, belts, waistcoats, ladies‘ shirts and pullovers, jackets, trousers,
skirts, dresses, suits, shirts, tee-shirts, jumpers, underclothing, stockings
and socks, gloves, neckties, scarves; hats and caps; boots, shoes and
slippers.
Mit Schreiben vom 31. Mai 2013, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am 3. Juni 2013, bzw. vom 5. Oktober 2015, eingegangen beim
Deutschen Patent- und Markenamt am 8. Oktober 2015, hat die damalige Inhaberin
der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke IR 686 197 für die
Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 34 und 42 bzw. der
Widerspruchsmarke UM 009 002 734 vollumfänglich bestritten.
Am 10. August 2017 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt eine
Vereinbarung zwischen ihr und Herrn R…, …straße,
Gaggenau, ein, mit der diese Marke auf Letztgenannten übertragen wurde.
Auf die Frage in dem an ihn gerichteten Schreiben des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. August 2017, ob er anstelle der Rechtsvorgängerin in das
Widerspruchsverfahren eintrete, erfolgte keine Reaktion. Am 23. August 2017
wurde Herr R… als neuer Inhaber der Marke 30 2012 048 805 in das
Register eingetragen.
Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 7. Dezember 2017 die Widersprüche aus den Marken
UM 004 253 191, UM 009 002 734, IR 686 197 und aus der notorischen Marke
„MIU MIU“ zurückgewiesen und keine Kosten auferlegt. Bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr sei in Bezug auf alle eingetragenen älteren Marken von
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durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Bei der Unionsmarke
009 002 734, die für die Klassen 3, 26 und 35 eingetragen sei, lägen Anhaltspunkte
für eine etwaige Steigerung nicht vor. Bei den Marken UM 004 253 191 und
IR 686 197 müsse die Frage nach einer Erhöhung des Schutzumfangs nicht
abschließend geklärt werden, weil eine solche allenfalls die Waren der Klasse 18
und 25 beträfe, nicht aber den gesamten Bereich der Ähnlichkeit oder gar noch
entferntere Gebiete. Eine Ausstrahlungswirkung auf die kollisionsrelevanten
Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 sei zu verneinen. Die sich gegenüber-
stehenden Waren und Dienstleistungen seien allenfalls entfernt ähnlich. Soweit sich
im Rahmen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 004 253 191 Waren der
Klassen 18 und 25 (Widerspruchsmarke) und Dienstleistungen der Klassen 35 und
43 (angegriffene Marke) gegenüberstünden, könne keine Branchenübung
hinsichtlich einer bereichsübergreifenden Betätigung der Hersteller von Waren der
Klassen 18 und 25 einerseits und der Erbringer von Dienstleistungen der Klassen
35 und 43 andererseits festgestellt werden. Sofern Hotelbetriebe vereinzelt auch
Bekleidungsstücke anböten oder Bekleidungsläden gelegentlich Getränke
ausschenkten, handele es sich um seltene Ausnahmen, die eine markenrechtliche
Ähnlichkeit nicht zu begründen vermögen. Gleiches gelte im Verhältnis zur
Widerspruchsmarke IR 686 197, die abgesehen von den Klassen 18 und 25 für
unähnliche Waren Schutz genieße. Die Widerspruchsmarke UM 009 002 734 sei
zwar ebenso wie die angegriffene Marke für Dienstleistungen der Klasse 35
eingetragen, allerdings sei auch hier allenfalls von geringer Ähnlichkeit auszugehen,
weil die von der älteren Marke beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen nur im
weitesten Sinne betriebswirtschaftliche Aspekte beträfen. Angesichts der
erheblichen Waren- und Dienstleistungsferne seien keine hohen Anforderungen an
den Markenabstand zu stellen. Da sich die Marken in sehr verschiedenen
Produktbereichen begegneten, seien die durch die zusätzlichen Bestandteile
„CHINA & THAI FOOD“ der angegriffenen Marke bewirkten Unterschiede
ausreichend, um einer Verwechslungsgefahr entgegen zu wirken. Auf die
Benutzungslage komme es daher nicht an.
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Die im Widerspruchsformblatt vorgenommene Auswahl „notorisch bekannte Marke
(§ 10 MarkenG)“ hat die Markenstelle als weiteren Widerspruch aus einer nicht
registrierten Notorietätsmarke „MIU MIU“ gewertet. Sie führt hierzu aus, dass dieser
zwar zulässig erhoben worden, aber nicht begründet sei, weil es an den
Voraussetzungen des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1
Nr. 3 MarkenG fehle. Es könne dahinstehen, ob die Marke die Anforderungen an
die Bekanntheit erfülle, denn jedenfalls liege kein Verletzungstatbestand vor,
insbesondere könne keine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder
Wertschätzung im Sinne eines Imagetransfers festgestellt werden. Das
angegriffene Zeichen bestehe nicht nur aus den Bestandteilen „MIU MIU“, sondern
aus den weiteren Komponenten „CHINA & THAI FOOD“. Auch wenn es sich dabei
um beschreibende Angaben handele, führten diese doch weg von der Vorstellung,
dass ein Bezug zur Modemarke „MIU MIU“ bestehe. Sehr viel naheliegender sei bei
der jüngeren Marke der Gedanke, „MIU MIU“ sei ein asiatischer Name oder eine
asiatische Bezeichnung. Denn der Verkehr kenne ähnlich gebildete Kombinationen
mit verdoppelten Kurzsilben wie Lang-Lang (Musiker) oder „Tao Tao“, „Mun Mun“
bzw. „Nam Nam“ (Restaurants). Selbst wenn dem Verkehr „MIU MIU“ als
Modemarke bekannt sein sollte, wird er das angegriffene Zeichen daher nicht ohne
Weiteres mit dieser in Verbindung bringen, vor allem auch deshalb nicht, weil
zwischen den Waren und Dienstleistungen ein großer Abstand sei.
Eine Kostenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden, wie vom Inhaber der
angegriffenen Marke beantragt, sei trotz der ersichtlich nicht ausreichenden Waren-
bzw. Dienstleistungsähnlichkeit nicht gerechtfertigt.
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer am 12. Januar 2018
eingelegten Beschwerde. Sie trägt vor, die Markenstelle für Klasse 43 habe sowohl
die Verwechslungsgefahr als auch die Ausnutzung und die Beeinträchtigung der
Unterscheidungskraft bzw. der Wertschätzung der bekannten Marke „MIU MIU“ zu
Unrecht verneint. Unzutreffend sei bereits die Beurteilung der Ähnlichkeit der sich
gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen. So bestehe angesichts der
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feststellbaren Übung, dass Hotelbetriebe auch selbst Bekleidung anböten,
Ähnlichkeit zwischen den Waren der Klasse 25 der Widersprechenden und den in
Klasse 43 geschützten Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Zudem lägen die
Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke einerseits und die für die
Widerspruchsmarke UM 009 002 734 geschützten Dienstleistungen der Klasse 35
sowie die Waren der Klasse 16 der Widerspruchsmarke IR 686 197 andererseits im
engsten Ähnlichkeitsbereich. Angesichts der erheblichen Bekanntheit der
Widerspruchsmarken in der gesamten Europäischen Union einschließlich
Deutschland, die sich aus den von der Widersprechenden bereits im Verfahren vor
der Markenstelle beigebrachten und im Beschwerdeverfahren umfangreich
ergänzten Unterlagen ergebe, sei ein sehr hoher Grad an Kennzeichnungskraft
anzunehmen. Die sich gegenüberstehenden Marken seien faktisch identisch, weil
der Gesamteindruck der angegriffenen Marke ausschließlich durch das
Markenelement „MIU MIU“ geprägt werde, das schriftbildlich und phonetisch
identisch mit den Widerspruchsmarken sei. Damit sei die Gefahr von
Verwechslungen im Verkehr zu bejahen. Hinsichtlich der notorisch bekannten
Widerspruchsmarke „MIU MIU“ nutze die angegriffene Marke deren
Unterscheidungskraft und Wertschätzung aus. Die Kollisionszeichen richteten sich
an dieselben Verkehrskreise, vornehmlich an Teenager und Erwachsene, die davon
ausgehen würden, dass der Betrieb einer Lokalität zur Verpflegung und
Beherbergung von Gästen namens „MIU MIU CHINA & THAI FOOD“ durch die
Widersprechende erfolge und entsprechende Anforderungen an Qualität und
Niveau stellten. Damit greife der Inhaber der angegriffenen Marke ungerechtfertigt
in den Zuweisungsgehalt der älteren Marke „MIU MIU“ ein und partizipiere an deren
wirtschaftlichem Wert sowie an ihrem guten Ruf. Zudem beeinträchtige die
Verwendung der angegriffenen Marke insbesondere im Bereich von Fastfood-
Restaurants die Wertschätzung der bekannten Marke, die mit Stil, Eleganz, Luxus
und hohem Niveau verbunden werde.
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Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 7. Dezember 2017 aufzuheben und wegen des
Widerspruchs aus den Unionsmarken 004 253 191 sowie 009 002 734,
aus der international registrierten Marke 686 197 und aus der notorisch
bekannten Marke „MIU MIU“ die Löschung der Eintragung der Marke
30 2012 048 805 anzuordnen.
Im Beschwerdeverfahren haben sich weder die Rechtsvorgängerin des Inhabers
der angegriffenen Marke noch er selbst geäußert.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Markenstelle, die Schriftsätze der Widersprechenden, den rechtlichen Hinweis des
Senats vom 21. Februar 2022 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und
den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige
Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend
angenommen, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Gefahr von
Verwechslungen besteht und sich ein Löschungsanspruch auch nicht aus dem
Sonderschutz der bekannten Marke ergibt. Die Markenstelle hat die Widersprüche
daher zu Recht zurückgewiesen.
1. Nachdem der Rechtsnachfolger der ursprünglichen Markeninhaberin nicht in das
zum Zeitpunkt seines Markenerwerbs anhängige Widerspruchsverfahren
eingetreten ist, wurde das Verfahren gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 265
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Abs. 2 ZPO analog mit der Rechtsvorgängerin fortgesetzt, die im Wege der
gesetzlichen Prozessstandschaft weiterhin verfahrensführungsbefugt ist (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 28 Rn. 15).
2. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die hierfür maßgeblichen
Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 sowie zum
1. Mai 2022 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche
Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene Marke am
26. September 2012 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 sowie dem
14. Januar 2019 angemeldet wurde, sind gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf die
gegen die Eintragung erhobenen Widersprüche § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in
der vor dem 14. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.)
anzuwenden. Da die Widersprüche am 14. März 2013 und folglich vor dem
14. Januar 2019 erhoben wurden, sind § 42 Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG gemäß
§ 158 Abs. 4 MarkenG nicht und §§ 26 sowie 43 Abs. 1 MarkenG a. F. gemäß § 158
Abs. 5 MarkenG einschlägig.
3. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32
– BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH
GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure;
GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19
– BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten
Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende
Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich
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gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48
– Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/ Hacker/Thiering,
a. a. O., § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa
die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen
Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit sowie das
zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der
Wahrnehmung der Kennzeichen.
Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken keine
Verwechslungsgefahr.
a) Soweit die Widersprüche auf eingetragenen Marken beruhen, sind der
Entscheidung die Waren der Klassen 18 und 25 der Widerspruchsmarken
IR 686 197 und UM 004 253 191 zugrunde zu legen, da sie von der
Nichtbenutzungseinrede nicht umfasst sind. Im Übrigen hat die Widersprechende
die Benutzung der Widerspruchsmarke IR 686 197 für die Waren und
Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16 und 34 sowie der Widerspruchsmarke
UM 009 002 734 nicht glaubhaft gemacht, so dass sie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG a. F. nicht zu berücksichtigen sind.
(1) Widerspruch aus der IR-Marke 686 197
(a) Die damalige Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 31. Mai 2013 die
undifferenzierte Einrede der Nichtbenutzung ausdrücklich beschränkt auf die
Klassen 3, 9, 14, 16, 34 und 42 der Widerspruchsmarke IR 686 197, wobei diese
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für die Bundesrepublik Deutschland keinen Schutz mehr für Dienstleistungen der
Klasse 42 genießt. Es wurden damit beide in § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. normierten
Einreden erhoben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 30). Sie sind
zulässig, da zum Zeitpunkt ihrer Erhebung am 3. Juni 2013 (Eingang des
Schreibens vom 31. Mai 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt) die
Benutzungsschonfrist von fünf Jahren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F.
abgelaufen war. Ihr Beginn bestimmt sich nach § 119 Abs. 1, § 124 MarkenG a. F.
i. V. m. Art. 9sexies Abs. 1a des Protokolls zum Madrider Markenabkommen i. V. m.
§ 116 Abs. 1 i. V. m. § 115 Abs. 2 MarkenG a. F., da der Widerspruch vor dem
14. Januar 2019 erhoben worden ist und somit unter Berücksichtigung des in § 158
Abs. 5 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens die bis dahin
geltenden maßgeblichen Vorschriften vorliegend zur Anwendung kommen.
Demzufolge begann die Benutzungsschonfrist mangels Mitteilung über die
Schutzbewilligung gegenüber dem Internationalen Büro der Weltorganisation für
geistiges Eigentum ein Jahr nach Versand der Mitteilung über die internationale
Registrierung durch das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges
Eigentum an das Deutsche Patent- und Markenamt, mithin am 19. Februar 1998
(§ 115 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F. i. V. m. Art. 5 Abs. 2a des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen).
Damit oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke
für die in den Klassen 3, 9, 14, 16 und 34 beanspruchten Waren zum einen gemäß
§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. für den Zeitraum von fünf Jahren vor der
Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also von Dezember 2007
bis Dezember 2012, sowie zum anderen gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.
für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch, also
von Juli 2017 bis Juli 2022, glaubhaft zu machen.
(b) Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO
verlangt zwar keine volle Beweisführung, vielmehr genügt eine geringere, lediglich
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überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo,
ZPO, 43. Auflage, § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 58 ff.).
Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer
Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem maßgeblichen
Benutzungszeitraum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die
Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und
Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um für
diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle
ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die
durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist
anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die
wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann.
Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der
Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax; GRUR
2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12 – Probiotik;
GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Frage der Benutzung der
Widerspruchsmarke unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das
patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz
dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 43 Rn. 6).
(c) Für die von der Einrede umfassten Waren der Klassen 14, 16 und 34 hat die
Widersprechende weder eine rechtserhaltende Benutzung behauptet noch
glaubhaft gemacht.
(d) Ausdrücklich geltend gemacht hat sie hingegen eine rechterhaltende Benutzung
für die in Klasse 9 beanspruchten Brillen sowie für die in Klasse 3 geschützten
Kosmetika und Parfümeriewaren. Zur Glaubhaftmachung hat sie zwei
eidesstattliche Versicherungen der Leiterin der Abteilung für Geistiges Eigentum der
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P… S.A., Frau V…, eingereicht, wonach unter der Marke
„MIU MIU“ in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2018 jährliche Umsätze zwischen
… Euro erzielt worden seien. Die bereits im Amtsverfahren mit
Schriftsatz vom 15. Dezember 2014 vorgelegte, Benutzungshandlungen in den
Jahren 2008 bis 2013 betreffende eidesstattliche Versicherung (die dem Gericht nur
in undatierter und nicht unterschriebener Form vorliegt) nennt Umsatzzahlen und
Marketingausgaben ausschließlich bezogen auf das Lederwaren, Schmuck,
Taschen, Schuhe, Brillen und Bekleidung umfassende Produktportfolio der
Widersprechenden ohne Aufschlüsselung auf die einzelnen Waren. Damit lässt sich
der besagten eidesstattlichen Versicherung jedoch nicht mit der erforderlichen
Eindeutigkeit entnehmen, inwieweit die Umsätze auf Brillen entfallen. Zu Kosmetika
und Parfümeriewaren fehlen jegliche Aussagen. Die Notwendigkeit der Zuordnung
von Umsatzzahlen und damit die Zuordnung von Benutzungshandlungen auf
konkrete Waren ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des § 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG a. F. (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 96;
BPatG 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition). Fehlt es daran, scheitert die
Glaubhaftmachung (vgl. u. a. BPatG 29 W (pat) 524/18 – COPYSTOP;
26 W (pat) 549/17 – fritz; 26 W (pat) 543/20 – MAXXI CLEAN).
Auch die zur Glaubhaftmachung von Benutzungshandlungen in den Jahren 2014
bis 2018 eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 24. Juni 2019 genügt diesen
Anforderungen nicht. Darin sind zwar Umsatzzahlen für Brillen und Kosmetika
ausgewiesen. Allerdings werden sie nur für beide Produktgruppen gemeinsam
genannt. Mangels weitergehender Differenzierung ist somit wiederum nicht
feststellbar, inwieweit die Widerspruchsmarke jeweils gesondert für Brillen und
Kosmetika in ausreichendem Umfang benutzt worden ist.
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(2) Widerspruch aus der Unionsmarke 009 002 734
(a) Mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2015 hat die damalige Inhaberin der
angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung auch gegen die
Widerspruchsmarke UM 009 002 734 undifferenziert erhoben. Ihre Benutzungs-
schonfrist bestimmt sich sowohl gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG a. F. als auch gemäß
§ 119 Nr. 4 MarkenG nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. (§ 158 Abs. 5
MarkenG). Die Widerspruchsmarke wurde am 24. August 2010 eingetragen. Damit
war die fünfjährige Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
angegriffenen Marke am 14. Dezember 2012 noch nicht abgelaufen, so dass die
Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. nicht vorliegen. Die
Nichtbenutzungseinrede ist allerdings zulässig, soweit sie auf § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG a. F. gestützt wird, da zum Zeitpunkt der Entscheidung über den
Widerspruch (Juli 2022) die Widerspruchsmarke bereits fünf Jahre eingetragen war.
Folglich ist ihre Benutzung in dem Zeitraum von Juli 2017 bis Juli 2022 glaubhaft zu
machen.
(b) Eine Benutzung für die beanspruchten Waren in Klasse 26 hat die
Widersprechende weder behauptet noch glaubhaft gemacht.
(c) Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der von ihr in Klasse 3
beanspruchten Waren nimmt sie auf dieselben Unterlagen, einschließlich der
beiden eidesstattlichen Versicherungen, Bezug, die sie zur Glaubhaftmachung der
Benutzung der übrigen Widerspruchsmarken beigebracht hat. Darin finden sich im
Zusammenhang mit der Klasse 3 – wie bereits oben unter Ziffer (1) ausgeführt –
nur Angaben zu Kosmetika und Parfümeriewaren, die zudem nicht zwischen diesen
beiden Produktgruppen insbesondere hinsichtlich der Umsatzzahlen ausreichend
differenzieren.
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(d) Auch für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen gelingt der
Widersprechenden die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung nicht.
Soweit sie diesbezüglich auf ihre in Deutschland betriebenen Ladengeschäfte und
die dort erzielten Umsätze verweist, kann dies nicht als rechtserhaltende Benutzung
gewertet werden. Denn die auf Seite 2 der eidesstattlichen Versicherung vom
24. Juli 2019 abgebildete Tabelle weist lediglich Umsätze mit Eigenwaren, nicht
jedoch mit Fremdwaren aus. Unter die in Klasse 35 genannten Tätigkeiten
„Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften im Zusammenhang mit dem
Verkauf von Bekleidung, Schuhen, Taschen…“ und „Vermittlung von
Handelsgeschäften im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kleidern, Schuhen,
Taschen…“ fallen jedoch nur die Auswahl, die Zusammenstellung und die
Präsentation eines Sortiments von Waren fremder Produktion (vgl. BPatG GRUR
2006, 63 – Einzelhandelsdienstleistungen II; GRUR 2020, 530 – Carrera;
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 67, 69). Der Handel mit Eigenwaren
wird hingegen von der Eintragung einer Warenmarke mit umfasst.
b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken IR 686 197 und
UM 004 253 191 für die relevanten Waren der Klassen 18 (insbesondere
Lederwaren, Koffer, Schirme und Taschen) und 25 (Bekleidung und Schuhe) ist als
durchschnittlich zu werten. Für die von der Widersprechenden geltend gemachte
erhöhte Kennzeichnungskraft, die eine durch intensive Benutzung gesteigerte
Verkehrsbekanntheit voraussetzt, liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte vor.
Die Waren der Klassen 18 und 25 richten sich an breiteste Endverbraucherkreise.
Dass die Widerspruchsmarken als High-Fashion-Marken bereits zum Prioritäts-
zeitpunkt (= Anmeldezeitpunkt) der jüngeren Marke am 26. September 2012 über
einen erhöhten Bekanntheitsgrad verfügten, lässt sich nicht mit der erforderlichen
Sicherheit feststellen. Zwar hat die Widersprechende jährliche Marketingausgaben
in Höhe von 271.020,- EUR bis 825.437,- EUR in den Jahren 2008 bis 2018
eidesstattlich versichert. Diese hat sie nach eigenem Vortrag insbesondere für
Anzeigen in führenden inländischen Modemagazinen wie ELLE, Harper´s Bazaar,
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Vogue, InStyle oder Glamour getätigt. Angesichts der Anzeigenpreise dieser
Zeitschriften in Höhe von ca. 35.000,- EUR pro Seite (vgl. die über die Homepage
der Verlage Burda und Condé Nast einsehbaren Preislisten, übermittelt als Anlage 1
zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2022) erscheinen die Aufwendungen
allerdings nicht besonders hoch. Hinzu kommt, dass diese Zeitschriften allenfalls
monatlich und in vergleichsweise geringer Auflage erscheinen. Darüber hinaus
richten sie sich an Frauen zwischen 20 und 49 Jahren mit einem
Monatsnettoeinkommen ab 2.500,- EUR und damit an ein eingeschränktes,
modisch interessiertes sowie finanziell gut gestelltes Publikum (vgl. Angaben des
Burdaverlags zu den Zeitschriften ELLE und InStyle unter „www.burda.com“,
übermittelt als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2022). Von
einer Verbreitung und damit einhergehenden Bekanntheit kann demzufolge weder
beim angesprochenen Verkehr in seiner Gesamtheit noch bei einem relevanten Teil
davon ausgegangen werden.
Auch die weiteren Umstände lassen nicht ohne Weiteres auf eine erhöhte
Verkehrsbekanntheit schließen. Weder ist, wie bereits vom Inhaber der
angegriffenen Marke vorgetragen, der mit den Widerspruchsmarken erwirtschaftete
Marktanteil gemessen an den Gesamtumsätzen der Textilbranche besonders hoch,
noch ist eine langjährige Benutzung vor dem maßgeblichen Kollisionszeitpunkt im
Jahr 2012 (Anmeldung der angegriffenen Marke) festzustellen. Auch wenn die
Bezeichnung „MIU MIU“ bereits im Jahr 1993 kreiert worden sein sollte, so ist sie
den Angaben der Widersprechenden zufolge offenbar erstmalig im Jahr 2006 im
Rahmen von Modeschauen öffentlich präsentiert worden. In Deutschland hat das
erste namensgleiche Ladengeschäft erst im Jahr 2010 eröffnet (vgl. Ankündigung
am 11. August 2010 auf der Webseite „www.textilwirtschaft.de“, übermittelt als
Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Februar 2022). Auch wenn
Umsatzzahlen alleine nicht maßgebend für die Frage der Verkehrsbekanntheit sind,
weil auch umsatzschwache Marken bekannt sein können, was insbesondere bei
Luxusartikeln in Betracht kommt, so lässt die maßgebliche Gesamtwürdigung der
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vorliegenden Umstände ohne objektive Statistiken oder demoskopische
Befragungen nicht den Schluss zu, dass die vorliegenden
Zweitlinienkennzeichnungen der Widersprechenden im Bereich der von ihr
beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 im Jahr 2012 bereits in erhöhtem
Maße verkehrsbekannt waren.
c) Die Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 einerseits und die
angegriffene Marke 30 2012 048 805 andererseits unterscheiden sich in ihrer
Gesamtheit durch die in Letztgenannter zusätzlich enthaltene Wortfolge
„CHINA & THAI FOOD“ sowie durch ihren gegenüber der Widerspruchsmarke
IR 686 197 anders ausgestalteten Schriftzug. Allerdings schließt der Grundsatz,
dass die sich gegenüberstehenden Marken zunächst in ihrer Gesamtheit zu
vergleichen sind, nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile
einer zusammengesetzten Marke für den durch sie im Gedächtnis der
angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein
und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl.
BGH GRUR 2009, 484 Rn. 32 – Metrobus; GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2019, 1058 Rn. 34
– KNEIPP). Prägenden Charakter hat ein Markenbestandteil, wenn die weiteren
Bestandteile des mehrgliedrigen Zeichens in den Hintergrund treten und den
Gesamteindruck nicht mitbestimmen. So werden aus Wort- und Bildbestandteilen
zusammengesetzte Marken in der Regel zumindest in klanglicher Hinsicht vom Wort
als einfachster und kürzester Bezeichnungsform geprägt (Wort-vor-Bild, vgl. BGH
GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze).
Nach diesen Maßstäben wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke
maßgeblich von der Wortfolge „MIU MIU“ geprägt, nachdem es sich bei dem
Bestandteil „CHINA & THAI FOOD“ um einen rein beschreibenden Hinweis auf die
Ausrichtung der Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 insbesondere des so
benannten Restaurant- und Franchisebetriebs handelt. Zumindest in klanglicher
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Hinsicht kommt auch die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke
IR 686 197 nicht zum Tragen, so dass die Vergleichszeichen jedenfalls in dieser
Wahrnehmungsrichtung identisch sind.
d) Ausgehend von hochgradiger Markenähnlichkeit und durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken wäre eine Verwechslungsgefahr nur
dann zu befürchten, wenn sich die Kollisionszeichen in Verbindung mit identischen
oder zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen
begegneten. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, weil die maßgeblichen Waren
der Klassen 18 und 25 der Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191
aus Sicht des Senats weder ähnlich zu den Dienstleistungen der Klasse 35 noch zu
denjenigen der Klasse 43 der jüngeren Marke sind.
(1) Eine markenrechtliche Ähnlichkeit von sich gegenüberstehenden Waren oder
Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter
Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander
kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen
Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres
Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder
Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen
Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise
der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les
Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016,
157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ ZOOM; GRUR 2014,
488 Rn. 14 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX;
GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).
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Für die Frage der Ähnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen
andererseits ist trotz der grundlegenden Unterschiede zwischen der Erbringung
einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer körperlichen Ware
grundsätzlich auf dieselben Kriterien abzustellen. Maßgeblich ist dabei aber vor
allem, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware
und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, etwa, weil
sie auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines
wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhten. Das kann insbesondere dann
der Fall sein, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der Erbringung der
Dienstleistungen zur Anwendung kommen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 –
Canon; BGH GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP).
(2) Eine Ähnlichkeit käme vorliegend mithin nur dann in Betracht, wenn sich der
Hersteller der in den Klassen 18 und 25 genannten Widerspruchswaren zugleich
als Erbringer der in den Klassen 35 und 43 genannten Dienstleistungen der
angegriffenen Marke betätigt, woraus zu schließen wäre, dass der Verkehr bei
gleicher Kennzeichnung von Ware und Dienstleistung denselben betrieblichen
Ursprung annimmt. Eine derartige Übung ist in Bezug auf alle Waren der Klassen
18 und 25 auf Seiten der maßgeblichen älteren Marken, insbesondere Lederwaren,
Koffer, Schirme, Taschen, Bekleidung und Schuhe einerseits und den von der
angegriffenen Marke in Klasse 35 geschützten Dienstleistungen andererseits
jedoch nicht feststellbar. Letztere sind durchweg Dienstleistungen, die sich an
unternehmerische Fachkreise richten, nicht aber an den Endverbraucher. Die
Dienstleistungserbringer sind spezialisierte Anbieter wie Werbe- und
Marketingagenturen, Unternehmensberatungen, Handelsagenturen, Zulieferer etc.,
die sich in aller Regel nicht zugleich als Hersteller der Waren der Klassen 18 und
25 betätigen, die für die Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191
geschützt sind. Dies gilt insbesondere auch für die Dienstleistung „Betrieb einer
Im- und Exportagentur für asiatische Produkte“, die nicht schon deshalb als ähnlich
zu den besagten Widerspruchswaren anzusehen ist, weil sie sich möglicherweise
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auf diese beziehen und beispielsweise Lederwaren, Koffer, Schirme, Taschen,
Bekleidung oder Schuhe umfassen kann. Im- und Exportagenturen erbringen ihre
Dienstleistungen gegenüber den herstellenden Unternehmen, indem sie als Art
Zwischenhändler den Absatz im jeweiligen Markt unter Berücksichtigung der dort
geltenden Regelungen und Bestimmungen ermöglichen und unterstützen. Sie sind
also explizit auf fremde Produkte ausgerichtet. Insofern ist es nicht gerechtfertigt,
sie mit Warenherstellern gleichzusetzen, die ihre eigenen Produkte gegebenenfalls
auch selbst ins In- oder Ausland versenden (vgl. BPatG 28 W (pat) 34/13 - SD
ALISTON/ARISTON). Dass Hersteller der Waren, die in den Klassen 18 und 25 der
Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 genannt sind, wiederum
andere Unternehmen hinsichtlich des grenzüberschreitenden Warenabsatzes
beraten und unterstützen, lässt sich ebenso wenig feststellen. Gleiches gilt für die
„Beschaffungsdienstleistungen für Dritte“ auf Seiten der angegriffenen Marke, mit
denen ebenfalls Waren Dritter besorgt und vornehmlich nachfragenden
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.
Eine mindestens vergleichbare Ferne besteht zwischen den maßgeblichen Waren
der Widerspruchsmarken IR 686 197 und UM 004 253 191 und den von der
angegriffenen Marke beanspruchten Beherbergungs- und Verpflegungs-
dienstleistungen der Klasse 43. Auch die von der Widersprechenden vorgetragene
und belegte Beobachtung, dass Hotelbetriebe gelegentlich Bekleidungsstücke, wie
Bademäntel, Pantoffeln o. ä. verkaufen, rechtfertigt noch nicht, von einer
Branchenübung dahingehend auszugehen, dass Hotellerie- oder gar Gastronomie-
betriebe sich regelmäßig auch als Hersteller von Waren der Klassen 18 und 25 der
eben genannten Widerspruchsmarken betätigen. Vielmehr betreffen die von der
Widersprechenden aufgezeigten Angebote reine Merchandisingartikel, bei denen
die Marke des Hotelbetriebs eher als Motiv denn als Herstellerkennzeichnung wirkt.
Die von der Widersprechenden beigebrachten Abbildungen zeigen dement-
sprechend jeweils eine Anbringung der Hotel- oder Clubmarke an denjenigen
Stellen (Vorder-/Oberseite, Schauseite, Brustbereich) der Bekleidungsstücke,
Kopfbedeckungen, Schuhe etc., an denen üblicherweise Motive oder Dekore
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aufgedruckt sind, nicht aber an den kennzeichentypischen Stellen, wie etwa im
Etikett. Somit ist nicht anzunehmen, dass der Verkehr das jeweilige Hotel
tatsächlich als Hersteller oder Produktverantwortlichen für die hier in Rede
stehenden Waren, insbesondere Lederwaren, Koffer, Schirme, Taschen,
Bekleidung oder Schuhe ansieht. Vielmehr wird er davon ausgehen, dass das Hotel
diese Waren von Dritten bezieht und lediglich als Werbeartikel mit seiner Marke
bedrucken lässt, um damit auf das eigene Dienstleistungsangebot hinzuweisen,
nicht aber auf den betrieblichen Ursprung der Produkte selbst.
Damit scheidet ein Löschungsanspruch aufgrund von Verwechslungsgefahr gemäß
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angesichts der erheblichen Waren- und Dienstleistungs-
ferne aus.
4. Auch der Bekanntheitsschutz verhilft den Widersprüchen nicht zum Erfolg. Die
Eintragung einer Marke ist dann gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, im Inland
bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung geeignet ist, die
Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Widerspruchsmarke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen.
Neben der Bekanntheit setzt dieser Löschungsgrund nach ständiger
Rechtsprechung weiterhin voraus, dass der Verkehr zwischen dem angegriffenen
Zeichen und der bekannten Marke eine gedankliche Verknüpfung vornimmt bzw.
das angegriffene Zeichen geeignet ist, die bekannte Marke in Erinnerung zu rufen
(vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 60 – Intel Corporation/CPM United Kingdom;
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rn. 388). Die Frage, ob eine gedankliche
Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet, ist dabei unter
Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu
denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art
der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe,
das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch
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Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und (ohne dass dies erforderlich wäre)
das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 500
Rn. 56 – TiMi KINDERJOGHURT/KINDER; GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel/CPM;
BGH GRUR 2015, 1214 Rn. 20 – Goldbären; GRUR 2017, 75 Rn. 37 –
Wunderbaum II; GRUR 2020, 401 Rn. 28 – ÖKO-TEST I).
a) Wie bereits oben im Rahmen der Kennzeichnungskraft ausgeführt, kann nicht
davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Widerspruchsmarken zum
maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2012 um
im Inland bekannte Marken gehandelt hat (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 14 Rn. 378).
b) Selbst wenn die Bekanntheit zugunsten der Widersprechenden unterstellt würde,
fehlt es an der erforderlichen gedanklichen Verknüpfung zwischen den
Widerspruchmarken und der angegriffenen Marke. Denn zur fehlenden oder
zumindest nicht besonders ausgeprägten Bekanntheit tritt vorliegend die erhebliche
Waren- und Dienstleistungsferne, die eine gedankliche Verknüpfung trotz deutlicher
Markenähnlichkeit nicht naheliegend erscheinen lässt. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
setzt zwar keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit voraus. Allerdings führt die
Verwendung von identischen oder ähnlichen Kennzeichnungen in Bereichen, die
sich wirtschaftlich kaum überschneiden, wie es bei der Herstellung von Lederwaren,
Koffern, Schirmen, Taschen, Bekleidung oder Schuhen einerseits sowie bei dem
Betrieb einer gastronomischen Einrichtung oder bei betriebswirtschaftlichen
Dienstleistungen andererseits der Fall ist, nicht ohne Weiteres dazu, dass das
jüngere Zeichen die Erinnerung an das Ältere wachruft. Hiervon kann allenfalls bei
einem deutlich erhöhten Bekanntheitsgrad ausgegangen werden. Da einem
relevanten Teil des angesprochenen Verkehrs die Marke „MIU MIU“ jedoch nicht
derart geläufig ist, dass er sie sofort in der Kennzeichnung für einen
Gastronomiebetrieb oder für betriebswirtschaftliche Dienstleistungen wieder-
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erkennt, sind weder eine Beeinträchtigung noch eine Ausnutzung der
Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marken ernsthaft zu
erwarten.
5. Soweit sich die Widersprechende auch auf eine notorisch bekannte Marke
berufen hat, bleibt unklar, ob sie damit - wovon offenbar die Markenstelle
ausgegangen ist - ein weiteres älteres Recht im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG a. F. i. V. m. §§ 10, 9 MarkenG neben den oben genannten Register-
marken geltend machen oder sich auf den Sonderschutz der bekannten Marke
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG berufen wollte. Für Ersteres spricht zwar die
Entrichtung einer weiteren Widerspruchsgebühr, für Zweiteres aber die Einträge in
den Widerspruchsformblättern und den hierzu eingereichten Anlagen, in denen
jeweils ein eindeutiger Bezug zwischen der Angabe „notorisch bekannte Marke“ und
den Registermarken hergestellt wird. Zudem hätte es für die rechtswirksame
Geltendmachung eines weiteren, nicht registrierten Rechts konkreter Angaben zu
Art, Form, Zeitrang und Gegenstand bedurft (§ 30 MarkenV). Letztlich kann dies
jedoch dahinstehen, weil auch ein in zulässiger Weise auf ein weiteres notorisch
bekanntes Kennzeichen gestützter Widerspruch an den fehlenden Voraus-
setzungen der Verwechslungsgefahr bzw. des Bekanntheitsschutzes scheitern
würde.
Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.
6. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass. Insbesondere waren mit der
ausgeprägten Ähnlichkeit der Marken, den jedenfalls teilweise glaubhaft gemachten
Benutzungshandlungen und den insgesamt drei prioritätsälteren Marken
ausreichend Umstände gegeben, die den Verfahrensausgang nicht von vorneherein
als aussichtslos erscheinen ließen.
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7. Nachdem die Widersprechende mit Schriftsatz vom 18. Mai 2022 ihren hilfsweise
gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat und auch der
Senat eine solche nicht als sachdienlich erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG), konnte
im schriftlichen Verfahren entschieden werden.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Fehlhammer Staats


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