25 W (pat) 52/21  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:241022B25Wpat52.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 52/21
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2019 219 428
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
24. Oktober 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,
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der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie des Richters kraft Auftrags Staats,
LL.M.Eur., beschlossen:
1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen
Marke die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt als auch des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht
aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der
Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag der Widersprechenden auf Aussetzung des Verfahrens
wird zurückgewiesen.
5. Die Widersprechende hat die Kosten des Verfahrens vor dem
Bundespatentgericht einschließlich der dem Inhaber der
angegriffenen Marke erwachsenen notwendigen Kosten zu tragen.
G r ü n d e
I.
Am 12. Juni 2019 ist das Zeichen
Engelbrecht
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von der am 4. Juli 2022 im Handelsregister gelöschten B… UG
(haftungsbeschränkt), …Straße, B…,
angemeldet und am 7. August 2019 als Wortmarke für nachfolgende Waren und
Dienstleistungen eingetragen worden:
Klasse 30:
Backwaren;
Klasse 35:
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Großhandels-
dienstleistungen in Bezug auf Backwaren.
Die Eintragung wurde am 6. September 2019 veröffentlicht.
Mit Schreiben vom 21. August 2019, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am 23. August 2019, ist aus dem Unternehmenskennzeichen
Stadtbäckerei Engelbrecht GmbH
Widerspruch erhoben worden. Ausweislich des dem Schreiben vom
21. August 2019 beigefügten Handelsregisterauszugs vom 9. Januar 2015 bildet
den Gegenstand des Unternehmens die Herstellung, der Vertrieb und Verkauf von
sowie der Handel mit Lebensmitteln, insbesondere Backwaren. Gleichzeitig wurde
beantragt, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.
Mit Formblatt vom 21. August 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am 26. August 2020, wurde die Eintragung des Rechtsübergangs der
angegriffenen Marke auf den derzeitigen Inhaber beantragt. Die Umschreibung im
Markenregister erfolgte am 28. August 2020.
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Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 14. Juni 2021 wurden der Widerspruch und die jeweiligen
Kostenanträge der Beteiligten zurückgewiesen. Zur Begründung ist im
Wesentlichen ausgeführt, der Anspruch auf Löschung der Eintragung einer Marke
gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 2, § 12, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG setze
voraus, dass die Widersprechende Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im
Sinne des § 5 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke
erworben habe, die sie dazu berechtige, die Benutzung der eingetragenen Marke
im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dies treffe auf
das geltend gemachte Unternehmenskennzeichen aber nicht zu, denn es handele
sich hier um das Kennzeichen einer Bäckerei. Bei einem solchen Geschäftsbetrieb
müsse ohne das Hinzutreten weiterer Umstände, die für eine Abweichung vom
„Normalfall“ sprächen, davon ausgegangen werden, dass er nach Zweck und
Zuschnitt nur am Betriebssitz und allenfalls in der näheren Umgebung ausgeübt
werde und nicht auf bundesweite Expansion angelegt sei. Die Widersprechende
habe in ihren Schriftsätzen auch keinerlei Anhaltspunkte für eine deutschlandweite
Nutzung des Widerspruchszeichens vorgetragen. Vielmehr führe sie aus, dass sie
über mehr als 27 Filialen in Bremerhaven und im Umland verfüge sowie
überregional mit mehreren Lieferfahrzeugen Waren an Kunden liefere. Um aber von
einer deutschlandweiten Nutzung sprechen zu können, müsse die
Widersprechende ihre wirtschaftliche Tätigkeit wenigstens immer wieder auch
gegenüber in beliebigen Gebieten Deutschlands angesiedelten Kunden erbringen.
Ein entsprechender Umfang der Tätigkeit der Widersprechenden ließe sich den
eingereichten Unterlagen jedoch noch nicht einmal ansatzweise entnehmen. Auch
der deutschlandweite (genaugenommen weltweite) Internetauftritt sei nicht
geeignet, diese Einschätzung in Frage zu stellen. Soweit die Widersprechende
schließlich noch angeführt habe, die jüngere Marke sei missbräuchlich angemeldet
worden, und sie damit das Schutzhindernis bzw. den Löschungsgrund des
§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG geltend mache, könne der Widerspruch darauf nicht
gestützt werden. Das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten sei prinzipiell auf die in
§ 42 MarkenG für das Widerspruchsverfahren abschließend genannten
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Löschungsgründe und die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43
Abs. 1 MarkenG beschränkt. Darüberhinausgehende Argumentationen seien nicht
zu berücksichtigen. Billigkeitsgründe, die gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG für
eine Kostenauferlegung sprechen, lägen nicht vor.
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom
30. Juni 2021. Zur Begründung hat sie ausgeführt, offensichtlich böswillig
angemeldete Marken seien nicht einzutragen und müssten im Falle ihrer
Registrierung von Amts wegen gelöscht werden. Dies gelte auch im vorliegenden
Fall, in dem die rechtsmissbräuchlichen Handlungen der Anmelderin bzw. des
Inhabers der angegriffenen Marke eindeutig dargelegt worden seien. Vorliegend
habe die Widersprechende bewusst das kostengünstigere Widerspruchsverfahren
und nicht das Löschungsverfahren gewählt. Entgegen der Auffassung der
Markenstelle seien Ausführungen zur Böswilligkeit auch im Widerspruchsverfahren
nicht unbeachtlich, da aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes die Markenstelle
rechtsmissbräuchlich angemeldete Marken nicht im Register verbleiben lassen
könne. Gemäß § 50 Abs. 3 MarkenG könne die Eintragung einer Marke von Amts
wegen für nichtig erklärt werden. Nach § 50 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG werde zwar auf
das Nichtigkeitsverfahren abgestellt, jedoch heiße dies nicht zwingend, dass es sich
ausschließlich um ein Löschungsverfahren handeln müsse. Insbesondere vor dem
Hintergrund, dass die Widersprechende vorliegend die Nichtigkeit der Eintragung
der Marke zum Ziel gehabt habe und es sich somit auch um ein
Nichtigkeitsverfahren handele, müsse § 50 Abs. 3 MarkenG analog angewendet
werden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei angezeigt, da die
Markenstelle ihrer amtlichen Handlungspflicht nicht nachgekommen sei und damit
Anlass zur Erhebung der Beschwerde gegeben habe.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
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den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 14. Juni 2021 aufzuheben, soweit der Widerspruch
und ihr Antrag auf Kostenauferlegung zurückgewiesen worden sind,
die Eintragung der Marke 30 2019 219 428 aufgrund des Widerspruchs
zu löschen,
dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen,
die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen und
das Verfahren auszusetzen, bis im parallelen Löschungsverfahren
30 2019 219 428.8 – 0552/21 Lösch eine Entscheidung getroffen wurde.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2021
sinngemäß beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er nahm dabei im Wesentlichen auf die Ausführungen in dem Beschluss der
Markenstelle für Klasse 30 vom 14. Juni 2021 Bezug und machte sich die
Begründung sowie das Ergebnis zu eigen.
Der Senat hat die Beteiligten über seine vorläufige Rechtsauffassung mit Hinweis
vom 1. September 2022 informiert.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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II.
Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber nicht begründet.
1. Der im Rubrum genannte Inhaber der angegriffenen Marke, die von der B…
UG (haftungsbeschränkt) vor ihrer Löschung auf ihn übertragen worden ist, hat zwar
nicht ausdrücklich die Übernahme des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens
gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erklärt. Allerdings hat er ausweislich seiner
Schreiben vom 5. Oktober 2021 und vom 5. Mai 2022 im eigenen Namen inhaltlich
zum Widerspruch und zur Beschwerde Stellung genommen. Damit hat er zu
erkennen gegeben, dass er sich als Beteiligter des Widerspruchs- und
Beschwerdeverfahrens ansieht. Insofern ist er zumindest konkludent in diese
eingetreten.
2. Der Zulässigkeit des Widerspruchs steht nicht die Tatsache entgegen, dass er
am 23. August 2019 und damit vor Beginn der Widerspruchsfrist am
6. September 2019 (§ 42 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) erhoben worden ist. Die
Eintragung der angegriffenen Marke erfolgte am 7. August 2019, so dass bereits ab
diesem Zeitpunkt Widerspruch erhoben werden konnte (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 42 Rn. 39).
3. Die Markenstelle hat mit überzeugender Begründung, der sich der Senat
anschließt, ausgeführt, dass die geschäftliche Bezeichnung „Stadtbäckerei
Engelbrecht GmbH“ die Widersprechende nicht berechtigt, die Benutzung der
jüngeren Marke „Engelbrecht“ im gesamten Bundesgebiet gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4
i. V. m. § 5 Abs. 2, § 12, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zu untersagen Gegen diese
Feststellungen in dem angegriffenen Beschluss vom 14. Juni 2021 wendet sich die
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Beschwerdeführerin ausweislich Randziffer 3 des Beschwerdeschriftsatzes vom
30. Juni 2021 ausdrücklich auch nicht.
Ihr Vorbringen, die Marke 30 2019 219 428 sei offensichtlich böswillig angemeldet
worden und müsse von Amts wegen gelöscht werden, kann im
Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden, worauf die Markenstelle
ebenfalls bereits zutreffend hingewiesen hat. Zweck des Widerspruchsverfahrens
ist es, über Kollisionen von Vergleichszeichen unter Zugrundelegung der
Widerspruchsgründe nach § 42 Abs. 2 MarkenG in Verbindung mit §§ 9 bis
13 MarkenG zu entscheiden. Dementsprechend hat das Bundespatentgericht
schon mehrfach entschieden, dass im Widerspruchsverfahren der Einwand der
Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung nicht durchgreift (vgl. BeckOK
MarkenR/Draheim, 30. Edition MarkenG, § 42 Rn. 78; BPatG BeckRS 2019, 23334
– appix/APITT; ebenso Beschluss vom 28. Oktober 2019, BeckRS 2019, 31713).
Steht die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke wegen absoluter
Schutzhindernisse in Frage, kann beantragt werden, ihre Eintragung gemäß § 50
Abs. 1 MarkenG für nichtig zu erklären und zu löschen. Dieser Weg ist
zwischenzeitlich von der Beschwerdeführerin auch beschritten worden.
Sie hat weiterhin geltend gemacht, gemäß § 50 Abs. 3 MarkenG könne die
Eintragung einer Marke von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden. Da
sie dieses Ziel verfolge, handele es sich vorliegend auch um ein
Nichtigkeitsverfahren, so dass § 50 Abs. 3 MarkenG analog angewendet werden
müsse. Der Senat hat bereits im Schreiben vom 1. September 2022 darauf
hingewiesen, dass sich eine solche Betrachtungsweise auf Grund unterschiedlicher
funktioneller Zuständigkeiten der Spruchkörper Markenstelle einerseits (vgl.
§ 56 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) und Markenabteilung andererseits (vgl. § 56 Abs. 3
Satz 1 MarkenG) verbietet. Das Nichtigkeitsverfahren gehört, wie sich schon aus
seiner Regelung in Teil 3, Abschnitt 3, des Markengesetzes ergibt, nicht mehr zum
Eintragungsverfahren, das in Teil 3, Abschnitt 1, des Markengesetzes behandelt
wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende vorliegend bewusst
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kein Nichtigkeitsverfahren in die Wege geleitet hat. Mit Schriftsatz vom
21. August 2019 hat sie ausdrücklich „Widerspruch … gegen die eingetragene
Marke: Engelbrecht (Wortmarke) …“ erhoben und den Grundbetrag für ein
Widerspruchszeichen in Höhe von 250,- EUR gemäß Nummer 331 600 in dem
Abschnitt A. III. 1. der Anlage zu § 2 Abs.1 PatKostG entrichtet. Darüber hinaus hat
sie in Randziffer 6 des Beschwerdeschriftsatzes vom 30. Juni 2021 ausgeführt, sie
habe das „kostengünstigere Widerspruchsverfahren … und gerade nicht das
kostenintensivere Löschungsverfahren“ gewählt. Ein Inhalts- oder Erklärungsirrtum
der Beschwerdeführerin bei Erhebung des Widerspruchs hat demnach nicht
vorgelegen.
4. Der Widersprechenden waren die Kosten des Beschwerdeverfahrens
einschließlich der notwendigen Kosten des Beschwerdegegners aufzuerlegen.
Zwar ist von dem Grundsatz gemäß § 71 Abs.1 Satz 2 MarkenG auszugehen, dass
jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Ein Abweichen setzt stets
besondere Umstände voraus. Solche sind insbesondere dann gegeben, wenn ein
Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Dies
ist der Fall, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten
Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf
Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des
Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 71 Rn. 13; BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 -
Schutzverkleidung; BPatGE 23, 224, 227).
So liegt der Fall hier. Die Markenstelle hat auf der Grundlage einer gefestigten
Rechtsprechung und eindeutigen Kommentarlage zutreffend festgestellt, dass der
Einwand der Bösgläubigkeit der Anmeldung der angegriffenen Marke im
Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt wird. Die Beschwerdeführerin hätte
diese eindeutige Rechtslage nicht außer Betracht lassen dürfen, zumal sie selbst
vorträgt, dass das von ihr ins Feld geführte Unternehmenskennzeichen aufgrund
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lediglich regionaler Geltung dem Widerspruch nicht zum Erfolg verhelfen kann.
Dennoch hat sie Beschwerde eingelegt. Auch hat sie zu dem die genannten
Problemfelder aufzeigenden Senatshinweis vom 1. September 2022 inhaltlich nicht
Stellung genommen. Zudem nahm ihn die Widersprechende nicht zum Anlass, die
Beschwerde oder den Widerspruch zurückzunehmen.
Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt können der
Widersprechenden nicht auferlegt werden. Der entsprechende Kostenantrag des
Inhabers der angegriffenen Marke ist durch den Beschluss vom 14. Juni 2021
zurückgewiesen worden. Ein Rechtsmittel hat er dagegen nicht eingelegt, so dass
die Entscheidung rechtskräftig geworden ist.
5. Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen Marke die
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, war zurückzuweisen. Da eine Differenzierung
nicht vorgenommen wurde, ist er so auszulegen, dass sowohl die Kosten des
Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch des
Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht gemeint sind. Eine solche
Auferlegung der Kosten vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist zulässig, da
die Zurückweisung des entsprechenden Antrags der Widersprechenden in dem
Beschluss vom 14. Juni 2021 aufgrund ihrer Beschwerde nicht in Rechtskraft
erwachsen ist.
Eine Auferlegung der Kosten des Amtsverfahrens als auch des Gerichtsverfahrens
scheidet allerdings aus. Sowohl § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG stellen darauf ab, ob - wie bereits in Ziffer 4 ausgeführt - aus
Gründen der Billigkeit ein Abweichen von dem Grundsatz, dass die Beteiligten ihre
Kosten selbst tragen, angezeigt ist. Solche Billigkeitsgründe sind auf Seiten des
Inhabers der angegriffenen Marke nicht erkennbar. Vor allem liegen keine
Anhaltspunkte vor, die sein Verhalten als mit der prozessualen Sorgfalt nicht
vereinbar erscheinen lassen.
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6. Dem Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr
gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG konnte ebenfalls nicht entsprochen werden. Eine
solche kommt dann in Betracht, wenn Billigkeitsgründe wie fehlerhafte
Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt oder
Gegenstandslosigkeit der Beschwerde gegeben sind (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 65 ff.). Das Vorbringen der
Widersprechenden, die Markenstelle habe „durch das Nichtanwenden der
amtlichen Handlungspflicht die Widersprechende zur Beschwerde veranlasst“,
verfängt in diesem Zusammenhang nicht. Wie bereits ausgeführt bestand für das
Deutsche Patent- und Markenamt keine Verpflichtung, im Rahmen des
Widerspruchsverfahrens ein Amtsverfahren zur Erklärung der Nichtigkeit und
Löschung der angegriffenen Marke durchzuführen. Weitere für eine Rückzahlung
der Beschwerdegebühr sprechenden Billigkeitsgründe sind nicht ersichtlich.
7. Der Antrag auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens hat keinen Erfolg, weil die
entsprechenden Voraussetzungen gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148
Abs. 1 ZPO nicht vorliegen. Der Ausgang des vom Beschwerdeführer
angestrengten Nichtigkeitsverfahrens 30 2019 219 428.8 – 0552/21 Lösch ist für
das vorliegende Verfahren nicht vorgreiflich. Selbst wenn später die Eintragung der
angegriffenen Marke für nichtig erklärt und gelöscht werden sollte, so hängt hiervon
nicht die Entscheidung im gegenständlichen Beschwerdeverfahren ab. Solange die
angegriffene Marke 30 2019 219 428 besteht und somit das Widerspruchs- oder
Beschwerdeverfahren nicht für erledigt zu erklären ist, kann es fortgeführt und mit
einer Sachentscheidung abgeschlossen werden. Dies entspricht auch dem in § 43
Abs. 3 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken, wonach die
Aussetzung anderer Widerspruchsverfahren nur dann in Betracht kommt, wenn
bereits ein Widerspruch zur Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke
geführt hat.
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Ebenfalls sind die in § 32 Abs. 2 MarkenV genannten Fallkonstellationen nicht
einschlägig, da zum Zeitpunkt der hiesigen Entscheidung der Bestand des
Widerspruchszeichens nicht im Rahmen anderer Verfahren geklärt wird.
Andere für eine Aussetzung sprechenden Gründe sind nicht erkennbar oder geltend
gemacht worden. Eine weitere Stellungnahme der Beschwerdeführerin war nicht
abzuwarten. Das Bundespatentgericht muss vor einer Entscheidung grundsätzlich
nicht auf seine abweichende Rechtsauffassung hinweisen, zumal ein
Verfahrensbeteiligter alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte prinzipiell von
sich aus in Betracht zu ziehen hat (vgl. BGH GRUR 2000, 894 – Micro-PUR; GRUR
2006, 152, 153 – GALLUP).
8. Nachdem die Beteiligten keine Anträge auf mündliche Verhandlung gestellt
haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und auch der Senat eine solche nicht als sachdienlich
erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG), konnte im schriftlichen Verfahren entschieden
werden.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Rupp-Swienty Staats


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