25 W (pat) 528/21  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:240322B25Wpat528.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 528/21
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
24. März 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2017 105 400
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 24. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-
Swienty, LL.M.,
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für
Klasse 5, vom 14. Dezember 2020 aufgehoben, soweit aufgrund des
Widerspruchs aus der Marke UM 000 861 047 die Löschung der
Eintragung der Marke 30 2017 105 400 für die Ware
„Bürstenmachermaterial“ angeordnet worden ist.
2. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
4. Auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden wird der
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für
Klasse 5, vom 14. Dezember 2020 aufgehoben, soweit der Widerspruch
aus der Marke UM 000 861 047 gegen die Eintragung der Marke 30 2017
105 400 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Ware „Seifen“
richtet.
5. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 105 400 wird für die
Ware „Seifen“ angeordnet.
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Gründe:
I.
Das am 26. Mai 2017 angemeldete Zeichen
Alex
ist am 22. Juni 2017 unter der Nummer 30 2017 105 400 als Wortmarke in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden
Waren eingetragen worden:
Klasse 2:
Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel;
Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle
in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;
Klasse 3:
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege; Haarwässer; Zahnputzmittel; kosmetische
Hautcremes und Hautpflegemittel;
Klasse 4:
Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-,
Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe [einschließlich
Motorentreibstoffe] und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für
Beleuchtungszwecke;
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Klasse 5:
Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse,
ausgenommen Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsstoffe
oder Vitaminpräparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke;
diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, ausgenommen
Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsstoffe oder
Vitaminpräparate; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel
und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel;
Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide;
Insektenvertreibungsmittel;
Insektenabwehrmittel;
Klasse 8:
handbetätigte Werkzeuge und Geräte; handbetätigte Zerstäuber;
Messerschmiedewaren; Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen;
Rasierapparate;
Klasse 21:
Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme;
Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke];
Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise
bearbeitetes Glas [mit Ausnahme von Bauglas]; Glaswaren, Porzellan
und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.
Gegen die am 28. Juli 2017 veröffentlichte Eintragung der Marke sind verschiedene
Widersprüche erhoben worden, die zur rechtskräftigen Löschung der Eintragung
obiger Marke für die Waren „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“ (Klasse
21) geführt haben. U. a. hat die Widersprechende am 27. Oktober 2017
Widerspruch aus ihrer am 25. Juni 1998 angemeldeten Unionswort-/Bildmarke 000
861 047
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erhoben. Sie ist am 1. Dezember 1999 für nachfolgende Waren eingetragen
worden:
Klasse 3:
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung
von Schuhwaren, Häuten und Fellen, Fußböden und Möbeln; Wachs
zum Ausbessern von Möbeln; Seifen (nicht für den persönlichen
Gebrauch);
Klasse 16:
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie
nicht in anderen Klassen enthalten sind, insbesondere
Papiertaschentücher und Papierhandtücher, Kosmetiktücher,
Toilettenpapier, Silberpapier, Babywindeln aus Papier oder Zellstoff;
Verpackungen aus Papier und Pappe; Beutel, Hüllen oder Taschen aus
Papier oder Kunststoff zu Abfüll- oder Verpackungszwecken;
Verpackungsfolien aus Kunststoff; Kataloge, Druckereierzeugnisse und
Veröffentlichungen;
Klasse 21:
Schwämme, Kämme, Bürsten, ausgenommen Pinsel,
Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne.
Der Widerspruch wird auf die Waren der Klassen 3 sowie 21 gestützt und richtet
sich gegen die Waren der Klassen 2, 3 und 21 der jüngeren Marke.
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Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 17. Januar 2018 die
Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin
zur Glaubhaftmachung der Benutzung verschiedene Unterlagen, u. a. eine
eidesstattliche Versicherung vom 23. Mai 2019 vorgelegt.
Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5,
vom 14. Dezember 2020, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes,
wurde die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 105 400
aufgrund des Widerspruchs für nachfolgende Waren angeordnet:
Klasse 02:
Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel;
Färbemittel; Beizen;
Klasse 03:
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel;
Klasse 21:
Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Bürsten und Pinsel
[ausgenommen für Malzwecke]; Bürstenmachermaterial; Putzzeug;
Stahlwolle.
Im Übrigen ist der Widerspruch zurückgewiesen worden.
Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke in
zulässiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung erhoben habe, die beide
Zeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. umfasse. Die
Widersprechende habe zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung unter
anderem eine eidesstattliche Versicherung vom 23. Mai 2019 eingereicht, gemäß
derer die Widerspruchsmarke von 2013 bis 2018 in der Europäischen Union für
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Erzeugnisse benutzt worden sei, die für die Reinigung, die Pflege und den Schutz
empfindlicher Böden bestimmt seien. Mit ihnen seien Umsätze in Millionenhöhe
erzielt worden. Weiterhin seien die Werbeausgaben für die mit „Alex“
gekennzeichneten Produkte in den Ländern Rumänien, Ungarn und Slowakei
benannt sowie Prospekte und Rechnungen eingereicht worden. In der
Gesamtschau reichten diese Unterlagen aus, um eine rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke für Waren zu bejahen, die für die Reinigung, die Pflege und
den Schutz empfindlicher Böden bestimmt seien. Diese Erzeugnisse könnten unter
die Waren „Putz- und Poliermittel“ und - soweit es sich bei den Erzeugnissen um
solche aus Wachs handele - „Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur
Konservierung von Fußböden und Möbeln“ fallen.
Die sich gegenüberstehenden Marken seien in klanglicher und begrifflicher Hinsicht
identisch. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich.
Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke der Auffassung sei, dass sie durch
identische Drittmarken geschwächt werde, könne dieser Einwand nicht
berücksichtigt werden, da nicht vorgetragen worden sei, dass die betreffenden
Drittmarken im einschlägigen Warenbereich benutzt würden. Damit sei die Gefahr
von Verwechslungen auch im Bereich nur entfernt ähnlicher Vergleichswaren zu
bejahen. Die Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ würden von
den Kollisionszeichen identisch beansprucht. Die Waren „Wasch- und Bleichmittel“
(Klasse 3) und „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Bürsten und Pinsel
[ausgenommen für Malzwecke]; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle“
(Klasse 21) der jüngeren Marke und die Waren „Putz- und Poliermittel, Wachs zur
Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“ der
älteren Marke seien ähnlich, da sie demselben Marktsegment zuzuordnen seien
und im Hinblick auf ihre stoffliche Beschaffenheit sowie ihren Verwendungszweck
Übereinstimmungen aufwiesen. Die ebenfalls angegriffenen Waren „Farben;
Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen“
(Klasse 2) wiesen einen geringeren Grad der Ähnlichkeit zu den rechtserhaltend
benutzten Waren der Widerspruchsmarke auf.
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Gegen die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aufgrund
des Widerspruchs aus der Unionsmarke 000 861 047 wendet sich die Inhaberin der
angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde vom 18. Januar 2021. Zur Begründung
führt sie aus, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Nach der
Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sei es erforderlich, konkret darzulegen,
welches Kennzeichen in welchem Zeitraum in welchem Umfang für welche Waren
benutzt worden sei. Hierzu müssten die mit der Widerspruchsmarke
gekennzeichneten Waren genau benannt werden. Darüber hinaus seien exakte
Angaben über den Umfang der jeweiligen Benutzung erforderlich und zwar bezogen
auf die einzelnen Waren. Die Nennung von Gesamtumsätzen oder globalen
Werbeausgaben ohne konkreten Produktbezug sei für die Glaubhaftmachung der
rechtserhaltenden Benutzung nicht ausreichend. Diesen Erfordernissen genügten
die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen nicht. Sie seien zudem nicht
in deutscher Sprache gehalten und genügten damit nicht den Anforderungen des §
93 MarkenG. Auch die nur zum Teil beigefügten Übersetzungen seien nicht
ausreichend. Weiterhin enthalte die eidesstattliche Versicherung vom 23. Mai 2019
keine Abbildung des konkret benutzten Kennzeichens und sei insgesamt so
schwammig formuliert, dass sie als Mittel der Glaubhaftmachung grundsätzlich
untauglich sei. Insbesondere spreche sie nur „Haushaltsprodukte zum Reinigen,
Pflegen und Schützen von empfindlichen Böden“ und nicht die von der
Widerspruchsmarke in Klasse 21 beanspruchten Waren an. Zudem lasse sich der
eidesstattlichen Versicherung nicht entnehmen, durch welche Gesellschaft die
Widerspruchsmarke benutzt worden sei. Die Funktion der Unterzeichnerin der im
Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 11. März
2022 sei unklar. Darüber hinaus beträfen die vorgelegten Unterlagen nicht die
Widerspruchsmarke, sondern das nachfolgende Zeichen:
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Es unterscheide sich so deutlich von der Widerspruchsmarke, dass § 26 Abs. 3
MarkenG nicht anwendbar sei.
Weiterhin könne eine Verwechslungsgefahr selbst dann nicht bejaht werden, wenn
der unzutreffenden Auffassung der Markenstelle gefolgt werde, nach der die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Erzeugnisse glaubhaft
gemacht worden sei, die für die Reinigung und Pflege sowie den Schutz
empfindlicher Böden bestimmt seien. Denn das Wort „ALEX“ erinnere an die
geläufige Abkürzung des Vornamens „Alexander“. Gewöhnlichen Vornamen in
Alleinstellung komme grundsätzlich jedoch nur geringe Kennzeichnungskraft zu.
Zudem werde diese durch eine Vielzahl von Drittmarken geschwächt, die
beispielhaft in der Anlage B 2 zum Schriftsatz vom 11. August 2021 wiedergegeben
seien. Weiterhin seien die vorliegend zu prüfenden Vergleichswaren weder
identisch noch hochgradig ähnlich. Die Waren „Farben; Firnisse; Lacke; Färbemittel;
Beizen“ dienten nicht der Reinigung, sondern der Oberflächenveränderung. Bei
„Rostschutzmitteln“ und „Holzkonservierungsmitteln“ handele es sich um Produkte
zur Konservierung und nicht um Reinigungsmittel. Die Waren „Bürsten und Pinsel
[ausgenommen für Malzwecke]; Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle“
seien gegenüber den Waren der Widerspruchsmarke gleichfalls unähnlich. Es
erschließe sich zudem nicht, inwieweit „Geräte und Behälter für Haushalt und
Küche“ eine hohe Ähnlichkeit zu den Waren „Putz-, Poliermittel; Wachs zur
Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“
aufweisen könnten. Es handele sich um Waren aus völlig unterschiedlichen
Marktsegmenten.
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Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt:
1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle
für Klasse 5, vom 14. Dezember 2020 wird aufgehoben, soweit
aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 000 861 047 die
teilweise Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 105 400 für
folgende Waren angeordnet worden ist:
Klasse 2:
Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel;
Färbemittel; Beizen;
Klasse 3:
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel;
Klasse 21:
Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke];
Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle.
2. Der Widerspruch aus der Marke UM 000 861 047 wird in vollem
Umfang zurückgewiesen.
3. Die Anschlussbeschwerde wird zurückgewiesen.
Die Widersprechende beantragt:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle
für Klasse 5, vom 14. Dezember 2020 wird aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Marke UM 000 861 047 gegen die Eintragung
der Marke 30 2017 105 400, soweit er sich gegen die Ware „Seifen“
richtet, zurückgewiesen worden ist.
3. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 105 400 wird
aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 000 861 047 für
folgende weitere Waren angeordnet:
Klasse 3:
Seifen.
Die Widersprechende hat gegen den Beschluss vom 14. Dezember 2020
Erinnerung eingelegt und mit Schriftsatz vom 26. Mai 2021 Anschlussbeschwerde
erhoben. Sie trägt vor, die Widerspruchsmarke sei in ihrem Firmenverbund
rechtserhaltend benutzt worden. Dies ergebe sich aus der eidesstattlichen
Versicherung vom 23. Mai 2019 und aus den Angaben auf ihrer Homepage. Der
eidesstattlichen Versicherung sei eine Übersetzung beigefügt worden. Die dort
erwähnten Rechnungen, Kataloge und Werbeunterlagen belegten klar und
eindeutig den Bezug der Widerspruchsmarke zu den gekennzeichneten Waren. Ihr
Charakter werde durch die abweichende Form der Benutzung nicht verändert. Die
Abweichungen seien allenfalls dekorativer Natur. Die Widerspruchsmarke sei auch
für „Seifen (nicht für den persönlichen Gebrauch)“ rechtserhaltend benutzt worden,
da mit ihr ausweislich Anlage F zur eidesstattlichen Versicherung vom 23. Mai 2019
Seifenreiniger für Parkett und Laminat sowie Seifen zur Reinigung und Pflege von
Möbeln gekennzeichnet worden seien. Die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sei originär durchschnittlich, da sie keine sachbeschreibenden
Bezüge aufweise. Im Bereich der beanspruchten Waren, die zur Reinigung und
Pflege bestimmt seien, sei zudem die Benutzung von männlichen Vornamen als
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Kennzeichen unüblich. Darüber hinaus sei die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung gesteigert worden. Dies folge aus
den an Eides Statt versicherten Umsätzen und den Aufwendungen für
Fernsehwerbung in vier europäischen Ländern. Die Vergleichszeichen seien in
klanglicher und begrifflicher Hinsicht identisch. Weiterhin seien die sich
gegenüberstehenden Waren hinreichend ähnlich, weil sie sich an die gleichen
Abnehmer richteten, auf den gleichen Vertriebswegen in den Verkehr gebracht
würden und den gleichen Zwecken dienten, nämlich dem Reinigen und Pflegen.
Mit Schriftsatz vom 13. März 2022 hat die Widersprechende eine eidesstattliche
Versicherung ihrer Prokuristin („Proxy Holder“) F… vom 11. März
2022 samt Rechnungen und Ausdrucken von Online-Angeboten vorgelegt.
Weiterhin weist die Widersprechende darauf hin, die Widerspruchsabteilung des
EUIPO habe bereits festgestellt, dass die benutzte Form die Unterscheidungskraft
der Widerspruchsmarke nicht verändere. Die Widerspruchsmarke erfreue sich in
Spanien einer hohen Bekanntheit, wie die Benutzungsunterlagen belegten. Von den
spanischen Markenbehörden sei dies auch anerkannt worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss vom 14.
Dezember 2020, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, das Protokoll der
mündlichen Verhandlung vom 24. März 2022 und den übrigen Akteninhalt Bezug
genommen.
II.
Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und
auch ansonsten zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke führt
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zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses, soweit darin die Löschung der
angegriffenen Marke für „Bürstenmachermaterial“ angeordnet worden ist.
1. Die mit Schriftsatz vom 26. Mai 2021 seitens der Widersprechenden erhobene
Anschlussbeschwerde ist nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. 66 Abs. 1, 82 Abs. 1
Satz 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 Satz 1 ZPO statthaft. Ihr wurde der
verfahrensgegenständliche Beschluss vom 14. Dezember 2020
am 21. Dezember 2020 zugestellt. Somit wurde lediglich ihre
am 20. Januar 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Erinnerung gemäß § 64 Abs. 2 MarkenG innerhalb eines Monats nach Zustellung
des besagten Beschlusses eingelegt. Dieser Rechtsbehelf gilt jedoch
gemäß § 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG als zurückgenommen, da der
Widersprechenden die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke am 26.
März 2021 gemäß § 66 Abs. 4 Satz 2 MarkenG zugestellt worden ist und sie
innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkt selbst keine Beschwerde eingelegt
hat. Damit handelt es sich bei dem mit Schriftsatz vom 26. Mai 2021 erhobenen
Rechtsmittel um eine unselbständige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden
(§ 567 Abs. 3 Satz 2 ZPO). Sie ist auch im Übrigen zulässig und führt antragsgemäß
zur weiteren Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für „Seifen“.
2. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung zum 14. Januar 2019 geändert. Eine für die
Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht.
Da die angegriffene Marke am 26. Mai 2017 und somit zwischen dem 1. Oktober
2009 und dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3
MarkenG auf den gegen ihre Eintragung gerichteten Widerspruch § 42 Abs. 1 und
Abs. 2 MarkenG in der bis einschließlich 13. Januar 2019 jeweils geltenden
Fassung (MarkenG a. F.) anzuwenden. Da der Widerspruch am 27. Oktober 2017
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und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben wurde, sind §§ 26 und 43 Abs. 1
MarkenG a. F. einschlägig (§ 158 Abs. 5 MarkenG).
3. Auf die rechtswirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die
Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke
000 861 047 für die Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“,
„Wachs zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und
Möbeln“ und „Wachs zum Ausbessern von Möbeln“ glaubhaft gemacht.
a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 17. Januar 2018 undifferenziert die
Einrede der Nichtbenutzung der Marke UM 000 861 047 erhoben, so dass die
Widersprechende deren Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. glaubhaft zu
machen hat.
Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine
verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass sie die volle
Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 43 Rn. 64 und 65).
Glaubhaftmachung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt
zwar keine volle Beweisführung, vielmehr genügt eine geringere, lediglich
überwiegende Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo,
ZPO, 37. Auflage, § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 58 ff.).
Die Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer
Marke, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem maßgeblichen
Benutzungszeitraum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die
Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und
Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um für
diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle
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ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die
durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist
anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die
wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann.
Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der
Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax/Ansul;
GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12
– Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Frage der Benutzung der
Widerspruchsmarke unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das
patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz
dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 6).
b) Nach § 125b Nr. 4 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw.
§ 119 Nr. 4 MarkenG ist § 43 Abs. 1 MarkenG auch in seiner alten Fassung
entsprechend anzuwenden, wenn der Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke
gestützt wird. Demzufolge hat die Widersprechende gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1
MarkenG a. F. die Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der
Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also für den Zeitraum
vom 28. Juli 2012 bis zum 28. Juli 2017 glaubhaft zu machen, zumal die
Widerspruchsmarke bereits seit dem 1. Dezember 1999 eingetragen ist. Gemäß §
43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. muss die Widersprechende darüber hinaus
glaubhaft machen, dass ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der
Entscheidung über den Widerspruch, hier also vom 24. März 2017 bis zum 24. März
2022 benutzt worden ist. Damit oblag es der Widersprechenden, die
rechtserhaltende Benutzung der Unionswiderspruchsmarke 000 861 047 im
Zeitraum vom 28. Juli 2012 bis zum 24. März 2022 glaubhaft zu machen.
c) Auf die Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom
27. Mai 2019 eine eidesstattliche Versicherung von Frau F… vom
23. Mai 2019 eingereicht, gemäß derer die Marke „ALEX“ in den Jahren 2013 bis
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2018 in der Europäischen Union für Produkte zum Reinigen, Pflegen und Schützen
von empfindlichen Böden („cleaning, taking care and protect delicate floors
products“) benutzt worden ist. Für den besagten Zeitraum werden Umsätze
zwischen etwa … EUR und … EUR mit den betreffenden Waren in der
Europäischen Union ausgewiesen.
Ergänzend sind in der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Mai 2019 die
Werbeausgaben für mit „ALEX“ gekennzeichnete Produkte in der Tschechischen
Republik, in Rumänien, Ungarn und der Slowakei genannt, die zwischen …
EUR und … EUR liegen. Es fehlen allerdings nähere Angaben, um welche
Produkte es sich hierbei konkret handelt. Insofern können die Werbeausgaben im
Rahmen der Glaubhaftmachung insbesondere des Umfangs der Benutzung der
Widerspruchsmarke nicht berücksichtigt werden.
Darüber hinaus hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 13. März 2022 eine
eidesstattliche Versicherung von Frau F… vom 11. März 2022
vorgelegt, der Rechnungen und Ausdrucke von Online-Angeboten beigefügt waren.
In dieser eidesstattlichen Versicherung werden unter Bezugnahme auf eine IRI-
Verkaufsbescheinigung vom 4. März 2022 Umsätze mit der Marke „Alex“ in den
Jahren 2011 bis 2021 in Spanien mit Wachsen in Höhe von etwa … EUR bis
… EUR und mit Glanzreinigungsmitteln in Höhe von etwa … EUR bis
etwa … EUR bestätigt.
Im Zusammenhang mit „Bodenpflege“ wird in der eidesstattlichen Versicherung vom
11. März 2022 unter Verweis auf ein NielsenIQ-Zertifikat vom 27. Mai 2021 ein
Umsatz im Jahr 2020 von fast … EUR mit der Marke „ALEX“ für das Gebiet
der Slowakei angegeben. Mangels weiterer Erläuterungen, welche Waren
vertrieben worden sind, kann der genannte Umsatz lediglich als Indiz für den
Schwerpunkt der Aktivitäten der Widersprechenden im Bereich der Bodenpflege
gewertet werden.
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Insgesamt sprechen beide eidesstattliche Versicherungen für einen ausreichenden
Umfang der Benutzung einer Marke „ALEX“ bzw. „Alex“ für Produkte zum Reinigen,
Pflegen und Schützen von empfindlichen Böden im Allgemeinen bzw. Wachse
sowie Glanzreinigungsmittel im Besonderen.
d) Beide vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sind von Frau F…
unterzeichnet, die darin als „Proxy Holder“ und somit als Prokuristin
bezeichnet wird. Damit ist sie eine verantwortliche Angehörige des Unternehmens
der Widersprechenden und konnte die Aussagen in den eidesstattlichen
Versicherungen treffen.
e) Die funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke ist hinreichend
glaubhaft gemacht.
Auszugehen ist von dem allgemeinen Grundsatz, dass sich die erforderliche Art
einer rechtserhaltenden Benutzung nach den jeweiligen branchenüblichen
Verwendungsformen von Marken bemisst. Sofern bei den einschlägigen Waren die
jeweiligen Marken üblicherweise auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder
Umhüllung angebracht werden, sind diese Verwendungsformen auch zur
Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar, weil nur auf diese
Weise die erforderliche Herkunftsfunktion erfüllt wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 425
Rdnr. 36 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2011, 623 Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II;
GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; GRUR 1995, 347, 348 – TETRASIL; BPatG GRUR
1996, 981, 982 – ESTAVITAL). Zur Glaubhaftmachung der funktionsgerechten
Verwendung ist es daher erforderlich, die Originalware oder -verpackung
vorzulegen oder in anderer Form, z. B. durch Fotos oder Kataloge, die tatsächlich
vorgenommene Verbindung zwischen Marke und Produkt aufzuzeigen (vgl. BPatG
Mitt 2006, 567, 569 – VisionArena/@rena vision).
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Aus den der eidesstattlichen Versicherung vom 11. März 2022 beigefügten
Ausdrucken von Internetseiten ist ersichtlich, dass in den maßgeblichen Zeiträumen
das Zeichen
auf Verpackungen von zumindest in Spanien vertriebenen Wachsen und
Glanzreinigungsmitteln angebracht war, was eine ausreichende Verbindung
zwischen ihnen und dem Zeichen belegt. Es weicht zwar von der
Widerspruchsmarke in ihrer registrierten Form
ab. Allerdings wird sie dadurch nicht in einer Weise benutzt, die ihre
Unterscheidungskraft gemäß Art. 18 Abs. 1 a) UMV i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG
in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw. § 119 Nr. 4 MarkenG
beeinflusst.
Eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft bzw. Veränderung des
kennzeichnenden Charakters gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG ist zu verneinen, wenn
der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der
Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke
gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH
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GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2013, 840 Rdnr. 20 – PROTI II). Die
Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke beruht maßgeblich auf dem Wort
„ALEX“. Es handelt sich hierbei um einen Vornamen, der keinerlei Sachbezug zu
den von der älteren Marke beanspruchten Waren aufweist. Die Neugestaltung der
Grafik lässt zudem den Wortbestandteil unberührt und führt nicht dazu, dass der
Verkehr die benutzte Marke als eine andere wahrnimmt. Die roten Striche über- und
unterhalb des Wortes, der grüne Hintergrund, die gelbe Farbgebung der
Buchstaben und das Aufblitzen an der rechten Spitze vom „A“ werden als der
Modernisierung geschuldete Stilelemente verstanden. Angesichts der nicht
veränderten Groß- und Fettschreibung und unter Berücksichtigung des Umstands,
dass das Wort „ALEX“ sowohl in dem benutzten Zeichen als auch in der
eingetragenen Widerspruchsmarke den Gesamteindruck klar dominiert, werden
beide als „dieselbe Marke“ wahrgenommen (vgl. BGH GRUR 2010, 729 Rn. 20 f. -
MIXI).
f) Da der Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird, ist eine ernsthafte
Benutzung in der Union erforderlich (Art. 18 Abs. 1 Satz 1 UMV i. V. m. § 125b Nr.
4 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw. § 119 Nr. 4
MarkenG). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Größe des Gebiets, in dem die
Unionsmarke benutzt wird, kein gesondertes Kriterium, sondern lediglich ein Aspekt
ist, der in die Beurteilung der Ernsthaftigkeit ihrer Benutzung einzubeziehen ist. Die
Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten haben hierbei außer Betracht zu
bleiben. Auch kann die Benutzung in einem einzelnen Mitgliedstaat ausreichend
sein (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 36, 50 und 57 – Leno Merken [ONEL/OMEL]).
Zudem ist bei einer Unionsmarke die Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland
nicht notwendig.
Die eidesstattliche Versicherung vom 11. März 2022 belegt eine Benutzung der
Widerspruchsmarke für Wachse und Glanzreinigungsmittel zumindest in Spanien,
was angesichts der Größe und Bedeutung dieses Staates ausreicht, um von einer
- 20 -
Benutzung in der Union ausgehen zu können (vgl. auch BPatG 29 W (pat) 37/17 –
Alliance Healthcare/Alliance).
g) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat geltend gemacht, es sei nicht klar, ob
die Benutzung durch die Widersprechende erfolgt sei. Nach Art. 18 Abs. 2 UMV i.
V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden Fassung bzw. §
119 Nr. 4 MarkenG gilt die Benutzung der Unionsmarke mit Zustimmung des
Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Hierbei wird seine Zustimmung
vermutet, wenn er sich ausdrücklich auf die Verwendung seiner Marke durch einen
Dritten beruft und die entsprechende Benutzung durch Geschäftsunterlagen belegt
(vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 46 f. - VITAFRUIT). Solche hat die
Widersprechende hier vorgelegt und ergänzend die Dritten in Form ihrer
Tochterfirmen in den eidesstattlichen Versicherungen genannt. Somit ist eine
Benutzung durch die Widersprechende anzuerkennen.
h) Grundsätzlich können nur die Waren berücksichtigt werden, für die eine
rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3
MarkenG a. F.). Das sind vorliegend „Wachse“ und „Glanzreinigungsmittel“. Auf
diese Waren ist der Widerspruch jedoch nicht beschränkt.
Im Rahmen der Integration sind bei einer weiten Warenpalette auf Seiten der
Widerspruchsmarke nach Zweck und Bestimmung der Waren selbständige
Untergruppen zu definieren (vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 – C-714/18, Rn. 39
bis 44 – ACTC/EUIPO [tigha/TAIGA]). Zwar kann die in der Vergangenheit vom
Bundespatentgericht als „erweiterte Minimallösung“ bezeichnete Rechtsprechung,
wonach die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen, nicht
zu breiten Warenoberbegriff rechterhaltend wirkt (vgl. BGH GRUR 2012, 64, 65 Rn.
10 f. – Maalox/Melox-GRY; BPatG 25 W (pat) 79/12 - Tebo/TOBI; 30 W (pat) 37/13
– CIRKALM/BIKALM) im Kollisionsverfahren nicht mehr zur Anwendung kommen,
- 21 -
da dies nach jüngster Auffassung des Bundesgerichtshofs eine nicht hinnehmbare
Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung der Kollisionslage darstellt
und zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke mit
weit gefassten Oberbegriffen gegenüber demjenigen führt, der die Eintragung von
Anfang an auf die sodann benutzten Waren beschränkt hat. Damit ist jedoch nicht
gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene
Einzelprodukt besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren
(vgl. BGH GRUR 2020, 871 Rn. 34 und 36 – INJEKT/INJEX). Ob Waren gleichartig
sind, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtung festzustellen. Zum gleichen
Warenbereich gehören Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer
Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen. Diese Kriterien sind auch für die
Definition einer selbständigen Untergruppe wesentlich (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 44
– ACTC/EUIPO [tigha/TAIGA]). Die Zugehörigkeit zum gleichen Warenbereich ist
aus Rechtsgründen enger zu verstehen als der Begriff der Warenähnlichkeit im
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 33 – INJEKT/INJEX;
GRUR 2013, 833 Rn. 61 – Culinaria/Villa Culinaria).
„Wachse“ und „Glanzreinigungsmittel“ lassen sich den für die Widerspruchsmarke
eingetragenen Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“, „Wachs
zur Reinigung, zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“
und „Wachs zum Ausbessern von Möbeln“ zuordnen. Es handelt sich hierbei jeweils
um Warenbereiche, die gleichen Zwecken, nämlich Reinigen, Pflegen und Schützen
einerseits und Reparieren andererseits dienen.
4. Die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke
in klanglicher und begrifflicher Hinsicht nicht ein, soweit sich die beiden
Kennzeichen auf identischen oder ähnlichen beschwerdegegenständlichen Waren
begegnen. In diesem Umfang besteht Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr.
2 MarkenG und § 125b Nr. 1 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2022 geltenden
Fassung bzw. § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F..
- 22 -
Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32
– BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH
GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure;
GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19
– BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten
Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende
Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich
gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il
Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, a. a. O., Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR
2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich
sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall
angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende
Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser
Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.
a) Zwischen den Waren, auf die der Widerspruch gestützt und für die die
Widerspruchsmarke benutzt wurde, und den Waren der angegriffenen Marke,
gegen die sich der Widerspruch richtet, besteht Identität oder Ähnlichkeit.
Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden
Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der
Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit,
ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und
- 23 -
Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander
ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass
die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus
demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl.
EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 –
DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 – ZOOM). Von einer
absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die
Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken
wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, a. a.
O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O., Rn. 17 – ZOOM).
Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der
regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen
Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu,
während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht
zugemessen wird. Bei der funktionellen Ergänzung ist ein enger Zusammenhang in
dem Sinne erforderlich, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der
anderen unentbehrlich oder wichtig ist (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 16 –
DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG 26 W (pat) 18/14 – Cada
Design/CADA; EuG GRUR Int 2007, 1023 Rn. 36 f. – TOSCA BLU).
(1) Die Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“, die auf Seiten der
Widerspruchsmarke berücksichtigt werden können, sind identisch in Klasse 3 des
Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke enthalten.
(2) Die Waren „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ auf Seiten der
Widerspruchsmarke und „Wasch- und Bleichmitteln“ sowie „Seifen“ auf Seiten der
angegriffenen Marke sind überdurchschnittlich ähnlich, da sie der Reinigung von
- 24 -
Gegenständen dienen und oft von denselben Unternehmen hergestellt werden (vgl.
Richter/Stoppel; Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage,
Seiten 262, mittlere Spalte, und 295, rechte Spalte; BPatG 27 W (pat) 17/04; 27 W
(pat) 95/05).
(3) „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ sowie „Wachs zur Reinigung,
zum Polieren und zur Konservierung von Fußböden und Möbeln“
(Widerspruchsmarke) einerseits und „Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel;
Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen“ (angegriffene Marke) andererseits
sind durchschnittlich bis überdurchschnittlich ähnlich. Mit den sich
gegenüberstehenden Waren werden Oberflächen von Böden oder Möbeln
gereinigt, behandelt oder vor Schäden geschützt. „Putz- und Poliermittel“ wie auch
„Wachse“ enthalten oft Inhaltsstoffe, die die Farbe und Oberflächen der Böden bzw.
Möbel erhalten, verbessern oder vor Feuchtigkeit schützen sollen (ebenso zur
Ähnlichkeit zwischen Putz-/Poliermitteln und Lacken BPatG 24 W (pat) 49/10;
ebenso zur Ähnlichkeit zwischen Wachsen und Rost-/Holzschutzmitteln/Farben/
Lacke 33 W (pat) 82/99).
(4) Weiterhin sind die bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren
„Putz- und Poliermittel“ und die für die jüngere Marke eingetragenen Waren
„Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Putzzeug; Stahlwolle“
zumindest unterdurchschnittlich ähnlich. Sie dienen der Reinigung und ergänzen
sich hierbei. Auch werden sie nebeneinander in Haushaltswarengeschäften und in
den einschlägigen Abteilungen von Kaufhäusern oder Supermärkten angeboten
und vertrieben. Die angesprochenen breiten Verkehrskreise werden somit die
beiderseitigen Waren bei identischer Kennzeichnung derselben betrieblichen
Herkunftsstätte zuordnen. (ebenso BPatG 24 W (pat) 114/02; 26 W (pat) 510/20).
- 25 -
(5) Keine Ähnlichkeit besteht zwischen den Waren, für die die Benutzung der
Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht wurde, und dem von der jüngeren Marke
beanspruchten „Bürstenmachermaterial“. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe, die
zur Herstellung von Bürsten verwendet werden. Es wird nicht unmittelbar zum
Reinigen und Putzen eingesetzt. Zudem richtet es sich nicht an den
Endverbraucher.
b) Die Widerspruchsmarke UM 000 861 047 verfügt über durchschnittliche
Kennzeichnungskraft, zumal der Vorname „Alex“ nicht die Waren der
Widerspruchsmarke beschreibt.
Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch ihre Eignung bestimmt,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Mittel zur Unterscheidung
der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprägen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum
II; GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei der Bestimmung der
Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen
insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der von der
Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die
Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die
Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder
Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkennen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; GRUR Int 2000,
73 – Chevy; GRUR 2005, 763 – Nestle/Mars; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 –
Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 – Kinder II; GRUR 2007,
1066 Rn. 33 – Kinderzeit; GRUR 2009, 766 Rn. 30 – Stofffähnchen I; GRUR 2009,
672 Rn. 21 – OSTSEE-POST).
- 26 -
(1) Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt vor, „Alex“ sei als gewöhnlicher
Vorname nur gering kennzeichnungskräftig. Die von ihr zur Begründung genannten
Fundstellen (EuGH C-51/09 P - Barbara Becker; BPatG 26 W (pat) 87/10;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rn. 1111) betreffen jedoch die Frage der Prägung
des Gesamteindrucks einer Marke bestehend aus einem Vor- und einem
Nachnamen. Sie sind deshalb nicht einschlägig. Der Widerspruchsmarke kommt
demnach von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
(2) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat des Weiteren geltend gemacht, die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch viele Drittmarken mit dem
Bestandteil „Alex“ gemindert. Hiervon kann vorliegend jedoch nicht ausgegangen
werden.
(a) Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus,
dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder
Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet ist, die
erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen
im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken. Entscheidungserheblich kann auch nur eine
beträchtliche Anzahl ähnlicher Drittmarken sein (so sind z. B. drei Drittmarken nicht
als ausreichend angesehen worden: BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur; BPatG
29 W (pat) 553/12 – eos/EOS 22).
Ferner muss ihre Benutzung liquide, also unstreitig oder amtsbekannt, oder vom
Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft gemacht worden sein. Nur bei benutzten
Marken ist der Verkehr genötigt und daran gewöhnt, wegen des
Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf etwaige
Unterschiede zu achten. Er unterliegt deshalb weniger Verwechslungen (vgl. BGH
GRUR GRUR 2012, 930 Rn. 40 – Bogner B/Barbie B; a. a. O., Rn. 32 –
Stofffähnchen I; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; BPatG GRUR
2004, 433, 434 – OMEGA/OMEGA LIFE).
- 27 -
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat als Anlage B 2 zum Schriftsatz vom 11.
August 2021 eine Aufstellung von registrierten europäischen und deutschen Marken
in den Klassen 2, 3 und 21 eingereicht. Zu ihrer Benutzung sind keine weiteren
Angaben gemacht worden. Die Benutzung dieser Marken ist auch nicht liquide.
Insbesondere hat die Widersprechende in ihrem Schriftsatz vom 13. März 2022
ausdrücklich gerügt, dass nicht bekannt sei, ob die angegebenen Drittmarken
benutzt würden.
(b) Als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit
geringeren Schutzumfang der älteren Marke können zwar auch Drittmarken
gewertet werden, deren Benutzung nicht liquide bzw. glaubhaft gemacht worden ist
(vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 30 - OXFORD/Oxford Club; a. a. O., Rn. 34 – Bogner
B/Barbie B). Allerdings erfordert eine solche Annahme über die für benutzte
Drittmarken notwendigen Voraussetzungen hinaus zusätzlich eine wesentlich
größere Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender
Drittmarken (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 31 – Bogner B/Barbie). An einer solchen
größeren Anzahl von Drittmarken im engsten Ähnlichkeitsbereich fehlt es hier aber.
(3) Die Widersprechende hat vorgetragen, dass die Widerspruchsmarke aufgrund
intensiver Nutzung eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft habe. Hierfür
sprechende Anhaltspunkte sind aber weder glaubhaft gemacht noch sonst
ersichtlich.
Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der
- 28 -
Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils
der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH
GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 –
Wunderbaum II). Diese Angaben sind von der Widersprechenden darzulegen und
glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder
gerichtsbekannt ist (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25
W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken).
Die gesteigerte Kennzeichnungskraft muss darüber hinaus bereits im Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903
Rn. 13 f. – SIERRA ANTIGUO; a. a. O., Rn. 22 – INJEKT/INJEX) und im
Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (BGH, a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR
2019, 1058 Rn. 14 – KNEIPP). Auch bei einer Unionsmarke kommt es auf das
Verkehrsverständnis im Kollisionsgebiet an, hier also auf das Verkehrsverständnis
in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 24 – OXFORD/Oxford
Club;).
Vorliegend fehlt es sowohl an einem hinreichenden Sachvortrag insbesondere zur
Benutzung der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland als auch an
dessen Glaubhaftmachung.
c) Die Ähnlichkeit von Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang
und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen
angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht
wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig
bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der
Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die
Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in
- 29 -
ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (vgl.
BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).
(1) Klanglich sind die Wortmarke „Alex“ und die Wort-/Bildmarke
identisch Die konkrete Gestaltung der aus Wort- und Bildbestandteilen
zusammengesetzten Widerspruchsmarke legt es vorliegend ausgesprochen nahe,
dass sich die angesprochenen Verkehrsteilnehmer jedenfalls bei der klanglichen
Wiedergabe vornehmlich an dem Wortteil „ALEX“ orientieren und die Marke mit ihm
als der einfachsten und kürzesten Bezeichnungsform wiedergeben werden.
Demgegenüber eignen sich die Bildelemente der Widerspruchsmarke nicht für eine
griffige und einfache Benennung der Marke (vgl. BGH GRUR 2008, 258, 260 Rn.
23 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 1055, 1057 Rn. 28 - airdsl).
(2) Auch begrifflich sind die beiden Marken identisch, da es sich bei ihnen um die
Kurzform des beliebten Vornamens „Alexander“ handelt.
d) Unter Berücksichtigung der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich
gegenüberstehenden beschwerdegegenständlichen Waren, der durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen bzw.
begrifflichen Identität der beiderseitigen Marken hält die jüngere Marke in
Verbindung mit nachfolgenden Waren den zu fordernden Abstand zur Älteren nicht
mehr ein:
- 30 -
Klasse 2:
Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel;
Färbemittel; Beizen;
Klasse 3:
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen;
Klasse 21:
Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Putzzeug;
Stahlwolle.
Daher war die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bis auf die Ware
„Bürstenmachermaterial“ zurückzuweisen und der Anschlussbeschwerde der
Widersprechenden stattzugeben.
5. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG bietet der Streitfall keinen Anlass.
- 31 -
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Fehlhammer Rupp-Swienty


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