ECLI:DE:BPatG:2022:240122B25Wpat540.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 540/21
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2018 027 095
(hier: Beschwerde gegen die Zurückweisung des Antrags auf Aussetzung
des Widerspruchsverfahrens)
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24.
Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Dr. Nielsen und der Richterin k. A. Fehlhammer
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der
Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. Dezember 2020 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung über den Antrag auf
Aussetzung des Widerspruchsverfahrens an das Deutsche Patent-
und Markenamt zurückverwiesen.
G r ü n d e :
I.
Das am 14. November 2018 angemeldete Zeichen
Streichglück
ist am 26. Februar 2019 unter der Nummer 30 2018 027 095 als Wortmarke in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für verschiedene
Waren der Klassen 29, 30 und 32 eingetragen worden.
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Gegen die Eintragung der am 29. März 2019 veröffentlichten Marke hat die
Beschwerdegegnerin jeweils am 14. Juni 2019 Widerspruch aus ihren folgenden
prioritätsälteren, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43
eingetragenen Marken erhoben:
1. DE 30 004 010
2. DE 30 2011 048 722, Wortmarke „Streich“ und
3. UM 010 468 081, Wortmarke „Streich“.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Oktober 2020 Anträge auf Löschung
der Eintragung u. a. der drei Widerspruchsmarken wegen Nichtigkeit aufgrund
absoluter Schutzhindernisse und/oder wegen Verfalls aufgrund Nichtbenutzung
gestellt. Mit Schriftsatz vom 6. November 2020 hat sie gegenüber dem Deutschen
Patent- und Markenamt deshalb beantragt, das Widerspruchsverfahren gemäß §
32 Abs. 2 MarkenV auszusetzen. Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen
Patent- und Markenamts hat den Verfahrensbeteiligten mit Schreiben vom 16.
Dezember 2020, das von einer Beamtin des gehobenen Dienstes stammt,
mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren nicht ausgesetzt werde. Zur
Begründung ist wörtlich ausgeführt:
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„Nach § 32 Abs. 1 MarkenV kann ein Widerspruchsverfahren ausgesetzt
werden, wenn dies ‚sachdienlich‘ ist. Nach Rücksprache mit der
zuständigen Markenprüferin wird das Verfahren nicht ausgesetzt und
nun beschlussreif vorgelegt. Zur möglichen abschließenden
Stellungnahme wird Ihnen eine Frist von einem Monat nach Empfang
dieses Schreibens gewährt.“
Das Schreiben vom 16. Dezember 2020 war nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung
versehen.
Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer Beschwerde
vom 22. März 2021. Sie führt hierzu aus, dass - auch wenn das Schreiben vom
16. Dezember 2020 nicht die Form eines Beschlusses aufweise - die Beschwerde
statthaft sei, da die Markenstelle in der Sache über den Aussetzungsantrag
entschieden habe. Auf die Form der angegriffenen Entscheidung komme es nicht
an. Wegen der fehlenden Rechtsbehelfsbelehrung habe die Beschwerdefrist von
einem Monat nach § 66 Abs. 2 MarkenG nicht zu laufen begonnen. Die Jahresfrist
sei eingehalten, so dass die Beschwerde fristgerecht eingelegt worden sei. Sie sei
auch begründet. Vorliegend sei das Widerspruchsverfahren nach § 32 Abs. 2
MarkenV auszusetzen, da gegen die Widerspruchsmarken Verfalls- bzw.
Nichtigkeitsverfahren anhängig seien. Auf diesen Aussetzungsgrund sei die
Markenstelle in der angegriffenen Entscheidung jedoch nicht eingegangen.
Insbesondere sei nicht dargelegt worden, dass die Verfalls- und Nichtigkeitsanträge
ohne Aussicht auf Erfolg seien. Tatsächlich sei der angegriffenen Entscheidung
keine Ermessensausübung zu entnehmen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 16. Dezember 2020
aufzuheben und dem Antrag auf Aussetzung des
Widerspruchsverfahrens stattzugeben.
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Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen und/oder als unbegründet
zurückzuweisen.
Sie stellt die Zahlung der Beschwerdegebühr in Abrede. Darüber hinaus sei die
Beschwerde auch unbegründet. Eine Aussetzung sei vorliegend nicht zwingend
veranlasst, da die Widersprechende den Verfalls- und Nichtigkeitsanträgen der
Inhaberin der angegriffenen Marke entgegengetreten sei. Eine Löschung der
Eintragung der Widerspruchsmarken wegen Verfalls komme nicht in Betracht.
Insoweit sei auf die Benutzungsunterlagen zu verweisen, die die Widersprechende
im Widerspruchsverfahren nach der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung
vorgelegt habe. Die Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke DE 30 004
010
wegen absoluter Schutzhindernisse sei nach § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG
ausgeschlossen. Weiterhin sei gegenwärtig keine für das vorliegende
Widerspruchsverfahren relevante Rechtsfrage Gegenstand eines Beschwerde-
oder Rechtsbeschwerdeverfahrens.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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II.
Das von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingelegte Rechtsmittel hat Erfolg.
1. Die Beschwerde ist zulässig.
a) Die angegriffene Entscheidung vom 16. Dezember 2020 ist ein Beschluss im
materiellen Sinne, gegen den das Rechtsmittel der Beschwerde statthaft ist.
(1) Gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet die Beschwerde unbeschadet der
Vorschriften des § 64 MarkenG gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der
Markenabteilungen statt. Dabei sind Beschlüsse im Sinne von § 66 Abs. 1 Satz 1
MarkenG alle abschließenden Entscheidungen der Markenstellen und der
Markenabteilungen, die die Rechte von Verfahrensbeteiligten berühren können (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 66 Rn. 6).
Vorliegend hat die Markenstelle mit dem von einer Beamtin des gehobenen
Dienstes stammenden Schreiben vom 16. Dezember 2020 den
Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass das Verfahren nicht ausgesetzt werde. Sie hat
damit eine abschließende Entscheidung getroffen, auch wenn sie in dem genannten
Schreiben zugleich eine Schriftsatzfrist für eine etwaige Stellungnahme einräumte.
Die Gewährung einer Schriftsatzfrist lässt zwar grundsätzlich vermuten, dass die
Markenstelle beabsichtigte, eine abschließende Entscheidung erst nach dem Ablauf
dieser Frist und ggf. unter Berücksichtigung des weiteren Vorbringens der
Verfahrensbeteiligten zu treffen. Allerdings ergibt sich aus dem Wortlaut des
Schreibens vom 16. Dezember 2020 nicht eindeutig, ob sich die eingeräumte
Schriftsatzfrist auch auf die Frage der Aussetzung des Verfahrens beziehen sollte.
Der Satz „Zur möglichen abschließenden Stellungnahme wird Ihnen eine Frist von
einem Monat nach Empfang dieses Schreibens gewährt“ befindet sich hinter der
Feststellung „Nach Rücksprache mit der zuständigen Markenprüferin wird das
Verfahren nicht ausgesetzt und nun beschlussreif vorgelegt“, so dass sich die
Möglichkeit einer Stellungnahme auch auf die Vorlage bei der zuständigen
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Markenprüferin beziehen kann. Folglich können die Verfahrensbeteiligten das
Schreiben so verstehen, dass ihnen lediglich eine letzte Gelegenheit gegeben
werden sollte, zur Frage der Verwechslungsgefahr vorzutragen, zumal die
Markenstelle ausweislich des Einleitungssatzes „zu Ihrem Antrag auf Aussetzung
vom 06.11.2020 teile ich Ihnen mit, dass das Widerspruchsverfahren zu allen im
Betreff genannten Widerspruchsmarken insbesondere hinsichtlich der
Stellungnahmefristen nicht zurückgestellt/ausgesetzt wird“ bereits gesetzte Fristen
nicht ändern wollte. Ausgehend vom objektiven Empfängerhorizont lässt sich das
Schreiben vom 16. Dezember 2020 damit auch dahingehend auslegen, dass die
Markenstelle den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens abschließend
zurückgewiesen und nicht beabsichtigt hat, erst nach Ablauf der gewährten
Monatsfrist über die Aussetzung zu entscheiden.
(2) Die Beschwerde richtet sich vorliegend gegen eine Entscheidung der
Markenstelle, die die Rechte der Verfahrensbeteiligten berühren kann, da die
Ablehnung der Aussetzung unter Zugrundelegung der Wirksamkeit der
Widerspruchsmarken zu einer für die Inhaberin der angegriffenen Marke
unzutreffenden Widerspruchsentscheidung führen kann.
(3) Die Statthaftigkeit der Beschwerde wird auch nicht durch den Umstand in Frage
gestellt, dass das Schreiben vom 16. Dezember 2020 von einer Sachbearbeiterin
und nicht von der zuständigen Prüferin stammt. Durch die Formulierung „Nach
Rücksprache mit der zuständigen Markenprüferin wird das Verfahren nicht
ausgesetzt und nun beschlussreif vorgelegt“ wird deutlich, dass die Verfasserin des
Schreibens die Entscheidung nicht selbst getroffen hat. Dies wird auch durch den
Aktenvermerk vom 23. November 2020 erkennbar. Es handelt sich hierbei um eine
Anfrage der Sachbearbeiterin bei der zuständigen Prüferin, ob „die
Beschlussfassung bis zur endgültigen Erledigung der obigen
Widerspruchsmarke(n) zurückgestellt wird?“. Letztgenannte lehnt ausweislich des
Aktenvermerk die Aussetzung ab und weist die Sachbearbeiterin an, die
Verfahrensbeteiligten entsprechend zu informieren.
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Gemäß § 56 Abs. 2 Sätze 1 und 3 MarkenG können die Aufgaben der Markenstelle
auch von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren
Angestellten wahrgenommen werden. Bei der Unterzeichnerin des Schreibens vom
16. Dezember 2020 handelt es sich zwar um eine Beamtin des gehobenen
Dienstes. Allerdings ist sie offensichtlich mangels einer entsprechenden
Personalverfügung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht befugt, im
Rahmen des Eintragungsverfahrens, wozu auch das Widerspruchsverfahren gehört
(vgl. BPatG GRUR 2005, 773, 775 - Blue Bull/RED BULL), Beschlüsse gemäß § 56
Abs. 2 Sätze 1 und 3 MarkenG zu fassen. Demzufolge hätte die Entscheidung über
die Zurückweisung des Aussetzungsantrags von der hierfür zuständigen Prüferin
getroffen werden müssen. Allerdings sind auch rechtlich unzulässige, gleichwohl in
Beschlussform gekleidete Anordnungen des Deutschen Patent- und Markenamts
beschwerdefähig. Wenn diese Behörde den äußeren Anschein einer
abschließenden Entscheidung gesetzt hat, muss die Möglichkeit eröffnet sein, im
Wege der Beschwerde diese Entscheidung zu beseitigen. Insoweit ist auch gegen
einen unwirksamen Beschluss die Beschwerde statthaft (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rn. 7 m. w. N.).
(4) Weiterhin zählt die Entscheidung über die Aussetzung bzw. Nichtaussetzung
des Widerspruchsverfahrens nach § 32 MarkenV nicht zu den Entscheidungen, die
kraft Gesetzes unanfechtbar sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66 Rn.
10).
b) Fristgerecht wurden die Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr
gezahlt.
Nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 2 MarkenG ist auch die
Beschwerde gegen eine Entscheidung der Markenstelle des Deutschen Patent- und
Markenamts, die von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem
vergleichbaren Angestellten erlassen worden ist, innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses einzulegen. Innerhalb der Rechtsmittelfrist ist zudem
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die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- Euro zu bezahlen (§ 82 Abs.1 Satz 3
MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 300
Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG). Ansonsten gilt die Beschwerde nach
§ 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht eingelegt.
Nachdem der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 16. Dezember 2020
allerdings nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen war, konnte gegen ihn
noch innerhalb der Jahresfrist des § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG Beschwerde
erhoben werden. Sie wurde vorliegend eingehalten, da die Beschwerde am 22.
März 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Ebenso wurde
die am 22. März 2021 gutgeschriebene Beschwerdegebühr innerhalb der besagten
Jahresfrist und damit rechtzeitig entrichtet.
2. Die Beschwerde ist auch begründet.
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 16. Dezember 2020, mit dem
über den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens entschieden wurde, weist keine
überprüfbare Begründung auf. Insbesondere hat die Markenstelle für Klasse 30 bei
der Entscheidung über die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens nach § 32
MarkenV nicht erkennen lassen, ob sie ihr Ermessen ausgeübt hat, so dass der
angefochtene Beschluss aufzuheben war.
Die Entscheidung über die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens nach § 32
MarkenV steht im pflichtgemäßen Ermessen der Markenstelle, wobei insbesondere
das Interesse der Widersprechenden an einem zeitnahen Abschluss des
Widerspruchsverfahrens und das Interesse der Inhaberin der angegriffenen Marke,
ihre Marke nicht wegen einer möglicherweise löschungsreifen Widerspruchsmarke
zu verlieren, gegeneinander abzuwägen sind. Die Markenstelle hat in der
angegriffenen Entscheidung jedoch nur einen einzigen Gesichtspunkt angeführt
und erklärt, dass die Sache „beschlussreif“ sei. Dieser Umstand mag grundsätzlich
ein wichtiger Gesichtspunkt sein, der im Interesse der Widersprechenden gegen
eine Aussetzung des Verfahrens spricht, sofern der Widerspruch Aussicht auf Erfolg
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hat. Im Rahmen einer pflichtgemäßen Ermessensausübung ist es jedoch
unzureichend, die Entscheidung allein auf diesen Umstand zu stützen. Die
Inhaberin der angegriffenen Marke weist zutreffend darauf hin, dass der
angegriffene Beschluss nicht erkennen lässt, ob die Markenstelle die
Erfolgsaussichten der betreffenden Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren erwogen und
insoweit die Interessen der Inhaberin der angegriffenen Marke berücksichtigt hat.
Insofern fehlt dem angegriffenen Beschluss eine überprüfbare Begründung (vgl.
hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 119).
3. Die Sache war nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ohne eigene Sachentscheidung
des Senats an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Das
Verfahren vor der Markenstelle leidet ausweislich obiger Ausführungen an
mehreren wesentlichen Mängeln.
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III. Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, unter
Berücksichtigung der Vorgaben des § 130d ZPO eingereicht werden. Die Frist ist
nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof
eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Kortbein Nielsen Fehlhammer
Full & Egal Universal Law Academy