25 W (pat) 563/20  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:190122B25Wpat563.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 563/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2016 033 084
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Dr. Nielsen und der Richterin kraft Auftrages Fehlhammer
beschlossen:
1. Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Kostenbeschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird
zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Auferlegung
der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird zurückgewiesen.
- 3 -
G r ü n d e
I.
Das am 15. November 2016 angemeldete Wort-/Bildzeichen
ist am 1. Februar 2017 unter der Nummer 30 2016 033 084 für nachfolgende Waren
und Dienstleistungen als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
geführte Markenregister eingetragen worden:
Klasse 30:
Kaffee; Kaffeearomen; Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage;
Aromastoffe für Getränke; Sirupe zum Aromatisieren; Backwaren;
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Klasse 35:
Einzelhandelsdienstleistungen und Großhandelsdienstleistungen, auch
online, in Bezug auf: Kaffee, Kaffeearomen, Kaffee-Ersatzstoffe auf
pflanzlicher Grundlage, Aromastoffe für Getränke, Sirupe zum
Aromatisieren, Kaffeemaschinen, Geschirr, Besteck, Zucker,
Schokolade, Gebäck, Geräte zum Erhitzen und Aufschäumen von Milch,
Milch; Konsumgüterberatung in Bezug auf: Kaffee, Kaffeearomen,
Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage, Aromastoffe für
Getränke, Sirupe zum Aromatisieren, Kaffeemaschinen, Geschirr,
Besteck, Zucker, Schokolade, Gebäck, Geräte zum Erhitzen und
Aufschäumen von Milch, Milch; Verbraucherinformationsdienste;
Marketing und Verkaufsförderung für Dritte;
Klasse 43:
Verpflegung von Gästen; Betrieb von Bars, Cafeterien und Restaurants;
Catering.
Gegen die Eintragung der am 3. März 2017 veröffentlichten Marke hat der
Beschwerdeführer am 2. Juni 2017 Widerspruch aus seiner prioritätsälteren Wort-
/Bildmarke 30 2015 104 144
erhoben. Sie wurde am 26. Januar 2016 für eine Vielzahl von Waren und
Dienstleistungen der Klassen 7, 21, 29, 30, 39 und 43 eingetragen. Der Widerspruch
stützt sich auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43, worunter u.
a. fallen:
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Klasse 30:
Aromastoffe [ausgenommen ätherische Öle] für Getränke; Back- und
Konditoreiwaren; Kaffee; Kaffeearomen; Kaffeeersatzmittel auf
pflanzlicher Basis; Sirupe zum Aromatisieren;
Klasse 43:
Betrieb einer Bar; Betrieb von Cafeterien mit Selbstbedienung; Betrieb
von Restaurants in Hotels; Catering; Verpflegung von Gästen.
Der Widerspruch richtet sich gezielt gegen die Waren und Dienstleistungen der
Klassen 30 und 43 der jüngeren Marke.
Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 28. April 2020 eine
Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich
gegenüberstehenden Marken verneint, den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2
MarkenG zurückgewiesen und keine Kosten auferlegt (Ziffer 1 des Tenors). Zudem
wurde der Gegenstandswert auf 50.000,- EUR festgesetzt (Ziffer 2 des Tenors). Zur
Begründung ist ausgeführt, dass die jüngere Marke auch in Verbindung mit
identischen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 den erforderlichen
Zeichenabstand einhalte. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei
unterdurchschnittlich, weil sich das Adjektiv „geil“ mittlerweile zu einem
gebräuchlichen Wort der Alltagssprache entwickelt habe, mit dem eine bestimmte
Person oder Sache in salopper Art und Weise als „großartig“ oder „toll“ bezeichnet
werde. Bei den Kollisionszeichen handele es sich jeweils um Wort-/Bildmarken. In
klanglicher Hinsicht werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke allein durch den
Wortbestandteil „Geiler Kaffee“ geprägt. Das weitere Wortelement „Röstung Berlin“
sei ein rein sachbeschreibender Hinweis, der zurücktrete. Der Gesamteindruck der
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älteren Marke werde klanglich von ihrem Wortbestandteil „Geiles Gebäck“ geprägt,
so dass sich die Wortfolgen „Geiler Kaffee“ und „Geiles Gebäck“
gegenüberstünden. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
könnten nicht festgestellt werden. Anlass für eine Kostenauferlegung sei nicht
gegeben.
Hiergegen wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde. Zur
Begründung führt er aus, die Markenstelle sei zwar zutreffend davon ausgegangen,
dass sich die Marken im Verkehr auf identischen Waren und Dienstleistungen der
Klassen 30 und 43 begegnen könnten. Jedoch halte die jüngere Marke den
notwendigen Abstand schon deswegen nicht ein, weil der Gesamteindruck der
Kollisionszeichen jeweils durch ihre kennzeichnungskräftigen Wortbestandteile
„Geiler Kaffee“ bzw. „Geiles Gebäck“ geprägt werde und beide Marken den
Wortbestandteil „geil“ enthielten. Entgegen der Auffassung der Markenstelle komme
der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
Insbesondere werde deren Wortbestandteil „Geiles Gebäck“ vom angesprochenen
Verkehr nicht lediglich als werblich-anpreisende Sachaussage aufgefasst. Das Wort
„geil“ weise viele unterschiedliche Bedeutungen auf, die je nach Kontext erheblich
variieren könnten. Die einschlägigen Waren und Dienstleistungen seien so weit von
der Beschreibung „geil“ bzw. von der dem Wort innewohnenden Zweideutigkeit
entfernt, dass der angesprochene Verkehr die Widerspruchsmarke als auffällig und
ungewöhnlich empfinde. Insoweit sei auch die Altersstruktur der angesprochenen
Verkehrskreise zu berücksichtigen. Bei älteren Menschen sei das Wort „geil“ noch
nicht in der Alltagssprache angekommen. Es sei deswegen nicht ersichtlich, dass
der inländische Verkehr an eine ausschließlich werbliche Verwendung des Wortes
gewöhnt sei, was aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
Voraussetzung für die Verneinung der Schutzfähigkeit sei. Eine
Verwechslungsgefahr liege im Übrigen auch deswegen auf der Hand, weil zu einem
„geilen Kaffee“ auch ein „geiles Gebäck“ gehöre. Die Vergleichsprodukte würden
zudem über dieselben Wege vertrieben, richteten sich an dieselben Endkunden und
ergänzten sich in ihrem Bestimmungszweck. Daher werde der angesprochene
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Verkehr wegen des übereinstimmenden Bestandteils „geil“ davon ausgehen, dass
die so bezeichneten Waren von denselben oder zumindest von verbundenen
Unternehmen stammten. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass beide Marken
das Wort „geil“ in ungewöhnlicher Art und Weise mit der Bezeichnung eines
Lebensmittels kombinierten. Diese Art der Zeichenbildung löse beim Verkehr eine
gewisse Irritation aus und habe deswegen einen hohen Werbeeffekt, den sich die
jüngere Marke zunutze mache. Hiervon ausgehend sei auch eine
Verwechslungsgefahr aufgrund Gedanklichen-In-Verbindung-Bringens zu bejahen.
Im Übrigen wirke sich der Umstand verwechslungsfördernd aus, dass der
Bestandteil „Gebäck“ der älteren Marke im Zusammenhang mit der Ware „Gebäck“
nicht kennzeichnungskräftig sei. Insofern werde ihr Gesamteindruck allein von dem
Element „geil“ geprägt. Weiterhin sei zu berücksichtigen, dass der angesprochene
Verkehr den einschlägigen Waren und Dienstleistungen nur wenig Aufmerksamkeit
widme.
Der Widersprechende beantragt sinngemäß:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 vom 28. April 2020 wird
aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2015 104 144 wird die
teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2016
033 084 für die Waren der Klasse 30 und Dienstleistungen der Klasse
43 angeordnet.
3. Die Kostenbeschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird
zurückgewiesen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ebenfalls Beschwerde gegen den
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 43,
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vom 28. April 2020 erhoben, mit der sie sich isoliert gegen die darin getroffene
Kostenentscheidung wendet. Sie beantragt sinngemäß:
1. Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 vom 28. April 2020 wird
aufgehoben, soweit keine Kosten auferlegt oder erstattet worden sind.
3. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt als auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens vor
dem Bundespatentgericht sind dem Widersprechenden aufzuerlegen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Auffassung, dass sich die
Kollisionszeichen in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck ausreichend deutlich
voneinander unterscheiden würden. Er werde allein durch den jeweiligen
Bildbestandteil geprägt, da die Wortkomponenten „Geiler Kaffee“ bzw. „Geiles
Gebäck“ die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen
beschreiben würden. Entgegen dem Vortrag des Widersprechenden werde das
Wort „geil“ seit weit mehr als 20 Jahren in inflationärer Art und Weise benutzt und
eigne sich deswegen nicht mehr dazu, den angesprochenen Verkehr zu irritieren.
Beispielhaft sei an die Werbekampagne der Elektronikeinzelhandelskette Saturn
erinnert („Geiz ist geil“). Folgerichtig habe das Deutsche Patent- und Markenamt in
der Vergangenheit zahlreiche Anmeldungen ähnlich gebildeter Wortzeichen, wie
DE 30 2014 029 335.8 - GG Geiles Gesöff, DE 30 2016 202 000.1 - Geiles Leben,
DE 30 236 844.2 - Geiles-Wetter.de oder DE 30 168 37 27 - Geiler Bock, wegen
fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Schutzfähigkeit beider
Kollisionszeichen werde daher allein durch deren Bildbestandteil begründet. Soweit
sich gegenüberstehende Wort-/Bildmarken ausschließlich schutzunfähige
Wortbestandteile aufwiesen, finde für ihren Vergleich der Grundsatz „Wort-vor-Bild“
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keine Anwendung. Die allein maßgeblichen Bildelemente der Kollisionszeichen
seien jedoch offenkundig völlig unähnlich. Die Grafik der Widerspruchsmarke
erinnere an eine eckige Schnecke, während die jüngere Marke aus einem farbigen
Rechteck bestehe, das mittig durch eine weiße Linie geteilt werde. Hiervon
ausgehend sei der Widerspruch gegen die Eintragung der jüngeren Marke von
Beginn an nach allgemein anerkannten Beurteilungsmaßstäben erkennbar
aussichtslos gewesen. Die Erhebung des Widerspruchs stelle einen Verstoß gegen
die prozessualen Sorgfaltspflichten dar, so dass es der Billigkeit entspreche, dem
Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen. Die Markenstelle habe sich in der angegriffenen Entscheidung ganz
offensichtlich nicht mit dem Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke
befasst.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Markenstelle für Klasse 43 vom 28. April 2020, die Schriftsätze der
Verfahrensbeteiligten sowie den rechtlichen Hinweis des Senats vom 18. Oktober
2021 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaften und
auch ansonsten zulässigen Beschwerden des Widersprechenden und der Inhaberin
der angegriffenen Marke haben in der Sache keinen Erfolg.
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1. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 3
MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht gemäß § 43 Abs. 2
Satz 2 MarkenG zurückgewiesen hat. Ausgehend von einer zumindest teilweise
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die
angegriffene Marke auch im Kontext identischer Waren und Dienstleistungen den
erforderlichen Abstand in jeder Hinsicht ein.
a) Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32
- BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR
2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR
2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet;
GRUR 2018, 79 Rn. 9 - Oxford/Oxford Club). Von maßgeblicher Bedeutung sind
insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten
Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende
Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich
gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48
- Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 19 - YOOFOOD/YO;
GRUR 2020, 870 Rn. 25 - INJEKT/INJEX; GRUR 2019 1058 Rn. 17 - KNEIPP;
GRUR 2019, 173 Rn. 17 - combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford
Club; GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 -
pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn.
43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa
die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus
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folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit sowie das Differenzierungsvermögen
dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.
Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke
und der Widerspruchsmarke (Wort-/Bildmarke)
in Verbindung mit den angegriffenen Waren der Klasse 30 und Dienstleistungen der
Klasse 43 keine Verwechslungsgefahr.
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b) Die Kollisionszeichen können sich im beschwerdegegenständlichen Umfang auf
identischen, zumindest jedoch auf hochgradig ähnlichen Waren und
Dienstleistungen begegnen.
Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei
grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen
Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer
Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen
Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder
einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der
Verwechslungsgefahr wesentlicher Umstände, so enge Berührungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie
stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl.
EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015,
176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507,
508 – EVIAN/REVIAN).
Die Waren der Klasse 30 „Kaffee; Kaffeearomen; Aromastoffe für Getränke; Sirupe
zum Aromatisieren; Backwaren“ werden von den Kollisionszeichen identisch
beansprucht. Soweit die jüngere Marke - anders als die ältere Marke - für die Waren
„Aromastoffe für Getränke“ ohne die Einschränkung „[ausgenommen ätherische
Öle]“ eingetragen ist, liegt zumindest eine hochgradige Warenähnlichkeit vor.
Auch die Waren „Kaffee-Ersatzstoffe auf pflanzlicher Grundlage“ (Klasse 30) auf
Seiten der angegriffenen Marke und die Waren „Kaffeeersatzmittel auf pflanzlicher
Basis“ (Klasse 30) auf Seiten der älteren Marke sind identisch, da die Begriffe
„Stoffe“ und „Mittel“ bzw. „Grundlage“ und „Basis“ in diesem Zusammenhang als
Synonyme zu verstehen sind.
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Die Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen; Betrieb von Bars, Cafeterien und
Restaurants; Catering“ (Klasse 43) der jüngeren Marke entsprechen den
Dienstleistungen „Betrieb einer Bar; Betrieb von Cafeterien mit Selbstbedienung;
Betrieb von Restaurants in Hotels; Catering; Verpflegung von Gästen“ (Klasse 43)
der älteren Marke. Auch insoweit ist von Identität auszugehen.
c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist abhängig von den jeweils
für sie eingetragenen und vorliegend maßgeblichen Waren und Dienstleistungen
als unterdurchschnittlich bis durchschnittlich einzustufen.
Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich
unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren sowie Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096
Rn. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum
II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen.
Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die
Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen
beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine die fraglichen Waren
und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (vgl. BGH WRP 2015,
1358 Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 30 f. – pjur/pure). Liegen
keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe
Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen
(BGH, a. a. O. – Wunderbaum II).
(1) Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 30 „Back- und Konditoreiwaren“
sowie den Dienstleistungen der Klasse 43 „Betrieb einer Bar; Betrieb von Cafeterien
mit Selbstbedienung; Betrieb von Restaurants in Hotels; Catering; Verpflegung von
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Gästen“ weist die Widerspruchsmarke eine lediglich unterdurchschnittliche
Kennzeichnungskraft auf.
Bei der angreifenden Marke handelt es sich um eine Wort-/Bildkombination, die sich
aus dem Wortbestandteil „GEILES GEBÄCK“ und einer Linie zusammensetzt, die
sich jeweils im rechten Winkel abknickend, in der Art eines Schneckenhauses
entgegen dem Uhrzeigersinn nach innen eindreht. Unter dieser Darstellung ist der
Wortbestanteil „GEILES GEBÄCK“ einzeilig und in einer üblichen Typografie
wiedergegeben, wobei er und die „Schnecke“ in einem ausgeglichenen
Größenverhältnis zueinanderstehen.
Das Wort „geil“ wird nicht mehr nur im Sinne von „sexuell erregt“ bzw. „sexuell
erregend“ verstanden, sondern auch als saloppe Umschreibung von „super“, „toll“
oder „sehr gut“. Entgegen der Auffassung des Widersprechenden gilt dies
unabhängig vom Alter der angesprochenen Verbraucher. Es mag sein, dass ältere
Personen das Wort „geil“ eher selten verwenden. Daraus folgt jedoch nicht, dass
sie es nur im Sinne von „sexuell erregend“ interpretieren. Vielmehr ist auch dieser
Teil des Verkehrs - mag er dies begrüßen oder nicht - an die Verwendung des
Wortes in der Alltagssprache hinreichend gewöhnt, so dass ihm auch die Bedeutung
„toll“ oder „super“ geläufig ist.
Zudem hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend darauf hingewiesen,
dass das Wort „geil“ auch in der Werbung intensiv benutzt wird. So war die darauf
ausgerichtete Werbekampagne der Firma Saturn derart erfolgreich, dass der Begriff
„Geiz-ist-geil-Mentalität“ gebräuchlich wurde. Deswegen ist entgegen der
Auffassung des Widersprechenden die Kombination des Adjektivs „geil“ mit einem
beliebigen Substantiv in der Werbesprache keineswegs ungewöhnlich, sondern
üblich und gibt dem Verkehr keinen Anlass zum Nachdenken. Er wird den
Wortbestandteil der Widerspruchsmarke vielmehr unmittelbar und ohne
Nachdenken als werblich-anpreisende Sachaussage im Sinne von „sehr gutes
Gebäck“ bzw. „ganz tolles Gebäck“ verstehen. Das Verständnis als werbliche
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Anpreisung bezieht sich dabei nicht nur unmittelbar auf „Back- und Konditoreiwaren“
der Klasse 30, sondern auch auf die einschlägigen Dienstleistungen der Klasse 43.
Der Verkehr wird die Wortkombination „GEILES GEBÄCK“ in diesem
Zusammenhang dahingehend verstehen, dass im Rahmen des so
gekennzeichneten gastronomischen Angebots „ganz tolles Gebäck“ serviert wird.
Darüber hinaus kann auch der Bildbestandteil der älteren Marke in Verbindung mit
den Waren der Klasse 30 „Back- und Konditoreiwaren“ und den einschlägigen
Dienstleistungen der Klasse 43 zu keiner originär durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft verhelfen. Zum einen handelt es sich bei der
schneckenartigen Linie um eine einfache und gebräuchliche grafische Gestaltung,
die im Zusammenhang mit einem unmittelbar beschreibenden Begriff keinen
schutzbegründenden Überschuss vermitteln kann (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 –
antiKALK). Zum anderen werden Back- und Konditoreiwaren, insbesondere Nuss-,
Mohn- oder Zimtschnecken, häufig in Schneckenform angeboten, so dass auch der
Bildbestandteil die betreffenden Waren beschreibt, die zudem Gegenstand der in
Rede stehenden gastronomischen Dienstleistungen sein können.
Die Frage, ob der Widerspruchsmarke aufgrund dieser Umstände überhaupt ein
relevanter Schutzbereich zuzubilligen ist, muss als nicht entscheidungserheblich
dahingestellt bleiben.
(2) In Verbindung mit den Waren der Klasse 30 „Aromastoffe [ausgenommen
ätherische Öle] für Getränke; Kaffee; Kaffeearomen; Kaffeeersatzmittel auf
pflanzlicher Basis; Sirupe zum Aromatisieren“ kann zu Gunsten des
Widersprechenden unterstellt werden, dass der Widerspruchsmarke noch eine
originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Insofern braucht die
Frage, ob auch im Zusammenhang mit solchen Waren, die zwar kein Gebäck sind,
jedoch naheliegend mit der Ware „Gebäck“ assoziiert werden, zumindest von einem
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engen beschreibenden Bezug der Wortkombination „Geiles Gebäck“ auszugehen
ist, nicht vertieft werden.
(3) Anhaltspunkte, die für eine Steigerung oder Schwächung der
Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgrund intensiver Benutzung oder der
Verwendung von Drittzeichen sprechen, sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht
geltend gemacht.
d) Die Vergleichszeichen weisen in keiner Wahrnehmungskategorie eine
hinreichende kollisionsbegründende Ähnlichkeit auf.
Die Ähnlichkeit von Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und
im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen
angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht
wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig
bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der
Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die
Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in
ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (so
z. B. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).
(1) Bei der Prüfung der klanglichen Ähnlichkeit ist auch vorliegend von dem
Grundsatz auszugehen, dass sich der angesprochene Verkehr bei Wort-
/Bildzeichen an dem jeweiligen Wortbestandteil als dem am leichtesten zu
erfassenden und auszusprechenden Zeichenelement orientieren wird. Die Frage,
ob der betreffende Wortbestandteil auch eine relevante klangliche
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Zeichenähnlichkeit begründen kann, oder ob eine klangliche Zeichenähnlichkeit
schon aus Rechtsgründen zu verneinen ist, weil dem Wortbestandteil der älteren
Marke für sich genommen keine Schutzfähigkeit zukommt, ist erst in einem zweiten
Schritt zu prüfen.
Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass sich der angesprochene
Verkehr bei der Wahrnehmung der jüngeren Marke in klanglicher Hinsicht
vornehmlich an dem Wortbestandteil „Geiler Kaffee“ orientieren und die weitere
Komponente „Röstung Berlin“ eher vernachlässigen wird. Diese Annahme beruht
jedoch nicht auf dem Umstand, dass es sich bei Letzterer um ein
sachbeschreibendes und deswegen für sich genommen schutzunfähiges
Zeichenelement handelt. Denn Gleiches gilt - zumindest im Zusammenhang mit den
meisten beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen - auch für den
Wortbestandteil „Geiler Kaffee“. Allerdings erschweren die geringe Größe der
Komponente „Röstung Berlin“ und der schwache Kontrast ihrer Buchstaben
gegenüber dem farbigen Hintergrund deren Lesbarkeit erheblich. Demzufolge wird
der Verkehr regelmäßig den gut lesbaren und erkennbar im Vordergrund stehenden
Wortbestandteil „Geiler Kaffee“ herausgreifen.
Im Rahmen der Aussprache wird der Verkehr die sich gegenüberstehenden Marken
folglich auf
„Geiler Kaffee“
und
„Geiles Gebäck“
verkürzen.
Unabhängig von dem Umstand, dass der Wortbestandteil der älteren Marke
zumindest im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 30 „Back- und
Konditoreiwaren“ und den einschlägigen Dienstleistungen der Klasse 43 für sich
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genommen schutzunfähig ist, so dass er schon aus Rechtsgründen keine relevante
Zeichenähnlichkeit begründen kann, ist vorliegend auch nach den üblichen
Beurteilungsgesichtspunkten eine kollisionsbegründende klangliche Ähnlichkeit zu
verneinen. Die Vergleichszeichen stimmen zwar in ihren Wortanfängen („geiler“
bzw. „geiles“) klanglich nahezu überein. Allerdings weichen sie im Übrigen so
deutlich voneinander ab („Kaffee“ und „Gebäck“), dass die klanglichen Unterschiede
nicht überhört werden können und einen gänzlich anderen Gesamteindruck
vermitteln.
Soweit der Widersprechende der Auffassung ist, dass schon die
Übereinstimmungen in den Bestandteilen „geiler“ bzw. „geiles“ für sich genommen
zu einer relevanten klanglichen Ähnlichkeit führen könne, nimmt er letztlich einen
Elementschutz in Anspruch, der dem Markenrecht fremd ist.
Eine Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren und/oder der älteren Marke durch
die Wortbestandteile „geiler“ und/oder „geiles“ scheidet aus. Die Adjektive „geiler“
bzw. „geiles“ sind auf die nachfolgenden Substantive „Kaffee“ bzw. „Gebäck“
bezogen und bilden mit jenen jeweils einen Gesamtbegriff, der einen
eigenständigen sachbeschreibenden bzw. werblich-anpreisenden
Bedeutungsgehalt vermittelt. Insofern hat der Verkehr keinen Anlass, sich allein an
den vorangestellten und lediglich der Konkretisierung dienenden
Eigenschaftswörtern „geiler“ bzw. „geiles“ zu orientieren.
(2) In bildlicher Hinsicht weisen die Vergleichszeichen keine relevanten
Ähnlichkeiten auf. Der rechteckige rötliche Hintergrund der jüngeren Marke
einschließlich seiner Teilung durch die Verlängerung der Oberlänge des
Buchstabens „i“ unterscheidet sich grundlegend von dem schneckenförmigen
grafischen Element, bei dem es sich um den wesentlichen Bildbestandteil der
älteren Marke handelt. Die Vergleichszeichen weisen damit einen völlig
unterschiedlichen bildlichen Gesamteindruck auf.
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Auch nähern sich die beiden Marken begrifflich nicht in rechtserheblichem Umfang
an. Die Wortfolgen „ganz toller Kaffee“ und „ganz tolles Gebäck“ bezeichnen jeweils
etwas völlig Anderes.
e) Gründe für die Annahme einer Verwechslungsgefahr durch Gedankliches-In-
Verbindung-Bringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG sind
ersichtlich nicht gegeben. Die Zeichenbestandteile „geiler“ und „geiles“ weisen
weder in der jüngeren noch in der älteren Marke eine selbständig kennzeichnende
Stellung auf.
Die einschlägigen Fallgruppen der Verwechslungsgefahr aufgrund Gedanklichen-
In-Verbindung-Bringens sind vorliegend nicht relevant. Der Widersprechende beruft
sich letztlich auf assoziative Zusammenhänge, die grundsätzlich nicht geeignet
sind, eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG
zu begründen. Die Frage, ob nach der Verkehrsauffassung zu „geilem Kaffee“ auch
„geiles Gebäck“ gehöre, mag bei der Frage der Warenähnlichkeit unter dem
Gesichtspunkt sich ergänzender Waren und Dienstleistungen möglicherweise eine
Rolle spielen. Für die Verwechslungsgefahr durch Gedankliches-In-Verbindung-
Bringen ist der betreffende Vortrag des Widersprechenden jedoch unerheblich.
Auch der Umstand, dass die Wortbestandteile der Kollisionszeichen ähnlich
gebildet sind und übereinstimmend das Adjektiv „geiler“ bzw. „geiles“ aufweisen,
gibt dem Verkehr keinen Anlass, davon auszugehen, dass die so bezeichneten
Produkte von demselben Unternehmen oder zumindest von wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternehmen herrühren.
2. Zu einer Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch
der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus
Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass auch die
Kostenbeschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke sowie ihr Antrag auf
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Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Sache keinen Erfolg
haben.
Ausweislich ihrer Ausführungen in dem Schriftsatz vom 3. Juni 2020 sieht sie es als
unbillig an, wenn sie „die durch das nachlässige Verhalten des Widerspruchsführers
entstandenen Kosten … selbst tragen soll“. Hierbei differenziert sie nicht zwischen
dem Amts- und dem Rechtsmittelverfahren. Zudem gelten ihre Ausführungen zur
Sinnhaftigkeit der Rechtsverfolgung ebenso für das Beschwerdeverfahren.
Demzufolge legt der Senat das Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke
dahingehend aus, dass sowohl die Kosten des Widerspruchs- als auch des
Beschwerdeverfahrens dem Widersprechenden auferlegt werden sollen.
Vorliegend ist zwar eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis zu verneinen, zumal die
gegenständliche Kollisionslage keinen schwierigen Grenzfall darstellt. Dennoch ist
die Einlegung des Widerspruchs als auch der Beschwerde gegen den Beschluss
der Markenstelle für Klasse 43 noch mit der prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren
(vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 71 Rn. 13), da
weder Erstgenannter noch Zweitgenannte nach anerkannten
Beurteilungsgesichtspunkten von Anfang an aussichtslos waren. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass beschreibende bzw. schutzunfähige Bestandteile komplexer
Zeichen bei der Prüfung der Markenähnlichkeit nicht von vorneherein außer
Betracht bleiben können. Vielmehr sind die Vergleichszeichen jeweils als Ganzes
zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck zueinander ins Verhältnis zu
setzen, wobei auch beschreibende Zeichenbestandteile in diese Betrachtung
einzubeziehen sind (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rn. 71 - INJEKT/INJEX).
3. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend macht, dass die
Markenstelle sich im angegriffenen Beschluss mit ihrem Vorbringen zu den Kosten
offenkundig nicht befasst habe und dieser diesbezüglich jeder Begründung
entbehre, ist eine Aufhebung der Entscheidung unter Zurückverweisung der Sache
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an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2
MarkenG nicht veranlasst. Zwar findet sich im angegriffenen Beschluss zur Frage
der Kostenauferlegung für sich genommen tatsächlich keine Begründung, die über
die Verwendung eines Textbausteins hinausgeht. Allerdings sind in diesem
Zusammenhang die Ausführungen zur Verwechslungsgefahr in dem angegriffenen
Beschluss zu berücksichtigen. Ihnen ist zu entnehmen, dass die Markenstelle nicht
davon ausgegangen ist, die Einlegung des Widerspruchs habe erkennbar keine
Aussicht auf Erfolg gehabt. Unabhängig davon ist eine Zurückverweisung aus
Gründen der Verfahrensökonomie nicht angezeigt.
4. Es liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass auch die
Festsetzung des Gegenstandswertes gemäß Ziffer 2. des Beschlusses der
Markenstelle für Klasse 43 vom 28. April 2020 mit den beiden Beschwerden
angegriffen wurde. Im Übrigen lassen die Ausführungen in den Gründen unter II.
des besagten Beschlusses keine Fehler in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht
erkennen.
5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die
Verfahrensbeteiligten haben keinen Antrag auf Durchführung einer solchen gestellt
und der Senat hat sie auch nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 1 und Nr. 3
MarkenG).
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III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in
elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Nielsen Fehlhammer


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