25 W (pat) 597/19  - 25. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:260922B25Wpat597.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 597/19
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2015 058 272
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. September 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,
der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der
Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 4. September 2019 aufgehoben, soweit aufgrund
des Widerspruchs aus der Marke UM 006 318 935 die Löschung der
Eintragung der Marke 30 2015 058 272 für folgende Dienstleistungen
angeordnet worden ist:
Klasse 35:
Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten];
Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unternehmensver-
waltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];
Klasse 41:
Verlagswesen; Beratung und Information in Bezug auf
vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse
enthalten; Veröffentlichung von Büchern zum Thema
Informationstechnologie.
2. Der Widerspruch wird zurückgewiesen, soweit er sich gegen die unter
Ziffer 1. genannten Dienstleistungen richtet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen
Marke zurückgewiesen.
- 3 -
4. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 4. September 2019 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der
Marke UM 006 318 935 gegen die Eintragung der Marke
30 2015 058 272 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen
folgende Dienstleistung richtet:
Klasse 45:
Lizenzierung von Computerprogrammen.
5. Für die unter Ziffer 4. genannte Dienstleistung wird die Löschung der
Eintragung der Marke 30 2015 058 272 angeordnet.
G r ü n d e :
I.
Das am 31. Oktober 2015 angemeldete Zeichen
KOPIT
ist am 1. Dezember 2015 unter der Nummer 30 2015 058 272 als Wortmarke in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für folgende
Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:
Klasse 9:
Antiviren-Software; Aus dem Internet herunterladbare
Computerprogramme; Computer-Programme [gespeichert]; Computer-
Software [gespeichert]; Computerbetriebsprogramme [gespeichert];
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Computerdatenträger mit darauf gespeicherter Software;
Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme
[herunterladbar]; Computerprogramme für den Zugriff auf und die
Verwendung des Internet; Computerprogramme für die Nutzung des
Internets und des World Wide Webs; Computerprogramme für
Projektmanagement; Computerprogramme für
Telekommunikationszwecke; Computerprogramme in Bezug auf lokale
Netze; Computerprogramme zur Netzverwaltung; Computersoftware
[Programme]; Computersoftware für Datenbankverwaltung;
Computersoftware für die Datensuche; Computersoftware für die
Datenverarbeitung; Computersoftware zur Datensuche;
Computersoftware zur Datenverarbeitung; Computersoftware zur
Erstellung dynamischer Websites; Computersoftware zur Erstellung und
Gestaltung von Websites; Computersoftware zur Genehmigung des
Zugriffs auf Datenbanken; Datei-Server; Datenbanken [elektronische];
Datenbankserver; Datennetze; Datenverarbeitungs-Software;
Datenverarbeitungsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte und -ausrüstung
sowie Zubehör [elektrisch und mechanisch];
Datenverarbeitungsprogramme; E-Mail-Server; Eingebettete
Softwarepakete; Elektronische Datenverarbeitungsgeräte; Firewall-
Software für Computer; Gespeicherte Computerprogramme;
Herunterladbare Software; Internet-Server; Intranet-Server; Netzwerk-
Fax-Server; Programme für Computer; Server für die Übernahme von
Hostfunktionen für Websites; Serverhardware für den Netzzugang;
Sicherungsgeräte zum Datenschutz; Software; Software für das
Finanzmanagement; Software zur Datenverarbeitung; Software zur
Pflege und zum Betrieb von Computersystemen; Software zur Sicherung
von E-Mails; Software zur Suche und Abfrage von Informationen in einem
Computernetz; Software-Anwendungen für Computer [herunterladbar];
Softwarepakete für Computer;
- 5 -
Klasse 35:
Datenbankverwaltung; Datenverwaltung mittels Computer;
Datenverwaltungsdienste; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei
Geschäftsangelegenheiten]; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit];
Unternehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public
Relations];
Klasse 38:
Austausch von Daten [elektronisch]; Bereitstellen des Zugriffs auf ein
weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen des Zugriffs auf
Telekommunikationsnetzwerke; Bereitstellung des Datenzugangs über
das Internet; Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computer-
netzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerdatenbanken;
Bereitstellung des Zugriffs auf Computernetzwerke; Bereitstellung des
Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellung des
Zugriffs auf das Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische
Kommunikationsnetzwerke; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische
Kommunikationsnetzwerke und elektronische Datenbanken;
Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Nachrichtensysteme;
Bereitstellung des Zugriffs auf globale Computernetzwerke;
Bereitstellung des Zugriffs auf globale Computernetzwerke und andere
elektronische Datenbanken; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen
über Datennetzwerke; Bereitstellung des Zugriffs auf Kommuni-
kationsnetzwerke über Computer; Bereitstellung des Zugriffs auf VPN-
Netze [virtuelle Privatnetze]; Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten;
Bereitstellung einer elektronischen Mailbox; Bereitstellung eines
Benutzerzugangs zu Internet-Portalen; Bereitstellung eines Zugangs zu
Daten in Kommunikationsnetzwerken; Bereitstellung eines Zugangs zu
Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung eines Zugangs zu
Portalen im Internet; Bereitstellung und Vermietung des Zugriffs auf
Computerdatenbanken; Bereitstellung von E-Mail-Diensten;
- 6 -
Bereitstellung von elektronischen Online-Mailbox-Diensten und
Gesprächsforen; Bereitstellung von elektronischen Online-
Mailboxnetzen zur Übertragung von Nachrichten zwischen
Computeranwendern; Computergestützte Datenfernübertragung;
Computergestützte Datenübertragung; Datenfernübertragung;
Datenfernübertragung mittels Telekommunikation;
Datenfernübertragungsdienste; Datenfernübertragungsleistungen;
Datenkommunikationsdienste mittels E-Mail; Datentransfer durch
Telekommunikation; Datentransfer mittels Telekommunikation;
Datenübermittlung und Datenübertragung; Datenübertragung;
Datenübertragung auf elektronischem Wege; Datenübertragung für
Dritte; Datenübertragung mittels E-Mail; Datenübertragung über das
Internet; Datenübertragungsdienste; Datenübertragungsdienste mittels
Computer; Datenübertragungsdienstleistungen; Dienstleistungen für die
Kommunikation auf elektronischem Wege; Dienstleistungen für die
Kommunikation über elektronische Wege; Digitale Datenübertragung;
Drahtlose elektronische Übermittlung von Daten; E-Mail und
Übertragungen mittels Fernkopierer; E-Mail- oder Nachrichtenüber-
mittlung; E-Mail- und Mailbox-Dienstleistungen; E-Mail- und
Nachrichtenübermittlung; E-Mail- und Nachrichtenübermittlungsdienste;
E-Mail-Datendienste; E-Mail-Dienste; E-Mail-Weiterleitungsdienste; E-
Mailfaxdienste; Elektronische Datenübermittlung; Elektronische
Datenübertragungsleistungen; Elektronische Informationskommuni-
kation; Elektronische Informationsübermittlung; Elektronische
Kommunikationsdienste; Elektronische Kommunikationsdienste zur
Datenübertragung; Elektronische Kommunikationsdienste zur
Übertragung von Daten; Elektronische Kommunikationsdienste über
Computer; Elektronische Kommunikationsdienstleistungen;
Elektronische Mailbox-Dienste; Elektronische Nachrichtenübermittlung
[E-Mail]; Elektronische Übertragung von Computerprogrammen über das
Internet; Kommunikationsdienste für den Zugriff auf Datenbanken;
- 7 -
Mailbox- und E-Mail-Dienstleistungen; Sammeln und Liefern von
Nachrichten über E-Mail; Sichere E-Mail-Dienste; Telekommu-
nikationsdienste mittels E-Mail; Telekommunikationsdienste mittels
Portalen; Telekommunikationsdienstleistungen zur Bereitstellung des
Zugriffs auf Computerdatenbanken; Vermietung von elektronischen Mail-
Boxen; Vermietung von elektronischen Mailboxen; Vermietung von
Mailboxen [elektronisch]; Vermietung von Telekommunikationsleitungen
für den Zugriff auf Computernetzwerke; Über Internetplattformen
und -portale bereitgestellte Telekommunikationsdienste; Über
Plattformen und Portale im Internet und in anderen Medien bereitgestellte
Telekommunikationsdienste; Übermittlung von elektronischer Post
[E-Mail-Datendienste];
Klasse 41:
Bildung, Erziehung und Unterricht; Verlags-und Berichtswesen; Bildung,
Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen;
Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen,
soweit in dieser Klasse enthalten; Ausbildung im Bereich der
Informationstechnologie; Veröffentlichung von Büchern zum Thema
Informationstechnologie; Ausbildung im Bereich der Anwendung von
Informationstechnologie; Unterricht und Schulung in Informations-
technologie; Durchführung von Lehrgängen im Bereich des Manage-
ments der Informationstechnologie;
Klasse 42:
Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisierung und Pflege von
Computersoftware und Computerprogrammen; Aktualisierung und
Wartung von Computer-Software; Aktualisierung und Wartung von
Computerprogrammen; Aktualisierung und Wartung von Computer-
software; Aktualisierung von Software-Datenbanken; Aktualisierung von
Speicherbanken [Software] von Computersystemen; Beratung auf dem
- 8 -
Gebiet von Computerhardware und -software; Beratung in Bezug auf
Computer und Software; Beratung in Bezug auf Computernetze mit
unterschiedlichen Softwareumgebungen; Beratungsdienste auf dem
Gebiet von Computerhardware und -software; Beratungsleistungen zu
Software für Kommunikationssysteme; Bereitstellung der zeitweiligen
Nutzung nicht herunterladbarer Online-Betriebssoftware für
Computernetzwerke und Server; Bereitstellung von elektrischen
Speicherplätzen im Internet; Computer-Projektmanagement im Bereich
der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV]; Computerberatungs-
dienste; Computerhardware- und -softwareberatungsdienstleistungen;
Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Computer-
softwareinstallation und -wartung; Consulting und Beratung auf dem
Gebiet der Computerhardware und -software; Design von Computer-
Software; Designdienstleistungen für Computer-Software;
Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software;
Dienstleistungen für den Entwurf von Software für die elektronische
Datenverarbeitung; Dienstleistungen für die Gestaltung von Computer-
Software; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der
Computerhardware und -software; Durchführung von Projektstudien
bezüglich Software; EDV-Beratung in Bezug auf Datenverarbeitung;
EDV-Beratung in Bezug auf den Entwurf von Informationssystemen;
EDV-Beratung in Bezug auf die Analyse von Informationssystemen;
EDV-Beratung zur Anwenderbetreuung für die Informationstechnologie;
Entwickeln von Software; Entwicklung und Prüfung von Rechen-
methoden, Algorithmen und Software; Entwicklung und Wartung von
Software; Entwicklung von Computer-Software; Entwicklung von
Computerprogrammen; Entwicklung von Software; Entwicklung von
Software für Computer; Entwicklung von Software für den sicheren
Netzwerkbetrieb; Entwicklung von Software für Rechner; Entwicklung,
Programmierung und Implementierung von Software; Entwurf und
Entwicklung von Betriebssoftware für Computernetzwerke und Server;
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Entwurf und Entwicklung von Software für elektronische Datenbanken;
Entwurf und Entwicklung von Software für Websiteentwicklung; Erstellen
von Computerprogrammen; Erstellen, Aktualisieren und Anpassen von
Computerprogrammen; Erstellung und Wartung von Internetseiten;
Erstellung und Wartung von Webseiten; Erstellung und Wartung von
Webseiten für Dritte; Erstellung und Wartung von Websites für Dritte;
Erstellung von Computerprogrammen; Erstellung von Computer-
programmen für die Datenverarbeitung; Erstellung von Computer-
programmen zur Datenverarbeitung; Erstellungs- und Wartungsarbeiten
für Webseiten; Gestaltung von Computerprogrammen; Gestaltung,
Erstellung, Hosting und Wartung von Webseiten für Dritte; Hosting-
Dienste; Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software;
Implementierung von Computerprogrammen in Netzwerken; Installation
und Wartung von Computerprogrammen; Installation und Wartung von
Computersoftware; Installation und Wartung von Datenbanksoftware;
Installation und Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen;
Installation und Wartung von Rechnersoftware; Installation von
Computerprogrammen; Installation von zeitweiligen, nicht
herunterladbaren Computerprogrammen; Installation, Reparatur und
Wartung von Computersoftware; Installation, Reparatur und Wartung von
Rechnersoftware; Installation, Wartung und Aktualisierung von
Datenbanksoftware; Installation, Wartung und Reparatur von
Datenverarbeitungsprogrammen; Installation, Wartung und Reparatur
von Software für Computer; Installation, Wartung und Reparatur von
Software für Computersysteme; Installation, Wartung, Aktualisierung und
Upgrades von Computersoftware; Installieren von Computer-
programmen; Konfiguration von Computernetzwerken mittels Software;
Konfigurieren von Computerhardware mittels Software; Kunden-
spezifische Gestaltung von Softwarepaketen; Kundenspezifische
Softwareanpassung; Programmierung von Software zur elektronischen
Datenverarbeitung [EDV]; Reparatur [Wartung und Aktualisierung] von
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Computersoftware; Reparatur [Wartung und Aktualisierung] von
Software; Schreiben von Computerprogrammen; Server-Hosting;
Serveradministration; Software as a Service [SaaS]; Unterstützungs- und
Wartungsdienste für Computersoftware; Vermietung von
Betriebssoftware für Computernetze und Server; Vermietung von
Computer-Software; Datenverarbeitungsgeräten und Computer-
peripheriegeräten; Vermietung von Computerhardware und Software;
Vermietung von Computern und Computerprogrammen; Vermietung von
Computerprogrammen; Vermietung von Computerprogrammen
[Software]; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern;
Vermietung von Designausrüstung [Computerhardware und -software];
Vermietung von Hardware und Software; Vermietung von Software für
Computer; Vermietung von Software für Rechner; Vermietung von
Software zur Websiteentwicklung; Vermietung von Speicherplatz auf
Servern für Hostfunktionen für elektronische Mailboxen; Vervielfältigen
von Computerprogrammen; Wartung und Aktualisierung von Computer-
programmen; Wartung und Aktualisierung von Computersoftware;
Wartung und Aktualisierung von Software; Wartung und Aktualisierung
von Software für Kommunikationssysteme; Wartung und Aufrüstung von
Computersoftware; Wartung und Reparatur von Software; Wartung von
Computersoftware; Wartung von Software für Internetzugänge;
Zurverfügungstellung von Computerprogrammen und -einrichtungen für
die Datenverarbeitung; Übernahme von Hostfunktionen für Webseiten
Dritter über einen Server für ein globales Computernetz;
Klasse 45:
Lizenzierung von Computerprogrammen; Lizenzierung von Software.
Gegen die Eintragung der am 6. Juli 2018 nach Berichtigung neuveröffentlichten
Marke hat die Widersprechende als Inhaberin der am 28. September 2007
- 11 -
angemeldeten und am 13. Dezember 2014 eingetragenen Unionswortmarke
006 318 935
combit
am 8. Oktober 2018 Widerspruch erhoben.
Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die folgenden Waren und
Dienstleistungen:
Klasse 9:
Fotografische-, Film-, optische-, Mess-, Signal-, Kontroll- und
Unterrichtsapparate und Instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von
Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Rechenmaschinen,
Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerbestandteile;
Drucker; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme;
Software aller Art, soweit in Klasse 9 enthalten;
Klasse 16:
Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Benutzungshandbücher, Kataloge, Bedienungsanleitungen
und Arbeitsanweisungen, insbesondere für Software und Computer-
programme, Fotografien;
Klasse 35:
Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für wirtschaftliche,
Werbe- und Präsentationszwecke insbesondere im Bereich EDV und
Informationstechnik;
- 12 -
Klasse 38:
Telekommunikation;
Klasse 41:
Organisation und Durchführung von Schulungen, Seminaren und
Workshops insbesondere im Bereich EDV und Informationstechnik;
Klasse 42:
Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen
insbesondere im Bereich EDV und Informationstechnik; industrielle
Analyse und Forschungsdienstleistungen insbesondere im Bereich EDV
und Informationstechnik; Entwurf, Entwicklung und Design von
Computerhard- und software; Design von Computersystemen;
Aktualisieren von Computersoftware; Beratung im Bereich
Computerhard- und software; Installieren von Computerprogrammen;
Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware;
Erstellen von Datenbanken und Computerprogrammen; Erstellen von
Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Daten-
verarbeitungsgeräten; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur
Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Vermietung von
Webservern; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 4. September 2019 die
Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG a. F. mit Ausnahme von
folgenden Dienstleistungen angeordnet:
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Klasse 41:
Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Beratung und
Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser
Klasse enthalten;
Klasse 45:
Lizenzierung von Computerprogrammen; Lizenzierung von Software.
Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sei als durchschnittlich einzustufen. „combit“ stelle ein
zusammengesetztes Phantasiewort dar, dessen Silben zwar Anklänge an die
Begriffe „Computer, Communication, Commerce“ und den Fachbegriff „bit“ als
Kurzform für „binary digit“, der Einheit für Informationsgehalt, aufwiesen Ein sofort
erfassbarer Sinngehalt könne der Gesamtbezeichnung jedoch nicht entnommen
werden, zumal der Verkehr nicht zu einer zergliedernden, analytischen Betrachtung
neige. Im schriftbildlichen Vergleich, in dessen Rahmen die üblichen
Wiedergabeformen gegenüberzustellen seien, bestünden durch die
unterschiedlichen Anfangsbuchstaben „C“ bzw. „K“ sowie durch die verschiedenen
Ober- und Unterlängen in der jeweils zweiten Worthälfte bei Kleinschreibung noch
hinreichende Abweichungen. In klanglicher Hinsicht überwögen jedoch die
Übereinstimmungen, wie gleiche Silbenanzahl, gleiches Vokalgerüst, gleicher An-
und Endlaut, die Abweichungen im Wortinneren. Das sich beim zwanglosen
Sprechen ergebende Gesamtklangbild der Vergleichsmarken sei daher so ähnlich,
dass ihr sicheres Auseinanderhalten im Geschäftsverkehr gerade bei ungünstigen
akustischen Verständigungsbedingungen oder aus der unsicheren Erinnerung
heraus nicht mehr gewährleistet scheine, selbst wenn die abweichenden
konsonantischen Laute deutlich gesprochen würden. Die Übereinstimmungen im
Klangbild würden auch nicht durch eine Sinnverschiedenheit der sich
gegenüberstehenden Bezeichnungen neutralisiert oder zumindest reduziert, da
beide Marken keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren Begriffsgehalt
aufwiesen. Angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
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Widerspruchsmarke sei unter Berücksichtigung der großen klanglichen Ähnlichkeit
der Vergleichsmarken an den Waren- und Dienstleistungsabstand ein strenger
Maßstab anzulegen, der jedoch ganz überwiegend nicht eingehalten werde. Die von
der Widerspruchsmarke in den Klassen 9, 35, 38 und 42 beanspruchten weiten
Oberbegriffe umfassten alle in diese Klassen fallenden Waren und Dienstleistungen
der angegriffenen Marke, so dass insoweit von Waren- und Dienstleistungsidentität
auszugehen sei. Eine große Ähnlichkeit liege auch vor zwischen den
Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke und den Waren sowie
Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 der Widerspruchsmarke. Keine relevante
Ähnlichkeit bestehe dagegen zwischen den Dienstleistungen „Erziehung,
Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen“ der jüngeren Marke und
den Waren sowie Dienstleistungen der älteren Marke. In Verbindung mit den
identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen sei eine Ver-
wechslungsgefahr zu besorgen, so dass die Eintragung der jüngeren Marke in
diesem Umfang zu löschen sei.
Gegen die Anordnung der teilweisen Löschung der Eintragung der angegriffenen
Marke wendet sich ihre Inhaberin mit ihrer am 2. Oktober 2019 eingelegten
Beschwerde. Ihrer Ansicht nach habe die Markenstelle vernachlässigt, dass die
Widerspruchsmarke zum einem aus der beschreibenden Angabe „com“ bestehe,
die das Kürzel für „communication“ bzw. die Topleveldomain „com“ sein oder
besondere Anschlüsse bei Computern bezeichnen könne. Zum anderen enthalte
sie den Bestandteil „bit“, bei dem es sich um einen in der Informatik gebräuchlichen
Begriff für eine Maßeinheit handele. Dies erschließe sich den relevanten
Fachverkehrskreisen sofort. Damit verfüge die Widerspruchsmarke nur über sehr
geringe Kennzeichnungskraft. Diese ergebe sich zudem aus der Vielzahl ähnlicher
Marken und Firmennamen, die aus den Bestandteilen „COM“ und „BIT“ gebildet
seien. Demgegenüber vermittele die angegriffene Marke keinerlei erfassbaren
Sinngehalt, sondern sei fantasievoll und neu. Begriffliche Ähnlichkeiten zwischen
den Vergleichsmarken seien damit nicht gegeben. Auch in visueller und klanglicher
Hinsicht bestünden ausreichende Unterschiede. Optisch fielen Groß- gegen
- 15 -
Kleinschreibung sowie die abweichend gestalteten Anfangsbuchstaben „K“ und „C“
hinreichend auf. Die ältere Marke klinge sowohl durch den zusätzlichen
Konsonanten „m“ als auch durch den Buchstaben „b“ wärmer als die jüngere, bei
der das „P“ als Plosivlaut deutlich hörbar sei. Anders als in der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs im Verfahren I ZR 74/17 - combit/Commit, in der die für eine
klangliche Wiedergabe der Marke „combit“ erforderliche Lippenumformung (beim
Übergang von „com-“ zu „-bit“) wegen der Möglichkeit einer undeutlichen
Aussprache als nicht verwechslungshindernd beurteilt worden ist, sei vorliegend
eine Lippenumformung bei beiden Vergleichsmarken erforderlich, was sehr gut
wahrnehmbar sei und zu einem deutlichen klanglichen Unterschied führe.
Mit der Beschwerde hat die Inhaberin der angegriffenen Marke zudem die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke undifferenziert bestritten.
Nachdem ihr mit gerichtlichem Schreiben vom 8. Januar 2020 mitgeteilt worden ist,
dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der
Einlegung des Rechtsmittels am 2. Oktober 2019 noch nicht abgelaufen sei, hat sie
die Einrede mit Schriftsatz vom 18. Mai 2020 erneut erhoben. Nach Vorlage der
Glaubhaftmachungsunterlagen durch die Widersprechende hat die Inhaberin der
angegriffenen Marke erklärt, dass die Widerspruchsmarke allenfalls für
„Computerprogramme bzw. Software in Form eines Relationship Managers“ sowie
„Computerprogramme bzw. Software in Form eines Report Servers“ benutzt werde.
Für die übrigen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und
Dienstleistungen fehle es an überzeugenden Benutzungsbelegen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 4. September 2019 wird aufgehoben, soweit die
Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 058 272
angeordnet worden ist.
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2. Der Widerspruch aus der Marke UM 006 318 935 wird vollumfänglich
zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
Die Widersprechende hat gegen die Entscheidung der Markenstelle zunächst
mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2019 Erinnerung eingelegt. Nachdem ihr mit
gerichtlichem Schreiben vom 8. Januar 2020 die Beschwerde der Inhaberin
der angegriffenen Marke am 15. Januar 2020 zugestellt worden war, hat sie
mit Schriftsatz vom 22. Januar 2020, eingegangen am gleichen Tag, ebenfalls
Beschwerde eingelegt.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 4. September 2019 wird aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Marke UM 006 318 935 zurückgewiesen worden
ist, als er sich gegen folgende Dienstleistungen richtet:
Klasse 45
Lizenzierung von Computerprogrammen; Lizenzierung von Software.
2. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2015 058 272 wird wegen
des Widerspruchs aus der Marke UM 006 318 935 auch für die unter
Ziffer 1 genannten Dienstleistungen angeordnet.
3. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird
zurückgewiesen.
- 17 -
Ihrer Auffassung nach habe die Markenstelle übersehen, dass auch die
Dienstleistungen der Klasse 45 hochgradig ähnlich zu den Waren und
Dienstleistungen der älteren Marke seien. Lizenzierung von Computerprogrammen
und Software sei nahezu gleichbedeutend mit Vermietung von Computersoftware,
wofür die Widerspruchsmarke in Klasse 42 eingetragen sei. Der Unterschied sei
abgesehen von schuldrechtlichen Belangen marginal und die jeweiligen
Begrifflichkeiten kaum klar voneinander abgrenzbar. Aus diesem Grund sei die
Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke auf diese Dienstleistungen
auszuweiten. Die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für alle Waren und
Dienstleistungen, für die sie Schutz genieße, ergebe sich aus den beigebrachten
Benutzungsunterlagen, wie Produktprospekte, Kataloge, Preislisten, Flyer,
Informationsmaterial, Handbücher, Fotos sowie Rechnungskopien, und aus der
eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers vom 21. März 2019.
Mit Schriftsatz vom 5. Januar 2022, eingegangen am 31. März 2022, hat die
Inhaberin der angegriffenen Marke erklärt, auf die Eintragung ihrer Marke für die
Waren in Klasse 9 zu verzichten, und folgende Neufassung des Verzeichnisses der
von ihr weiterhin beanspruchten Dienstleistungen eingereicht:
Klasse 35:
Datenbankverwaltung, nämlich die Erstellung und Pflege von
Datenbanken mit geschäftlichen Informationen für
Mitgliedsunternehmen; Datenverwaltung mittels Computer, nämlich die
Verwaltung von Informationen für den Geschäftsbetrieb von
Mitgliedsunternehmen; Datenverwaltungsdienste, nämlich Dienste in
Bezug auf die Verwaltung von Informationen für den Geschäftsbetrieb
von Mitgliedsunternehmen; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäfts-
angelegenheiten]; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unter-
nehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];
alle vorbezeichneten Dienstleistungen grundsätzlich nur zugunsten von
Mitgliedsunternehmen der Markeninhaberin;
- 18 -
Klasse 38:
Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken, nämlich
die Bereitstellung des Zugangs zu Daten für Mitglieder in einem
geschützten Mitgliederbereich; Bereitstellung des Zugriffs auf
Computerdatenbanken, nämlich die Bereitstellung des Zugangs zu
Datenbanken für Mitglieder in einem geschützten Mitgliederbereich;
Bereitstellung des Zugriffs auf VPN-Netze [virtuelle Privatnetze];
Bereitstellung des Zugriffs auf Webseiten, nämlich Hosting-Dienste für
Mitgliedsunternehmen; Bereitstellung von E-Mail-Diensten für
Mitgliedsunternehmen; alle vorbezeichneten Dienstleistungen
grundsätzlich nur zugunsten von Mitgliedsunternehmen der Marken-
inhaberin;
Klasse 41:
Bildung, Erziehung und Unterricht grundsätzlich nur in Bezug auf
Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen; Verlags- und
Berichtswesen; Übersetzung und Dolmetschen; Beratung und
Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser
Klasse enthalten; Ausbildung im Bereich der Informationstechnologie
grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde
Dienstleistungen; Veröffentlichung von Büchern zum Thema
Informationstechnologie grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte
und fremde Dienstleistungen; Ausbildung im Bereich der Anwendung von
Informationstechnologie grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte
und fremde Dienstleistungen; Unterricht und Schulung in Informations-
technologie grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde
Dienstleistungen; Durchführung von Lehrgängen im Bereich des
Managements der Informationstechnologie grundsätzlich nur in Bezug
auf Fremdprodukte und fremde Dienstleistungen; alle vorbezeichneten
Dienstleistungen grundsätzlich nur zugunsten von Mitgliedsunternehmen
der Markeninhaberin;
- 19 -
Klasse 42:
Aktualisieren von Computer-Software grundsätzlich nur von
Drittanbietern; Pflege von Computersoftware und Computerprogrammen
grundsätzlich nur von Drittanbietern; Wartung von Computer-Software
grundsätzlich nur von Drittanbietern; Beratung auf dem Gebiet von
Computerhardware und -software grundsätzlich nur in Bezug auf
Produkte von Drittanbietern; Beratung in Bezug auf Software
grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern; Beratung in
Bezug auf Computernetze mit unterschiedlichen Softwareumgebungen
grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern;
Bereitstellung von elektrischen Speicherplätzen im Internet; Computer-
Projektmanagement im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung
[EDV] grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von Drittanbietern;
Computersoftwareinstallation grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte
von Drittanbietern; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen
mittels Software grundsätzlich nur in Bezug auf Produkte von
Drittanbietern; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet
der Computerhardware und -software grundsätzlich nur in Bezug auf
Produkte von Drittanbietern; Erstellung und Wartung von Internetseiten;
Hosting und Wartung von Webseiten für Dritte; Server-Hosting;
Vermietung von Hardware und Software grundsätzlich nur von
Fremdanbietern; alle vorbezeichneten Dienstleistungen grundsätzlich
nur zugunsten von Mitgliedsunternehmen der Markeninhaberin;
Klasse 45:
Lizenzierung von Computerprogrammen grundsätzlich nur von
Drittanbietern und grundsätzlich nur für Mitgliedsunternehmen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss vom
4. September 2019, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, die gerichtlichen
- 20 -
Hinweise vom 8. Dezember 2021 und 28. April 2022 und den übrigen Akteninhalt
Bezug genommen.
II.
1. Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und
auch ansonsten zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke
gegen die Teillöschungsentscheidung der Markenstelle ist gegenstandslos
geworden, soweit mit Schriftsatz vom 5. Januar 2022 auf die Waren der Klasse 9
sowie auf verschiedene Dienstleistungen der Klassen 38, 42 und 45 verzichtet
worden ist. In Bezug auf die verbliebenen Dienstleistungen führt sie unter
Zurückweisung im Übrigen zur Aufhebung des Beschlusses vom
4. September 2019, soweit darin die Löschung der Eintragung der angegriffenen
Marke für die Dienstleistungen
Klasse 35:
Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Public
Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unternehmensverwaltung; Werbung;
Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];
Klasse 41:
Verlagswesen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte
Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Veröffentlichung von
Büchern zum Thema Informationstechnologie
angeordnet worden ist.
Die mit Schriftsatz vom 22. Januar 2020 erhobene, am selben Tag bei Gericht
eingegangene Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig gemäß § 64 Abs. 6
- 21 -
Satz 2 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Sie hatte zwar zunächst Erinnerung
gegen die Entscheidung der Markenstelle eingelegt. Allerdings hat sie am
22. Januar 2020, mithin innerhalb eines Monats nach der an sie bewirkten
Zustellung der Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke am
15. Januar 2020 selbst Beschwerde eingereicht (vgl. § 64 Abs. 6 Satz 3 MarkenG).
In der Sache hat diese Erfolg, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des
Widerspruchs gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung
Klasse 45:
Lizenzierung von Computerprogrammen
richtet. Im Übrigen ist das Rechtsmittel gegenstandslos geworden, da die Inhaberin
der angegriffenen Marke auf die ebenfalls angegriffene Dienstleistung der Klasse
45 „Lizenzierung von Software“ verzichtet hat.
2. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die einschlägigen Vorschriften
des Markengesetzes teilweise mit Wirkung zum 14. Januar 2019, teilweise mit
Wirkung zum 1. Mai 2022 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls
maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die angegriffene
Marke am 31. Oktober 2015 und somit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem
14. Januar 2019 angemeldet worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG auf den
gegen ihre Eintragung gerichteten Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in
der bis einschließlich 13. Januar 2019 jeweils geltenden Fassung (MarkenG a. F.)
anzuwenden. Da der Widerspruch am 8. Oktober 2018 und damit vor dem
14. Januar 2019 erhoben wurde, sind §§ 26 und 43 Abs. 1 MarkenG a. F.
einschlägig (§ 158 Abs. 5 MarkenG). Die Anwendung der Kollisionsvorschriften des
Markengesetzes auf Widersprüche aus Unionsmarken regelt nunmehr
§ 119 MarkenG.
- 22 -
3. Der nach § 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG
in zulässiger Weise erhobene Widerspruch aus der Unionsmarke 006 318 935 führt
zur teilweisen Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2015 058 272
wegen Verwechslungsgefahr gemäß §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32
– BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH
GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure;
GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19
– BioGourmet; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten
Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende
Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich
gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48
– Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-
GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/ Hacker/Thiering,
Markengesetz, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich
sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall
angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende
Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser
Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.
a) Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre zunächst verfrüht gestellte
und damit unzulässige Nichtbenutzungseinrede nach Ablauf der
- 23 -
Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am 13. Dezember 2019 mit
Schriftsatz vom 18. Mai 2020, eingegangen am selben Tag, rechtswirksam erneut
erhoben hat, oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer
Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. innerhalb der letzten fünf Jahre vor
der Entscheidung über den Widerspruch, hier also von September 2017 bis
September 2022, im Gebiet der Union (§ 119 Nr. 4 MarkenG i V. m. § 18 UMV)
glaubhaft zu machen.
(1) Bei der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung handelt es sich um eine
verfahrensrechtliche Obliegenheit der Widersprechenden, so dass sie die volle
Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 64 und 65). Glaubhaftmachung gemäß
§ 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 294 ZPO verlangt zwar keine volle
Beweisführung, vielmehr genügt eine geringere, lediglich überwiegende
Wahrscheinlichkeit der (bestrittenen) Benutzung (vgl. Thomas/Putzo, ZPO,
43. Auflage, § 294 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 58 ff.). Die
Widersprechende hat dazu die wesentlichen Umstände der Benutzung ihrer Marke,
insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang in dem maßgeblichen
Benutzungszeitraum darzutun und glaubhaft zu machen. Ernsthaft benutzt wird die
Marke, wenn sie in üblicher und sinnvoller Weise für die Waren und
Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, im Inland verwendet wird, um für
diese einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle
ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch verwendet wird, um die
durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist
anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die
wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann.
Dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der
Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 38 – Ajax/Ansul;
GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2014, 662 Rn. 12
– Probiotik; GRUR 2013, 925 Rn. 38 – VOODOO). Die Frage der Benutzung der
- 24 -
Widerspruchsmarke unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das
patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz
dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 43 Rn. 6)
(2) Auf die Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende zahlreiche
Benutzungsunterlagen, wie Prospekte, Internetauszüge, Werbeanzeigen,
Rechnungen sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers
eingereicht, woraufhin die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom
10. Februar 2021 ausdrücklich die Benutzung der Widerspruchsmarke für
„Computerprogramme bzw. Software in Form eines Relationship Managers;
Computerprogramme bzw. Software in Form eines Report Servers“ anerkannt hat.
In ihren nachfolgenden Schriftsätzen hat sie wiederholt die Benutzung der
Widerspruchsmarke für diese sog. Business-Software-Tools zugestanden und auch
auf den gerichtlichen Hinweis vom 8. Dezember 2021, in dem der Senat mitgeteilt
hat, von der Nichtaufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede in Bezug auf diese
spezielle Unternehmenssoftware auszugehen, sich nicht gegenteilig geäußert, so
dass insoweit von einem Fallenlassen der erhobenen Nichtbenutzungseinrede
ausgegangen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 45).
Die „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Relationship Managers“
und „Computerprogramme bzw. Software in Form eines Report Servers“ können
unter die Oberbegriffe „Computerprogramme; Software aller Art soweit in Klasse 9
enthalten“ in Klasse 9 der Widerspruchsmarke subsumiert werden.
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist der Markenschutz auf die Waren und
Dienstleistungen zu erstrecken, die bei wirtschaftlicher Betrachtung gleichartig zu
den tatsächlich benutzten Waren bzw. Dienstleistungen sind (vgl. BGH GRUR 2020,
870 Rn. 36 - INJEKT/INJEX). Eine Erweiterung des Schutzes der Widerspruchs-
marke, insbesondere auf „Computerprogramme; Software aller Art soweit in
- 25 -
Klasse 9 enthalten“, kommt vorliegend jedoch nicht in Betracht. Es gibt eine Vielzahl
von Computerprogrammen, die ganz unterschiedlichen Zwecken, wie
Datenbankverwaltung, Textverarbeitung oder Unterhaltung, dienen. Deren
Erstellung erfordert Fachkenntnisse, so dass sich Softwarehäuser vielfach auf
bestimmte Programme spezialisiert haben. Um diesen sachlich begründeten
Differenzierungen gerecht zu werden, kann im Rahmen der Integrationsfrage die
auf Kundenmanagement („Customer-Relationship-Management“ bzw. „CRM“) und
das Berichtswesen („Report Server“) ausgerichtete Software der
Widersprechenden nicht mit Computerprogrammen im Allgemeinen gleichgesetzt
werden. Eine Ausweitung des Schutzes der älteren Marke auf
Unternehmenssoftware erscheint jedoch unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Belange der Widersprechenden sachgerecht, da „Computer-
programme bzw. Software in Form eines Relationship Managers“ und „Computer-
programme bzw. Software in Form eines Report Servers“ diesem Software-Sektor
zuzuordnen sind und es sich bei ihm um ein eigenständiges Fachgebiet handelt.
(3) Ob eine rechtserhaltende Benutzung über diese spezifischen Softwareprodukte
hinaus auch für die Dienstleistungen
Klasse 41:
Organisation und Durchführung von Schulungen, Seminaren und
Workshops insbesondere im Bereich EDV und Informationstechnik
und
Klasse 42:
Entwurf, Entwicklung und Design von Computersoftware; Aktualisieren
von Computersoftware; Beratung im Bereich Computersoftware;
Installieren von Computerprogrammen; Vermietung von
Computersoftware; Wartung von Computersoftware; Erstellen von
- 26 -
Datenbanken und Computerprogrammen; Erstellen von Programmen für
die Datenverarbeitung
als hinreichend glaubhaft gemacht anerkannt werden kann, ist hingegen zweifelhaft.
Zwar ergeben die im Verfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen in ihrer
maßgeblichen Gesamtschau, dass die Widersprechende insbesondere ihre
Customer-Relationship-Management-Software unter der Bezeichnung „combit
Relationship Manager“ bzw. „combit CRM“ nicht nur als Standardprogramm u. a. an
Kunden in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien oder Spanien vertreibt,
sondern sie auch zugeschnitten auf spezifische Kundenbedürfnisse entwickelt und
anschließend entweder zum Kauf oder zur Miete anbietet. Zusätzlich zeigen die
Unterlagen, dass die Widersprechende EDV-Schulungen und -Workshops
durchführt, die sie gesondert in Rechnung stellt. Damit lassen sich den vorgelegten
Belegen gewisse Anhaltspunkte für eine ernsthafte Benutzung der
Widerspruchsmarke auch für die genannten Dienstleistungen entnehmen.
Allerdings erscheinen die diesbezüglich in der eidesstattlichen Versicherung des
Geschäftsführers der Widersprechenden vom 21. März 2019 genannten Umsätze
gerade für eine Unionsmarke nicht besonders hoch. Zudem ist die Aussagekraft
dieses wichtigsten Glaubhaftmachungsmittels deutlich eingeschränkt, weil die
eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2019 nach eigener Aussage der
Widersprechenden aus einem anderen Verfahren stammt und lediglich in Kopie
vorgelegt worden ist. Damit erfüllt sie nicht die Voraussetzungen nach § 294
Abs. 1 ZPO und kann allenfalls im Zusammenhang mit weiteren
Glaubhaftmachungsunterlagen im Rahmen einer umfassenden freien
Beweiswürdigung nach § 286 Abs. 1 ZPO ergänzende Bedeutung erlangen (vgl.
BPatG 26 W (pat) 9/07 – HEAVY WATER/HEAVY WATER; 28 W (pat) 20/16 –
JOPP/JOOP), zumal, wenn sie - wie vorliegend - etwa zwei Jahre des
maßgeblichen Benutzungszeitraums umfasst und die Unterzeichnung des Originals
erkennen lässt.
- 27 -
Letztlich kann die Frage einer Anerkennung der Benutzung der Widerspruchsmarke
für die eben genannten Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 jedoch
dahinstehen, weil eine weitergehende Löschungsanordnung auch unter
Berücksichtigung dieser Dienstleistungen nicht in Betracht kommt.
(4) Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für ihre übrigen
Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9 bzw. 42 oder für ihre Waren bzw.
Dienstleistungen der Klassen 16 bzw. 35 und 38 kommt hingegen nicht in Betracht,
da sich den eingereichten Unterlagen hierzu keine Anhaltspunkte entnehmen
lassen. So finden sich in den vorgelegten Katalogen, Prospekten und Rechnungen
keine Hinweise, dass die Widersprechende Druckereierzeugnisse im Rahmen einer
eigenständigen gewerblichen Betätigung vertreibt oder Dienstleistungen der
Klassen 35 und 38 erbringt. Auch die eidesstattliche Versicherung vom
21. März 2019 enthält hierzu Angaben.
b) Das mit Schriftsatz vom 5. Januar 2022 von der Inhaberin der angegriffenen
Marke eingereichte neue Dienstleistungsverzeichnis enthält sog. Disclaimer, die
keine rechtswirksame Einschränkung zu bewirken vermögen und damit
unbeachtlich sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O, § 48 Rn. 6). Bei der
ausdrücklichen Beschränkung auf Mitgliedsunternehmen bzw. Mitglieder handelt es
sich nicht um ein die Eigenschaften der betroffenen Dienstleistungen objektiv
beeinflussendes und ihnen dauerhaft anhaftendes Merkmal, sondern nur um ein auf
einer subjektiven und jederzeit änderbaren Verkaufsstrategie der Inhaberin der
angegriffenen Marke beruhendes Kriterium. Derartige momentane Beschränkungen
sind registerrechtlich jedoch unbeachtlich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 8 Rn. 475, 480, 755).
Die Zusätze „grundsätzlich nur in Bezug auf Fremdprodukte und fremde
Dienstleistungen“, „grundsätzlich nur von Drittanbietern“, „grundsätzlich nur in
- 28 -
Bezug auf Produkte von Drittanbietern“ oder „grundsätzlich nur von
Fremdanbietern“ sind zu vage und unbestimmt, um Dritten bei Einsichtnahme in das
Markenregister eine klare Vorstellung von Gegenstand und Umfang des
Markenschutzes zu vermitteln. Die Formulierungen lassen zum einen offen, welche
Produkte oder Dienstleistungen gemeint sind. Zum anderen lässt das Adverb
„grundsätzlich“ Ausnahmen zu, deren Vorliegen für den Verkehr nicht erkennbar ist.
Insofern entsprechen die besagten Zusätze nicht den registerrechtlichen
Erfordernissen an Klarheit und Eindeutigkeit von Waren- und
Dienstleistungsverzeichnissen (vgl. Art. 39 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, § 20 Abs. 2 MarkenV).
Dem Senat ist es verwehrt, die vorgenommenen Beschränkungen des
Dienstleistungsverzeichnisses so zu fassen, dass sie den rechtlichen Vorgaben
entsprechen, da dies allein der Inhaberin der angegriffenen Marke obliegt. Auch
bestand gerade unter Berücksichtigung des Neutralitätsgebots keine Verpflichtung,
auf die Möglichkeiten einer zulässigen Beschränkung hinzuweisen (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 472 und 473).
Zusammenfassend ist damit von folgenden rechtswirksam beschränkten
Dienstleistungen auf Seiten der angegriffenen Marke auszugehen, wobei die
Dienstleistung „Übersetzung und Dolmetschen“ nicht beschwerdegegenständlich
ist:
Klasse 35:
Datenbankverwaltung; Datenverwaltung mittels Computer;
Datenverwaltungsdienste; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei
Geschäftsangelegenheiten]; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit];
Unternehmensverwaltung; Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public
Relations];
- 29 -
Klasse 38:
Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken;
Bereitstellung des Zugriffs auf Computerdatenbanken; Bereitstellung des
Zugriffs auf VPN-Netze [virtuelle Privatnetze]; Bereitstellung des Zugriffs
auf Webseiten; Bereitstellung von E-Mail-Diensten;
Klasse 41:
Bildung, Erziehung und Unterricht; Verlags- und Berichtswesen;
Übersetzung und Dolmetschen; Beratung und Information in Bezug auf
vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;
Ausbildung im Bereich der Informationstechnologie; Veröffentlichung von
Büchern zum Thema Informationstechnologie; Ausbildung im Bereich
der Anwendung von Informationstechnologie; Unterricht und Schulung in
Informationstechnologie; Durchführung von Lehrgängen im Bereich des
Managements der Informationstechnologie;
Klasse 42:
Aktualisieren von Computer-Software; Pflege von Computersoftware und
Computerprogrammen; Wartung von Computer-Software; Beratung auf
dem Gebiet von Computerhardware und -software; Beratung in Bezug
auf Software; Beratung in Bezug auf Computernetze mit
unterschiedlichen Softwareumgebungen; Bereitstellung von elektrischen
Speicherplätzen im Internet; Computer-Projektmanagement im Bereich
der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV];
Computersoftwareinstallation; Diagnostizieren von Computerhardware-
Problemen mittels Software; Durchführung technischer Projektstudien
auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Erstellung und
Wartung von Internetseiten; Hosting und Wartung von Webseiten für
Dritte; Server-Hosting; Vermietung von Hardware und Software;
- 30 -
Klasse 45:
Lizenzierung von Computerprogrammen.
c) Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht
teilweise Ähnlichkeit.
(1) Waren- und/oder Dienstleistungsähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen,
wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter
Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren,
wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft,
ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und
ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander
konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge
Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein
könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions
Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 –
DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 – ZOOM). Von einer
absoluten Waren- und/oder Dienstleistungsunähnlichkeit kann nur dann
ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz
(unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren und/oder
Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, a. a. O. –
DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O., Rn. 17 – ZOOM).
(2) Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den von der angegriffenen Marke
beanspruchten Dienstleistungen
- 31 -
Klasse 38:
Bereitstellung des Zugangs zu Daten in Computernetzwerken;
Bereitstellung des Zugriffs auf Computerdatenbanken; Bereitstellung des
Zugriffs auf VPN-Netze [virtuelle Privatnetze]; Bereitstellung des Zugriffs
auf Webseiten; Bereitstellung von E-Mail-Diensten;
Klasse 42:
Aktualisieren von Computer-Software; Pflege von Computersoftware und
Computerprogrammen; Wartung von Computer-Software; Beratung auf
dem Gebiet von Computerhardware und -software; Beratung in Bezug
auf Software; Beratung in Bezug auf Computernetze mit
unterschiedlichen Softwareumgebungen; Bereitstellung von elektrischen
Speicherplätzen im Internet; Computer-Projektmanagement im Bereich
der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV]; Computersoftware-
installation; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels
Software; Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet der
Computerhardware und -software; Erstellung und Wartung von
Internetseiten; Hosting und Wartung von Webseiten für Dritte; Server-
Hosting; Vermietung von Hardware und Software
und Software enge bis mittlere Ähnlichkeit (vgl. BPatG 30 W (pat)198/03 - MECON;
30 W (pat) 30/04 - TEECware; 25 W (pat) 84/03 - AUCONET; 29 W (pat) 168/10 -
MAKSMOBIL/MOBIL; 29 W (pat) 532/14 - Galileo Press/GALILEO;
33 W (pat) 155/04 - MULTICOM WEBCARE/MULTICOM). Hiervon ist auch in
Bezug auf das spezifische Produkt Unternehmenssoftware, die als benutzte Ware
auf Seiten der Widerspruchsmarke dem Waren-/Dienstleistungsvergleich zugrunde
zu legen ist, auszugehen, weil die Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht
näher konkretisiert sind. Demzufolge fällt unter den verwendeten allgemeinen
Begriff „Software“ bzw. „Programm“ insbesondere auch Kundenmanagment- bzw.
Reporting-Software. Die weiterhin angesprochene Hardware, zu der
Computernetzwerke bzw. -netze, Datenbanken, VPN-Netze, Speicherplätze oder
- 32 -
Server gehören, kann wiederum für diese Software bestimmt sein, den Zugriff auf
sie ermöglichen oder von ihr genutzt werden. Es ist zudem möglich, dass mit Hilfe
von Unternehmenssoftware Webseiten aufgerufen oder diese gestaltet bzw.
gepflegt werden. Über mit ihr verknüpfte E-Mail-Dienste lassen sich beispielsweise
Bilanzen, Berichte für das Management oder Statistiken weiterleiten. Das
Computer-Projektmanagement, die Diagnose von Computerhardware-Problemen
mittels Software und die Durchführung technischer Projektstudien auf dem Gebiet
der Computerhardware und -software können wiederum der Vorbereitung der
Installation oder dem Ausbau eines Unternehmensprogramms dienen. Damit ist
nicht auszuschließen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen
vornehmlich Fachleute gehören, die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bei
gleicher Kennzeichnung demselben Unternehmen zuordnen.
(3) Hochgradige Ähnlichkeit besteht des Weiteren zwischen den Dienstleistungen
„Datenbankverwaltung; Datenverwaltung mittels Computer, Datenverwaltungs-
dienste“ der angegriffenen Marke in Klasse 35 und der Unternehmenssoftware der
Widersprechenden, weil Erstgenannte sowohl der Dokumentation und Verwaltung
von Kundendaten unter Nutzung der entsprechenden Kundenmanagementsoftware
als auch der systematischen Auswertung der Daten für das Berichtswesen mithilfe
spezifischer Reporting-Software dienen können. Insofern ist es naheliegend, bei
gleicher Kennzeichnung von einem Angebot „aus einer Hand“ und damit von
demselben betrieblichen Ursprung auszugehen.
(4) Gleiches gilt für die zugunsten der angegriffenen Marke in Klasse 45
eingetragene Dienstleistung „Lizenzierung von Computerprogrammen“, die
Unternehmenssoftware im Allgemeinen und CRM- oder Reporting-Software im
Besonderen betreffen kann.
- 33 -
(5) Zumindest durchschnittlich ähnlich zu Unternehmensprogrammen auf Seiten der
älteren Marke sind schließlich die ausbildungsbezogenen Dienstleistungen der
Klasse 41
„Bildung, Erziehung und Unterricht; Beratung und Information in Bezug
auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;
Ausbildung im Bereich der Informationstechnologie; Ausbildung im
Bereich der Anwendung von Informationstechnologie; Unterricht und
Schulung in Informationstechnologie; Durchführung von Lehrgängen im
Bereich des Managements der Informationstechnologie“
auf Seiten der angegriffenen Marke. Gegenstand der Schulung und Beratung kann
auch ein konkretes Softwareprodukt sein. Da der Ersteller oder Vertreiber eines
solchen über umfassende Kenntnisse hierzu verfügt, bietet er regelmäßig auch
entsprechende Kurse, Informationsveranstaltungen oder Unterstützungsleistungen
in Form von Beratung an (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 19. Auflage, Seiten 378 und 379, jeweils linke Spalte).
Die von der angegriffenen Marke in Klasse 41 beanspruchte Dienstleistung
„Berichtswesen“ ist angesichts ihrer engen funktionalen Ergänzung hochgradig
ähnlich zur Reportingsoftware der Widersprechenden.
(6) Keine relevante bzw. allenfalls geringe Ähnlichkeit besteht hingegen zu den für
die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen
Klasse 35:
Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Public
Relations [Öffentlichkeitsarbeit]; Unternehmensverwaltung; Werbung;
Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];
- 34 -
und
Klasse 41:
Verlagswesen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte
Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Veröffentlichung von
Büchern zum Thema Informationstechnologie.
Hierbei handelt es sich zum einen um rein betriebswirtschaftliche bzw. auf
Marketing ausgerichtete Tätigkeiten und zum anderen um Verlagsdienstleistungen,
die in aller Regel nicht von Softwareherstellern oder -vertreibern erbracht werden.
Auch wenn bei ihrer Erbringung Programme zum Einsatz kommen oder die
verlegten Bücher informationstechnologische Themen zum Inhalt haben, wird der
Verkehr auch bei gleicher Kennzeichnung nicht annehmen, dass hinter den
verlegerischen und auf Marketing bezogenen oder auf Unternehmensverwaltung im
Allgemeinen ausgerichteten Dienstleistungen einerseits und einem Business-
Programm andererseits derselbe Anbieter steht.
d) In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke teilt der Senat die
Einschätzung der Markenstelle, dass diese als durchschnittlich zu bewerten ist.
Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird durch ihre Eignung bestimmt,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Mittel zur Unterscheidung
der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprägen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 19 – Wunderbaum II;
GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei der Bestimmung der
Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen
insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der von der
Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die
Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die
Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder
- 35 -
Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkennen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; GRUR Int 2000,
73 – Chevy; GRUR 2005, 763 – Nestle/Mars; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 41 –
Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 – Kinder II; GRUR 2007,
1066 Rn. 33 – Kinderzeit; GRUR 2009, 766 Rn. 30 – Stofffähnchen I; GRUR 2009,
672 Rn. 21 – OSTSEE-POST).
Zwar weisen die beiden Einzelbestandteile „com“ und „bit“ für sich betrachtet
gewisse beschreibende Anklänge auf, in ihrer konkreten Zusammensetzung
vermitteln sie jedoch keine verständliche Sachaussage (vgl. auch BGH I ZR 74/17,
Rn. 19 – combit/Commit; BPatG 27 W (pat) 12/16 – combi/combit). Zudem ist die
glaubhaft gemachte Benutzung der Marke für CRM- und Reporting-Software zu
berücksichtigen, so dass insoweit in der Summe von normaler Kennzeichnungskraft
auszugehen ist.
e) Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und hochgradig bis
mindestens durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen halten die
Vergleichsmarken nach Auffassung des Senats den notwendigen Abstand nicht
mehr ein, um eine Verwechslungsgefahr sicher ausschließen zu können.
Die Ähnlichkeit von Marken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und
im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen
angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht
wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig
bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der
Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die
Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise, die eine Marke regelmäßig in
- 36 -
ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (vgl.
BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).
Vor allem in klanglicher Hinsicht überwiegen die Gemeinsamkeiten der sich
gegenüberstehenden Marken „KOPIT“ und „combit“ in Silbenzahl, Vokalfolge,
Anfangs- („KO“ gegenüber „co“) und Endlaut („IT“ gegenüber „it“) die Abweichungen
im jeweiligen Wortinneren. Da Marken meist aus der Erinnerung heraus miteinander
verglichen werden und häufig ungünstige Übermittlungsbedingungen herrschen, ist
die Abweichung im Klangbild, das im Falle der Widerspruchsmarke durch den
Konsonanten „m“ weicher und stimmhafter wirkt, nicht ausreichend, um davon
ausgehen zu können, dass die gegenständlichen Marken vom Verkehr verlässlich
auseinandergehalten werden können.
Im Rahmen der Gesamtabwägung ist daher die Eintragung der angegriffenen Marke
im tenorierten Umfang zu löschen.
4. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung,
so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
- 37 -
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.
Kortbein Fehlhammer Rupp-Swienty


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