25 W (pat) 94/03  - 25. Senat (Marken)

BPatG 152 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 25 W (pat) 94/03 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 398 22 380.7 hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wer-den die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2001 und 21. Januar 2003 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 2 077 128 wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die am 22. April 1998 angemeldete Wortmarke 398 22 380 Amax ist am 7. Juli 1998 für die Waren "Diätetische Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen; medi-zinische Kaugummis und Kaudragees; nichtmedizinische Nah-rungsergänzungsmittel, Kaugummis und Kaudragees, soweit in Klasse 30 enthalten" in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung der Marke wurde am 13. August 1998 veröffentlicht. Die Inhaberin der seit 8. September 1994 für die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für - 3 - medizinische Zwecke; Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide" eingetragenen Marke 2 077 128 Amixx hat dagegen Widerspruch erhoben. Das gegen die Widerspruchsmarke eingelei-tete Widerspruchsverfahren ist seit 14. Februar 1995 abgeschlossen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 11. Mai 2001 und 21. Januar 2003, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke wegen des Wider-spruchs gelöscht. Da Benutzungsfragen keine Rolle spielten, sei von der Registerlage auszugehen. Danach könnten sich die Vergleichsmarken auch auf identischen Waren und beim allgemeinen Publikum begegnen. Die Widerspruchsmarke verfüge mangels ande-rer Anhaltspunkte über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der erforderli-che Abstand der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke werde in klangli-cher Hinsicht nicht eingehalten, da angesichts der weitgehenden Übereinstim-mungen in Laut- und Silbenzahl, der Betonung, sowie in den (klanglich wiederge-gebenen) Wortpassagen „am-ks“ der einzige Unterschied im Vokal der zweiten Sprechsilbe nicht ausreiche, ein sicheres Auseinanderhalten der Marken zu ge-währleisten und auch die Sinngehalte der hinteren Wortteile nicht geeignet seien, die Verwechslungsgefahr auszuschließen. - 4 - Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß, die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patentamts vom 11. Mai 2001 und 21. Januar 2003 aufzuheben und den Wider-spruch aus der Marke 2 077 128 zurückzuweisen. Es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Zu Unrecht gehe das DPMA davon aus, dass Benutzungsfragen keine Rolle spielten, da die Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen sei und der Markeninhaber unbestritten vorgetragen habe, dass nach der Roten Liste die Wi-derspruchsmarke ursprünglich für ein rezeptpflichtiges Mittel gegen die Parkinson-Krankheit für die Zeit nach dem 13. August 1998 benutzt werde. In der Beschwer-debegründung trägt er zur Frage der Benutzung folgendes vor: "Nur vorsorglich wiederholen wir hiermit nochmals die Einrede der Nichtbenutzung, insbesondere da auch hinsichtlich des Arzneimittels gegen die Parkinson-Krankheit die Art und der Umfang der Benutzung nicht bekannt sind und daher bestritten werden muss, dass die Benutzung ausreichend ist für eine Rechtserhaltung i.S.d. § 26 MarkenG. Auch wenn die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung für das ge-nannte Parkinsonmittel nachweisen kann, ist nur ein solches in den Vergleich der Waren einzubeziehen." An den Markenabstand seien in einem solchen Fall keine allzu strengen Anforderungen zu stellen. Vorliegend sei die Vokalfolge unter-schiedlich. Außerdem habe das DPMA nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Verkehr auf Grund des unterschiedlichen Vokals den Zeichen einen anderen Sinngehalt zuordne. Die Widersprechende hat sich zur Beschwerde nicht geäußert. Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. - 5 - II. Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist begründet, da es bereits an einer Glaubhaftmachung der bestrittenen rechtserhaltenden Be-nutzung fehlt und sich bereits deshalb der Widerspruch als unbegründet erweist (§ 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 Satz 2). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist die Einrede der Nichtbenutzung allerdings erst im Beschwerdeverfahren erhoben worden. Vor der Markenstelle hatte er nur im Rahmen der Ausführungen zur Warenähnlichkeit auf den Eintrag der Widerspruchsmarke in der Roten Liste hingewiesen, was noch nicht als Nicht-benutzungseinrede ausgelegt werden kann, denn diese hat eindeutig zu erfolgen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 43 Rdn 43). Nachdem der Beschwerdeführer in der Beschwerdeinstanz mit Schriftsatz vom 3. September 2003 (der Widersprechenden zugestellt am 12. September 2003) allerdings ausdrücklich die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke für alle Waren bestritten hat, und wegen der am 14. Februar 2000 abgelaufenen Benut-zungsschonfrist - gegen die Widerspruchsmarke war seinerzeit Widerspruch erho-ben und das Verfahren erst am 14. Februar 1995 abgeschlossen worden - die Nichtbenutzungseinrede vom 3. September 2003 nach § 43 Abs 1 Satz 2 Mar-kenG zulässig ist, war es Aufgabe der Widersprechenden, die Benutzung ihrer Marke für die eingetragenen Waren für den Zeitraum von 5 Jahren vor der Ent-scheidung über den Widerspruch, dh der Beschwerdeentscheidung glaubhaft zu machen (BGH MarkenR 2000, 97 – Contura), ohne dass es hierzu einer geson-derten Aufforderung bedurfte (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 43 Rdn 71). Dieser Obliegenheit ist die Widersprechende nicht nachgekommen. Unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 war der Widerspruch aus der Marke 2 077 128 daher zurückzuweisen. Im Übrigen hätte die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke auch Er-folg, wenn man auf Seiten der Widerspruchsmarke von einer Benutzung für die - 6 - Waren "Parkinsonmittel" ausginge, wofür die Widerspruchsmarke in der Roten Liste zwar aufgeführt ist, was allein jedoch noch nicht für eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ausreicht. Wegen des erheblichen Warenab-stands genügte dann die unterschiedliche Vokalfolge bei den relativ kurzen Zei-chen, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG. Da der Inhaber der angegriffenen Marke erst in der Be-schwerdebegründung ausdrücklich die Nichtbenutzungseinrede erhoben hat, ent-spricht es nicht der Billigkeit der Widersprechenden (Beschwerdegegnerin) die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, obwohl sie bisher keinerlei Be-nutzungsunterlagen eingereicht hat. Kliems Engels Bayer Na

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