26 W (pat) 101/06  - 26. Senat (Marken)

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT _______________ (Aktenzeichen) 20. Februar 2008 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache 26 W (pat) 101/06 Verkündet am … - 2 - betreffend die Marke 302 10 246 - 3 - hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die ündliche Verhandlung vom 20. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisse eker und der Richterin opacek eschlossen: CAPITAL mmann sowie des Richters RK b Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Mar-kenamts vom 13. Januar 2005 und vom 11. August 2006 aufge-hoben und der Widerspruch zurückgewiesen. G r ü n d e I Gegen die für die Waren „Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten; Rau-cherartikel; Streichhölzer“ eingetragene Wortmarke 302 10 246 ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren „Aus Ländern des englischen Sprachbereichs importierte Zigarren“ - 4 - eingetragenen prioritätsälteren Marke 1 066 018 Charles Fairmorn CAPITAL bezüglich aller Waren der Klasse 34, hilfsweise „Zigarren“. Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die öschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung ist im Beschluss eführt worden, eine Benutzung der Widerspruchsmarke sei laubhaft gemacht worden. Bei weitestgehender Identität der Vergleichswaren und - mange ngskraft der Wid die durch die Benutzung gesteigert sei, könnten Ver-echslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht ausgeschlossen werden. Der mfang bei Benennung der Widerspruchsmarke en Bestandteil „Charles Fairmorn“ als Firmenschlagwort bzw. Eigennamen er-kennen ngsbeschluss ist hinsichtlich des Benut-ungsnachweises ergänzend ausgeführt worden, die Widersprechende habe - un-pruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Mar-kenG und hat in der mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2008 sowie im Schriftsatz vom gleichen Tage die Benutzung der Widerspruchsmarke auch ge-mäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten. Die Rechnungskopien allein belegten Ldes Erstprüfers ausggls deskriptiver Bedeutung - einer durchschnittlichen Kennzeichnuerspruchsmarke, wVerkehr werde in beachtlichem Ud und daher weglassen. Im Erinneruzgeachtet des Fehlens einer eidesstattlichen Versicherung - durch eine Vielzahl ausgewählter Rechnungskopien, aus denen sich Lieferungen in ganz Deutschland ergäben, eine ernsthafte Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Katalogen sei auch ersichtlich, dass das Wi-derspruchszeichen ohne maßgebliche Abweichungen von der registrierten Form in der Funktion einer Marke entsprechenden Weise auf der Warenverpackung ver-wendet worden sei. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie bestreitet nach wie vor die Benutzung der Widers - 5 - nicht die Markenverwendung. Darüber h aus sei der kennzeichnende Charakter er Widerspruchsmarke in der tatsächlich benutzten Form verändert und entspre-glischen Sprachbereich sei apital“ als „exzellent“ zu verstehen, was auf Premiumzigaretten hinweise. schwerde zurückzuweisen. indche der ebenfalls eingetragenen Wort-Bild-Marke 989 297 „Charles Fairmorn“. Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr vertritt die Markeninhaberin die Auffassung, der Bestandteil „CAPITAL“ wirke in der Kombinationsbezeichnung „Charles Fair-morn CAPITAL“ eher adjektivisch als Metapher für „großartig“ (wie z. B. in den Ausdrücken „kapitaler Hirsch“, „kapitaler Fehler“); im en„C Sie beantragt daher, die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen. Die Widersprechende beantragt, die Be Sie hat die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 Mar-kenG als verspätet gerügt und vorsorglich Schriftsatzfrist beantragt. Darüber hin-aus vertritt die Widersprechende die Auffassung, die Vergleichsmarken seien ver-wechselbar, da der Firmenname „Charles Fairmorn“ innerhalb der Widerspruchs-marke zurücktrete und allein mit dem Zeichenteil „CAPITAL“ geworben werde. Die Verwendung der Marke in der eingetragenen Form ergebe sich aus den im Ver-fahren vor der Markenstelle vorgelegten Katalogen bzw. Internet-Ausdrucken. Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. - 6 - II Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich auch als begründet. Der Widerspruch ist zurückzuweisen, da die Widersprechende entgegen der Auf-fassung der Markenstelle eine Benutzung der Widerspruchsmarke auf den zuläs-sigen Nichtbenutzungseinwand der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht ausreichend glaubhaft machen konnte. Die mit Schriftsatz vom 7. November 2003 erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, nachdem die Wi-derspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der ange-griffenen Marke am 17. Mai 2002 länger als fünf Jahre eingetragen war, nämlich seit dem 17. Juli 1984. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, hatte die Widersprechende demnach glaubhaft zu machen, dass sie im Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke (17. Mai 1997 bis 17. Mai 2002) die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt hat. Einen solchen Nachweis hat sie nicht geführt. Aus den zur Glaubhaftmachung vorzulegenden präsenten Beweismitteln im Sinne des § 294 ZPO, zu denen neben der ausdrücklich zugelassenen eidesstattlichen Versicherung auch Unterlagen wie die von der Widersprechenden eingereichten Rechnungskopien, Kataloge und Internet-Auszüge gehören können, auch wenn sie den Formerfordernissen des Urkundsbeweises nach §§ 415 ff. ZPO nicht ent-prechen, muss sich eindeutigs ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in ht als zusammenhän-gende Wortfolge, sondern deutlich getrennt; in der Kopfzeile der Rechnungen be-welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 43). Die zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung wesentlichen Angaben können allein aus den Rech-nungskopien und den Katalogen bzw. Internet-Auszügen nicht entnommen wer-den. Sämtliche eingereichten Rechnungskopien enthalten die Bestandteile der Widerspruchsmarke „Charles Fairmorn“ und „CAPITAL“ nic - 7 - findet sich die als Firmenname wirkende Kennzeichnung „Charles Fairmorn“, wäh-rend einzelne Rechnungsposten u. a. die als Sortenbezeichnung wirkende An-abe „Capital“ aufweisen. Dies stellt eine so gravierende Abweichung gegenüber er eingetragenen, einzeiligen Wortfolge dar, dass die Abweichungen den kenn- der Widerspr rke verändern (§ 26 Abs. 3 enG). Damit ist aufgrund der fehlenden zusammenhängenden Wiedergabe der Widerspruchsmarke deren Benutzung in der eingetragenen Form nicht nachwiesen. Soweit die Widersprechende Internet-Auszüge vorgelegt hat, die eine zu-sammenhängende Wiedergabe der Bestandeile „Charles Fairmorn CAPITAL“ auf Zigarrenkisten aufweisen, ist diesbezüglich zwar trotz bestehender graphischer Abweichungen von der eingetragenen Form und einer unterschiedlichen Anord-nung der Wortbestandteile eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-marke wohl noch zu bejahen (vgl. § 26 Abs. 3 Satz 3 MarkenG, wonach eine Be-nutzung auch dann anzuerkennen ist, wenn die abweichende Form ebenfalls als Marke eingetragen worden ist). Indes hat die Widersprechende weder durch eine eidesstattliche Versicherung noch sonst glaubhaft gemacht, dass und in welchem Umfang die mit dieser aus dem Internet ersichtlichen Kennzeichnung versehenen Waren in den Verkehr gelangt sind, insbesondere dass die durch die eingereich-ten Rechnungskopien ausgewiesenen Umsätze mit den aus dem Internet ersicht-lichen Verwendungsformen erzielt worden sind. Aufgrund dieses fehlenden Be-zugs zwischen Verwendungsform und Umsatzerzielung ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht glaub-haft gemacht worden. Bei dieser Sachlage bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob die von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung erhobene Einrede der Nicht-benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verspätet erhoben worden ist so-wie - ungeachtet der Benutzungslage - eine markenrechtlich erhebliche Ver-wechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Die Beschwerde ist demnach erfolgreich. gdzeichnenden Charakter uchsma S. 1 Mar-kge- - 8 - Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs. 1 Satz 2 Mar-kenG verwiesen. Gründe, hiervon abzuweichen, bestehen nicht. Dr. Fuchs-Wissemann Reker Kopacek Bb

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