BUNDESPATENTGERICHT 26 W (pat) 104/01 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 10.99 - 2 - … betreffend die Marke 399 16 101 hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker beschlossen: Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widerspre-chenden auferlegt. G r ü n d e I Gegen die Eintragung der (farbigen) Marke 399 16 101 siehe Abb. 1 am Ende - 3 - für die Dienstleistungen Vermittlung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen auf dem Gebiet des Bauwesens; Bauwesen; Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an haustechnischen Anlagen; Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an Bauwerken und Gebäuden; Gipsar-beiten; Installationsarbeiten; Leitung von Bauarbeiten; Abbruchar-beiten an Gebäuden; Innen- und/oder Außenreinigung von Ge-bäuden; Bauberatung; Dienstleistung eines Architekten; Vermitt-lung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Bauwesens ist Widerspruch erhoben worden aus der älteren Markenanmeldung 396 05 961.9 "BAUMEISTER-HAUS" , die für die Waren und Dienstleistungen transportable Häuser sowie vorgefertigte Bauteile für Fertighäuser aus Metall und/oder Kunststoff und/oder Beton und/oder Holz; Hoch-, Tief- und Ingenieurbau; Reparatur- und Unterhaltungsar-beiten an Bauwerken; Architektenarbeiten, Ingenieurarbeiten für Bauwerke, Erstellung von Statischen und technischen Gutachten; Vorbereitungund Durchführung fremder Bauvorhaben in organi-satorischer Hinsicht; transportable Häuser sowie vorgefertigte Bauteile für Fertighäuser aus Metall und/oder Kunststoff und/oder Beton und/oder Holz; Vorbereitung und Durchführung fremder Bauvorhaben in finanzieller Hinsicht; Vorbereitung und Durchfüh-rung fremder Bauvorhaben in technischer Hinsicht eingetragen werden soll. - 4 - Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, es fehle an der erforderlichen Verwechslungsgefahr, weil beide Marken nicht durch den in ihnen übereinstim-mend enthaltenen Bestandteil "BAUMEISTER" geprägt würden. Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben, jedoch im Verlauf des Beschwerdever-fahrens ihren Widerspruch zurückgenommen. Die Markeninhaber und Beschwerdegegner beantragen, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Zur Begründung tragen sie vor, die pa-tentanwaltlich vertretene Widersprechende habe aus einer lediglich angemeldeten und noch nicht eingetragenen Marke Widerspruch erhoben, obwohl sie bereits bei Widerspruchseinlegung auf Grund früherer patentamtlicher und patentgerichtlicher Entscheidungen, in denen die Bezeichnung "Baumeister" regelmäßig als nicht eintragbar erachtet wurde, gewusst habe, dass der Widerspruch keinen Erfolg ha-ben konnte. Auch die Anmeldung der Widerspruchsmarke selbst sei im Zeitpunkt des Widerspruchs bereits erstinstanzlich zurückgewiesen worden. Der Widerspre-chenden sei es offensichtlich nur darum gegangen, einem mutmaßlichen Wettbe-werber möglichst große Schwierigkeiten und Kosten zu verursachen. In besonde-rem Maße nicht nachvollziehbar sei die Einlegung der Beschwerde am 12. April 2001, weil der Bundesgerichtshof die die Waren "Immobilien, insbeson-dere Ein- und Mehrfamilienhäuser; bebaute und unbebaute Grundstücke" betref-fende Teilanmeldung 396 09 808 "BAUMEISTER-HAUS" bereits mit Beschluss vom 14. Dezember 2000 als schutzunfähig bewertet und die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden rechtskräftig zurückgewiesen habe. Spätestens mit dem Erlass dieses Beschlusses habe die Widersprechende erkennen müssen, dass eine Weiterverfolgung des Widerspruchsverfahrens aussichtslos war. Die Beschwerdeführerin beantragt, den Kostenantrag der Beschwerdegegner zu-rückzuweisen. Sie ist der Ansicht, es entspreche nicht der Billigkeit, ihr die Verfah-renskosten aufzuerlegen. Der Umstand, dass das Bundespatentgericht in der Be-schwerdesache zu der parallelen Markenanmeldung 396 09 808 seinerzeit die - 5 - Rechtsbeschwerde zugelassen habe, zeige, dass es keineswegs sicher gewesen sei, dass die Bezeichnung "BAUMEISTER-HAUS" als schutzunfähig anzusehen ist. Die Widerspruchsmarke befinde sich auch nach wie vor im Anmeldeverfahren. Die Widersprechende habe sich dennoch nach Prüfung aller Umstände dazu ent-schlossen, den Widerspruch zurückzunehmen. II Es entspricht der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerde-verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren trägt zwar prinzipiell jeder Verfah-rensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Ein Abweichen von dieser Regel ist gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG jedoch dann möglich und erforderlich, wenn Billigkeitsgesichtspunkte es als unvertretbar er-scheinen lassen, dass die obsiegende Partei durch das Verfahren mit Kosten be-lastet wird. Solche Billigkeitsgesichtspunkte liegen insbesondere dann vor, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten feststellbar ist, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Von einem sorgfaltswidrigen Verhalten ist auszu-gehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsge-sichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg verspre-chenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Marken-schutzes durchzusetzen versucht (BPatG Mitt 1977, 73, 74). Die Einlegung der Beschwerde durch die Widersprechende stellt ein Verhalten dar, das mit der Sorgfalt, die von einem Verfahrensbeteiligten erwartet werden kann, nicht zu vereinbaren ist. Bereits knapp zwei Monate vor dem Zeitpunkt, an dem die Markenstelle den im vorliegenden Verfahren angegriffenen Beschluss erlassen hat, war der Beschluss des Bundesgerichtshofs ergangen, mit dem die - 6 - Rechtsbeschwerde der Beschwerdeführerin im Anmeldeverfahren 396 09 808 "BAUMEISTER-HAUS" unanfechtbar zurückgewiesen wurde. Jedenfalls für den Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung, an dem annähernd vier Monate seit der die Schutzfähigkeit der Bezeichnung "BAUMEISTER-HAUS" verneinenden Entschei-dung des Bundesgerichtshofes vergangen waren, kann und muss davon ausge-gangen werden, dass der Widersprechenden diese Entscheidung jedenfalls im Ergebnis bekannt war oder, z.B. durch Rückfrage bei ihren BGH-Vertretern, be-kannt sein konnte. Es hätte ihr in der Folge oblegen, ihre im vorliegenden Be-schwerdeverfahren tätigen Vertreter unverzüglich über den für den Fortgang des Verfahrens erheblichen Umstand der Schutzunfähigkeit der Bezeichnung "BAUMEISTER-HAUS" zu unterrichten, so dass zur Vermeidung unnötiger Kosten eine Zurücknahme des Widerspruchs erfolgen konnte. Das Einlegen der Be-schwerde in Kenntnis der Schutzunfähigkeit der Bezeichnung "BAUMEISTER-HAUS" bzw. der Umstand, dass die Widersprechende zumindest nicht dafür Sorge trug, dass die Beschwerde unterblieb, stellen Umstände dar, die als Verstoß ge-gen die prozessuale Sorgfaltspflicht zu werten sind und die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende gebieten. Der weitergehende Antrag der Markeninhaber, der Widersprechenden die ge-samten Verfahrenskosten, also auch die im Verfahren vor der Markenstelle ange-fallenen Kosten aufzuerlegen, konnte hingegen keinen Erfolg haben. Angesichts des Umstands, dass die Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarke bzw. der mit ihr identischen, im Parallelverfahren angemeldeten Marke "BAUMEISTER-HAUS" zum Zeitpunkt des Widerspruchs noch nicht rechtskräftig feststand, sowie ange-sichts des weiteren Umstands, dass der zuständige Senat des Bundespatentge - 7 - richts in dem vorerwähnten Parallelverfahren sogar die Rechtsbeschwerde zuge-lassen hatte, kann das Einlegen eines Widerspruchs an sich nicht als Verstoß ge-gen die prozessuale Sorgfaltspflicht angesehen werden. Albert Kraft Reker Bb Abb. 1
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