26 W (pat) 19/20  - 26. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:220222B26Wpat19.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 19/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 30 2019 108 430.6
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. Februar 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters
Kätker und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty
- 2 -
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 6. Dezember 2019 wird
aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren der
Klasse 3: Präparate für die Mundhygiene; Fahrzeugreini-
gungsmittel; Waschmittel; Leder- und Schuhreini-
gungs- und -poliermittel
zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurück-
gewiesen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Teilungsgebühr wird als unzu-
lässig verworfen.
G r ü n d e
I.
Das Wortzeichen
Telemichel
- 3 -
ist am 28. Juni 2019 unter der Nummer 30 2019 108 430.6 zur Eintragung als Marke
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemel-
det worden für Waren der
Klasse 3: Präparate für die Mundhygiene; Parfümeriewaren und Duftstoffe;
Körperreinigungspräparate; Körperpflegepräparate; Ätherische Öle
und aromatische Extrakte; Raumdüfte; Fahrzeugreinigungsmittel;
Waschmittel; Leder- und Schuhreinigungs- und -poliermittel.
Mit Beschluss vom 6. Dezember 2019 hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA
die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit
gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begrün-
dung hat sie ausgeführt, „Telemichel“ sei die umgangssprachliche Bezeichnung für
den im Stadtteil Sankt Pauli stehenden Heinrich-Hertz-(Fernseh-)Turm, der als
Wahrzeichen von Hamburg derzeit umgebaut und für die Öffentlichkeit wieder zu-
gänglich gemacht werde. Unter dieser an die - volkstümlich „Michel“ genannte -
Hamburger Hauptkirche Sankt Michaelis angelehnten Bezeichnung sei der Fern-
sehturm dem Verkehr auch bekannt, was aus der Internetrecherche und der über-
regionalen Presseberichterstattung hervorgehe. Zudem werde der Begriff „Tele“
nachweislich mit anderen volkstümlichen Fernsehturmbezeichnungen in Verbin-
dung gebracht, wie z. B. „Telespargel“ für den Berliner Fernsehturm. Vor diesem
Hintergrund würden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise das angemel-
dete Zeichen lediglich als Sachhinweis darauf verstehen, dass der als „Telemichel“
bekannte Turm bzw. dessen unmittelbare Umgebung die Verkaufs- und Angebots-
stätte der beanspruchten Waren darstelle. Dies gelte umso mehr, als eine künftige
Nutzung des Hamburger Fernsehturms auch für Ladengeschäfte konkret angedacht
sei. Sämtliche angemeldeten Produkte könnten dort von Einzelhandelsbetrieben,
insbesondere Drogerien angeboten werden, die gegenwärtig oder künftig am Fuße
des „Telemichel“ oder in seiner nahen Umgebung angesiedelt seien. Da es sich um
einen touristischen Publikumsmagnet in einem urbanen Umfeld mit entsprechender
Infrastruktur handele, könne das durch die Sehenswürdigkeit angelockte Publikum
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als Laufkundschaft gewonnen werden. Ferner könnten die beanspruchten Waren
auf der Besucherplattform oder im Eingangsbereich des Turms als Souvenirs ver-
kauft werden, zumal berühmte Gebäude, insbesondere Fernsehtürme als Motive
auf den Produkten oder ihren Verpackungen abgebildet sein oder deren äußere
Form bestimmen könnten. Das angemeldete Zeichen sei daher auch zur Beschrei-
bung der Formgebung bzw. Art der Verpackung der in Rede stehenden Waren ge-
eignet. Eine über diese beschreibende Bedeutung hinausgehende Eigentümlichkeit
bzw. Originalität weise das sprachüblich gebildete Anmeldezeichen nicht auf.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, es han-
dele sich um ein Phantasiewort ohne beschreibenden Bezug zu den beanspruchten
Waren. Der Fernsehturm, auf den das Anmeldezeichen möglicherweise hindeute,
eigne sich als technischer und touristischer Ort weder gegenwärtig noch künftig zur
Herstellung der fraglichen Produkte, bei denen es sich um Waren des laufenden
Verbrauchs handele, die keine Eigenschaften aufwiesen, für die der „Telemichel“
traditionell bekannt sei. Nach den Entscheidungen des Europäischen Gerichts
(EuG, Urt. v. 5. Juli 2016 - T-167/15) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH
GRUR 2018, 1146) zu „NEUSCHWANSTEIN“ könne „Telemichel“ aber auch als
Vertriebsort nicht auf die geographische Herkunft der beanspruchten Waren hinwei-
sen, weil dieser sich nicht dazu eigne, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder
Besonderheiten dieser Produkte zu bezeichnen. Der umgangssprachlich
„Telemichel“ genannte Heinrich-Hertz-Turm sei nicht wegen möglicherweise dort
verkaufter Souvenirartikel bekannt, sondern wegen seiner architektonischen Einzig-
artigkeit in der Hamburger Skyline und möglicherweise zukünftig wieder aufgrund
seiner Begehbarkeit als Aussichtsplattform für Touristen. Da der Bestandteil „Tele“
als Abkürzung für „Television“ die technische Hauptfunktion eines Fernsehturms
andeute und das Element „Michel“ als Anspielung auf die Hamburger Hauptkirche
verstanden werden könne, sei die angemeldete Wortkombination „Telemichel“ zur
betrieblichen Herkunftsunterscheidung geeignet. Es sei das Ergebnis einer unzu-
lässigen analysierenden Betrachtungsweise, wenn die umgangssprachliche Fanta-
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siebezeichnung „Telemichel“ zunächst gedanklich mit der offiziellen Gebäudebe-
zeichnung „Heinrich-Hertz-Turm“ verknüpft, diesem dann eine Form bzw. ein Motiv
zugeordnet und sodann eine gedankliche Verknüpfung der Gebäudeform mit der so
bezeichneten Ware vorgenommen werde. Da die Markenstelle die aktuelle Recht-
sprechung zu „NEUSCHWANSTEIN“ nicht beachtet und die Anmeldung überwie-
gend zu Unrecht zurückgewiesen habe, liege ein schwerwiegender Begründungs-
mangel vor, weshalb die Beschwerdegebühr zu erstatten sei.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom
6. Dezember 2019 aufzuheben;
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG mit der Begründung an, es liege ein mit dem NEUSCHWANSTEIN-
Fall vergleichbarer Sachverhalt vor, der zudem grundsätzliche Bedeutung habe,
weil es um die Auslegung der in der NEUSCHWANSTEIN-Entscheidung aufgestell-
ten Leitsätze und der Ausfüllung ihrer Lücken gehe.
Die Anmelderin ist mit gerichtlichem Schreiben vom 27. September 2021 unter Bei-
fügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5, Bl. 19 – 61 GA) darauf
hingewiesen worden, dass der Eintragung des Anmeldezeichens für die Waren
„Parfümeriewaren und Duftstoffe; Körperreinigungspräparate; Körperpflegepräpa-
rate; Ätherische Öle und aromatische Extrakte; Raumdüfte“ Schutzhindernisse ent-
gegenstünden.
Daraufhin hat sie beim DPMA mit Erklärung vom 18. Oktober 2021 die Teilung der
Anmeldung unter Abtrennung der vorgenannten Produkte beantragt. Nachdem sie
mit gerichtlichem Schreiben vom 10. November 2021 darauf hingewiesen worden
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ist, dass diese Teilungserklärung für unzulässig erachtet werde, hat sie mit Schrift-
satz vom 7. Dezember 2021 die Rücknahme des Teilungsantrags erklärt und bean-
tragt,
die Teilungsgebühr zu erstatten.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig, hat aber nur im tenorierten Umfang Erfolg, weil inso-
weit die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht vorliegen. Für
die übrigen beanspruchten Waren stehen der Eintragung des angemeldeten Wort-
zeichens „Telemichel“ als Marke die Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb inso-
weit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).
1. a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlos-
sen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,
der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbrin-
gung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren
oder Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im Allge-
meininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder
mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben,
von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten,
frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem
Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 – Agencja
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Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH WRP 2021, 1166 Rdnr. 13 f. – Black
Friday; GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen).
Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Ver-
ständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen
Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723
Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 14 – Black
Friday; GRUR 2009, 669 Rdnr. 16 – POST II). Dabei ist auf das Verständnis des
Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum
Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen
Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 23 - 25 – Bostongurka; a. a. O. – Windsur-
fing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 19 – Black Friday; a. a. O. – Stadt-
werke Bremen).
Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die
Zeichen und Angaben nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Ver-
kehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Wie sich aus dem Wortlaut
der Bestimmung ergibt, genügt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck
dienen können. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung
der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche
Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2010, 534
Rdnr. 52 – Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2004, 146 Rdnr. 32
– HABM/Wrigley [Doublemint]; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 – Campina Melkunie
[BIOMILD]; BGH a. a. O. – Black Friday; a. a. O. Rdnr. 42 – Stadtwerke Bremen).
b) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das angemeldete Wortzeichen
„Telemichel“ aus Sicht der angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise
schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 28. Juni 2019, ausschließlich aus einer Angabe
bestanden, die zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren aus dem
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Bereich der Duft- und Körperpflegeprodukte, nämlich „Parfümeriewaren und Duft-
stoffe; Körperreinigungspräparate; Körperpflegepräparate; Ätherische Öle und aro-
matische Extrakte; Raumdüfte“, geeignet ist.
aa) Von den vorgenannten Waren werden breite Verkehrskreise, nämlich sowohl
der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnitts-
verbraucher als auch der Fachhandel für Drogerie- und Parfümeriewaren angespro-
chen.
bb) Die angemeldete Wortkombination „Telemichel“ setzt sich aus den Bestandtei-
len „Tele“ und „michel“ zusammen.
aaa) „Tele“ ist ein aus dem Griechischen stammendes Wortbildungselement mit der
Bedeutung „fern, weit, in der/die Ferne“, wie z. B. „Television“, „Telekommunika-
tion“, „Teleobjektiv“, „Telearbeit“ oder „Telekolleg“ (Duden, Das große Wörterbuch
der deutschen Sprache, Band 9, 3. Aufl. 1999, S. 3874).
bbb) „Michel“ ist die Kurzform des männlichen Vornamens „Michael“
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Michel_maennlicher_Vorname; Duden, a.
a. O., Band 6, S. 2581), die Bezeichnung für „Deutscher“ oder für einen einfältig-
naiven Menschen, wie in dem Ausdruck „deutscher Michel“ für einen „weltfremden,
unpolitischen, etwas schlafmützigen Deutschen“ (https://www.duden.de/recht-
schreibung/Michel_Dummkopf_Deutscher; Duden, a. a. O.). Ferner wird dieser
Name auch als volkstümliche Kurzform für die Hauptkirche St. Michaelis in
Hamburg, dem bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt, verwendet.
ccc) Offenbar in Anlehnung daran wird der „Heinrich-Hertz-Turm“, ein ca. 280 m
hoher Fernsehturm in Hamburg-St. Pauli, als weiteres bekanntes Wahrzeichen der
Stadt im Volksmund „Telemichel“ genannt.
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cc) Das Anmeldezeichen besteht also aus dem volkstümlichen Namen des
Hamburger Fernsehturms, der auch in der Schreibweise „Tele-Michel“ schon vor
dem Anmeldetag, dem 28. Juni 2019, verwendet worden ist, wie eine Internet-
recherche ergeben hat:
- „Der Heinrich-Hertz-Turm – Hamburgs „Telemichel“ … Der Hamburger Fernseh-
turm – im Volksmund auch „Telemichel“ genannt – gehört zu den wichtigsten
Wahrzeichen der Stadt. …“ (22.01.2017, https://www.ndr.de/geschichte/Der-
Heinrich-Hertz-Turm-Hamburgs-Telemichel,fernsehturm184.html, Anlagenkon-
volut 1 zum ersten gerichtlichen Hinweis, im Folgenden genannte Anlagen bezie-
hen sich auf diesen gerichtlichen Hinweis);
- „Heinrich-Hertz-Turm (Telemichel) in Hamburg - Das zurzeit höchste Gebäude
der Stadt Hamburg ist der Fernsehturm, der allerdings in Hamburg nur „Tele-
Michel“ genannt wird. … Auch gibt es zur Zeit (Stand: August 2006) keinen
Betreiber für den Restaurant-Bereich, …“ (www.hummelexpress.de/Sehens-
w%FCrdigkeiten/ Fernsehturm/Heinrich-Hertz-Turm.html, Anlagenkonvolut 1);
- „Fernsehturm Hamburg - Der Hamburger Tele-Michel - Der Fernsehturm als
höchstes Gebäude der Hansestadt Hamburg prägt das Stadtbild als allgegen-
wärtiger Gigant. Die Aussichtsplattform und das Dreh-Restaurant sollen ab 2023
wieder öffnen. … Der Fernsehturm als Orientierungspunkt in Hamburg - Der im
Volksmund als Tele-Michel bekannte Fernmeldeturm im Stadtteil St. Pauli ist als
Blickfang aus der Hansestadt nicht mehr wegzudenken. …“
(https://www.hamburg.de/fernsehturm, Anlagenkonvolut 1);
- „Den Telemichel kaufen - Hamburger können ihr Wahrzeichen nun auch in Gold
kaufen und Gutes tun … (Hamburger Wochenblatt Nr. 36 vom 6. September
2017, Anlagenkonvolut 1);
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- „Hamburger Fernsehturm - ein Wahrzeichen der Hansestadt - Der Hamburger
Fernsehturm ist nicht nur ein Wahrzeichen, das die Kulisse der Stadt prägt, son-
dern auch das höchste Bauwerk seit seiner Eröffnung 1968. Benannt wurde der
Turm nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz – die Hamburger selbst
nennen ihn liebevoll Telemichel. …“ (https://ahoihamburg.de/fernsehturm/, Anla-
genkonvolut 3).
dd) Fernsehtürme sind funktionsbedingt schlanke, hohe Bauwerke, die oft optisch
auffällig aus dem Stadtbild herausstechen und häufig als Wahrzeichen der jeweili-
gen Stadt angesehen werden. Da sie meistens für Besucher zugänglich sind und
wegen ihrer Höhe eine besonders gute Aussicht bieten, sind sie zugleich eine
Besucher- bzw. Touristenattraktion. In Deutschland sind der Berliner Fernsehturm,
der Berliner Funkturm, im Volksmund „Langer Lulatsch“ genannt, der Münchener
Olympiaturm und der Frankfurter Europaturm bekannt. International stellen bei-
spielsweise der CN-Tower in Toronto und die Fernsehtürme von Moskau, Tokio und
Shanghai Touristenattraktionen dar (Anlagenkonvolut 2).
ee) Die charakteristische Form solcher Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten
weisen auch Waren und Verpackungen auf dem Gebiet der Duft- und Körperpfle-
geprodukte auf.
aaa) Flüssige Parfümeriewaren, Duftstoffe, ätherische Öle und aromatische
Extrakte werden in entsprechend gestalteten Flakons oder anderen Glasbehältern
angeboten. Beispielsweise wurden schon vor dem Anmeldezeitpunkt, dem 28. Juni
2019, Herren- und Damendürfte in Glasfläschchen in der verkleinerten Form des
Berliner Fernsehturms verkauft, wobei auch in der Warenbeschreibung auf diese
besondere Gestaltung hingewiesen wird:
„… Im stilvollen, matt-schwarz veredelten Fernsehturm-Glasflakon und in edler
schwarz-metallener Verpackung ist das Eau de Toilette ein zusätzlicher Hingucker.
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BREATH OF BERLIN – so atemberaubend wie die Hauptstadt selbst!“ (August
2018, www.douglas.de/de/p/3001044284?trac=de ..., Anlagenkonvolut 4).
bbb) Auch ein Raumduft in einer Glasflasche mit der Zeichnung des Berliner Fern-
sehturms auf ihrem großflächigen Etikett ist vor dem Anmeldezeitpunkt erhältlich
gewesen:
„Feelberlin“: So duftet die Großstadt – Wie riecht eigentlich Berlin? Da gibt es un-
terschiedliche Ansichten, und nicht alle sind schmeichelhaft. Die Naturduft-Manu-
faktur hat ihre eigene Vorstellung – und das Raumspray „Feelberlin“ kreiert. Der
Duft? Dynamisch, spritzig und ziemlich multikulti. „Feelberlin“ mit ätherischen Ölen
… Als Symbol auf den Flakons dient eine Zeichnung des Berliner Fernsehturms. …“
(16. Juni 2018, Anlagenkonvolut 4).
ccc) Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate können ebenfalls entweder in
entsprechend geformte Glas- oder Plastikbehältnisse gefüllt werden, selbst die
Form eines Fernsehturms annehmen oder einen entsprechenden Motivaufdruck
tragen. Beispielsweise gibt es mehrere Seifen in der Form verschiedener bekannter
Fernsehtürme, mit Einprägung oder Motiv auf dem Seifenstück selbst oder als
Abbildung auf der Verpackung:
- „Sauber-Shower mit dem Seifen-Tower – S … W … (42) aus Prenzlauer Berg hat
eine Fernsehturm-Seife designt. 150 Gramm schwer und 20 Zentimeter groß.
Der Fernsehturm duftet nach Zitrone, Shea Butter und Holz. Statt starrer Anten-
nenspitze baumelt eine knallrote Kordel auf der Kugel. Das Berliner Wahrzeichen
zum Einschäumen und Wohlfühlen! …“ (13. Mai 2014, www.bz-
berlin.de/berlin/mitte/sauber-shower-mit-dem-seifen-tower, Anlagenkonvolut 4);
- „DUSCH- UND BADESEIFE FERNSEHTURM“ … Die original Stuttgarter Fern-
sehturm-Seife mit wunderbar frischem Citrus-Bergamot Duft. 150 g reinstes
Dusch- und Badevergnügen kommen an der praktischen Kordel: Aufhängen,
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trocknen lassen, fertig! Nie wieder Seifenmatsch am Waschbecken. …“
(www.0711store.de/de/dusch-und-badeseife-fernsehturm-p-966, Auszug aus
archive.org zum 8. Juli 2018, Anlagenkonvolut 4);
- „Handgemachte Seife Berliner Fernsehturm Figo Fago – Vegan Kanu Nature“
(www.ebay.de/itm/..., Anlagenkonvolut 4);
- „Atelier Seifenzauber - Seife Berliner Fernsehturm (120g) … aus einer schönen
Perspektive fotografiert und in Seife gebracht. …“ (Anlagenkonvolut 4);
- „Stuttgarter Seifenmanufaktur … Ganz Neu: Die 0711 Seife für alle Stuttgart Fans
– mit Fernsehturm-Prägung. Ideal auch als Geschenk. … (https://shop.stuttgar-
ter-seife.de/de/0711-seife.html, Auszug aus archive.org zum 14. August 2019,
Anlagenkonvolut 4).
ddd) Neben Fernsehtürmen sind auch andere turmartige Sehenswürdigkeiten, wie
z. B. der Eiffelturm, regelmäßig Form von oder Motiv auf Duftflakons, Duftsteinen,
Cremetuben, Seifen oder (Raum-)Duftsprayflaschen (Anlagenkonvolut 5).
ff) Daher ist das angemeldete Wortzeichen „Telemichel“ in Bezug auf feste Körper-
reinigungs- und -pflegepräparate, wie z. B. Seifenstücke, nur als eine unmittelbar
beschreibende Aussage über deren Form oder Motiv aufgefasst worden. Bei den
flüssigen, gasförmigen, creme- oder pulverförmigen Duft-, Körperreinigungs- und -
pflegeprodukten, die nur in Flakons, Plastikflaschen, Glas- oder Plastiktiegeln, Glas-
oder Plastikdosen oder Ähnlichem gehandelt werden, hat das Anmeldezeichen
lediglich die Form oder das Motiv dieser Behältnisse angegeben. Ferner hat es bei
allen beanspruchten Waren auch das auf der Verpackung abgebildete Motiv benen-
nen können. Das angemeldete Wortzeichen „Telemichel“ ist somit aus Sicht der
angesprochenen Verkehrskreise schon am Anmeldetag geeignet gewesen, die
Form oder das Motiv der in Rede stehenden Waren der Klasse 3 oder deren
Behältnisse oder Verpackungen anzugeben (vgl. BPatG 26 W (pat) 503/12
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– Margerite; 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA; 26 W (pat) 16/15 – Spider Bottle;
28 W (pat) 523/12 – Märchenprinzen). Wie das Ergebnis der Senatsrecherche
gezeigt hat, ist die äußere Form und Ausgestaltung der Ware oder
Warenverpackung für Duft- und Körperpflegeprodukte ein Merkmal, das vom
Anbieter hervorgehoben wird und bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen kann.
gg) Da die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist, bedarf es für die Be-
gründung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebedürf-
nisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in wel-
chem Umfang das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe bereits vor dem An-
meldezeitpunkt bekannt war oder verwendet wurde. Es genügt, wie sich schon aus
dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass sie diesem Zweck dienen
kann.
hh) Da das Anmeldezeichen einen bekannten, volkstümlichen Gebäudenamen wie-
dergibt, fehlt es an einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von der
Sachangabe wegführt (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 98 - 100 – Postkantoor;
a. a. O. Rdnr. 39 - 41 – Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2009, 949
Rdnr. 13 – My World). Von einer unüblichen, fantasievollen Wortverbindung, die erst
nach analysierender Betrachtungsweise aufgrund mehrerer Gedankenschritte als
beschreibende Angabe verstanden wird, kann entgegen der Auffassung der Be-
schwerdeführerin nicht ausgegangen werden. Da der Verkehrsteilnehmer das an-
gemeldete Wortzeichen „Telemichel“ als die volkstümliche Bezeichnung des Ham-
burger Fernsehturms erkennt, der sich als Form oder Motiv der so gekennzeichne-
ten Duft- und Körperpflegewaren eignet, schließt er ohne analysierende Schritte auf
eine entsprechende Merkmalsangabe.
2. Wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters für die vorgenannten
Waren hat dem angemeldeten Wortzeichen „Telemichel“ zum Anmeldezeitpunkt
auch die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Ab. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt.
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3. Für die weiteren beanspruchten Waren der Klasse 3 „Präparate für die Mund-
hygiene; Fahrzeugreinigungsmittel; Waschmittel; Leder- und Schuhreinigungs- und
poliermittel“ ist das angemeldete Wortzeichen „Telemichel“ weder freihaltebedürftig
(§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch vermittelt es den angesprochenen breiten
Verkehrskreisen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt,
noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her (§ 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG). Bei Behältnissen oder Verpackungen dieser Waren legt das Publikum
keinen Wert auf Formen oder Motive bekannter Sehenswürdigkeiten. Daher werden
sie regelmäßig weder entsprechend gestaltet noch erwartet der Verkehr bei den mit
„Telemichel“ gekennzeichneten Reinigungsmitteln eine entsprechende Ausstattung.
III.
1. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG
hat keinen Erfolg
a) Die Rückzahlung ist anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen
des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre.
Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein Rückzahlungsgrund. Es müssen auch hier
besondere Umstände hinzukommen. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können
sich insbesondere aus Verfahrensfehlern des DPMA wie der Verletzung rechtlichen
Gehörs ergeben. Die fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die
Rückzahlung nur dann, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar er-
scheint, z. B. weil eindeutige gesetzliche Vorschriften oder eine gefestigte Amts-
praxis bzw. eine ständige Rechtsprechung unbeachtet geblieben sind (BPatGE 50,
54, 60 – Markenumschreibung; BPatG 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber;
26 W (pat) 20/15 – Goldkehlchen). Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist
jedoch nicht veranlasst, wenn auch ohne ein Fehlverhalten der Markenstelle
inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb ohnehin Beschwerde
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hätte eingelegt werden müssen, weil es in diesem Falle an der erforderlichen
Kausalität des Fehlers der Markenstelle für die Beschwerdeeinlegung fehlt (st.
Rspr.: BPatGE 30, 207, 210 f.; BPatG 25 W (pat) 566/17 – CE+). Letzteres ist hier
der Fall.
b) Es kann dahinstehen, ob die Begründung des angefochtenen Beschlusses, in
der das Anmeldezeichen vorrangig als Hinweis auf eine Verkaufs- und Angebots-
stätte angesehen worden ist, die EuGH-Entscheidung zu „NEUSCHWANSTEIN“
(GRUR 2018, 1146) unberücksichtigt lässt, zumal die Markenstelle ihre Entschei-
dung auch darauf gestützt hat, dass das angemeldete Wortzeichen die Formgebung
oder die Art der Verpackung der beanspruchten Waren unmittelbar beschreiben
könne. Ohne ein etwaiges Fehlverhalten der Markenstelle wäre für die in Rede
stehenden Duft- und Körperreinigungs- und -pflegewaren im Ergebnis die gleiche
(Teil-)Zurückweisungsentscheidung ergangen, weshalb die Anmelderin hätte
Beschwerde einlegen müssen. Es fehlt daher an der Kausalität zwischen dem von
der Anmelderin angenommenen Fehlverhalten der Markenstelle und der Notwen-
digkeit der Beschwerdeeinlegung.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Teilungsgebühr ist unzulässig.
Denn für die Entscheidung über diesen Antrag ist das BPatG nicht zuständig. Der
Erstattungsantrag hat sich gegen die Stelle zu richten, an die die Teilungsgebühr
gezahlt worden ist. Erst wenn das DPMA die Rückzahlung ablehnt, ist hiergegen
Beschwerde zum BPatG gegeben (BPatG 6 W (pat) 23/98; 6 W (pat) 33/98
– Drehmomentübertragungseinrichtung).
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IV.
Die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83
Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.
Weder ist über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden
(§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur
Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als
erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Der Senat weicht entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht von der Entscheidung
des EuGH zu „NEUSCHWANSTEIN“ (GRUR 2018, 1146) ab. Danach ist zum einen
die einer Ware zugedachte Funktion als Souvenir kein objektives, dem Wesen der
Ware innewohnendes Merkmal, da diese Funktion vom freien Willen des Käufers
abhängt und allein an seinen Intentionen ausgerichtet ist (a. a. O. Rdnr. 44 f.). Zum
anderen stellt nach diesem Urteil der Vertriebsort keine für die geographische
Herkunft beschreibende Angabe dar, weil der Ort des Verkaufs nicht dazu geeignet
ist, eigene Merkmale, Beschaffenheiten oder Besonderheiten der Waren zu
bezeichnen, die – wie ein Handwerk, eine Tradition oder ein Klima, die einen
bestimmten Ort kennzeichnen – mit ihrer geographischen Herkunft verbunden sind
(a. a. O. Rdnr. 50).
In der vorliegenden Teilzurückweisung der Beschwerde für Duft- und Körperpflege-
waren hat der Senat weder auf die Warenfunktion als Souvenir noch auf den Ort der
Herstellung oder des Verkaufs der Produkte abgestellt, sondern nur geprüft, ob die
Benennung eines konkreten Gebäudes, das das Wahrzeichen eine Stadt darstellt,
für bestimmte Waren als Hinweis auf deren Form, Motiv oder Verpackungsge-
staltung aufgefasst werden kann. Damit handelt es sich um Merkmale, die in dem
vorgenannten EuGH-Urteil und der vorinstanzlichen Entscheidung des EuG (Urt. v.
5. Juli 2016 - T-167/15) gar nicht angesprochen worden sind, so dass die dort
aufgestellten Grundsätze unangetastet bleiben. Es ist auch nicht erkennbar, dass
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und inwieweit unter diesen Umständen etwaige Lücken zu schließen wären, die das
Urteil des EuGH offen gelassen hätte. Im Übrigen ist der Senat entgegen der
Auffassung der Anmelderin nicht von einem „analogen Sachverhalt“ ausgegangen.
Die beiden Fallgestaltungen entsprechen sich nur insoweit, als sowohl die Marke
„NEUSCHWANSTEIN“ als auch das Wortzeichen „Telemichel“ jeweils eine
bekannte Sehenswürdigkeit benennen.
Im Übrigen hat der Senat bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die vom EuGH
und BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe angelegt.
V.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
- 18 -
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zuge-
lassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Kortge Kätker Dr. Rupp-Swienty
ob


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