26 W (pat) 194/02  - 26. Senat (Marken)

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 26 W (pat) 194/02 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 300 91 071 hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker beschlossen: Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widerspre-chenden auferlegt. G r ü n d e I Gegen die Eintragung der Marke 300 91 071 Mac Energy für die Waren „Süßwaren; alkoholfreie Getränke, Sirupe; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 395 42 359 ENERGY PUR , - 3 - die für verschiedene Waren der Klasse 30, darunter „Kakao, Schokolade; Süßwaren und Konfekte, auch in Form von Präsenten“ eingetragen ist. Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Mar-ken trotz teilweise identischer und im übrigen ähnlicher Waren keine Verwechs-lungsgefahr bestehe. Insgesamt seien sie aufgrund der in ihnen neben dem Be-griff „ENERGY“ enthaltenen abweichenden Bestandteile offenkundig nicht ähnlich. Zudem stelle zumindest die angegriffene Marke einen nach Art eines schottischen Familiennamens gebildeten Gesamtbegriff dar, der nur in vollständiger Form wie-dergegeben werde. Gegen eine gedankliche Verbindung der Marken spreche be-reits der Umstand, dass die Kennzeichnungskraft des in beiden Marken enthalte-nen Bestandteils „ENERGY“, der allein kollisionsbegründend sein könne, wegen seines warenbeschreibenden Charakters gering sei. Den Antrag des Markeninha-bers, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat die Wi-dersprechende zurückgewiesen, weil ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarendes Verhalten der Widersprechenden im Verfahren vor der Marken-stelle nicht vorgelegen habe. Gegen den Beschluss der Markenstelle hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, die sie nicht begründet und nach Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat. Der Markeninhaber beantragt nunmehr, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Zur Begründung macht er geltend, die Wi-dersprechende habe in einer Situation, die nach anerkannten Beurteilungsge-sichtspunkten aussichtslos war oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg ver-sprach, versucht, ihr Interesse an dem Wegfall des Markenschutzes für die ange-- 4 - griffene Marke durchzusetzen. Den sich gegenüberstehenden Marken fehle er-sichtlich jede Ähnlichkeit. Dies sei bereits im angegriffenen Beschluss festgestellt worden. Die Begründung der Markenstelle habe die Widersprechende mit Argu-menten überhaupt nicht angegriffen. Die Tatsache, dass die Beschwerde erst zwei Tage vor dem anberaumten Verhandlungstermin zurückgenommen worden sei, zeige deutlich, dass es der Widersprechenden als großem Unternehmen nur dar-auf angekommen sei, den Markeninhaber als kleinen Einzelkaufmann durch Ver-unsicherung bewusst lange vom Markt fernzuhalten. Es entspreche deshalb der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuer-legen. Die Widersprechende hat sich zu dem ihr zugestellten Kostenantrag nicht ge-äußert. II Der Kostenauferlegungsantrag des Markeninhabers ist zulässig und begründet. Es entspricht im vorliegenden Fall der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Verfah-rensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Für ein Ab-weichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Solche von der Norm abweichenden Um-stände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrens-beteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH aaO – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurtei-lungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg bietenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes - 5 - durchzusetzen versucht (BPatGE 12, 238, 240; BPatG Mitt 1977, 73, 74). Das Verhalten eines Widersprechenden gibt Anlass für eine Kostenauferlegung, wenn eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist. Dasselbe gilt in Fällen ersicht-lich fehlender Ähnlichkeit der Marken (Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 71 Rdn 30). Im vorliegenden Fall weist die Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke, wie bereits die Markenstelle in ihrem Beschluss ausdrücklich festgestellt hat, we-gen ihrer abweichenden Bestandteile sowie wegen deren unterschiedlicher Stel-lung innerhalb der Gesamtmarken offensichtlich keine Ähnlichkeit auf. Darüber hinaus stellt zumindest die angegriffene Marke eine nach Art eines schottischen Namens gebildete Einheit dar, weshalb offensichtlich auch nicht von einer alleini-gen Prägung dieser Marke den Begriff „ENERGY“ ausgegangen werden kann. Auch dies konnte die Widersprechende bereits dem angegriffenen Beschluss ent-nehmen. Ihr konnte und musste zudem sowohl aufgrund ihrer eigenen Argumen-tation im Eintragungsverfahren der Widerspruchsmarke als auch aufgrund von Veröffentlichungen zu schutzunfähigen Marken mit dem Bestandteil „energy“ (zB PAVIS PROMA 26 W (pat) 19/97, Beschluss vom 18.03.1998 – ENERGYCola; PAVIS PROMA HABM R 0387/99-2, Beschluss vom 18.09.2002 – ENERGY PLUS) bewusst sein, dass aus dem Wortbestandteil „ENERGY“ der Wider-spruchsmarke im Zusammenhang mit energiereichen bzw energiespendenden Waren nicht selbständig Rechte hergeleitet werden können. Auf die Kennzeich-nungsschwäche dieses Markenteils der Widerspruchsmarke hat auch die Marken-stelle im angegriffenen Beschluss bereits ausdrücklich hingewiesen. Mit der Be-schwerde hat die Widersprechende daher versucht, in einer aussichtslosen Si-- 6 - tuation ihr Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes wider besseres Wis-sen durchzusetzen. Dies lässt die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfah-rens im vorliegenden Fall als billig erscheinen. Albert Kraft Reker Bb

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