ECLI:DE:BPatG:2022:260922B26Wpat23.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 23/19
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2011 001 832
(hier: Kosten)
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. September 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Kätker und Dr. von Hartz
beschlossen:
Der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke und
ihre Anschlussbeschwerde werden zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der Wortmarke „Wilhelmsbader Hofbräu“ (30 2011 001 832)
hat der Widersprechende sowohl aus der prioritätsälteren Wortmarke „Hofbräu“
(200 117) als auch aus der älteren Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003
490 224) Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen
Patent- und Markenamts (DPMA) hat den beiden Widersprüchen mit zwei
getrennten Erstbeschlüssen vom 23. und 24. Juni 2014 den Erfolg versagt, die
beiden Erinnerungen mit Beschluss vom 11. Februar 2019 gemeinsam wegen
fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und für eine Auferlegung von
Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG keine Veranlassung
gesehen.
Hiergegen hat der Widersprechende zwei getrennte Beschwerden eingelegt,
nämlich mit Schriftsatz vom 13. März 2019 aus der Wortmarke „Hofbräu“ und mit
einem weiteren Schriftsatz von demselben Tag aus der Unionswortmarke
„HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224). Dazu sind auch zwei Beschwerdegebühren
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eingezahlt worden. Deshalb hat der Senat nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten
mit Beschluss vom 10. Mai 2021 das Beschwerdeverfahren aus der
Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224) abgetrennt. Dieses ist
unter dem Aktenzeichen 26 W (pat) 14/21 fortgeführt worden.
Die angegriffene Marke ist mit Wirkung vom 1. Februar 2021 wegen
Nichtverlängerung der Schutzdauer gemäß § 47 MarkenG im Register gelöscht
worden.
Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2022 erklärt die Inhaberin der angegriffenen Marke die
Hauptsache für erledigt und beantragt,
„der Beschwerdeführerin die Kosten der Rechtsstreite
aufzuerlegen.“
Der Widersprechende hat sich hierzu nicht geäußert.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Das Kostenbegehren der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, hat aber
keinen Erfolg.
Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Beschwerdeführerin die
„Kosten der Rechtsstreite“ aufzuerlegen, kann nur dahingehend ausgelegt werden,
dass der Widersprechende nicht nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens,
sondern auch die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens tragen soll.
1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, dem Widersprechenden die Kosten des
Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist zulässig, aber nicht begründet.
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a) Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Nichtverlängerung
ihrer Schutzdauer während des Beschwerdeverfahrens hat zwar eine Erledigung
des Verfahrens in der Hauptsache herbeigeführt, im Kostenpunkt ist die
Beschwerde jedoch anhängig geblieben, so dass gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG eine
Kostenentscheidung ergehen kann (BPatG 25 W (pat) 93/05 –
ORANCIN/Orasthin/Orthangin).
b) Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine
Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das
Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder
teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets
besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399,
401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben,
wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren
ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach
anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum
Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder
Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem
Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12
– mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets
ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die
Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem
sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der
Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem
Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. –
Schutzverkleidung). Ein solcher Ausnahmefall ist beispielsweise angenommen
worden, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren
und/oder Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird (BPatGE 12, 238, 240 f.
– Valsette/Garsette; 23, 224, 227 – Pomesin/POMOSIN; 33 W (pat) 9/09 – IGEL
PLUS/PLUS).
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c) Ein Verstoß des Widersprechenden gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht ist
vorliegend weder dargelegt noch ersichtlich.
Die Vergleichswaren der Klasse 32 waren teilweise identisch, teilweise hochgradig
ähnlich. Auch zwischen den angegriffenen Beherbergungs- und
Verpflegungsdienstleistungen der Klasse 43 und der Widerspruchsware „Bier in
Gebinden und Flaschen“ wurde Ähnlichkeit angenommen. Die originäre
Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke war zumindest nach Ansicht
der Erinnerungsprüferin auf der Grundlage eines von dem Widersprechenden
eingereichten Gutachtens durch gesteigerte Kennzeichnungskraft, nämlich als
Hinweis auf das Hofbräu München, überwunden, so dass die Markenstelle letztlich
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Ferner
stimmten die Kollisionswortmarken im Bestandteil „Hofbräu“ vollständig überein.
Angesichts dieser Sach- und Rechtslage kann nicht festgestellt werden, dass die
Beschwerde des Widersprechenden von vornherein offensichtlich aussichtslos
gewesen ist.
2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, dem Widersprechenden auch die Kosten
des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, kann nur als eine auf
die Kosten beschränkte Anschlussbeschwerde ausgelegt werden, weil der
Beschluss des DPMA, mit dem keinem der Verfahrensbeteiligten Kosten auferlegt
worden sind, von ihr nicht angegriffen worden ist.
a) Diese Anschlussbeschwerde ist zulässig.
aa) Zwar ist eine Anschlussbeschwerde abhängig von der Zulässigkeit und
Aufrechterhaltung der Beschwerde, so dass sie mit deren Verwerfung oder
Rücknahme wirkungslos wird. Allerdings ist der Verzicht auf die Marke oder deren
Löschung mangels Schutzdauerverlängerung nicht der Rücknahme der
Beschwerde gleichzusetzen, die in diesen Fällen jedenfalls genauso wie die
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Anschlussbeschwerde im Kostenpunkt anhängig bleibt (vgl. BGH NJW 1986, 852
Juris-Tz. 10; Ingerl/Rhonke, MarkenG, 3. Aufl., § 66 Rdnr. 64; Knoll in:
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 66 Rdnr. 62; Kirchner GRUR 1968,
682, 689).
bb) Die Anschlussbeschwerde kann im schriftlichen Verfahren bis zur Übergabe
einer Beschwerde- oder Kostenentscheidung an die Geschäftsstelle eingelegt
werden.
cc) Die nach Erlöschen der angegriffenen Marke infolge Nichtverlängerung ihrer
Schutzdauer vor einer Entscheidung des Senats im schriftlichen Verfahren
eingereichte, auf den Kostenpunkt beschränkte Anschlussbeschwerde ist daher als
zulässig anzusehen.
b) Die Anschlussbeschwerde hat jedoch keinen Erfolg.
Die Kostentscheidung des DPMA, wonach für eine Auferlegung von Kosten aus
Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG kein Anlass bestehe, ist nicht zu
beanstanden.
aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen
Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des
Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der
Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände, wie dies bei § 71
Abs. 1 Satz 2 MarkenG für das Beschwerdeverfahren bereits eingehend dargestellt
worden ist.
bb) Besondere Umstände, die eine Auferlegung der patentamtlichen Kosten des
Kollisionsverfahrens zu Lasten des Widersprechenden rechtfertigen könnten, liegen
hier nicht vor. Angesichts der Identitäts- und Ähnlichkeitslage bei einem Teil der
Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie der teilweisen Markenidentität kann
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dem Widersprechenden ein prozessualer Sorgfaltsverstoß durch Einleitung oder
Durchführung des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens nicht vorgeworfen
werden.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Kortge Kätker Dr. von Hartz
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