BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 26 W (pat) 24/00 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 7. Mai 2003 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 396 25 952 hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker beschlossen: Die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Kosten-entscheidungen der Markenstelle für Klasse 37 des Deut-schen Patent- und Markenamtes vom 13. August 1998 und vom 16. August 1999 wird zurückgewiesen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Widerspre-chende. G r ü n d e I Gegen die Eintragung der Marke 396 25 952 ASC für „Waren und Dienstleistungen mit Zeitrang vom 17. Januar 1996: Einbau spezieller Komponenten in Automobile, Lieferwagen und Lastwagen zur Schaffung beschränkter Auflagen; Einbau von An-- 3 - triebsstrang- Komponenten; Einbau von inneren und äußeren Trimmkomponenten zur Schaffung beschränkter Auflagen; Waren und Dienstleistungen mit Zeitrang vom 12. Juni 1996: Installation und Montage sowie Reparatur und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und von Teilen und Zubehör von Kraftfahrzeugen; Kraftfahrzeuge und Teile von Kraftfahrzeugen, insbesondere Son-nendächer, Motoren und Antriebsvorrichtungen und Teile davon zur Ausrüstung von Kraftfahrzeugen“ ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen „Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen, insbesondere für den EDV-gestützten Unterricht, Geräte und Anlagen der Nach-richten- und Kommunikationstechnik, insbesondere Sprachlehr-anlagen, Sprachaufzeichnungsgeräte, Zeitcodesysteme, Spulen-tonbandgeräte“ eingetragenen Marke 1 154 146 siehe Abb. 1 am Ende Die Markeninhaberin hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle die rechtser-haltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Markenstelle hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen zurückgewiesen, weil wegen fehlender Ähn-lichkeit der Waren und Dienstleistungen zwischen den Marken keine Verwechs-lungsgefahr bestehe. Sie hat ferner der Widersprechenden die Kosten des Wider-spruchsverfahrens, einschließlich des Erinnerungsverfahrens, auferlegt, weil diese - 4 - auch ohne umfassende technische Kenntnisse habe erkennen können, dass der Widerspruch trotz großer Markenähnlichkeit wegen der völlig verschiedenen bei-derseitigen Waren und Dienstleistungen keinen Erfolg haben konnte. Die Widersprechende hat dagegen Beschwerde erhoben und im Verlauf des Be-schwerdeverfahrens Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke vorgelegt. Nach Zugang der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat sie ihren Widerspruch zurückgenommen. Sie beantragt jedoch weiterhin, die in den Beschlüssen der Markenstelle erfolgte Kostenauferlegung aufzuheben und von ei-ner Kostenauferlegung im Beschwerdeverfahren abzusehen. Sie ist der Ansicht, die Kostenauferlegung durch die Markenstelle sei zu Unrecht erfolgt. Die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sei dort pauschal und ohne Angabe von Gründen verneint worden, wohingegen die Widersprechende ihre Auffassung zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit umfassend dargelegt habe. Der Umstand, dass die Erinnerung nicht begründet worden sei, stelle keinen hinreichenden Anlaß für eine Kostenauferlegung dar. Die Markeninhaberin beantragt, der Widersprechenden die Kosten des gesamten Verfahrens aufzuerlegen. Sie ist der Ansicht, die Widersprechende habe erkennen können und müssen, dass der Widerspruch wegen ersichtlich fehlender Ähnlich-keit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen keinen Erfolg haben konnte. II Die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Kostenentscheidung der Mar-kenstelle ist auch nach der Rücknahme des Widerspruchs weiterhin zulässig, weil die Widerspruchsrücknahme eine vorausgegangene Kostenentscheidung der Vorinstanz nicht gegenstandslos macht und die Beschwerde insoweit nicht erledigt ist (BPatGE 14, 247). Sie ist jedoch unbegründet. - 5 - Gemäß § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann das Patentamt einem Verfahrensbeteilig-ten die Kosten des Widerspruchs- und des Erinnerungsverfahrens auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es stets besonderer Umstände, die vor allem dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der zu erwartenden Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichts-punkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (BPatGE 8, 60, 62; BPatG Mitt 1977, 73, 74). In der vorliegenden Sache hatte der Widerspruch im Verfahren vor der Marken-stelle, abgesehen von der erkennbar fehlenden Ähnlichkeit der beiderseitigen Wa-ren und Dienstleistungen, schon deshalb keinerlei Aussicht auf Erfolg, weil es die Widersprechende in diesem Verfahrensstadium unterlassen hat, auf die gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG zulässige Einrede der Markeninhaberin hin ihrer Obliegenheit zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Wider-spruchsmarke nachzukommen. Auch und gerade aufgrund dieses Verhaltens der Widersprechenden konnte die gegen die Kostenentscheidung der Markenstelle gerichtete Beschwerde bereits keinen Erfolg haben. Es entspricht auch der Billigkeit, der Widersprechenden gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG zusätzlich die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die Widersprechende, die die Benutzung ihrer Marke nach den von ihr (erstmals) im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen allein für die Spezialware "Sprachlehranlagen" in beiden maßgeblichen Glaubhaftmachungszeiträumen be-nutzt hat, hätte erkennen können und müssen, dass eine Ähnlichkeit dieser Spe-zialware mit den von der Markeninhaberin beanspruchten, für einen völlig anderen Einsatzbereich bestimmten Waren und Dienstleistungen ersichtlich noch viel we-- 6 - niger in Betracht kam, als dies nach der ihr bekannten Auffassung der Marken-stelle für den wesentlich weiteren Warenoberbegriff "Geräte und Anlagen der Nachrichten- und Kommunikationstechnik" der Fall sein konnte. Sie hätte diesen Umstand angesichts der Tatsache, dass die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der gegnerischen Marke bereits in ihrer ersten Erwiderung auf den Wi-derspruch bestritten hatte, bereits vor der Einlegung der Beschwerde wissen kön-nen und bei der Prüfung ihrer Erfolgsaussichten berücksichtigen müssen. Bei die-ser Sachlage kann die Einlegung der Beschwerde nicht als ein mit der prozessu-alen Sorgfalt vereinbares Verhalten bewertet werden. Albert Kraft Reker Bb Abb. 1
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