26 W (pat) 28/17  - 26. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:180522B26Wpat28.17.0
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 28/17
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
18. Mai 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2012 014 352
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Kortge, des Richters Kätker und der Richterin Dr. Rupp-Swienty
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Wort-/Bildmarke (rot, blau, grau)
ist am 10. Februar 2012 angemeldet und am 31. Juli 2012 unter der Nummer 30
2012 014 352 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte
Register als Marke eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der
Klasse 33: Alkoholische Cocktails, alkoholhaltige Fruchtextrakte, alkoholhaltige
Milchgetränke, alkoholische Essenzen, alkoholische Extrakte, alkoho-
lische Fruchtgetränke, alkoholische Getränke, ausgenommen Bier,
alkoholreduzierte Weine, Anislikör, Anislikör [Anisette], Aperitifs,
- 3 -
Aperitifs, Digestifs und Cocktails auf Grundlage von Spirituosen und
Wein, Apfelwein, Aquavit, Arrak, Birnenmost, Brandy, Branntwein,
Cognac, Curaçao, destillierte Getränke, Genever, Gin, Honigwein,
Kirschwasser, Kornbrand, Liköre, Likörweine, Magenbitter [Liköre],
Met, Obstbrände, Obstweine, Perlweine, Pfefferminzlikör, Reisalko-
hol, Reiswein, Rum, Sake, schaumweinähnliche Getränke, Schnaps,
Sekt, Schaumwein, Softspirituosen, Spirituosen, Tresterwein, Verdau-
ungslikör, -schnaps, Wacholderbranntwein, Weinbrand, Weine,
Whisky, Wodka;
Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Berei-
chen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und
Spirituosen; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in
den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel,
Wein und Spirituosen; Einzelhandelsdienstleistungen in den Berei-
chen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und
Spirituosen; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Lebens-
mittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und Spirituosen;
Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Berei-
chen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und
Spirituosen; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sen-
dungen in den Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige
Genussmittel, Wein und Spirituosen.
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 31. August 2012 veröffentlicht worden
ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke
MONTES
- 4 -
die am 3. Januar 2002 angemeldet und am 17. Juni 2002 unter der Nummer
302 00 178 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist für Waren
der
Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
Mit Beschlüssen vom 27. November 2014 und 9. Januar 2017, letzterer ergangen
im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA eine Ver-
wechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung
hat sie ausgeführt, die Vergleichswaren seien identisch und die sich gegenüberste-
henden Produkte und Dienstleistungen ähnlich. Bei durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke werde die angegriffene Marke den erhöhten
Anforderungen an den Zeichenabstand gerecht. Die Kollisionsmarken unterschie-
den sich in ihrer Gesamtheit deutlich durch den Wortbestandteil „Vino“, die grafische
Ausgestaltung und die doppelte Wiedergabe des Wortelements „VinoMonte“ der
jüngeren Marke. Letztere werde klanglich nicht durch den Bestandteil „Monte“ ge-
prägt, weil „Vino“ und „Monte“ gleichgewichtig seien und sowohl grammatikalisch-
formal als auch vom Sinngehalt derart aufeinander bezogen seien, dass sie einen
Gesamtbegriff im Sinne von „Wein des Berges“ oder „Bergwein“ bildeten. Der Ver-
braucher, dem vergleichbare Ausdrücke der einschlägigen Branche wie „Vino
Santo“, „Vino bianco/rosso“ oder „Vinho Verde“ bekannt seien, werde keine Veran-
lassung haben, die jüngere Marke auf den zweiten Wortbestandteil zu verkürzen.
Die angegriffene Marke werde daher vom Kompositum „VinoMonte“ geprägt, das
sich sowohl durch den ersten in der älteren Marke nicht enthaltenen Bestandteil
„Vino“ am Wortanfang als auch von dem markant hörbaren Schlusskonsonanten „S“
der älteren Marke hinreichend absetze. Ferner unterschieden sich die Vergleichs-
marken in Silbenzahl und Vokalfolge. In bildlicher Hinsicht führe neben dem Ele-
ment „Vino“ auch die komplexe grafische Ausgestaltung der jüngeren Marke aus
der Verwechslungsgefahr heraus. Eine begriffliche Ähnlichkeit scheide aus, weil
das Markenwort „Montes“ in Alleinstellung nicht als spanisches Wort für „Berge“
aufgefasst werde, zumal diese Form nur im Rahmen von Eigennamen wie „Montes
- 5 -
Urales“, „Montes Metálicos“ oder „Montes Claros“ existiere, während sonst eher
„montaña“ Verwendung finde und es sich um einen häufigen Nachnamen handele,
den in Deutschland laut Telefonbuch der Deutschen Telekom Medien GmbH 45
Personen und neun Firmen tragen. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedank-
liche Verbindung sei zu verneinen, weil es wegen der Abweichung im Endbuchsta-
ben an einer Übernahme der älteren Marke fehle und das Element „Monte“ sowohl
grafisch als auch inhaltlich als Teil eines Gesamtgefüges nicht eigenständig hervor-
trete.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,
der Wortbestandteil „Vino“ sei als italienisches und spanisches Wort für Wein oder
alkoholische Getränke auf Weinbasis rein beschreibend und dem Durchschnittsver-
braucher bekannt, weil italienische und spanische Weine einen Anteil von mehr als
20 % am deutschen Weinkonsum ausmachten. Dagegen habe das Markenwort
„Montes“ für ihn keine Bedeutung, so dass es als einziges herkunftskennzeichnen-
des und damit prägendes Element wahrgenommen werde. „Montes“ habe nur im
Spanischen die Bedeutung „Berge“. Mindestens genauso verbreitet sei im Spani-
schen die Bedeutung „unbewirtschaftetes Land, das mit Bäumen, Sträuchern,
Büschen oder Gras bewachsen ist“. „Ingeniero de Montes“ werde mit „Ingenieure
der Forstwirtschaft“ und nicht mit „Bergingenieur“ übersetzt. Im Spanisch sprechen-
den Raum werde „Monte“ als Abkürzung für „Monte de Piedad“, also für ein karitativ
organisiertes Pfandleihhaus verwendet. Nicht in Alleinstellung, sondern nur vor
einem Eigennamen, wie bei Monte Everest, Monte Alban, Monte Golgata und Monte
Sinai, sei die Bedeutung als Berg eindeutig. Im Französischen würden „die Berge“
mit „les montagnes“ und im Italienischen mit „le montagne“ übersetzt. Nur der
Spanisch sprechende Teil des inländischen Verkehrs könne „Montes“ im Sinne von
„Berge“ verstehen. Einen beschreibenden Hinweis auf eine bergige oder hügelige
Lage eines Weinbergs bzw. Weinanbaugebiets entnehme er dem Markenwort aber
erst nach mehreren gedanklichen Schritten, was eine unzulässige analysierende
Betrachtungsweise darstelle. Denn der Begriff „Berge“ werde nur als geologische
Landform aufgefasst, weil „Weinberg“ im Spanischen mit „la viña“ oder „el viñedo“,
- 6 -
im Italienischen mit „la vigna“ und im Französischen mit „le vignoble“ übersetzt
werde. Ein Weinberg sei in Deutschland eine für den Weinbau landwirtschaftlich
genutzte Fläche in Steil-, Hang- oder Flachlage, wobei mit der Steillage eine
extreme Hanglage gemeint sei und nicht die geologische Landform „Berg“. Daher
gehe man in und nicht auf den Weinberg. Weinanbau finde zudem nicht auf einem
Berg statt, da sich die Bedingungen, wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, Boden-
qualität etc. dafür nicht eigneten. Wein habe daher keinen Bezug zur geologischen
Landform „Berge“, so dass die absolute Mehrheit der deutschen Durchschnittsver-
braucher dem Markenwort keinen eindeutigen Sinngehalt entnehme. Die vom Senat
in Bezug genommene Entscheidung im Kollisionsbeschwerdeverfahren „Aqua
Montis/MONTES“ (BPatG 26 W (pat) 250/02) beziehe sich nur auf alkoholfreie
Getränke der Klasse 32, bei denen „MONTES“ auf die Herkunft des Mineral- und
Tafelwassers sowie des bei der Herstellung eingesetzten Wassers aus dem Bereich
der Berge hinweisen könne, so dass sie auf die hier in Rede stehenden alkoholi-
schen Getränke nicht übertragbar sei. „Montes“ werde daher vom maßgeblichen
deutschen Verkehrskreis als origineller, interpretationsbedürftiger Fantasiebegriff
aufgefasst und verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die
Widerspruchsmarke habe aufgrund intensiver Benutzung sogar eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft in Bezug auf „Wein“, die auf alkoholische Getränke aus-
strahle. Die vorgelegte eidesstattliche Versicherung des „Commercial Director“ vom
3. Januar 2018 belege Umsatz- und Stückzahlen verkauften Weins in Deutschland
in den Jahren 2013 bis 2017 sowie inländische Werbeausgaben in den Jahren 2015
bis 2017. Der erhöhte Schutzumfang ergebe sich auch aus Rechnungen an zwei
deutsche Importeure in den Jahren 2009 bis 2017 sowie aus Werbeunterlagen und
Artikeln aus Fachzeitschriften in den Jahren 2014 bis 2017, in denen das Weingut
oder die Weine der Widersprechenden genannt würden. Ferner legt die Widerspre-
chende einen Kassenzettel der Einzelhandelsfirma E… vor, der einen am
29. Januar 2022 getätigten Einkauf von „Mon.Sauv.Bl.0,75l“ und
„Mont.Cabern.0,75l“ belegt. Die Wortkombination „Vino Montes“ werde zudem
sowohl im alltäglichen Geschäftsverkehr als auch in der Weinbranche als Kombi-
nation aus Produktbezeichnung und Name des Herstellers aufgefasst, wie z. B.
- 7 -
„Weingut Bärmann“ (30 2015 205 169), „Wein-Reh“ (608576), „WEIN Feldmann“
(300 18 639). „VĺNO HRUŠKA“ (UM 008 788 549) oder „Vino Don Ernesto“ (30 2012
060 351). Der Verbraucher orientiere sich in der angegriffenen Marke an dem
Wortelement „Monte“, weil „Vino“ als beschreibender Bestandteil zurücktrete, er für
die Bedeutung „Berg“ einen ihn näher bestimmenden Eigennamen vermisse, wie
z. B. „Everest“, und „Vino Monte“ keine konkrete Weinart beschreibe, wie z. B. „Vino
Rosso“. Ohne nachfolgenden Eigennamen verbinde der Verkehr mit „Monte“ im
Sinne von „Berg“ nur Gipfel und Wildnis, aber keine Weinlage. „Monte“ und Montes“
seien klanglich und im Schriftbild weitgehend identisch, weil sie sich nur in der
Endung unterschieden und der Schriftzug nur minimal verziert sei. Eine mittelbare
Verwechslungsgefahr bestehe zudem unter dem Aspekt eines Serienzeichens, weil
die Widersprechende auch Inhaberin der deutschen Wortmarken „MONTES
FOLLY“ (303 06 333) und „MONTES ALPHA“ (2 091 036) sei.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom
27. November 2014 und 9. Januar 2017 aufzuheben und das
DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen
des Widerspruchs aus der Marke 302 00 178 zu löschen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und bestreitet, dass die Widerspruchs-
marke den deutschen Verbrauchern bekannt und deshalb gesteigert kennzeich-
nungskräftig sei. Sie vertritt die Auffassung, die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke sei allenfalls gering. Die Bedeutung des spanischen Wortes „montes“
für „Berge“ sei dem allgemeinen Verkehr bekannt und „Weinberge“ gebe es zahl-
- 8 -
reich. Der deutsche Verbraucher kenne „Monte“ im Sinne von „Berg“ von den ver-
schiedenen so bezeichneten deutschen Müll- und Schuttbergen. In Frankfurt am
Main kenne jedes Schulkind den „Monte Scherbelino“. „Vino“ und „Monte“ bildeten
daher eine Verbindung gleichwertiger beschreibender Bestandteile. Die Binnen-
großschreibung in der jüngeren Marke bewirke eine Zweiteiligkeit, die bei der älte-
ren Marke fehle. Auch durch das „S“ am Ende der Widerspruchsmarke sowie die
Groß- bzw. Kleinschreibung unterschieden sich die Vergleichsmarken hinreichend.
Der Durchschnittsverbraucher könne sie auch klanglich auseinanderhalten, weil die
angegriffene Marke ein italienisches und damit weiches Klangbild habe und zwei
Wörter einem Wort gegenüberstünden.
Mit gerichtlichen Schreiben vom 6. Oktober 2017, 29. März 2019 und 19. März 2021
sind die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde
keine Aussicht auf Erfolg habe, insbesondere nicht von einer erhöhten Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden könne.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.
Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor
dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erho-
benen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis
zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).
- 9 -
Zwischen der angegriffenen Marke und der älteren
Wortmarke „MONTES“ besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 42
Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beur-
teilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlich-
keit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und
der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch
einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.
Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert
René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24
– RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).
1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage sind die Vergleichswaren der
Klasse 33 identisch und die angegriffenen Handelsdienstleistungen weisen eine
durchschnittliche Ähnlichkeit mit den Widerspruchsprodukten auf.
a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehen-
den Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der
Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaf-
fenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs-
und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einan-
der ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen,
dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus
- 10 -
demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009,
356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021,
724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16
– ZOOM/ZOOM).
Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der
regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verant-
wortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während
der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zuge-
messen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und
Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder
Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH
GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG
30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).
b) Identität besteht zwischen den von der jüngeren Marke beanspruchten Waren
der Klasse 33 und den Widerspruchsprodukten der gleichen Klasse. Zum einen sind
die angegriffenen Waren „alkoholische Getränke, ausgenommen Bier“ identisch im
Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Zum anderen werden die im
Verzeichnis der jüngeren Marke aufgeführten einzelnen alkoholischen Getränke
von dem für die ältere Marke eingetragenen Oberbegriff „Alkoholische Getränke
(ausgenommen Biere)“ umfasst.
c) Durchschnittliche Ähnlichkeit weisen die Widerspruchswaren der Klasse 33 zu
den verschiedenen angegriffenen Handelsdienstleistungen der Klasse 35 „in den
Bereichen: Lebensmittel und Getränke, sonstige Genussmittel, Wein und
Spirituosen“ auf.
aa) Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beur-
teilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den
Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich,
- 11 -
dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden
(BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2002, 544, 546
– BANK 24). Im Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen ist zu berücksichti-
gen, dass Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten
Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie
Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen sind. Besondere Um-
stände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen, wenn beim an-
gesprochenen Verkehr der Eindruck entsteht, Ware und Dienstleistung unterlägen
der Kontrolle desselben Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1999, 586 Rdnr. 22
– White Lion). Dies kann der Fall sein, wenn sich das Dienstleistungsunternehmen
selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der
Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbe-
reich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35
– PELIKAN; BPatG 27 W (pat) 506/17 – kodi professional/KODi).
bb) Einzelhandelsdienstleistungen umfassen neben dem Rechtsgeschäft des Kauf-
vertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum
Abschluss eines Kaufvertrages anzuregen. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Aus-
wahl eines Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im
Angebot liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die Verbraucher dazu veran-
lassen sollen, den Kaufvertrag mit einem Händler und nicht mit einem Wettbewerber
abzuschließen (vgl. EuGH GRUR 2005, 764 Rdnr. 34 – Praktiker; BGH MarkenR
2016, 157 Rdnr. 22 – BioGourmet). Eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen eines Ein-
zelhändlers zu den gehandelten Waren kommt dann in Betracht, wenn große Han-
delshäuser in dem betreffenden Warensektor neben dem Verkauf fremder Waren
auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (GRUR 2014, 378 Rdnr. 39
– OTTO CAP). Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben.
cc) Groß- und Einzelhändler wie z. B. die Discounter Aldi, Lidl, EDEKA und REWE
etc. haben schon vor dem maßgeblichen Anmeldetag der angegriffenen Marke,
- 12 -
dem 10. Februar 2012, alkoholische Getränke vielfach auch unter Eigenmarken an-
geboten, während Winzer und Brennereien ihre Waren ebenfalls unmittelbar an die
Endverbraucher vertrieben haben. Abgesehen davon, dass „Getränke, Wein und
Spirituosen“ sogar gesondert genannt sind, werden alkoholische Getränke auch von
dem unter der angegriffenen Marke gehandelten Sortiment der Groß- und Einzel-
händler „in den Bereichen: Lebensmittel, sonstige Genussmittel“ umfasst. Denn ein
Lebensmittel ist eine „Ware zum Essen oder Trinken, die zum Bedarf des täglichen
Lebens gehört“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Lebensmittel) und ein
Genussmittel „etwas, was nicht wegen seines etwa vorhandenen Nährwertes,
sondern wegen seines guten Geschmacks, seiner anregenden Wirkung o. Ä.
genossen wird“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Genussmittel).
Insoweit ist daher von einer normalen Ähnlichkeit auszugehen.
2. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren
und -dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den
normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnitts-
verbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH
GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an den Getränke-,
Wein- und Spirituosenfachhandel sowie den Gastronomiefachverkehr.
Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke und
der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Einzelhandels in diesem Bereich
wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltägli-
chen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher ins-
gesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegan-
gen werden (BPatG 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro).
3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „MONTES“ ist als gering ein-
zustufen.
- 13 -
a) Ihre originäre Kennzeichnungskraft ist unterdurchschnittlich.
aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrs-
kreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31
– BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX).
Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen.
Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar
beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kenn-
zeichnungskraft (BGH MarkenR 2017, 412 Rdnr. 19 – Medicon-Apotheke/MediCo
Apotheke; WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040
Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe
oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft
auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).
bb) Das Wort „montes“ ist der Plural des spanischen und portugiesischen Substan-
tivs „monte“ für „Anhöhe, Berg“ (https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/monte;
https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/monte). Soweit die Widersprechende an-
führt, dass im Spanischen mindestens genauso verbreitet die Bedeutung sei „unbe-
wirtschaftetes Land, das mit Bäumen, Sträuchern, Büschen oder Gras bewachsen
ist“, dass „Ingeniero de Montes“ mit „Ingenieure der Forstwirtschaft“ und nicht mit
„Bergingenieur“ übersetzt werde und im Spanisch sprechenden Raum „Monte“ als
Abkürzung für „Monte de Piedad“, also für ein karitativ organisiertes Pfandleihhaus
verwendet werde, ist zu entgegnen, dass keine dieser genannten Bedeutungen dem
Durchschnittsverbraucher oder dem hier betroffenen Fachverkehr im Inland be-
kannt sind.
- 14 -
aaa) Dagegen dürfte die Bedeutung des Begriffs „montes“ im Sinne von „Berge“
nicht nur dem Spanisch sprechenden Inländer, sondern auch der Mehrheit der deut-
schen Durchschnittsverbraucher bekannt sein, obwohl diese weder die spanische
noch die portugiesische Sprache beherrscht.
(1) Bereits am 28. November 2007 hat der 26. Senat in vollständig anderer Beset-
zung im Kollisionsbeschwerdeverfahren „Aqua Montis/MONTES“ (BPatG
26 W (pat) 250/02) festgestellt, dass der Durchschnittsverbraucher „Mont“ und
„Monte“ in der Bedeutung „Berg“ aus einer Vielzahl von Namen französischer,
schweizerischer und italienischer Berge kenne. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl
italienischer Berge (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Bergen_und_Erhebun-
gen_in_Italien, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege),
deren Name mit „Monte“ für „Berg“ beginnt (https://dict.leo.org/italienisch-
deutsch/monte), wenn auch die korrekte italienische Pluralform „monti“ und nicht
„montes“ lautet, was dem Durchschnittsverbraucher aber nicht geläufig ist. Viele
französische und Schweizer Berge beginnen ebenfalls mit „Mont“ oder „Monte“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Bergen_und_Erhebungen_in_Frankreich;
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Bergen_in_der_Schweiz, in der mündlichen
Verhandlung überreichte Recherchebelege). Für dieses bereits im Jahre 2007 fest-
gestellte Verkehrsverständnis von „MONTES“ im Sinne von „Berge“ ist es unerheb-
lich, dass Gegenstand des genannten Verfahrens nur alkoholfreie Getränke gewe-
sen sind.
(2) Für die Kenntnis der Durchschnittsverbraucher von „Monte“ im Sinne von „Berg“
spricht zudem, dass in mehreren deutschen Städten Schutt- oder Trümmerberge
volkstümlich als „Mont(e) Klamott“ oder „Monte Scherbelino“ bezeichnet werden. So
wird der Name „Mont Klamott“ verwendet für den Großen Bunkerberg in Berlin,
einen Trümmerberg im Volkspark Friedrichshain, den Herkulesberg, den größten
von elf Trümmerbergen in Köln und den Insulaner, einen Trümmerberg im Westen
Berlins (https://de.wikipedia.org/wiki/Mont_Klamott; https://de.wikipedia.org/wiki/
Herkulesberg, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege). Der
- 15 -
Trümmerberg „Rheydter Höhe“ in Mönchengladbach wird im Volksmund „Monte
Klamott“, „Monte Scherbelino“ oder „Rheydter Müllberg“ genannt (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Rheydter_Höhe, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recher-
chebelege). Schuttberge in Frankfurt am Main, in Paderborn und in Stuttgart werden
ebenfalls als „Monte Scherbelino“ bezeichnet und in Siegen heißt eine solche
Erhebung „Monte Schlacko“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Schuttberg, in der mündli-
chen Verhandlung überreichte Recherchebelege).
bbb) Auch der inländische Fachverkehr, der mit dem Import spanischer Weine und
anderer alkoholischer Getränke befasst ist, erkennt in der älteren Marke die spani-
sche Pluralform für „Berge“, weil ihm warenbeschreibende Grundbegriffe dieser
Welthandelssprache geläufig sind.
ccc) „Berge“ ist die Pluralform des Substantivs „Berg“ mit den Bedeutungen
„größere Erhebung im Gelände; Gebirge; große Masse, Haufen“ und im Bergbau
„nicht erzhaltige Gesteinsbrocken“ (https://www.duden.de/rechtschrei-
bung/Berg_Gelaendeerhebung_Gebirge).
dd) Das Markenwort „MONTES“ im Sinne der vorgenannten geologischen Landform
„Berge“ ist aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise geeignet, darauf hinzu-
weisen, dass die Inhaltsstoffe der unter dieser Bezeichnung vertriebenen Wider-
spruchswaren „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ aus den Bergen
stammen. Das gilt entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht nur für
Mineral- und Tafelwasser oder alkoholfreie Getränke, sondern auch für die hier be-
troffenen Alkoholika.
aaa) Denn es ist allgemein bekannt, dass Spirituosen aus Früchten, Kräutern oder
anderen Pflanzen sowie mit Quellwasser der Berge, z. B. der Alpen, hergestellt
werden und mit dieser Herkunft geworben wird.
- 16 -
bbb) Weine haben ebenfalls einen Bezug zur geologischen Landform „Berge“, weil
sie aus sog. Steil- bzw. Höhenlagen stammen können.
(1) Generell sind steilere Lagen mit der richtigen Exposition durch den höheren
Energiegenuss aus dem Sonnenlicht besser zu beurteilen als Flachlagen. Nach
§ 34b Abs. 1 der Weinverordnung (WeinV in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. April 2009, BGBl. I S. 827, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 14. Dezember 2018, BGBl. I S. 2480) handelt es sich um eine „Steillage“ oder
„Steillagenwein“, wenn der Wein ausschließlich aus Weintrauben hergestellt
worden ist, die von einer Rebfläche stammen, deren Neigung mindestens 30 % be-
trägt. Da die Sonneneinstrahlung direkter und länger erfolgt als in flachen Gebieten,
werden die Trauben von Reben in Steillage auch in kühleren Anbaugebieten nahezu
jedes Jahr vollreif eingebracht, so dass die Weine aus Steillagen meist sehr fruchtig
und gehaltvoll im Geschmack sind. Weine aus Steillagen verfügen demzufolge über
eine besonders gute Qualität. Von Deutschlands Steillagen stammen einige der
besten Weine der Welt (vgl. „Edle Tropfen aus Steillagen“, Pressebericht in der Wirt-
schaftsWoche vom 29. Oktober 2008; „Mehr Genuss - Steil-Lage Beste - Der
Bremmer Calmont ist in Europa der Weinberg mit der stärksten Steigung. Hier
wächst erstklassiger Riesling, doch die Arbeit ist knochenhart. …“, 16.10.2011,
https://www.tagesspiegel.de/themen/genuss/steil-lage-beste/4756510.html; „Steil-
lagen bleiben erhalten - Staatsweingut hat Burgberg für 87 Ar Rebfläche umgestal-
tet … Im Sommer 2010 genehmigte das Ministerium für Ländlichen Raum die Quer-
terrassierung, um den Steillagenweinbau zu erhalten. …“, 9. März 2011,
https://www.stimme.de/archiv/schozach-bottwar/sonstige-steillagen-bleiben-erhal-
ten-art-2079282#!, in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege).
Deutsche Weine aus bekannten Steillagen kommen oft von der Mosel, aus dem
Mittelrhein, der Ahr und weiten Teilen des Neckartals. Als steilste Weinlage Europas
ist mit einer Steigung von 75 Grad der Engelsfelsen im Badischen Bühlertal bekannt
und der Calmont an der Mosel mit einem fast so großen Neigungswinkel
(https://www.vicampo.de/weinlexikon/steillage; https://de.wikipedia.org/wiki/Steil-
- 17 -
lagenweinbau; https://www.wein.de/de/glossar/steillage/; https://www.weinken-
ner.de/weinlexikon/s/steillage/, in der mündlichen Verhandlung überreichte
Recherchebelege).
(2) Auch die Alpen sind die Heimat einiger der interessantesten Weinregionen
Europas. Der höchste Weinberg Europas befindet sich in Visperterminen mitten im
Wallis. Er erstreckt sich auf einer Höhe zwischen 650 und 1150 Metern und ist
Heimat des bekanntesten Weißweins der Region, des vollmundigen Heida
(https://www.falstaff.de/nd/wein-aus-den-
alpen/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste, in der
mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege).
(3) Das dem Fachverkehr geläufige österreichische Weinrecht kennt sogar die Be-
zeichnung „Bergwein“ für Weine aus Hanglagen mit mehr als 26 % Hangneigung
(§ 1 Abs. 2 Nr. 8 der österreichischen Weinbezeichnungsverordnung).
ee) „Montes“ ist zwar auch der Name einer Gemeinde in Portugal, einer Stadt in
Uruguay, eine Municipio (Verwaltungseinheit) im Bundesstaat Sucre in Venezuela,
der Familienname zahlreicher spanischer und südamerikanischer Geistlicher,
Künstler, Sportler, Journalisten und Politiker (https://de.wikipedia.org/wiki/Montes)
sowie der Firmenname der Widersprechenden und der Nachname des Firmengrün-
ders. Da der insbesondere in Spanien anzutreffende Eigenname im Inland eher sel-
ten vorkommt – 45 Eintragungen im Telefonbuch der Deutschen Telekom Medien
GmbH und neun Firmennamen belegen keine Häufigkeit – reduziert sich der Kreis
möglicher Begriffsgehalte auf einen produktbeschreibenden Hinweis. Für die An-
nahme einer Kennzeichnungsschwäche reicht es zudem aus, wenn auch nur eine
Bedeutung – hier: „Berge“ – warenbeschreibenden Charakter hat (EuGH GRUR
2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina
Melkunie; BPatG 30 W (pat) 7/18 – Endo Aktiv/Endo Klinik).
- 18 -
ff) Der Senat hat auch nicht feststellen können, dass es in der Weinbranche die
Kennzeichnungsgewohnheit gibt, alkoholische Getränke mit der Kombination aus
„Vino“ bzw. „Wein/Weingut“ und nachgestelltem Hersteller- bzw. Winzernamen zu
kennzeichnen, so dass „MONTES“ als Eigenname verstanden werden könnte.
b) Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
ist weder hinreichend dargelegt noch glaubhaft gemacht worden.
aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der
Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils
der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.:
EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; GRUR 2017, 75 Rdnr. 29
– Wunderbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die
erhöhte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der
angegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. – SIERRA
ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeit-
punkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058
Rdnr. 14 – KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive
Benutzung ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen,
soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH
GRUR 2006, 859 Rdnr. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16
– Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken).
bb) Zu diesen Voraussetzungen fehlen sowohl konkreter Tatsachenvortrag als auch
Glaubhaftmachungsmittel.
- 19 -
aaa) Nach der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des „Commercial Director“
vom 3. Januar 2018 hat die Widersprechende in den Jahren 2013 bis 2017 mit
Weinlieferungen nach Deutschland jährliche Umsätze im einstelligen Millionenbe-
reich erzielt. In den Jahren 2015 bis November 2017 hat sie laut eidesstattlicher
Versicherung fünfstellige Summen für Werbung in Deutschland ausgegeben.
Ferner hat sie beispielhaft Rechnungen aus den Jahren 2009 bis 2017 an die beiden
deutschen Importeure H… und J… mit 280 Filialen im Bun-
desgebiet vorgelegt. Seit 2014 werden die Weine auf Flügen der L… AG über
die L1… angeboten. Die Weine der Widersprechenden sind seit 2015
wiederholt in der Fachpresse lobend erwähnt worden, waren 2017 Testsieger und
der Inhaber der Widersprechenden ist 2015 mit dem WINE AWARD für sein
Lebenswerk ausgezeichnet worden.
bbb) Für den maßgeblichen Zeitraum vor der Anmeldung der angegriffenen Marke,
dem 10. Februar 2012, hat die Widersprechende allerdings nur fünf Rechnungen
vom 24. August und 20. September 2009, vom 27. April und 31. Dezember 2010
sowie vom 12. Dezember 2011 vorgelegt mit Verkäufen im jeweils nur fünfstelligen
Bereich. Abgesehen davon, dass auf diesen fünf Rechnungen die Widerspruchs-
marke nie allein aufgeführt ist, sondern mit verschiedenen meist kennzeichnungs-
kräftigen Zusätzen, reichen diese nicht aus, eine Verkehrsbekanntheit aufgrund
intensiver Benutzung der älteren Marke zu belegen. Weitere Umsatzzahlen für den
Zeitraum vor dem 10. Februar 2012 fehlen. Im Übrigen lassen Umsatzzahlen ohne
Angaben zum Gesamtmarkt keine Aussage über den Marktanteil zu. Werbeaufwen-
dungen für den Zeitraum vor dem 10. Februar 2012 sind weder behauptet noch
belegt worden. Auch für die Jahre 2018 bis 2021 fehlen jegliche Angaben. Der vor-
gelegte Kassenzettel der Einzelhandelsfirma E…, der einen am 29. Januar 2022
getätigten Einkauf von „Mon.Sauv.Bl.0,75l“ und „Mont.Cabern.0,75l“ belegt, ist völ-
lig unzureichend. Weder kann ihm entnommen werden, dass mit der Widerspruchs-
marke „MONTES“ gekennzeichnete Weine erworben wurden, noch ist es ein aus-
reichender Nachweis für die gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke
zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
- 20 -
c) Aber selbst wenn eine gesteigerte Kennzeichnungskraft festgestellt werden
könnte, könnte dies nur zu einer Kompensation der originären geringen Kennzeich-
nungskraft führen, so dass der Widerspruchsmarke nicht mehr als ein durchschnitt-
licher Schutzumfang zukäme.
4. Den bei identischen und normal ähnlichen Vergleichswaren und -dienstleistungen
sowie normaler Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise gebotenen
Abstand hält die jüngere Marke selbst bei normaler Kennzeichnungskraft der älteren
Marke wegen geringer Markenähnlichkeit noch ein.
a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS),
wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr
eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53
– Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass
unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den
durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufe-
nen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41
– HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31
– RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Vorausset-
zung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten
und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander
gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang
und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen
angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht
wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La
Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt
für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem
- 21 -
der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).
b) In der Gesamtheit und (schrift-)bildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke
und die Widerspruchsmarke „MONTES“ sehr deutlich
durch die grafische Ausgestaltung der jüngeren Wort-/Bildmarke und die Länge der
Markenwörter. Die angegriffene Marke ist im Gegensatz zur älteren Marke zweizei-
lig und enthält zweimal das Wortelement „VinoMonte“. Die obere Zeile ist dreifarbig
in Rot, Blau und Grau gehalten, wobei das „M“ in der Mitte bildlich an einen Berg
angenähert ist.
c) Auch in klanglicher Hinsicht ist die Markenähnlichkeit unterdurchschnittlich.
aa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist
von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen,
dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglich-
keit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 30 – OTTO CAP).
bb) Es ist daher davon auszugehen, dass der Verkehr die angegriffene Marke trotz
der Wiederholung nur einmal mit „VinoMonte“ benennt. Falls dies zweimal gesche-
hen sollte, verringert sich die klangliche Ähnlichkeit noch mehr.
cc) Eine klangliche Prägung durch den Bestandteil „Monte“ kommt aus Sicht der
angesprochenen Verkehrskreise nicht in Betracht. Auch wenn die grafische Ausge-
staltung in einer anderen Farbe und die Binnengroßschreibung die Wortelemente
„Vino“ und „Monte“ trennen, scheitert eine Prägung daran, dass beide Begriffe be-
schreibenden Charakter haben.
- 22 -
aaa) Der Bestandteil „Vino“ bedeutet in der italienischen und spanischen Sprache
„Wein“, was breiten Verkehrskreisen bekannt ist, so dass er für die zahlreichen
angegriffenen Weinarten glatt beschreibend ist. Da Wein unter den für die jüngere
Marke geschützten Oberbegriff „alkoholische Getränke, ausgenommen Bier“ fällt,
liegt ein beschreibender und damit schutzunfähiger Charakter für alle Waren und
Dienstleistungen vor (vgl. BGH GRUR 2015, 1012 Rdnr. 44 – Nivea-Blau; GRUR
2011, 65 Rdnr. 26 – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2005, 578, 581 – LOKMAUS;
GRUR 2002, 261, 262 – AC).
bbb) Der Begriff „Monte“ im Sinne von „Berg“ hat für Wein ebenfalls eine beschrei-
bende Bedeutung, weil er als Hinweis auf ein bergiges oder hügeliges Anbaugebiet
oder auf einen (Wein-)Berg verstanden wird, wie bereits bei der Widerspruchsmarke
ausgeführt worden ist. Dieses Verständnis wird durch die grafische Annäherung des
Anfangsbuchstabens an einen Berg mit schneebedeckten Flanken und zwei
farblich abgesetzten Gipfeln noch verstärkt.
ccc) Beide Wortelemente sind daher waren- und Sortiment beschreibend und damit
gleichgewichtig.
ddd) Außerdem bilden sie aus Sicht des inländischen Verkehrs in laienhafter
Übersetzung den Gesamtbegriff „Weinberg“, auch wenn die korrekten spanischen
Begriffe „la viña“, „el viñedo“ oder „el majuelo“ lauten (https://dict.leo.org/spanisch-
deutsch/Weinberg) und auch grammatikalisch der Ausdruck „monte del vino“
korrekter wäre. Neben „Weinberg“ kommt auch die Gesamtbedeutung „von einem
Berg stammender Wein“ in Betracht. Hinzu kommt, dass der Verkehr bei mit „Vino“
beginnenden Wortkombinationen, wie z. B. den bekannten Weinarten „Vinho
Verde“, „Vino bianco“, „Vino blanco“ oder „Vino rosso“, nicht dazu neigt, den Begriff
„Vino“ bei der Aussprache wegzulassen.
- 23 -
eee) Gegen eine Prägung der jüngeren Marke durch
„Monte“ spricht auch die Wiederholung von „V i n o M o n t e“ in kleinerer Schriftart
unterhalb des größeren grafisch ausgestalteten Wortbestandteils. Diese Wieder-
holung verstärkt die Verbindung zwischen „Vino“ und „Monte“ und suggeriert, dass
beide Wortelemente gleichwertig und unverzichtbar sind.
dd) Klanglich stehen sich daher „VinoMonte“ und „MONTES“ gegenüber, die zwar
im Bestandteil „monte“ übereinstimmen, sich aber am stärker beachteten Wortan-
fang, in der Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus
deutlich unterscheiden. So enthält die angegriffene Marke die viersilbige Vokalfolge
„i-o-o-e“, während die nur zweisilbige Widerspruchsmarke die Vokalfolge „O-E“
enthält. Die jüngere Marke endet mit dem hellen Vokal „e“, wohingegen den
Schlusslaut der älteren Marke der stimmlose, klangschwache Konsonant „S“ bildet.
d) In begrifflicher Hinsicht besitzen die beiden Marken mit ihrer Bedeutung „Wein
Berg“ bzw. „von einem Berg stammender Wein“ und „Berge“ ebenfalls nur geringe
Ähnlichkeit. Da beide Bedeutungen produktbeschreibend sind, scheidet eine Ver-
wechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus.
Aus den vorgenannten Gründen ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in jeder
Hinsicht ausgeschlossen.
5. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zwischen der ange-
griffenen Marke und der Widerspruchsmarke ist zu verneinen.
a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens
scheidet aus.
aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem
- 24 -
Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines
Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen
wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen
einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen
Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemein-
same Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH
GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH
GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Das ist hier nicht der
Fall.
bb) Die Widersprechende hat zwar vorgetragen, dass sie Inhaberin der deutschen
Wortmarken „MONTES FOLLY“ (30306333) und „MONTES ALPHA“ (2091036) ist.
Unabhängig davon, ob bei diesen Marken von einer Präsenz am deutschen Markt
zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke am 10. Februar 2012 überhaupt
ausgegangen werden kann, reiht sich die jüngere Wort-/Bildmarke
schon vom Zeichenbildungsprinzip her nicht in diese
Markenserie ein. Der Bestandteil „Vino“ ist dem Stamm „Montes“ vor- und nicht
nachgestellt und den Wortmarken der Widersprechenden fehlt eine vergleichbare
grafische Ausgestaltung.
b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.
aa) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den
Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen
oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht.
Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände
angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswa-
gen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria).
So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
- 25 -
Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das
als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeich-
nung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne
dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen
Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30
– THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11;
GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 – Bogner B/Barbie B;
GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).
bb) Vorliegend fehlt es zum einen an einer vollständigen Übernahme der Wider-
spruchsmarke „MONTES“, zum anderen bildet „Monte“ in der jüngeren Marke mit
dem Bestandteil „Vino“ einen Gesamtbegriff, so dass der Bestandteil „Monte“ keine
selbständig kennzeichnende Stellung inne hat.
cc) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn
ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in
eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-
kennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig
kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses
Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der
Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR
2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara
Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859
– Malteserkreuz).
dd) Das ist hier schon deshalb nicht der Fall, weil „Vino“ kein Unternehmenskenn-
zeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke ist.
- 26 -
III.
Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
IV.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 27 -
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Kortge Richter Kätker ist wegen
Erkrankung gehindert zu
unterschreiben.
Kortge
Dr. Rupp-Swienty


Full & Egal Universal Law Academy