26 W (pat) 38/17  - 26. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:260722B26Wpat38.17.0
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 38/17
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
26. Juli 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2013 050 102
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 26. Juli 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 30. Mai 2017 wird aufgehoben
und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die
Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs
aus der IR-Marke 1 037 284 zu löschen.
2. Der Kostenantrag wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 10. November 2013 angemeldete Wort-/Bildmarke (silber, schwarz)
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ist am 29. Oktober 2013 als Marke unter der Nummer 30 2013 050 102 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden
für Waren der
Klasse 32: Alkoholfreie Getränke.
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 29. November 2013 veröffentlicht
worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der nach dem
Madrider Protokoll unter der Nummer 1 037 284 am 1. April 2011 international re-
gistrierten Wort-/Bildmarke (Black and red.)
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die Schutz in der Europäischen Union genießt für Waren der
Klasse 32: Non-alcoholic drinks; preparations for making beverages.
Mit Beschluss vom 30. Mai 2017 hat die Markenstelle für Klasse 32 des DPMA eine
Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begrün-
dung hat sie ausgeführt, die Kennzeichnungskraft sei noch als normal einzustufen.
Zwar handele es sich bei „POWER HORSE“ nicht um eine warenbeschreibende
Angabe, aber zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke seien im Bereich der
Energydrinks zahlreiche ähnlich gebildete Marken verwendet worden, wie z. B.
„Flying Horse“, „Black Horse“ und „Red Horse“. In der von der Widersprechenden
vorgelegten Studie des Nürnberger Instituts M… GmbH „Trend Evaluation -
Consumer Insights Alkoholfreie Getränke - Energydrinks 2014“ werde die Marke
„Flying Power“ in ihrer Verbreitung nur geringfügig unter der Widerspruchsmarke
eingestuft. In diesem Warensegment versuchten zahlreiche Marktteilnehmer, sich
an den Marktführer „Red Bull“ und seinen Slogan „Verleiht Flügel“ bzw. „Gives you
wings“ anzunähern. Deshalb bildeten sie Marken mit englischen Tierbezeichnun-
gen, die Energie, Kraft und Vitalität ausdrücken sollen. Diesem Umfeld passe sich
die ältere Marke komplett an, was ihre Kennzeichnungskraft negativ beeinflusse.
Die Vergleichswaren seien identisch, die Kollisionsmarken aber allenfalls sehr
gering ähnlich. Die grafischen Bestandteile hätten jeweils keine Entsprechung in der
jeweils anderen Marke. Die Wortbestandteile seien jeweils Gesamtbegriffe, die sich
durch das erste Wort „SILVER“ bzw. „POWER“ klanglich und schriftbildlich unter-
schieden. Auch begrifflich entsprächen sich „silbernes Pferd“ und „kraftvolles Pferd“
nicht. Hinzu trete, dass die angesprochenen Verkehrskreise die im Warensegment
der Energydrinks typische Begriffsbildung aus einem englischen Tiernamen und
einer Farbangabe oder einer Bezeichnung für Energie, Kraft oder Stärke kennen
und daher ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit aufwenden würden. Eine unmittel-
bare Verwechslungsgefahr scheide deshalb aus. Für eine Verwechslungsgefahr
aufgrund gedanklichen In-Verbindung-Bringens bestünden keine Anhaltspunkte.
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Bei der Widerspruchsmarke handele es sich auch nicht um eine bekannte Marke,
weil sich aus der vorgenannten Untersuchung des Nürnberger Instituts M…
GmbH eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Jahr 2014 nur an achter Stelle
ergebe.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,
ihrer Marke komme eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Seit 1994
werde unter dieser Marke in mehr als 50 Ländern ein Energydrink vertrieben. Der
weltweite jährliche Absatz belaufe sich auf ca. 100 Mio. Dosen. In Deutschland sei
das Getränk bei den Einzelhändlern REWE, EDEKA, Müller Drogeriemarkt, Kaiser´s
Tengelmann und bei den Getränkegroßhändlern Essmann, FAKO, Geins, Waldhoff,
Kesten und Wigem erhältlich. Von 2013 bis 2017 sei es durchgehend in allen Märk-
ten der REWE-Gruppe gelistet gewesen. Der jährliche Werbeaufwand in Deutsch-
land betrage ca. 2,3 Mio. €. Außerdem werde die Marke umfangreich durch
Sportsponsoring-Aktivitäten beworben. Die Widersprechende sei schon in der Sai-
son 2012/2013 offizieller Energydrink-Partner des deutschen Bundesligisten
Bayer 04 Leverkusen gewesen, der die Saison 2012/2013 auf Platz 3 und die
Saison 2013/2014 auf Platz 4 der Tabelle beendet habe. Schon dieses Sponsoring
einer erfolgreichen Bundesligamannschaft des hiesigen Volkssports Nummer 1
wirke sich auf die Kennzeichnungskraft aus. Ferner sei sie Senior-Sponsorin des
deutschen Basketball-Erstligisten Brose Baskets Bamberg, der neunfacher
Deutscher Meister, darunter in den Spielzeiten 2012 und 2013, sowie fünffacher
Deutscher Pokalsieger, insbesondere 2011 und 2012 gewesen sei. Auch wenn die
Basketball-Saison erst am 3. Oktober 2013 begonnen habe, entfalteten Sponsoring-
Aktivitäten schon vor Saisonbeginn ihre Wirkung, wie die Internetberichte des
Fränkischen Tages vom 15. Juni 2013, der Bayerischen Rundschau vom 15. Juni
2013, der Saale-Zeitung vom 14. Juni 2013 sowie die Lebensmittelzeitung vom 17.
Mai 2013 und Heft 10/2013 der Zeitschrift „Lebensmittelpraxis“ belegten. Sie sei
Namensgeberin und Hauptsponsorin des POWER HORSE World Team Cup 2012
und 2013, eines ATP-Tennisturniers mit einem Preisgeld von 467.800,00 € gewe-
sen. Ferner sei sie Hauptsponsorin des deutschen Triathlon-Radsportlers und
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mehrfachen Radsport-Weltrekordhalters S…, der auch als Markenbot-
schafter der Widersprechenden auftrete. Nach der Studie des Nürnberger Instituts
M… GmbH von 2014 verfüge die Widerspruchsmarke über einen inländischen
Bekanntheitsgrad von 56,9 %. Von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft
durch ähnlich gebildete Drittmarken sei nicht auszugehen. Die Beschwerdegegnerin
habe deren Benutzung nicht nach Art und Umfang nachgewiesen. Gegen die Marke
„BLACK HORSE“ (30 2015 227 422) habe die Widersprechende bereits Wider-
spruch eingelegt. Die Marke „Red Horse“ werde im Inland nicht benutzt, so dass nur
die Marke „Flying Horse“ übrig bleibe, die als einzige Drittmarke keine Schwächung
bewirken könne. Die Wortbestandteile beider Marken unterschieden sich nur in den
Anfangssilben und stimmten im Übrigen in Wortlänge, Lautfolge
„V(W)-E-R-H-O-R-S-E“, Silbenzahl, Betonung und im Sprechrhythmus überein, so
dass die abweichenden Wortanfänge bei mündlicher Bestellung in der Gastronomie
leicht überhört würden. Ein ausschließlicher Kauf auf Sicht finde nicht statt. Der
dominierende Bildbestandteil beider Marken bestehe aus einem sich aufbäumen-
den Pferd. Die sich überkreuzenden Klingen der angegriffenen Marke fänden ihre
Entsprechung in den roten und weißen Dreiecken, die das Bild sich überkreuzender
Linien vermittelten. Auch der Aufbau der Wortbestandteile, nämlich eine Kombina-
tion aus dem prägenden Bestandteil „Horse“ und der Voranstellung einer Farb- oder
Eigenschaftsangabe, sei ähnlich. Begrifflich bestünden signifikante Gemeinsam-
keiten aufgrund des übereinstimmenden kennzeichnungskräftigen Wortes
„HORSE“. Denn „SILVER“ sei eine gebräuchliche Farbangabe und „POWER“ eine
gebräuchliche Eigenschaftsangabe für die einschlägigen Waren. Die jüngere Marke
nähere sich in der Summe der klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Über-
einstimmungen der älteren Marke derart an, dass ein sicheres Auseinanderhalten
nicht mehr gewährleistet sei. Das Amt der Europäischen Union für geistiges
Eigentum (EUIPO) habe in mehreren Entscheidungen eine Verwechslungsgefahr
zwischen identischen Kollisionsmarken bejaht. Der Widerspruch werde ausdrück-
lich auch auf Bekanntheitsschutz gestützt, weil es sich bei dem älteren Kennzeichen
um eine im Inland bekannte Marke handele. Die Inhaberin der angegriffenen Marke
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begebe sich in deren Sogwirkung und partizipiere unlauter von deren Bekanntheit.
Der Imagetransfer sei evident.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des DPMA vom
30. Mai 2017 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die
Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus
der IR-Marke 1 037 284 zu löschen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.
Die Widersprechende beantragt,
den Kostenantrag zurückzuweisen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem DPMA die Auffas-
sung vertreten, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gering. Ihre
Einzelelemente seien für sog. Energydrinks typisch. Das Wortelement „POWER“
sei in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und habe für diese energetisie-
renden Getränke rein beschreibende Bedeutung. Der Vortrag der Widersprechen-
den zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke werde bestritten. Die
dazu eingereichten Unterlagen belegten keinen signifikanten Warenabsatz in
Deutschland und seien auch im Übrigen zum Nachweis einer Bekanntheit ungeeig-
net. Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „statista“ zu den Marktanteilen von
Energydrinks in Deutschland habe die bekannte Marke „Red Bull“ einen Marktanteil
von 28 % im Jahr 2010 und 26,3 % im Jahr 2011 gehabt, während die Wider-
spruchsmarke gar nicht namentlich genannt worden sei. Im Artikel „Riskanter Kof-
fein-Kick“ der Ausgabe 9/2013 des Magazins Test der Stiftung Warentest sei der
Energydrink der Widersprechenden nicht aufgeführt. Die ältere Marke sei 2014 auch
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nicht in der Liste von 153 Energydrinks auf dem Konsumentenportal www.szene-
drinks.com oder auf der Webseite des energy drink Magazins erwähnt worden. Eine
starke Schwächung bewirke die Benutzung zahlreicher Drittmarken für identische
Waren mit den Wortbestandteilen „HORSE“ oder „POWER“ sowie mit bildlichen
Darstellungen von Pferden oder Tieren, die Kraft, Stärke und Schnelligkeit symbo-
lisieren. Auch die Ausstattung mit rot-weißen Dreiecken füge nur ein Element der
Dynamik hinzu, das an den Rennsport erinnern solle. Im Register des DPMA seien
517 Marken mit dem Wortbestandteil „Power“ für Klasse 32 eingetragen. Daneben
gebe es auch zahlreiche Marken mit dem Element „Horse“. Das Getränk „Flying
Horse“ werde seit Jahren in Deutschland in erheblichem Umfang beworben. Aldi
habe einen Energydrink namens „Red Horse“ im Angebot. Ferner würden die Wort-
/Bildmarken „BLUE HORSE“, „Double Horse“ und „Golden Horse“ sowie die Wort-
marken „Crazy Horse“, „Fire Horse“, „NRG Horse“, „Iron Horse“ und „Wild Horse“
benutzt. Die Vergleichsmarken seien visuell unähnlich. Die optischen Übereinstim-
mungen bestünden nur in der zentral positionierten Abbildung eines Pferdes, der
Verwendung der Farbe Schwarz und des Wortbestandteils „HORSE“. Unterschiede
ergäben sich durch die Farben Silber und Rot, die abweichende Pose, Laufrichtung,
Farbe und Gestaltung der Pferde, die Wortbestandteile „SILVER“ und „POWER“,
die unterschiedliche Schriftgröße, die abweichende Anordnung der Wortelemente
oberhalb oder unterhalb des Bildbestandteils sowie die roten und weißen Dreiecke
im Unterschied zum wappen- bzw. schildartigen Emblem mit den gekreuzten
Degen. Der Silhouette eines am Strand galoppierenden Pferdes stehe die Abbil-
dung eines sich aufbäumenden Pferdes gegenüber. Die Widerspruchsmarke
mache einen strahlend hellen, dynamischen, forschen, nahezu aggressiven Ein-
druck, während die angegriffene Marke eher gedeckt, dunkel, gediegen und edel
wirke. Die Vergleichsmarken würden auch klanglich durch „SILVER“ bzw. „POWER“
geprägt, weil „HORSE“ auf dem Markt der Energiegetränke häufig verwendet
werde, so dass die stärker beachteten Wortanfänge deutlich abwichen. Energy-
drinks würden zudem in Supermärkten und Tankstellen ausschließlich auf Sicht
gekauft, so dass mehr auf die bildliche als auf die klangliche Wahrnehmung abzu-
stellen sei. Ferner liege ein unterschiedlicher Sinngehalt vor. Einem silbernen Pferd
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stehe Pferdestärke gegenüber. Die jüngere Marke erinnere durch das Schild und
die gekreuzten Degen an das Mittelalter mit Rittern und Edelleuten oder an das
Familienwappen eines alten Adelsgeschlechts, während die ältere Marke mit den
markant hervortretenden rot-weißen Dreiecken Assoziationen an das Ferrari-Pferd
bzw. den Renn- und Motorsport wecke. Zu einer auf dem Markt präsenten Marken-
serie mit dem Stammbestandteil „Horse“ habe die Widersprechende nichts vorge-
tragen. Es handele sich weder um eine im Inland bekannte Marke, noch liege eine
unlautere Eingriffshandlung vor. Wegen der geringfügigen Übereinstimmungen der
Vergleichsmarken fehle es auch an einer gedanklichen Verknüpfung.
Auf das gerichtliche Schreiben vom 21. Juli 2021, in dem mitgeteilt worden ist, dass
abweichend vom ersten Hinweis von komplexer Verwechslungsgefahr ausgegan-
gen werde, trägt die Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 29. Oktober
2021 ergänzend vor, die Vergleichswaren seien wegen der Unterschiedlichkeit der
Getränkemixturen nicht identisch. Der Umstand, dass sie zur Gruppe der sog. alko-
holfreien Getränke gehörten, reiche für eine Produktidentität nicht aus. Dass die
„Kombattanten“ am „Markt“ teilnähmen, liege in der Natur der Sache. Auch Massen-
konsumprodukte könnten unterschiedlich sein, wie z. B. die Cola-Getränke ver-
schiedener Hersteller, weshalb die Ausführungen des Senats zu den angesproche-
nen Verkehrskreisen nicht nachvollziehbar seien. Die rot-weiße Gestaltung der
Widerspruchsmarke rufe Assoziationen zur Zigarettenmarke „Marlboro“ hervor und
das Wortelement „POWER HORSE“ als englische Bezeichnung für Pferdestärke
beschreibe die energetische Leistungsstärke und -fähigkeit des Getränkeprodukts
der Widersprechenden. Das durch den Wortbestandteil „POWER“ vermittelte Wert-
versprechen sei irreführend und werde auch nicht eingehalten. Die Ausführungen
des Senats zur Wortfolge „Dark Horse“ und zum Gesamtbegriff „POWER HORSE“
erschlössen sich nicht. Ein sich aufbäumendes Pferd sei ein Symbol für Wider-
spenstigkeit, während „POWER HORSE“ mit der Bedeutung „Kraftpferd“ ein kräfti-
ges Arbeitspferd, ein sog. „Brauereipferd“ bezeichne, so dass der Wortgehalt nicht
grafisch umgesetzt werde. Die Kennzeichnungskraft werde durch Drittmarken, wie
z. B. „Dark Horse Weine“, soweit sie alkoholfrei hergestellt würden, geschwächt. Für
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den Vertrieb eines Energy Drinks über die Aldi Nord- bzw. Aldi Süd-Ketten unter der
Bezeichnung „RED HORSE“ werde Zeugenbeweis angetreten. Die Studie des
Nürnberger Instituts M… GmbH und die Umfrage des Statistik-Portals „sta-
tista“ seien unvollständig. Zur Verneinung einer Schwächung der Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke durch Drittmarken wegen nicht liquider oder glaubhaft
gemachter Benutzung führt die Inhaberin der angegriffenen Marke aus, die ältere
Marke sei nicht schutzwürdig, weil sie selbst am Markt nicht teilnehme. Für die Rich-
tigkeit ihres bisherigen Sachvortrages bietet die Beschwerdegegnerin die Verneh-
mung ihres Geschäftsführers an. Deutliche Unterschiede bestünden zwischen den
beiden ersten Wortelementen „Sil-wer“ und „Pau-a“ in klanglicher Hinsicht. Dies
gelte auch in schriftbildlicher Hinsicht, weil im Gegensatz zur jüngeren Marke die
Versalien der älteren Marke mehrfach dicker und in das Gesamtbild integriert seien.
Ferner sei die Bewegungsrichtung der Pferde völlig entgegengesetzt. Dem schwar-
zen Rappen der Widerspruchsmarke mit ausgeprägter Muskulatur stehe ein silber-
farbenes Pferd ohne Muskelausprägung gegenüber. Auch Mähne, Schweif und Hal-
tung der Pferde unterschieden sich deutlich. Auf das Erinnerungsbild komme es
nicht an, weil gleichartige Produkte einer Warengruppe nebeneinander platziert
würden, so dass der Verbraucher sie wegen ihres optischen Auftritts deutlich unter-
scheidbar wahrnehme. Es bedürfe der Einholung eines sozialpsychologischen und
hirnorganischen Gutachtens durch einen medizinischen Sachverständigen, dass
der Verbraucher einer Verwechslungsgefahr wegen komplexer Markenähnlichkeit
unterliege. Insoweit treffe die Beweislast die Widersprechende, weil sie eine Ver-
wechslungsgefahr behaupte. Der Löschungsgrund einer bekannten Marke liege
mangels Bekanntheit der älteren Marke in der Europäischen Union nicht vor.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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II.
Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.
Zwischen der angegriffenen Marke und der international mit Benennung
der Europäischen Union registrierten Marke besteht Verwechslungsgefahr
gemäß §§ 119, 124, 107, 114, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5
PMMA, Art. 6quinquies B Nr. 1 PVÜ.
Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach
dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist die
Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019
geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).
1. Die Erklärung der Inhaberin der angegriffenen Marke in ihrem Schriftsatz vom
29. Oktober 2021 kann nicht als rechtswirksames Bestreiten der rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke ausgelegt werden.
a) Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke zu bestreiten, muss eindeutig
erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzungslage in anderem Zusam-
menhang, wie z. B. bei der Erörterung der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender
Waren/Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft oder anderer Aspekte der Ver-
wechslungsgefahr können grundsätzlich nicht als Nichtbenutzungseinwand ausge-
legt werden (BPatGE 25, 53; 32, 98, 100; Mitt. 1987, 56 f. – Joker; 24 W (pat) 54/08
– well! gifts & more/Wella; 25 W (pat) 78/05 – ELCH GRAPHICS/ELCH; 26 W (pat)
100/05 – SCHUTZENGEL; 25 W (pat) 59/08 – preveo/prevero; 26 W (pat) 34/13
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– Palm Beach Bademoden Made in Germany/Palm Beach; 26 W (pat) 567/18 –
CRYSTAL Smoke/CRISTAL; 26 W (pat) 509/20 – Free!/frei). Dies gilt erst recht bei
anwaltlicher Vertretung, weil von einem Anwalt erwartet werden kann, dass die
Erklärung eindeutig ist, wenn die Benutzung des Widerspruchszeichens bestritten
werden soll (BPatG Mitt. 1987, 57 – Joker).
b) Das Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke in ihrem Schriftsatz vom
29. Oktober 2021 zur Verneinung einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke durch Drittmarken wegen nicht liquider oder glaubhaft gemach-
ter Benutzung, die ältere Marke sei nicht schutzwürdig, weil sie selbst am Markt
nicht teilnehme, stellt keine eindeutige Erklärung dahingehend dar, dass die Benut-
zung der Widerspruchsmarke in Abrede gestellt wird. Sie lässt nur den Willen der
Beschwerdegegnerin erkennen, eine Kennzeichnungsschwäche der älteren Marke
und das Fehlen einer Verwechslungsgefahr darzulegen, nicht aber, eine Benutzung
des Widerspruchszeichens zu bestreiten, zumal sie bei der Warenähnlichkeit vor-
getragen hat, dass „die Kombattanten am Markt teilnehmen, liegt in der Natur der
Sache“. Erst recht bei anwaltlicher Vertretung war eine eindeutige Nichtbenutzungs-
einrede zu erwarten.
2. Nach der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den Vergleichswaren
Identität, weil beide Marken für „alkoholfreie Getränke“ der Klasse 32 eingetragen
sind. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kommt es bei der Warenähn-
lichkeit nicht darauf an, dass die Getränkemixturen identisch sind. Es geht vielmehr
um die Feststellung der Branchennähe der Vergleichsprodukte und damit um für die
Frage der Verwechslungsgefahr erhebliche Faktoren wie Art und Beschaffenheit,
regelmäßige betriebliche Herkunft, regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart, Ver-
wendungszweck, Nutzung, wirtschaftliche Bedeutung sowie Eigenart als miteinan-
der konkurrierende oder einander ergänzende Produkte, so dass sie so enge Be-
rührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein
könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbunde-
nen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert
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René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE
PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM).
3. Die identischen Kollisionswaren richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich
sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Con-
cord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an
den Getränkefachhandel und den Gastronomiefachverkehr. Da es sich bei alkohol-
freien Getränken um Artikel des täglichen Bedarfs bzw. um kurzlebige Erzeugnisse
des Massenkonsums handelt, werden die angesprochenen Verkehrskreise diesen
Waren mit eher geringem Aufmerksamkeitsgrad begegnen (vgl. BPatG 26 W (pat)
52/16 – MUT/MUTTI; 26 W (pat) 92/13 – CARIBEA/CARIB). Auf die Unterschied-
lichkeit der Massenkonsumprodukte kommt es entgegen der Ansicht der Inhaberin
der jüngeren Marke bei der Ermittlung des Aufmerksamkeitsgrades der angespro-
chenen Verkehrskreise nicht an.
4. Die Widerspruchsmarke verfügt nur über eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft.
a) Ihr Schutzumfang ist von Haus aus normal.
aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrs-
kreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31
– BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 19 – Wunderbaum II).
Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen.
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Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Wider-
spruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden
Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleis-
tungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358
Rdnr. 10 - ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure). Liegen keine
konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft
sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH
a. a. O. - Wunderbaum II).; GRUR 2013, 833 Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria).
bb) Die rechteckige ältere Marke besteht aus den Wortelementen
„POWER“ und „HORSE“ in schwarzen, fetten Versalien, die unterhalb eines zentral
positionierten schwarzen, naturalistischen, sich aufbäumenden Pferdes mit Blick-
richtung nach rechts vor dem Hintergrund zweier roter und zweier weißer Dreiecke
angeordnet sind.
aaa) Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „POWER“ steht für
„Kraft, Stärke, Leistung, Macht, Wucht“ und hat in diesem Sinne bereits Eingang in
den deutschen Sprachgebrauch gefunden (www.duden.de/rechtschreibung/Power;
Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 78; BPatG
29 W (pat) 544/12 – WoMenPower; 24 W (pat) 175/94 – POWER). Es handelt sich
um ein universell werblich eingesetztes Wertversprechen im Sinne von „Kraft,
Energie, Schwung, Stärke“ (Rothfuss, Wörterbuch der Werbesprache, 1991, S. 174;
BPatG a. a. O. – POWER), um auszudrücken, dass damit gekennzeichnete
Produkte dem Verwender Kraft bzw. Stärke verleihen, wie z. B. Energiegetränke
(vgl. BPatG 26 W (pat) 530/19 – Power Bowl/POWER). Ob dieses Wertversprechen
auch eingehalten wird, ist für das Verkehrsverständnis irrelevant.
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bbb) Auch der Wortbestandteil „HORSE“ gehört zum englischen Grundwortschatz
(Weis, a. a. O., S. 54). Er wird mit „Pferd“ übersetzt und bezeichnet in der Regel ein
„als Reit- und Zugtier gehaltenes hochbeiniges Säugetier mit Hufen, meist glattem,
kurzem Fell, länglichem, großem Kopf, einer Mähne und langhaarigem Schwanz“
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Pferd). Es hat in den Wortkombinationen
„Horsepower“ als eine „in Großbritannien und den USA verwendete Einheit der Leis-
tung; Pferdestärke (etwa 745 Watt, https://www.duden.de/rechtschreibung/Horse-
power) und „Dark Horse“ für ein „noch nicht bekanntes Rennpferd“
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Dark_Horse) auch Eingang in den
deutschen Sprachgebrauch gefunden. Die Wortfolge „Dark Horse“ wird nur ange-
führt, um zu belegen, dass das Wort „Horse“ vom Durchschnittsverbraucher ohne
weiteres im Sinne von „Pferd“ verstanden wird.
ccc) Insgesamt kommt dem Ausdruck „POWER HORSE“ die Bedeutung „Kraftpferd,
Energiepferd“ bzw. „kraftvolles, energiereiches, (leistungs-)starkes Pferd“ zu.
ddd) Das Bildelement mit dem schwarzen, kräftigen, sich aufbäumenden Pferd vor
weiß-rotem Hintergrund weckt Assoziationen an das Ferrari-Pferd bzw. den Renn-
und Motorsport und illustriert damit Stärke und Schnelligkeit eines Pferdes. Damit
wird der Wortgehalt nur grafisch umgesetzt.
(1) Auch wenn dieses Pferd Widerspenstigkeit symbolisieren sollte, würde es gleich-
zeitig als ein „kraftvolles, energiegeladenes Pferd“ wahrgenommen. Da die
schlanke, feingliedrige Pferdedarstellung von einem Arbeits- bzw. Brauereipferd
wegführt, steht die Bedeutung „kraftvolles, energiereiches, (leistungs-)starkes
Pferd“ im Vordergrund.
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(2) Abgesehen davon, dass die alkoholfreien Widerspruchsgetränke keinen Bezug
zu Zigaretten haben, unterscheidet sich die rot-weiße Farbgebung des Zigaretten-
logos „Marlboro“ von derjenigen der Widerspruchsmarke . Denn
bei der Zigarettenmarke „Marlboro“ ist der rote Bereich oben vollständig abge-
schlossen, so dass der Eindruck entsteht, als ob ein breiter weißer Pfeil in ein rotes
Rechteck eindringt, während die ältere Marke aus zwei roten und zwei weißen Drei-
ecken besteht. Assoziationen an die Zigarettenmarke „Marlboro“ liegen daher ent-
gegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin fern.
eee) Die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit mit der Bedeutung „kraftvolles,
energiereiches, (leistungs-)starkes Pferd“ beschreibt keine Eigenschaften alkohol-
freier (Energie-)Getränke. Die naheliegende Bestimmungsangabe „für ein starkes
Pferd“ scheidet angesichts alkoholfreier Getränke, die fast ausschließlich nur für
den menschlichen Verzehr geeignet sind, aus. Es bedarf mehrerer Gedanken-
schritte und damit einer unzulässigen analysierenden Betrachtungsweise, um von
dem Begriff eines starken Pferdes zum Energiegehalt der Getränke und dann zu
der Werbeaussage zu gelangen, dass der Energiegehalt der so gekennzeichneten
Getränke dem Konsumenten die Kraft eines starken Pferdes verleihen soll. Aber
selbst wenn ein beschreibender Anklang vorläge, würde die grafische Ausgestal-
tung in ihrer komplexen Gesamtheit zur normalen Kennzeichnungskraft führen.
b) Diese Kennzeichnungskraft wird auch nicht durch Drittmarken geschwächt.
aa) Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt vo-
raus, dass die Drittkennzeichen auf gleichen oder eng benachbarten Waren oder
Dienstleistungen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet er-
scheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kenn-
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zeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken. Entscheidungserheblich kann da-
bei auch nur eine beträchtliche Anzahl ähnlicher Drittmarken sein (so sind z. B. drei
Drittmarken nicht als ausreichend angesehen worden: BGH GRUR 1967, 246, 248
– Vitapur; BPatG 29 W (pat) 553/12 – eos/EOS 22). Die Benutzung der Drittkenn-
zeichen – vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke – muss liquide, also un-
streitig oder amtsbekannt, oder vom Inhaber der angegriffenen Marke glaubhaft ge-
macht sein, weil nur insoweit der Verkehr genötigt und daran gewöhnt sein kann,
wegen des Nebeneinanderbestehens mehrerer ähnlicher Marken sorgfältiger auf
etwaige Unterschiede zu achten, weshalb er weniger Verwechslungen unterliegt
(BGH GRUR GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2009, 766
Rdnr. 32 – Stofffähnchen; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; BPatG
GRUR 2004, 433, 434 – OMEGA/OMEGA LIFE).
bb) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat für ihre von der Widersprechenden
bestrittene Behauptung, Aldi habe einen Energydrink namens „Red Horse“ im
Angebot, zwar Zeugenbeweis angetreten, aber sie hat nicht substantiiert vorgetra-
gen, dass Aldi diesen Energydrink schon vor dem 10. November 2013, also vor dem
Anmeldetag der jüngeren Marke bundesweit angeboten hat. Ferner fehlen substan-
tiierte Ausführungen, wie lange Aldi in welchem Umfang vor dem maßgeblichen
Zeitpunkt diesen Energydrink vertrieben und beworben hat. Denn nur dann kann
von einer Verkehrsgewöhnung ausgegangen werden.
cc) Zur Benutzung der Wort-/Bildmarken „BLUE HORSE“, „Double Horse“ und
„Golden Horse“, der Wortmarken „Crazy Horse“, „Fire Horse“, „NRG Horse“, „Iron
Horse“ und „Wild Horse“ sowie der übrigen Marken aus ihrer Trefferliste mit dem
Bestandteil „Horse“ fehlen sowohl Vortrag als auch Belege, so dass nur noch die
unstreitig benutzte Marke „Flying Horse“ übrig bleibt, die als einzige vergleichbare
Drittmarke keine Schwächung bewirken kann.
dd) Soweit die Markenstelle in ihrem Beschluss behauptet, es seien zum Anmelde-
zeitpunkt der angegriffenen Marke auch noch die Marken „Black Horse“ und „Red
- 18 -
Horse“ gebraucht worden, reicht ihre Google-Bilder-Suche vom 26. Mai 2017 als
Nachweis alleine nicht aus. Gegen ihre Annahme spricht zudem, dass die Marken
„Black Horse“ und „Red Horse“ in der Studie des Nürnberger Instituts M…
GmbH „Trend Evaluation - Consumer Insights Alkoholfreie Getränke - Energydrinks
2014“ nicht auftauchen. Sie werden auch nicht in der Umfrage des Statistik-Portals
„statista“ zu den Marktanteilen von Energydrinks in Deutschland in den Jahren 2010
und 2011, im Artikel „Riskanter Koffein-Kick“ der Ausgabe 9/2013 des Magazins
Test der Stiftung Warentest, im Konsumentenportal www.szene-drinks.com oder
auf der Webseite des energy drink Magazins vom 21. Oktober 2014 erwähnt.
ee) Hinzu kommt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur durch
Drittmarken geschwächt werden kann, die der älteren Marke näher kommen als die
vorliegend angegriffene Marke (vgl. BGH GRUR 2012, 930 Rdnr. 40 – Bogner
B/Barbie B). Dafür reicht es nicht aus, dass 517 Treffer für in Klasse 32 eingetra-
gene Marken den Wortbestandteil „Power“ und 45 Treffer in derselben Klasse den
Bestandteil „Horse“ enthalten.
ff) Die von der Beschwerdegegnerin behauptete Schwächung durch die Drittmarke
„DARK HORSE“ für alkoholfreie Weine ist schon deshalb nicht möglich, weil die
beiden Unionswortmarken (009 950 296) und (010292191) nur in Klasse 33 für
„Weine und Destillierte Spirituosen“ bzw. „Destillierte Spirituosen“ und nicht für al-
koholfreie Weine geschützt worden sind und ihre Eintragungen am 11. und 27.
Oktober 2013 nur knapp einen Monat vor dem hier maßgeblichen Anmeldetag er-
folgt sind, so dass eine Verkehrsgewöhnung gar nicht möglich war. Konkrete Anga-
ben zu einer Verwendung des Kennzeichens „Dark Horse“ für alkoholfreie Weine
vor dem 10. November 2013 hat die Beschwerdegegnerin weder getätigt noch be-
legt. Ohne substantiiertes Vorbringen kommt eine Beweisaufnahme durch die be-
antragte Vernehmung des Geschäftsführers der Beschwerdegegnerin als Partei ge-
mäß §§ 74 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 447 ZPO, der die Gegenseite
- 19 -
zudem zustimmen müsste, nicht in Betracht. Es fehlt demnach an einer ausreichen-
den Anzahl von Drittmarken, für die die Benutzung liquide oder gerichtsbekannt ist,
um eine Kennzeichnungsschwäche annehmen zu können.
gg) Als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit
geringeren Schutzumfang der älteren Marke können zwar auch Drittmarken gewer-
tet werden, deren Benutzung nicht liquide bzw. glaubhaft gemacht ist (BGH GRUR
2018, 79 Rdnr. 30 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 930 Rdnr. 34 – Bogner
B/Barbie B). Allerdings erfordert eine solche Annahme über die für benutzte Dritt-
marken notwendigen Voraussetzungen hinaus zusätzlich eine wesentlich größere
Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender Drittmar-
ken (BGH GRUR 2012, 930 Rdnr. 31 – Bogner B/Barbie). An einer solchen größe-
ren Anzahl von Drittmarken im engsten Ähnlichkeitsbereich fehlt es hier aber.
c) Ausreichende Anhaltspunkte für eine durch intensive Nutzung gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind weder glaubhaft gemacht noch sonst
ersichtlich.
aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der
Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils
der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.;
EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 29 –
Wunderbaum II). Diese Angaben sind von der Widersprechenden darzulegen und
glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder ge-
richtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W
(pat) 506/16 – Fireslim/Fire; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Die
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gesteigerte Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der an-
gegriffenen Marke bestanden haben (BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 f. – SIERRA
ANTIGUO, GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeit-
punkt noch fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058
Rdnr. 14 – KNEIPP). Auch bei einer Unionsmarke, der die vorliegende IR-Marke
gleichgestellt ist, kommt es auf das Verkehrsverständnis im Kollisionsgebiet an, hier
also auf das Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH
GRUR 2018, 79 Rdnr. 24 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 67 –
VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).
bb) Vorliegend fehlt es sowohl an einem hinreichenden Sachvortrag als auch an
dessen Glaubhaftmachung.
aaa) Was den Zeitraum vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, den
10. November 2013, betrifft, so hat die Widersprechende weder Umsatz- noch
Stückzahlen für Deutschland angegeben, sondern nur ihren weltweiten jährlichen
Absatz von ca. 100 Mio. Dosen. Ihre Behauptungen, seit 1994 werde unter dieser
Marke in mehr als 50 Ländern ein Energydrink vertrieben, in Deutschland sei das
Getränk bei den Einzelhändlern EDEKA, Müller Drogeriemarkt, Kaiser´s
Tengelmann und bei den Getränkegroßhändlern Essmann, FAKO, Geins, Waldhoff,
Kesten und Wigem erhältlich und der jährliche Werbeaufwand in Deutschland
betrage ca. 2,3 Mio. €., hat sie weder hinreichend substantiiert, noch belegt noch
durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung glaubhaft gemacht.
(1) Die nachgewiesene Behauptung, dass von der Widersprechenden hergestellte
Getränke von 2013 bis 2017 durchgehend in allen Märkten der REWE-Gruppe ge-
listet gewesen seien, ist unzureichend, weil den vorgelegten Jahresgesprächsbe-
stätigungen der Zweigniederlassungen Nord, Ost, West und Südwest der REWE-
Unternehmensgruppe weder die Art oder Menge der Getränke noch deren Kenn-
zeichnung entnommen werden kann. Außerdem kann nicht davon ausgegangen
werden, dass der im Jahr 2013 erstmals in Deutschland begonnene Verkauf bei
- 21 -
REWE bereits zu einer hohen Verkehrsbekanntheit am 10. November 2013 geführt
hat.
(2) Es fehlen für den Anmeldezeitpunkt auch ausreichende Angaben zum Marktan-
teil des unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Energydrinks. Die von der
Widersprechenden vorgelegte Studie des Nürnberger Instituts M… GmbH
„Trend Evaluation - Consumer Insights Alkoholfreie Getränke - Energydrinks 2014“
stammt von April 2014 und wurde damit ca. ½ Jahr nach dem Kollisionszeitpunkt
durchgeführt. Außerdem weist sie mehrere methodische Mängel auf. Da demosko-
pische Erhebungen zur Ermittlung des Bekanntheitsgrades denselben Grundsätzen
folgen wie zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung (BGH GRUR 2010, 1103
Rdnr. 43 ff. – Pralinenform II) sind neben den aktuellen Käufern eines Produkts auch
die Verkehrskreise einzubeziehen, die an den Waren interessiert sein können, ohne
sie bisher erworben zu haben (BGH GRUR 2010, 760 Rdnr. 22 – LOTTO). In der
vorgenannten Umfrage wurden aber ausschließlich Verbraucher befragt, die bereits
Energydrinks verwenden. Zudem wurden sie - methodisch unkorrekt - gezielt
danach befragt, welche der in einer Liste aufgezählten Energydrinks sie kennen.
Nur 24,2 % der Konsumenten von Energydrinks gaben an, einen Drink mit der
Widerspruchsmarke schon gekauft zu haben und nur 2,7 % bezeichneten diese als
ihre Stammmarke. Insoweit erreichte die Widerspruchsmarke im April 2014 nur den
achten Platz, während die Marke „Red Bull“ mit 88,3 % bzw. 55,5 % in großem
Abstand den Spitzenplatz einnahm. Dies gilt auch für die Bekanntheit unter den
Energydrink-Konsumenten, die ältere Marke kam mit 56,9 % nur auf den 11. Platz.
Daraus lässt sich entnehmen, dass der Marktanteil der Widerspruchsmarke vor und
kurz nach dem Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke eher gering war.
(3) Gegen eine Bekanntheit der älteren Marke sprechen auch die von der Beschwer-
degegnerin eingeführten Belege. Laut einer Umfrage des Statistik-Portals „statista“
zu den Marktanteilen von Energydrinks in Deutschland in den Jahren 2010 und
2011 hat die bekannte Marke „Red Bull“ im Jahr 2010 einen Marktanteil von 28 %
und im Jahr 2011 von 26,3 % gehabt, während die Widerspruchsmarke nicht
- 22 -
namentlich genannt wird. Im Artikel „Riskanter Koffein-Kick“ der Ausgabe 9/2013
des Magazins Test der Stiftung Warentest ist der Energydrink der Widersprechen-
den nicht aufgeführt. Die ältere Marke wird 2014 auch nicht in der Liste von
153 Energydrinks auf dem Konsumentenportal www.szene-drinks.com oder auf der
Webseite des energy drink Magazins vom 21. Oktober 2014 erwähnt.
(4) Die wenigen von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Sportsponsor-Aktivitä-
ten für Bundesligamannschaften im Fußball und Basketball, für ein ATP-Tennis-
turnier und ein Triathlon-Team bei einem Iron Man-Wettkampf in Deutschland
reichen allein und ohne die vorstehend als fehlend genannten Angaben nicht aus,
eine hohe Verkehrsbekanntheit zu belegen.
Die ATP-Turniere POWER HORSE World Team Cup 2012 und 2013 wurden nur
zweimal, einmal im Mai 2012 und einmal im Mai 2013, ausgetragen, und der Triath-
lon-Wettkampf war auch nur eine einmalige Veranstaltung im Juli 2013. Die Spon-
soringaktivitäten bei der Basketballmannschaft Brose Baskets Bamberg und der
Fußballmannschaft Bayer Leverkusen 04 dauerten zudem nur eine bzw. zwei Sai-
sons und endeten bereits nach Abschluss der Saison 2013/14, also im Mai 2014.
Solche einmaligen oder kurzfristigen Engagements können die Bekanntheit einer
Marke nicht spürbar beeinflussen. Zudem startete die Widersprechende, soweit er-
sichtlich, ihre Sponsoringaktivitäten erst kurz vor dem maßgeblichen Kollisionszeit-
punkt, dem 10. November 2013, so dass diese ihre Werbewirksamkeit noch gar
nicht richtig entfalten konnten. Diese nachgewiesenen Sponsoringaktivitäten stellte
die Widersprechende spätestens im Jahr 2014 wieder ein, so dass diese, selbst
wenn man eine gewisse Nachwirkung des Werbeeffekts unterstellt, auch für die
Frage einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also
etwa acht Jahre später nicht mehr von Bedeutung sein können. Im Übrigen ist der
vorgelegte Marketingplan für das Jahr 2012 (Anlage zum Schriftsatz vom 9. April
2018) für die Beantwortung der Frage, welche der Maßnahmen durchgeführt
wurden und welche Werbewirkung dadurch erzielt wurde, nicht geeignet.
- 23 -
bbb) Zur Benutzungslage zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen gar keine Angaben
vor.
5. Den bei identischen Vergleichswaren, geringer Aufmerksamkeit der angespro-
chenen Verkehrskreise und normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke gebo-
tenen Abstand hält die jüngere Marke wegen komplexer Markenähnlichkeit nicht
mehr ein.
a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda;
BGH a. a. O. Rdnr. 58 – INJEKT/INJEX), wobei von dem allgemeinen Erfahrungs-
grundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm
entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152
– marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere
Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der
angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein
können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2018,
79 Rdnr. 37 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.; GRUR 2012, 64
Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen
Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der
Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen
ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder
Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen
Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können
(EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La
Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 37 – BioGourmet). Dabei
genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit
in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 35
– HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).
- 24 -
aa) Die Vergleichsmarken und unterscheiden sich in der
Gesamtheit durch die abweichenden Anfangsworte und die Bildelemente deutlich
voneinander.
bb) In klanglicher Hinsicht werden sie von ihren jeweiligen Wortelementen geprägt,
weil bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke
von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen ist,
dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglich-
keit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 30 – OTTO
CAP).
aaa) Keines der Vergleichsmarkenwörter wird phonetisch von dem Element
„HORSE“ geprägt.
(1) Dem angesprochenen Verkehr sind aus der Alltagssprache, insbesondere der
Werbesprache, zahlreiche gleichartige Wortzusammensetzungen mit dem vorange-
stellten Wort „Power“ und einem nachfolgenden Substantiv bekannt, wie z. B. die
überwiegend auch im Duden aufgeführten Wortkombinationen „Powerbank“,
„Powerplay“, „Powerslide“, „Poweruser“, „Powerfrau“, „Powershopping“, „Power-
Riegel“ oder „Power Drink“. Er wird die Widerspruchsmarke daher als gleichartig
aufgebaute Wortkombination erkennen, in der das Wort „HORSE“ durch den voran-
gestellten Begriff „POWER“ adjektivisch spezifiziert wird und die den Gesamtbegriff
„starkes/kraftvolles Pferd“ bildet.
(2) Auch die Wortbestandteile der jüngeren Marke sind aufeinander bezogen und
zu dem Gesamtbegriff „silbernes Pferd“ verbunden. Denn das Eigenschaftswort
- 25 -
„silver“ gehört wie „horse“ zum englischen Grundwortschatz und wird von den an-
gesprochenen Verkehrskreisen mit „silbern“ übersetzt (Weis, a. a. O., S. 93). Abge-
sehen davon, dass das Fell von Schimmeln silbern glänzen kann, so dass das
Adjektiv auf die Fellfarbe hinweist, zumal das Pferd in silberner Farbe abgebildet ist,
kann es sich auch um die stilisierte Darstellung einer Pferdeskulptur aus dem Edel-
metall Silber handeln. Jedenfalls hat die Bedeutung „silbernes Pferd“ auch keinen
beschreibenden Charakter für die im Identitätsbereich betroffenen alkoholfreien
Getränke.
bbb) Klanglich stehen sich daher die Markenwörter „SILVER HORSE“ und „POWER
HORSE“ gegenüber, die eine Reihe von Übereinstimmungen aufweisen. Der zweite
Wortbestandteil „HORSE“ und die zweite Silbe des ersten Wortelements sind pho-
netisch identisch. Ferner sind die Silbenzahl, die Betonung und der Sprechrhythmus
der beiden Wortfolgen gleich. Allerdings unterscheiden sich die stärker beachteten
Wortanfänge sowohl im Anfangskonsonanten als auch im Vokal. Einem klang-
schwachen Mitlaut und einem hellen Selbstlaut (SI) stehen ein klangstarker Konso-
nant und ein dunkler Diphthong (PAU) gegenüber.
ccc) Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann nicht von einem aus-
schließlichen Kauf von Energydrinks auf Sicht ausgegangen werden.
(1) Vor allem in der europäischen Rechtsprechung finden sich zwar Erwägungen,
die klangliche Markenähnlichkeit in der rechtlichen Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr in den Hintergrund treten zu lassen, soweit die betreffenden Waren überwie-
gend auf Sicht gekauft werden (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 36 – Il Ponte Finanz-
aria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 75 – Aceites del Sur-Coosur
[La Espagnola/Carbonelle]). Nach der Rechtsprechung des BGH kann aber eine
nach dem Klang zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit von Vergleichsmarken
durch Abweichungen im Bild nur dann „neutralisiert“ werden, wenn die mit der
Marke gekennzeichneten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden (BGH
GRUR 2011, 824 Rdnr. 31 – Kappa).
- 26 -
(2) Hinsichtlich der hier vorliegenden Marken lässt sich indessen schon nicht fest-
stellen, dass sie überwiegend oder ausschließlich visuell wahrgenommen werden.
Belege dafür, dass die visuelle Aufnahme im einschlägigen Warenbereich stark zu-
genommen und die phonetische Wahrnehmung deutlich nachgelassen haben, sind
weder vorgelegt worden, noch konnte diese Entwicklung ermittelt werden. Auch
wenn Energydrinks in Supermärkten, Kiosken und Tankstellen „auf Sicht“ gekauft
werden, ist zu berücksichtigen, dass diesem „Kauf auf Sicht“ häufig mündliche
Empfehlungen und Nachfragen sowie Gespräche zwischen Verbrauchern voraus-
gehen, bei denen klangliche Verwechslungen von Marken stattfinden können. Hinzu
kommt, dass auch während des Kaufs vor Ort gegenüber dem Verkaufspersonal
Markennamen genannt und wegen klanglicher Nähe verwechselt werden können.
Ebenfalls nicht vernachlässigt werden darf die akustische Werbung. Abgesehen
davon wird selbst bei nur optischer Wahrnehmung einer Marke gleichzeitig der
klangliche Charakter des Markenwortes unausgesprochen mit aufgenommen und
damit die Erinnerung an klanglich ähnliche Marken geweckt, die von früheren Be-
gegnungen bekannt sind. Die klangliche Verwechslungsgefahr wird insoweit nicht
durch ein unmittelbares Hören, sondern durch die ungenauen Erinnerungen an den
Klang beider Marken ausgelöst (BPatGE 23, 176, 179 – evit/ELIT; BPatG GRUR
1998, 59, 61 – Coveri).
cc) Gemeinsamkeiten liegen aber auch in schriftbildlicher Hinsicht vor. Beide Wort-
bestandteile sind in schwarzen, fett gedruckten Versalien wiedergegeben. Sie sind
fast gleich lang und enthalten beide die Lautfolge „V/WER HORSE“. Im Zentrum
beider Marken ist ein fast gleich großes Pferd abgebildet, dessen Vorderläufe vom
Boden entfernt sind und dessen Oberkörper angehoben ist. Beide Marken enthalten
zudem sich überkreuzende Linien. Bei der angegriffenen Marke sind es zwei sich
kreuzende Degen. In der älteren Marke erzeugen rote und weiße Dreiecke sich
- 27 -
überkreuzende Linien. Allerdings weisen die Kollisionsmarken und
auch Unterschiede auf. Die Versalien der Wortelemente der älteren
Marke sind fetter und größer. Sie sind bei der angegriffenen Marke oberhalb und
bei der Widerspruchsmarke unterhalb des Pferdemotivs angebracht. Dem stilisier-
ten, weißen, eher galoppierenden Pferd der angegriffenen Marke mit Blickrichtung
nach links steht ein naturalistisch mit ausgeprägter Muskulatur dargestelltes,
schwarzes, sich stark aufbäumendes Pferd mit Blickrichtung nach rechts gegen-
über. Die Pferdeabbildung befindet sich bei der jüngeren Marke auf einem wappen-
artigen Schild, während das Pferd der älteren Marke vor einem rechteckigen Hin-
tergrund aus zwei roten und weißen Dreiecken positioniert ist. Die jüngere Marke
erinnert durch das Schild und die gekreuzten Degen an das Familienwappen eines
alten Adelsgeschlechts, während die ältere Marke mit den markant hervortretenden
rot-weißen Dreiecken Assoziationen an das Ferrari-Pferd bzw. den Renn- und Mo-
torsport weckt.
dd) In begrifflicher Hinsicht gibt es ebenfalls Übereinstimmungen, weil beide Marken
den Wortbestandteil „Horse“ mit einer vorangestellten Eigenschaftsangabe kombi-
nieren, die die Qualität des jeweiligen Pferdes positiv beschreiben. Allerdings wird
der begriffliche Unterschied zwischen „SILVER“ und „POWER“ von den angespro-
chenen Verkehrskreisen ohne Schwierigkeiten erkannt.
- 28 -
b) Ob die klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Gemeinsamkeiten für sich
genommen schon zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausrei-
chen, muss nicht abschließend beurteilt werden. Denn auch wenn die vorhandenen
Übereinstimmungen wegen der gleichzeitigen Abweichungen für sich gesehen nicht
genügen sollten, um eine ausreichende Markenähnlichkeit zu begründen, kommen
sich die Vergleichsmarken klanglich, (schrift-)bildlich und begrifflich so nahe, dass
sie aufgrund ihres Zusammenwirkens die Annahme einer komplexen Markenähn-
lichkeit rechtfertigen.
aa) Diese Rechtsfigur der sog. komplexen Markenähnlichkeit oder Verwechslungs-
gefahr ist von der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts entwickelt worden
(BPatG 25 W (pat) 610/17 Hibiskiss/Hibis Kuss; 29 W (pat) 59/13 – Örtliches Tele-
fonbuch/DasÖrtliche; 24 W (pat) 74/04 – Mystia/MYSTERY; 25 W (pat) 253/99
– FORMEL 1A/Formel 1; BPatGE 34, 76, 77 f. – Calimbo/CALYPSO; BPatGE 22,
227, 229 – Frukina/FRUTERA; BPatG Mitt. 1975, 115 – Miramil/Milram; BPatGE 6,
131, 132 f. – Plastipac/PAGELASTIC; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 Rdnr. 461;
Ingerl/Rhonke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 584; Hacker in: Ströbe-
le/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rdnr. 317; Onken in: Kur/vom
Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 25. Ausgabe, Stand 1. April 2021, § 14
Rdnr. 380; Starck, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum neuen Mar-
kenrecht, WRP 1996, 269, 273). Sie wird mit dem Erfahrungssatz begründet, dass
die Vergleichsmarken fast nie gleichzeitig nebeneinander wahrgenommen werden,
so dass letztlich nur das meist ungenaue Erinnerungsbild entscheidet, das der Ver-
kehr von einer Marke hat, wenn er die andere Marke hört oder sieht (BPatGE
a. a. O. – Calimbo/CALYPSO; BPatGE a. a. O. – Plastipac/PAGELASTIC). Wenn
sich die Kollisionsmarken klanglich, schriftbildlich und begrifflich sehr nahe
kommen, können Verwechslungen aus der Erinnerung heraus nicht mit der notwen-
digen Sicherheit ausgeschlossen werden, so das eine komplexe Ähnlichkeit und
Verwechselbarkeit vorliegt. Entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke
kommt es auf das Erinnerungsbild an, weil zum einen die Vergleichswaren nicht
zwingend nebeneinander im Verkaufsregal stehen und zum anderen dem Kauf der
- 29 -
hier relevanten Waren auch mündliche Nachfragen, Empfehlungen und Gespräche
vorausgehen können.
bb) Vorliegend bestehen, wie bereits dargelegt, derart klangliche, schriftbildliche
und begriffliche Gemeinsamkeiten, die zwar jeweils für sich wegen der gleichzeiti-
gen Abweichungen nicht für eine Verwechslungsgefahr ausreichen dürften, die aber
in der Summe ein sicheres Auseinanderhalten der Kollisionsmarken verhindern.
6. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kommt die unter Protest gegen
die Beweislast beantragte Einholung eines sozialpsychologischen und hirnorgani-
schen Gutachtens durch einen medizinischen Sachverständigen, dass der Verbrau-
cher einer Verwechslungsgefahr wegen komplexer Markenähnlichkeit unterliege,
nicht in Betracht.
Als der vollständigen Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren unterliegende
Rechtsfrage ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr keiner Beweisaufnahme
zugänglich (vgl. BGH GRUR 1992, 48, 51 f. – frei öl; GRUR 1993, 118,
120 - Corvaton/Corvasal; GRUR 2019, 535 Rdnr. 90 – Das Omen; BPatG
27 W (pat) 115/16 – RETROLYMPICS/OLYMPIC; BPatG 26 W (pat) 30/07
– CITIPOST/POST; 26 W (pat) 93/13 – CITY CP POST/POST/Deutsche Post;
29 W (pat) 7/10 – regioPost/Post/Deutsche Post). Ein Schutz des Publikums vor
realen Verwechslungsgefahren ergibt sich allenfalls reflexhaft, denn das Wider-
spruchsverfahren findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem sich die Kollisionsmarken
im Verkehr häufig noch gar nicht begegnet sind; tatsächlich vorkommende Ver-
wechslungen sind zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne nicht
notwendig (st. Rspr.: BGH GRUR 1961, 535, 537 – arko; GRUR 1991, 609, 611
– SL; BPatG 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST/POST).
- 30 -
III.
Der Antrag der Inhaberin der jüngeren Marke, der Widersprechenden die Kosten
des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist unbegründet.
1. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine
Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentge-
richt die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen,
wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände
(BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverklei-
dung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vor-
liegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszuge-
hen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsge-
sichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg verspre-
chenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes
durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten
aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238,
240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem
Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur aus-
nahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist
auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund,
einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutz-
verkleidung). Besondere, die Kostentragung auslösende Umstände liegen im Kolli-
sionsverfahren beispielsweise vor, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der
Marken oder der Waren und/oder Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird
(BPatGE 12, 238, 240 f. – Valsette/Garsette; 23, 224, 227 – Pomesin/POMOSIN;
BPatG 33 W (pat) 9/09 – IGEL PLUS/PLUS).
2. Ein Verstoß der Widersprechenden gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht ist
vorliegend weder dargelegt noch ersichtlich. Die gegensätzlichen gerichtlichen Hin-
weise zeigen vielmehr, dass es sich vorliegend um schwierige Tatsachen- und
- 31 -
Rechtsfragen und nicht um eine von Vornherein aussichtslose Rechtsverfolgung
gehandelt hat.
IV.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 32 -
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses
beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.
Die Frist kann nicht verlängert werden.
Kortge Kätker Richter Dr. von Hartz
ist urlaubsbedingt
gehindert zu
unterschreiben.
Kortge


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