26 W (pat) 501/18  - 26. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:101022B26Wpat501.18.0
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 501/18
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. Oktober 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2015 011 019
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Wort-/Bildmarke
ist am 3. Februar 2015 angemeldet und am 13. August 2015 unter der Nummer
30 2015 011 019 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte
Register als Marke eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der
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Klasse 32: Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke;
alkoholfreie Weine; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zube-
reitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken;
Klasse 33: Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Weine; Schaumweine;
weinhaltige Getränke [Schorlen]; Spirituosen [Getränke]; Liköre; alko-
holreduzierte Weine;
Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur
Beherbergung von Gästen; Durchführung von Weinproben [Verpfle-
gung von Gästen mit Getränken]; Verpflegung von Gästen in Restau-
rants; Vermietung von Versammlungsräumen.
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 18. September 2015 veröffentlicht
worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionswort-
marke
EDITION
die am 18. Januar 2008 angemeldet und am 1. Mai 2011 unter der Nummer
006 586 374 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
(EUIPO) geführte Register eingetragen worden ist für Dienstleistungen der Klassen
35, 36, 41, 44 und
Klasse 43: Dienstleistungen von Hotels, Betrieb von Restaurants, Cate-
ring, Betrieb von Bars und Hallenbars; Bereitstellung von
Mehrzweckräumen für Sitzungen, Konferenzen und Ausstel-
lungen; Bereitstellung von Einrichtungen für Banketts und ge-
sellschaftliche Anlässe für besondere Gelegenheiten; und
Reservierung von Hotelunterkünften.
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Mit Beschluss vom 22. August 2017 hat die mit einem Beamten des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 33 des DPMA eine Verwechslungsgefahr
verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt,
wegen des geringen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke bestehe trotz der
Übernahme des Bestandteils „EDITION“ in die angegriffene Marke selbst bei iden-
tischen Dienstleistungen keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr.
Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei wegen ihres für die maßgeblichen
Dienstleistungen beschreibenden Anklangs sehr gering, weil die Bezeichnung
„EDITION“ mit den Bedeutungen „Ausgabe, Auflage, Herausgabe“ werbend und an-
preisend allgegenwärtig verwendet werde. Eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit
der Widerspruchsmarke infolge Benutzung könne nicht festgestellt werden. Die von
der Widersprechenden verwendeten Hotelnamen „The London Edition“ oder „The
Istanbul Edition“ legten die Bedeutung „Ausgabe“ im Sinne einer lokalen Version
von M… nahe. Angesichts des beschreibenden Aussagegehalts der Wortbe-
standteile der angegriffenen Marke werde der Verkehr deren Bildbestandteil nicht
gänzlich unberücksichtigt lassen. Die einzige Gemeinsamkeit der Marken bestehe
in dem beschreibenden Bestandteil „EDITION“, der den Gesamteindruck der jünge-
ren Marke weder präge noch eine selbstständig kollisionsbegründende Stellung ein-
nehme. Anhaltspunkte für eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „EDITION“
bestünden ebenfalls nicht, so dass auch keine Verwechslungsgefahr durch gedank-
liche Verbindung zu befürchten sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, sie sei
die Inhaberin der weltweit bekannten Hotelmarke „M…“ sowie weiterer
Hotelmarken wie „COURTYARD“ und „RESIDENCE INN“, unter denen Beherber-
gungs-, Gastronomie-, Bar-, Spa-, Fitness-, Schönheitspflege- und andere Gastge-
werbedienstleistungen angeboten würden. Die mit ihr verbundenen Unternehmen
seien Inhaberinnen von Marken wie „RITZ-CARLTON“ oder „RENAISSANCE“.
Zusammen betrieben sie mehr als 25 Hotels in Deutschland und mehr als 4.400
Hotels weltweit. Die Vergleichsdienstleistungen der Klasse 43 seien identisch.
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Zwischen den angegriffenen Getränken der Klassen 32 und 33 und den Wider-
spruchsdienstleistungen der Klasse 43 bestehe hochgradige Ähnlichkeit. Die Wider-
spruchsmarke als weitere Hotelmarke verfüge über eine mindestens durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft. „Edition“ stamme vom lateinischen Verb „edere“
mit der Bedeutung „edieren/herausgeben“ bzw. vom lateinischen Substantiv „editio“
ab und sei ein ursprünglich aus dem Verlagswesen stammender Begriff, der in Ver-
bindung mit Publikationen von Musik, Büchern oder Werken verwendet werde. Für
gewöhnlich bezeichne er eine „besonders wissenschaftliche Herausgabe“, ein „in
bestimmter Form wissenschaftlich herausgegebenes Werk“, eine „kritische Aus-
gabe“, eine Sonderausgabe oder eine besondere Auflage eines Modells, wie z. B.
bei Handys oder Pkws. Während der Begriff für Waren unterschiedlichster Art zur
Bezeichnung von besonderen Ausgaben oder Serien eines bestimmten Produktes
oder einer Produktlinie eingesetzt werde, finde er im Bereich der Dienstleistungen
im allgemeinen Sprachgebrauch keine Verwendung, schon gar nicht in Alleinstel-
lung. Daher könne „Edition“ weder beschreibend noch werblich anpreisend für die
Widerspruchsdienstleistungen aus dem Gastgewerbe sein. Die Widerspruchsmarke
sei der Name einer Hotelkette. Der Städtenamenzusatz diene nur der Lokalisierung
und Unterscheidung der verschiedenen Hotels dieser Kette. Die Hotelgebäude
seien nur mit „EDITION“ gekennzeichnet, wie die vorgelegten Fotos der Hotelein-
gänge zeigten. Abgesehen davon, dass es bei Beherbergungs- und Verpflegungs-
dienstleistungen keine Sonderausgaben gebe, fehle es für das Verständnis als Son-
derausgabe der „M…“-Hotels an der zusätzlichen Bezeichnung „M…“. Die
Recherchebeispiele des Senats seien nicht geeignet, eine beschreibende Verwen-
dung des Begriffs „Edition“ für Hoteldienstleistungen zu belegen. Der Beschluss des
Senats in anderer Besetzung zum Anmeldezeichen „EDITION“ (26 W (pat) 142/02)
beziehe sich nur auf alkoholfreie und alkoholische Getränke, nicht aber auf Hotel-
dienstleistungen. Zudem sei die Kennzeichnungskraft der älteren Marke aufgrund
umfangreicher und langjähriger Benutzung erheblich gesteigert. „EDITION“ sei eine
der vielen Marken der M…-Gruppe, die für moderne Luxushotels und ein
anspruchs- und stilvolles Hotelerlebnis stehe. Das Publikum sei seit der ersten
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Eröffnung eines „EDITION“-Hotels im Jahre 2010 und den zahlreichen Neueröff-
nungen in den letzten Jahren an die Widerspruchsmarke gewöhnt. Die Hotelmarke
„EDITION“ genieße hohe Bekanntheit bei deutschen Hotelgästen, die dort regelmä-
ßig übernachteten. Dies ergebe sich aus zahlreichen Hotelbewertungen deutscher
Kunden, den Umsätzen mit Übernachtungen inländischer Hotelgäste, dem vorge-
legten Werbe- und Marketingmaterial, das sich auch an deutsche Kunden richte,
zahlreichen Presseartikeln sowie Auszügen aus sozialen Netzwerken. Die Wider-
spruchsmarke sei zudem weltweit eingetragen und werde weltweit umfangreich be-
nutzt. Der Umstand, dass die Widersprechende bislang kein Hotel unter der Marke
„EDITION“ in Deutschland betreibe, schwäche die Bekanntheit der Widerspruchs-
marke im Inland nicht. Denn den deutschen Verbrauchern seien auch Hotelmarken
aus dem Ausland bekannt, da sie ihnen bei Reisen ins Ausland begegneten (vgl.
BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 42 – Wunderbaum II). Die Vergleichsmarken seien
klanglich identisch oder zumindest hochgradig ähnlich. Mangels beschreibender
Bedeutung für die fraglichen Waren und Dienstleistungen sei der (Wort-)Bestandteil
„EDITION“ für beide Marken prägend. Der Zusatz „H“ trete als beschreibendes
Element zurück, weil er in einigen Ländern der Europäischen Union, wie z. B. in
Frankreich, verwendet werde, um auf „Hotel“ bzw. Hoteldienstleistungen hinzuwei-
sen. Von vielen Verbrauchern und in der Hotelbranche werde er als Hinweis auf das
Wort „Hotel“ benutzt und verstanden. Ferner könne dieser Zusatz als Abkürzung
von Städtenamen wie etwa Heidelberg oder Hamburg aufgefasst werden. Da der
ornamentale Bildbestandteil nicht als Großbuchstabe „H“ erkennbar sei und
sich andernfalls in einer gängigen werbemäßigen Verzierung des dienstleistungs-
beschreibenden Großbuchstabens „H“ erschöpfe, sei auch dieses Grafikelement
nicht prägend. Eine Aussprache der jüngeren Marke im Sinne von „H EDITION H“
komme daher nicht in Betracht. Der Einzelbuchstabe „H“ stehe zudem für
„H…“, sei also das Firmenschlagwort der Markeninhaberin, so dass dem Wort-
bestandteil „EDITION“ in der jüngeren Marke selbst bei geringer Kennzeichnungs-
kraft eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme (vgl. BGH GRUR 2008,
258 – INTERCONNECT/T-InterConnect). Selbst wenn sich die Markenwörter
„EDITION H“ und „EDITION“ klanglich gegenüberständen, seien sie hochgradig
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ähnlich, weil sie über eine nahezu identische Buchstabenanzahl, eine identische
Vokalfolge, ein nahezu identisches Konsonantengerüst sowie einen hochgradig
ähnlichen Sprech- und Betonungsrhythmus verfügten. Der zusätzliche Mitlaut „H“
am unauffälligeren Markenende könne nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich heraus-
führen. Die Kollisionsmarken seien auch in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich, weil nur
eine werbeübliche, wenig auffallende Verzierung des Wortbestandteils vorliege. Die
Widersprechende verfüge zudem über eine Zeichenserie, in der jeweils der kenn-
zeichnungskräftige Bestandteil „EDITION“ mit der zusätzlichen Angabe der geogra-
fischen Lage, Kategorie oder sonstigen Bestandteilen kombiniert werde. So be-
zeichne sie ihr in London gelegenes Hotel als „The London Edition“, ihr Hotel in
Istanbul als „The Istanbul Edition“ und das von ihr 2018 eröffnete Hotel in Barcelona
als „The Barcelona EDITION“. Die angegriffene Marke füge sich in diese Marken-
serie nahtlos ein, weshalb der Verkehr davon ausgehe, dass es sich um ein Hotel
der EDITION-Kette der Widersprechenden handele. Auch die beiden Entscheidun-
gen des portugiesischen Markenamts (Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
Anlage Wi 18) vom 28. Dezember 2015 zu den Kollisionsmarken „EDITION
VILLAS/EDITION/ “ und „EDITION
VILLAS & CLUBHOUSE/EDITION/ “ bestätigten die Verwechslungs-
gefahr. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG) vom 3. Dezember
2014 im Kollisionsverfahren zwischen der Wort-/Bildmarke
und der hiesigen Widerspruchsmarke (27 W (pat) 518/14) sei nicht übertragbar, weil
die Wortbestandteile „Kloster Heidenheim“ und der Einzelbuchstabe „H“ nicht über-
einstimmten und die ältere Marke in den letzten Jahren durch Hoteleröffnungen,
Werbekampagnen und umfangreiche Benutzung in der EU, insbesondere in
Deutschland an Kennzeichnungskraft gewonnen habe.
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Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom
22. August 2017 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Ein-
tragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der
Unionsmarke 006 586 374 zu löschen.
Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke vertritt die Auffassung, die sich gegenüber-
stehenden Waren und Dienstleistungen seien nicht identisch, sondern allenfalls
ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei weit unterdurch-
schnittlich. Dies habe schon das Bundespatentgericht im Verfahren
/EDITION (27 W (pat) 518/14) festgestellt. Der deutsche und
englische Begriff „Edition“ werde nicht nur für das Verlagswesen, sondern für unter-
schiedlichste Waren- und Dienstleistungsbereiche im Sinne von „Sonderausgabe“
verwendet, z. B. für Waren der Elektronik, Automobile, Kosmetik sowie IT- und
Telekommunikationsdienstleistungen. Die Kombination „Limited Edition“ finde in
allen Waren- und Dienstleistungsbereichen Verwendung. Demzufolge werde der
Verkehr „Edition“ im Zusammenhang mit Städtenamen nur als eine lokale Version
bzw. eine besondere Ausgabe eines M…-Hotels verstehen. In Deutschland
gebe es kein einziges Hotel der Widersprechenden unter der Bezeichnung
„EDITION“ und die Benutzungsaufnahme im Jahr 2010 sei ein zu kurzer Zeitraum,
um eine umfangreiche und langjährige Benutzung der Marke in Deutschland darle-
gen zu können. Die Besprechung in Bewertungsportalen sage nichts über die
Bekanntheit aus, da selbst kleinste und abgelegenste Hotels bewertet würden. Mit
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Nichtwissen werde bestritten, dass die von der Widersprechenden behaupteten
Übernachtungs- und Umsatzzahlen aus den Jahren 2012 bis 2017 zutreffend seien.
Auch die vorgelegten exemplarischen Rechnungen seien dafür kein Beleg. Im
Übrigen seien ca. 12.000 Übernachtungen in sechs Jahren angesichts der bei sta-
tista.com angegebenen 459 Mio. Gästeübernachtungen in Deutschland im Jahr
2017 sehr wenig. Die Vergleichsmarken seien bildlich nicht verwechselbar, weil die
aufwändig grafisch ausgestaltete angegriffene Marke von einem großen verschnör-
kelten „H“ dominiert und durch ein zweites „H“ hinter dem Wort „EDITION“ im unte-
ren Bereich ergänzt werde. Vor dem dunklen Hintergrund kämen die Verzierung und
die Wortbestandteile sehr gut zum Ausdruck und bildeten eine noble Gestaltung.
Klanglich unterschieden sich die Wortelemente „H – EDITION – H“ und „EDITION“
ausreichend. Eine Prägung der jüngeren Marke durch „EDITION“ scheide wegen
der Kennzeichnungsschwäche dieses Begriffs aus. Der Buchstabe „H“ könne nicht
unberücksichtigt gelassen werden. Dem Verkehr sei die Firma H… und ein
etwaiges Firmenschlagwort nicht bekannt.
Mit gerichtlichen Schreiben vom 22. Oktober 2019 und 3. August 2020 sind die Ver-
fahrensbeteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen(konvolute) 1
bis 5, Bl. 131 – 159 GA) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine
Aussicht auf Erfolg habe.
Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende mit Schriftsatz
vom 19. August 2022 weitere Rechtsausführungen gemacht.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.
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Zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke und der älteren Unions-
wortmarke „EDITION“ besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 119
Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat den Wider-
spruch daher zu Recht zurückgewiesen.
Da die Anmeldung der angegriffenen Marke nach dem 1. Oktober 2009, aber vor
dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erho-
benen Widerspruch die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis
zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).
Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beur-
teilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlich-
keit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und
der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch
einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.
Rspr.: vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 41 - 43 – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Les Éditions Albert
René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 24
– RETROLYMPICS; GRUR 2021, 724 Rdnr. 31 – PEARL/PURE PEARL m. w. N.).
1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage sind die Vergleichsdienstleistungen der
Klasse 43 identisch bis weit überdurchschnittlich ähnlich und die angegriffenen
alkoholfreien und alkoholischen Getränke weisen eine durchschnittliche Ähnlichkeit
mit den Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 43 auf.
a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehen-
den Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der
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Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Art und Beschaf-
fenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs-
und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einan-
der ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen,
dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus
demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009,
356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2021,
724 Rdnr. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16
– ZOOM/ZOOM).
Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der
regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verant-
wortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während
der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zuge-
messen wird. Erforderlich im Sinne einer funktionellen Ergänzung von Waren und
Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder
Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH
GRUR 2014, 488 Rdnr. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG
30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).
b) (Teil-)Identität bis sehr hohe Ähnlichkeit besteht zwischen den Vergleichsdienst-
leistungen der Klasse 43. Die angegriffenen Verpflegungs- und Beherbergungs-
dienstleistungen umfassen die für die Widerspruchsmarke geschützten Hotel-,
Restaurant-, Bar- und Cateringdienstleistungen. Die von der jüngeren Marke bean-
spruchten Dienstleistungen „Vermietung von Versammlungsräumen“ stellen den
Oberbegriff für die Widerspruchsdienste „Bereitstellung von Mehrzweckräumen für
Sitzungen, Konferenzen und Ausstellungen; Bereitstellung von Einrichtungen für
Banketts und gesellschaftliche Anlässe für besondere Gelegenheiten“ dar.
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c) Durchschnittliche Ähnlichkeit weisen die Widerspruchsdienstleistungen der
Klasse 43 zu den alkoholfreien und alkoholischen Getränken der Klassen 32 und
33 auf.
aa) Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beur-
teilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den
Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich,
dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden
(BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2002, 544, 546
– BANK 24). Im Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen ist zu berücksichti-
gen, dass Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten
Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie
Waren hervorbringen, ohne weiteres als ähnlich anzusehen sind. Besondere
Umstände können jedoch die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen, wenn beim
angesprochenen Verkehr der Eindruck entsteht, Ware und Dienstleistung unterlä-
gen der Kontrolle desselben Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1999, 586 Rdnr. 22
– White Lion). Dies kann der Fall sein, wenn sich das Dienstleistungsunternehmen
selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst oder der
Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbe-
reich selbständig gewerblich betätigt (vgl. BGH GRUR 2012, 1145 Rdnr. 35
– PELIKAN; BPatG 27 W (pat) 506/17 – kodi professional/KODi). Ein Indiz für eine
Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kann beispielsweise vorliegen,
wenn die Waren nicht allgemein angeboten und verwendet werden, sondern typi-
scherweise bei der Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (BGH
a. a. O. – Pelikan).
bb) Alkoholfreie und alkoholische Getränke werden von Gaststätten nicht nur im
Schankbetrieb, sondern auch im „Straßenverkauf“ vertrieben und oftmals unmittel-
bar in den Herstellungsbetrieben selbst serviert, wie z. B. Biere und alkoholfreie
Getränke in Brauereien oder Weine und alkoholfreie Getränke in Weinkellereien
(BGH GRUR 2000, 883 Juris-Tz. 20 – PAPPAGALLO; GRUR 1999, 586, 587
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– White Lion; OLG Hamburg, GRUR-RR 2011, 175 – Creme 21; BPatG GRUR
2003, 530 – Waldschlößchen). Daneben stellen klassische Gaststättenbetriebe teil-
weise selbst Getränke her, wie z. B. selbstgemachte Limonaden oder Eistees,
Mixgetränke oder Cocktails, die sie zum Ausschank anbieten (BPatG 25 W (pat)
519/20 – A'livella/LIVELL; 27 W (pat) 14/17 – CASS/BASS; 26 W (pat) 552/10
– O2Kids/O2). Einige Hersteller von Wein, Sekt und Spirituosen unterhalten selb-
ständig eigene gastronomische Einrichtungen (BGH a. a. O. – PAPPAGALLO).
cc) Daher entspricht es ständiger Rechtsprechung, eine normale Ähnlichkeit zwi-
schen Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen einerseits sowie alkohol-
freien und alkoholischen Getränken andererseits anzunehmen (vgl. auch BPatG
27 W (pat) 581/11 – KALIMERA/Guten Morgen; 27 W (pat) 595/10 – YoYo
Foodworld/YO).
2. Die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Vergleichswaren
und -dienstleistungen richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den
normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnitts-
verbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH
GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee) als auch an den Getränke-,
Wein- und Spirituosenfachhandel sowie den Gastronomiefachverkehr. Bei der Ver-
mietung von Versammlungs- und Mehrzweckräumen kommen aber auch gewerbli-
che Kunden in Betracht.
Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholfreier und alkoholischer
Getränke wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei
alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Dies gilt auch
für die Inanspruchnahme von Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen.
Es kann daher insgesamt von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen
werden (BPatG 27 W (pat) 14/17 – CASS/BASS; 26 W (pat) 520/14 – Finca del
Toro).
- 14 –
3. Die ältere Unionswortmarke „EDITION“ weist für die Dienstleistungen der
Klasse 43, die als einzige im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegen, nur eine
geringe Kennzeichnungskraft auf.
a) Ihre originäre Kennzeichnungskraft ist unterdurchschnittlich.
aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrs-
kreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31
– BORCO/HABM [Buchstabe a]; BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 41 – INJEKT/INJEX).
Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Mar-
ken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar be-
schreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kenn-
zeichnungskraft (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012,
1040 Rdnr. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine
hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeich-
nungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX).
bb) Das Markenwort „EDITION“ stammt vom lateinischen Substantiv „editio“ ab, das
mit „Herausgabe, Ausgabe einer Schrift“ übersetzt wird (https://de.pons.com/über-
setzung/latein-deutsch/editio). Es ist im Sinne von „[besonders wissenschaftliche]
Herausgabe; in bestimmter Form [wissenschaftlich] herausgegebenes Werk; [kriti-
sche] Ausgabe (https://www.duden.de/rechtschreibung/Edition); Abdruck, Auflage,
Ausgabe, Bearbeitung, Druck, Fassung, Herausgabe, Publikation, Veröffentlichung
(https://www.duden.de/synonyme/Edition) in den deutschen und englischen
Sprachgebrauch eingegangen (BPatG 29 W (pat) 3/10 – urban edition; 24 W (pat)
122/06 – cool edition; 24 W (pat) 121/06 – hot edition) und ursprünglich auf dem
Sektor der Bücher, Verlage und Musikalien gebraucht worden.
- 15 –
cc) Dieser aus dem Bereich des Verlagswesens stammende Begriff wird mittlerweile
für Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Art zur Bezeichnung von beson-
deren Ausgaben bzw. Serien eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten
Dienstleistungslinie eingesetzt (vgl. EuGH GRUR 2010, 931, 932 – COLOR
EDITION; BPatG 29 W (Pat) 3/10 – urban edition; 24 W (pat) 249/97 – ONLINE-
Edition; 26 W (pat) 142/02 – EDITION; 24 W (pat) 121/06 – hot edition; 24 W (pat)
122/06 – cool edition).
dd) In der Rechtsprechung des BPatG ist das Wort „EDITION“ bzw. „edition“ daher
bei Waren und Dienstleistungen als Hinweis auf eine Sonderausgabe bzw. beson-
dere Ausgabe oder eine limitierte Serie angesehen worden, die zeitlich oder men-
genmäßig begrenzt angeboten wird oder sich ausschließlich auf einen bestimmten
Anlass wie ein bestimmtes Fest oder Ereignis bezieht (BPatG 28 W (pat) 41/12
– SILVER EDITION; 26 W (pat) 142/02 – EDITION; 24 W (pat) 122/06 – cool edition;
24 W (pat) 121/06 – hot edition; 24 W (pat) 249/97 – ONLINE-Edition). Dies gilt auch
für das Wort „Edition“ in Alleinstellung ohne weitere, erläuternde Zusätze.
aaa) Schon in der Entscheidung des 26. Senats des BPatG vom 6. Oktober 2004 in
vollständig anderer Besetzung (26 W (pat) 142/02) ist das Wortzeichen „EDITION“
für alkoholfreie und alkoholische Getränke als freihaltebedürftig und nicht unter-
scheidungskräftig beurteilt worden. Einer klarstellenden Ergänzung bedürfe es
nicht, weil der Verkehr wegen der - im Internet nachgewiesenen – Häufigkeit der
Verwendung daran gewöhnt sei, das Wortzeichen „EDITION“ als Hinweis auf eine
bestimmte Ausgabe oder ein bestimmtes Ereignis zu sehen.
bbb) Auch der 27. Senat des BPatG ist am 3. Dezember 2014, also kurz vor der am
3. Februar 2015 erfolgten Anmeldung der jüngeren Marke, bei der identischen
Widerspruchsmarke von einem sehr geringen Schutzumfang für Dienstleistungen
der Klasse 43 ausgegangen (BPatG 27 W (pat) 518/14 –
/EDITION).
- 16 –
ee) Auch wenn der Senat für Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen
eine Verwendung überwiegend mit weiteren Attributen gefunden hat, ist das BPatG
schon seit Jahrzehnten davon ausgegangen, dass „Edition“ auch in Alleinstellung
von den inländischen Verkehrskreisen nur als besondere, zumeist begrenzt verfüg-
bare Ausgabe der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und nicht
als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen angesehen wird. Denn es handelt sich
um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten engli-
schen Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unter-
scheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 8 – #darferdas? I;
GRUR 2016, 934 Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops).
Auch ohne dienstleistungsbeschreibenden Charakter wird es daher nicht als be-
triebliches Individualisierungsmittel wahrgenommen.
b) Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke,
die den geringen Schutzumfang kompensieren könnte, ist weder hinreichend dar-
gelegt noch glaubhaft gemacht worden.
aa) Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der
Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils
der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.:
EuGH GRUR 2005, 763 Rdnr. 31 – Nestlé/Mars; GRUR 2017, 75 Rdnr. 29 – Wun-
derbaum II; BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die erhöhte
Kennzeichnungskraft muss bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke bestanden haben (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO,
GRUR 2020, 870 Rdnr. 22 – INJEKT/INJEX) und im Entscheidungszeitpunkt noch
fortbestehen (BGH a. a. O. – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rdnr. 14
– KNEIPP). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung
- 17 –
ist von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die
Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR
2006, 859 Rdnr. 33 – Malteserkreuz; BPatG 25 W (pat) 506/16 – Fireslim/Fire;
GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Auch bei einer Unionsmarke
kommt es auf das Verkehrsverständnis im Kollisionsgebiet an, hier also auf das
Verkehrsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BGH GRUR 2018, 79
Rdnr. 24 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 1239 Rdnr. 67
– VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).
bb) Zu diesen Voraussetzungen fehlen sowohl konkreter Tatsachenvortrag als auch
Glaubhaftmachungsmittel.
Zunächst gibt es bis heute kein einziges mit der Widerspruchsmarke gekennzeich-
netes Hotel in Deutschland. Ferner kann nicht davon ausgegangen werden, dass
sich diese ausschließlich im Ausland benutzte Hotelmarke im Inland durch regelmä-
ßige Presse- oder andere Medienerwähnungen zum maßgeblichen Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke, am 3. Februar 2015, bereits einen Ruf erwor-
ben hatte.
aaa) Die Widersprechende hat keinen einzigen Werbeprospekt vorgelegt, der dem
Zeitraum vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke eindeutig zugeordnet
werden kann. Dem einzigen an deutsche Kunden gerichteten Werbeflyer „EDITION
BLEIBT EINE SENSATION IN LONDON“ kann nicht entnommen werden, wann er
herausgegeben und wo er verteilt worden ist (Anlage Wi 13 erste Seite). Die Pres-
seartikel, in denen vor dem 3. Februar 2015 über die EDITION-Hotels der Wider-
sprechenden berichtet worden ist (Anlage Wi 14), sind fast ausschließlich im Verei-
nigten Königreich sowie im übrigen Ausland erschienen, aber nicht in Deutschland.
Von den vorgelegten Hotelbewertungen sind vor dem maßgeblichen Anmeldetag
nur zwei von deutschen Gästen verfasst worden (Bewertungsportal Tripadvisor vom
2. September 2014 und 31. Januar 2015, Anlage Wi 6). Die wenigen Bewertungen
im englischsprachigen Bewertungsportal www.hotelchatter.com (Anlage Wi 15) aus
- 18 –
den Jahren 2011, 2012 und 2013 sind vom deutschen Publikum nicht wahrgenom-
men worden. Bei den Auszügen aus sozialen Netzwerken (Anlage Wi 16) kann nicht
festgestellt werden, von wann sie stammen, weil keine Daten angegeben sind. Die
zahlreichen Registereintragungen identischer Marken als Unionsmarken oder als
Marken im europäischen und außereuropäischen Ausland (Anlage Wi 17) können
eine intensive Benutzung im Inland nicht belegen.
bbb) Die 22 exemplarisch vorgelegten Rechnungen an deutsche Hotelgäste
(Anlage Wi 7) stammen aus dem Jahr 2018, also mehrere Jahre nach dem maß-
geblichen Kollisionszeitpunkt. Die von der Gegenseite bestrittenen Übernachtungs-
und Umsatzzahlen deutscher Hotelgäste in den Jahren 2012 bis 2017 sind nicht,
z. B. durch eine eidesstattliche Versicherung, glaubhaft gemacht worden. Aber
selbst wenn sie glaubhaft gemacht worden wären, vermögen ca. 1.000 Übernach-
tungen deutscher Gäste pro Jahr eine Steigerung der Kennzeichnung einer erst seit
2010 im Aufbau befindlichen Hotelgruppe mit nur zwei oder drei Standorten im
Ausland vor dem 3. Februar 2015 nicht zu rechtfertigen. Die erzielten Umsatzzahlen
lassen ohne Angaben zum Gesamtmarkt keine Aussage über den Marktanteil zu.
Zieht man die – unbestritten – von der Markeninhaberin unter Berufung auf
statista.com genannte Zahl von 459 Mio. Gästeübernachtungen in Deutschland im
Jahr 2017 als Anhaltspunkt dafür heran, dass die Gästeübernachtungen im Jahr
2015 in einer ungefähren Größenordnung von mehreren hundert Millionen Über-
nachtungen gelegen haben müssen, so kann offensichtlich nur ein verschwindend
geringer fiktiver inländischer Marktanteil erreicht worden sein. Dies würde selbst
denn gelten, wenn man zugunsten der Widersprechenden von Hoteldienstleistun-
gen im Luxussegment ausginge und die Übernachtungszahlen mit einem Faktor
von 10 multiplizierte, was allerdings gerade bei einer ausschließlich im Ausland
befindlichen Kette von wenigen Hotels kaum zu rechtfertigen wäre.
ccc) Zahlen zu Werbeausgaben in Deutschland vor dem maßgeblichen Kollisions-
zeitpunkt sind nicht genannt worden.
- 19 –
ddd) Die Widersprechende hat daher die erhöhte Kennzeichnungskraft im Zeitpunkt
der Anmeldung der angegriffenen Marke schon nicht hinreichend dargelegt und
glaubhaft gemacht, so dass es auf den Schutzumfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht mehr ankommt.
eee) Im Übrigen würde es aber auch in Bezug auf die Kennzeichnungskraft zum
Entscheidungszeitpunkt an einer hinreichenden Darlegung und Glaubhaftmachung
fehlen. Denn bei den im Schriftsatz vom 9. Oktober 2020 genannten „Mindestum-
sätzen“ in 12 Hotels der Widersprechenden in den Jahren 2018 und 2019 handelt
es sich um weltweit erzielte Gesamtumsätze im zweistelligen $-Millionenbereich
und nicht um solche, die nur mit deutschen Gästen generiert wurden. Ferner sind
auch diese Umsätze nicht durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung glaub-
haft gemacht worden. Im Übrigen fehlen auch aktuelle Angaben zu Werbeaufwen-
dungen für das Inland.
4. Aber selbst wenn eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der älteren Unions-
marke „EDITION“ zugunsten der Widersprechenden unterstellt würde mit der
Begründung, dass sie in Alleinstellung und im Sinne von „Ausgabe, Auflage, Her-
ausgabe“ ohne weitere Zusätze über unkörperliche Hotel- und Restaurantdienst-
leistungen keine Sachaussage trifft, wäre trotz Dienstleistungsidentität in Klasse 43,
durchschnittlicher Ähnlichkeit der Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistun-
gen mit den für die jüngere Marke registrierten alkoholfreien und alkoholischen
Getränken der Klassen 32 und 33 sowie normaler Aufmerksamkeit der angespro-
chenen Verkehrskreise eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen weit unter-
durchschnittlicher Markenähnlichkeit zu verneinen.
a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck
der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und
dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS),
wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr
- 20 –
eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53
– Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass
unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den
durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufe-
nen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41
– HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH a. a. O. Rdnr. 31
– RETROLYMPICS; GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 – Maalox/Melox-GRY). Vorausset-
zung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten
und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Ähnlichkeit einander
gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang
und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen
angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht
wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La
Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS). Dabei genügt
für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem
der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH a. a. O. – Hansson [Roslags
Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. – RETROLYMPICS).
b) In der Gesamtheit und (schrift-)bildlich unterscheiden sich die angegriffene Marke
und die Widerspruchsmarke „EDITION“ sehr deutlich durch das optisch
stark im Vordergrund stehende Bildelement, das aus einem mit Pflanzenranken ver-
zierten Großbuchstaben „H“ besteht, die zweizeilige Anordnung und die Verlänge-
rung des Wortelements durch den zweiten Großbuchstaben „H“.
c) Auch in klanglicher Hinsicht ist die Markenähnlichkeit gering.
aa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist
von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen,
- 21 –
dass der Wortbestandteil - sofern er kennzeichnungskräftig ist - den Gesamtein-
druck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl.
BGH a. a. O. Rdnr. 30 – OTTO CAP). Eine Ausnahme von dem Grundsatz „Wort
vor Bild“ kann sich ergeben, soweit die grafische Ausgestaltung durch ihren Umfang
und ihre kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum
mehr beachtet wird; in diesem Fall kann es gerechtfertigt sein, dem Bild auch bei
der mündlichen Benennung der Marke den Vorrang einzuräumen (vgl. BGH GRUR
1959, 599 – Teekanne; BPatG GRUR 1994, 124 – Billy the Kid; BPatG 30 W (pat)
77/09 – Chinese/Mädchen).
aaa) Vorliegend stellt sich somit schon die Frage, ob der grafisch stark hervorgeho-
bene Buchstabe „H“ der angegriffenen Marke nicht zumindest mitbenannt würde,
so dass sich phonetisch „H Edition H“ ergäbe, was den Abstand zwischen den Ver-
gleichsmarken derart vergrößern würde, dass eine klangliche Ähnlichkeit völlig aus-
geschlossen wäre.
bbb) Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass das Bildelement eher als Verzie-
rung wahrgenommen wird und der Verkehr die jüngere Marke nur mit „Edition H“
benennt, liegt nur eine geringe klangliche Ähnlichkeit vor. Denn die angegriffene
Marke wird nicht durch den Wortbestandteil „EDITION“ geprägt. Bei Annahme eines
nur geringen Schutzumfangs der älteren Marke spricht dagegen schon die Kenn-
zeichnungsschwäche dieses Wortelements.
ccc) Aber selbst bei unterstellter normaler Kennzeichnungskraft des Wortelements
„EDITION“ tritt der Zusatzbuchstabe „H“ nicht in den Hintergrund.
(1) Zum einen steht er in gleicher Schriftart und -größe völlig gleichberechtigt neben
dem Wortbestandteil „EDITION“. Ferner wird er durch das dominierend herausge-
stellte, verzierte „H“ zu Beginn der Marke optisch verdoppelt und damit als offen-
sichtlich unverzichtbarer Markenteil hervorgehoben.
- 22 –
(2) Hinzu kommt, dass der Einzelbuchstabe „H“ keine eindeutig beschreibende
Bedeutung für die angegriffenen Waren und Dienstleistungen aufweist.
(2.1) Einzelne Buchstaben sind wie sonstige Marken zu behandeln und auf einen
beschreibenden Bedeutungsgehalt zu prüfen (BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buch-
stabe Z; GRUR 2001, 161, 162 - Buchstabe K). Stellen sie keine beschreibende
Abkürzung dar oder eignen sich zur Erfüllung der Herkunftsfunktion, ist von originä-
rer Kennzeichnungskraft auszugehen.
(2.2) Dem Buchstaben „H“ ohne nachgestelltes Punktzeichen kommt sowohl im
Deutschen als auch im Englischen eine Vielzahl von Bedeutungen zu, aber dieser
Einzelbuchstabe ohne Punktzeichen wird entgegen der Ansicht der Widersprechen-
den nicht als Abkürzung für das Wort „Hotel“ verwendet (vgl. Duden – Das Wörter-
buch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011, S. 196; garant, Wörterbuch Abkürzungen
2008, S. 309; Sokoll, Handbuch der Abkürzungen, 1996, S. 4 f.; Bünting, Wörter-
buch der Abkürzungen, 1994, S. 98; Stahl/Kerchelich, Abbreviations Dictionary,
Tenth Edition 2011, Stichwort H; https://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/H.php;
https://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=H&language=de;
https://abkürzung.info/Abk%C3%BCrzungen-von-Hotel.html, in der mündlichen
Verhandlung überreichte Recherchebelege). Im Internetlexikon „woxicon“ werden
als Abkürzungen für „Hotel“ neben „H.“ auch das Kürzel „Ho.“ oder „HO“ genannt.
In einer Vielzahl von Abkürzungsverzeichnissen der Reisebranche im Internet (vgl.
in der mündlichen Verhandlung überreichte Recherchebelege) taucht der Buch-
stabe „H“ als Abkürzung für „Hotel“ gar nicht auf. Als englische Abkürzung für „Hotel“
wird dort mehrfach die Buchstabenfolge „HTL“ aufgeführt. Das von der Wider-
sprechenden vorgelegte Foto eines französischen Hotelschilds „HOTEL DE
TOURISME 2006 H MINISTÈRE chargé du TOURISME (Anlage Wi 2) reicht zum
Nachweis der inländischen Bedeutung als Akronym für „Hotel“ nicht aus. In der
konkreten Kombination „EDITION H“ erscheint dies auch wenig naheliegend, da
nicht ersichtlich ist, was ein „Edition Hotel“ bedeuten sollte. Das „H“ wirkt eher wie
der Bestandteil einer alphabetischen Reihenfolge („Edition A“, „Edition B“ usw.).
- 23 –
(2.3) Es gibt ferner auch keinen Nachweis, dass dieser Zusatz als Abkürzung von
Städtenamen wie Heidelberg oder Hamburg verstanden wird. Zwar ist „H“ das deut-
sche Kfz-Kennzeichen für Hannover und das internationale Kfz-Kennzeichen von
Ungarn (Duden – Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011, S. 196;
Stahl/Kerchelich, Abbreviations Dictionary, Tenth Edition 2011, Stichwort H;
https://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/H.php; https://www.abkuerzun-
gen.de/result.php?searchterm=H&language=de, in der mündlichen Verhandlung
überreichte Recherchebelege), aber da weder die verspielt mit Pflanzenranken ge-
staltete jüngere Marke noch die angegriffenen Getränke sowie Verpflegungs- und
Beherbergungsdienstleistungen Bezug zu Kraftfahrzeugen haben, liegt eine Wahr-
nehmung als Orts- oder Staatsangabe in diesem Waren- und Dienstleistungsbe-
reich fern.
(2.4) Hinzu kommt, dass der Verkehr bei der gewählten Reihenfolge eher von einer
bestimmten Edition ausgeht, zumal es üblich ist, das Wort „Edition“ durch Attribute
zu ergänzen, die die Art der Ausgabe näher kennzeichnen, wie z. B. Zahlen oder
andere Angaben (vgl. BPatG 29 W (pat) 525/12 – edition goldfisch).
bb) Der – unterstellt – normal kennzeichnungskräftige Wortbestandteil „EDITION“
steht somit neben dem gleichgewichtig kennzeichnungskräftigen Buchstaben „H“.
Selbst wenn man von „H“ im Sinne von „Hotel“ ausginge, verlöre das Wort
„EDITION“ durch dieses Attribut seine unterstellte Kennzeichnungskraft in Allein-
stellung, weil beide Bestandteile dann einen waren- und dienstleistungsbeschrei-
benden Gesamtbegriff bildeten, nämlich eine „Sonderhotelausgabe/Hotelsonder-
ausgabe“ oder die „besondere Ausgabe eines Hotels/Sonderausgabe fürs Hotel“,
so dass der Einzelbuchstabe H auch dann nicht in den Hintergrund träte, sondern
als gleichgewichtig wahrgenommen würde.
cc) Die Kollisionsmarken unterscheiden sich daher in Wortlänge, Silbenzahl, Vokal-
folge sowie Sprech- und Betonungsrhythmus ausreichend deutlich, auch wenn der
in der Regel stärker beachtete Wortanfang identisch ist.
- 24 –
aaa) Der viersilbigen angegriffenen Marke „EDITION H“ steht die dreisilbige Wider-
spruchsmarke „EDITION“ gegenüber. Da der Buchstabe „H“ „ha“ ausgesprochen
wird, verfügt die jüngere Marke über eine längere Wort- und Vokalfolge, die auf dem
dunkel klingenden, betonten und lang gezogenen Vokal „a“ endet, während der
Schluss der Widerspruchsmarke aus dem unbetonten klangschwachen Konsonan-
ten „N“ besteht, dem der wesentlich kürzer ausgesprochene und dunklere Selbstlaut
„O“ vorangeht.
bbb) Verwechslungsmindernd kommt hinzu, dass die inländischen Verkehrskreise
auch bei flüchtiger Wahrnehmung der angegriffenen Marke und ohne weiteren
Denkvorgang erkennen, dass es um eine bestimmte Edition geht, nämlich die
„EDITION H“, oder um eine Hotelsonderausgabe, während bei der Widerspruchs-
marke „EDITION“ ohne jeglichen erläuternden Zusatz völlig unklar ist und bleibt, um
was für eine Ausgabe oder Auflage es sich handeln soll. Bei abweichendem
Begriffsgehalt werden jedoch klangliche Unterschiede vom Hörer wesentlich
schneller und besser erfasst, so dass es nicht zu einer Verwechslung kommt (EuGH
GRUR Int 2009, 397, 402 Rdnr. 98 – OBELIX/MOBILIX; GRUR 2006, 413, 415
Rdnr. 35 – SIR/Zirh; GRUR 2006, 237, 238 Rdnr. 20 – PICARO/PICASSO; BGH
GRUR 2010, 235 Rdnr. 19 – AIDA/AIDU).
d) Aus diesem Grund fehlt es auch an jeglicher Übereinstimmung in begrifflicher
Hinsicht.
5. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung zwischen der ange-
griffenen Marke und der Widerspruchsmarke ist ebenfalls zu verneinen.
a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens
scheidet aus.
aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem
Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines
- 25 –
Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen
wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen
einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen
Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemein-
same Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH
GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH
GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Das ist hier nicht der
Fall.
bb) Die Widersprechende hat zwar vorgetragen, dass sie über eine Zeichenserie
verfüge, in der jeweils der kennzeichnungskräftige Bestandteil „EDITION“ mit der
zusätzlichen Angabe der geografischen Lage, Kategorie oder sonstigen Bestand-
teilen kombiniert werde. Als Beispiele hat sie ihre beiden Hotels „The London
Edition“ und „The Istanbul Edition“ genannt, die beide wohl vor dem 3. Februar 2015
eröffnet worden sind. Unabhängig davon, ob bei diesen Bezeichnungen überhaupt
von einer Zeichenserie und von einer Präsenz am deutschen Markt zum Anmelde-
zeitpunkt der angegriffenen Marke ausgegangen werden kann, reiht sich die jüngere
Wort-/Bildmarke schon von der Zeichenbildungsstruktur her nicht in diese Serie ein.
Es fehlen sowohl eine grafische Ausgestaltung als auch ein nachgestellter Einzel-
buchstabe. Die Vergleichsmarken sind derart unterschiedlich, dass sie nicht den
Schluss auf geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen
zwischen den Unternehmen der Widersprechenden und der Inhaberin der ange-
griffenen Marke zulassen.
b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.
aa) Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den
Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen
oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht.
Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände an-
- 26 –
genommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 45 – Volkswa-
gen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 – Culinaria/Villa Culinaria).
So ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Union und des Bundesgerichtshofs nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das
als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeich-
nung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne
dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen
Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30
– THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11;
GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 – Bogner B/Barbie B;
GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 – Gelbe Wörterbücher).
bb) In der jüngeren Marke bildet das übereinstimmende Wortelement „EDITION“ mit
dem Einzelbuchstaben „H“ in jeder Hinsicht einen Gesamtbegriff, so dass der
Bestandteil „EDITION“ keine selbständig kennzeichnende Stellung inne hat. Das gilt
erst recht bei dessen Kennzeichnungsschwäche.
cc) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird auch angenommen, wenn
ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in
eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-
kennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig
kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses
Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der
Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR
2005, 1042 Rdnr. 31 – THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 – Barbara
Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859
– Malteserkreuz).
- 27 –
dd) Das ist hier schon deshalb nicht der Fall, weil „H“ in der angegriffenen Marke
nicht als Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren
Marke wahrgenommen wird.
aaa) Der Einzelbuchstabe „H“ ist den angesprochenen breiten inländischen Ver-
kehrskreisen nicht als Abkürzung oder Firmenschlagwort des Unternehmens der
Inhaberin der jüngeren Marke bekannt. Selbst das ausgeschriebene Wort
„H…“ in der Firmenbezeichnung der Beschwerdegegnerin ist dem Verkehr
nicht geläufig, jedenfalls nicht in der Beherbergungsbranche.
bbb) Erst recht ist ihm keine Zeichenstrategie der Markeninhaberin bekannt, den
Anfangsbuchstaben ihrer Firma als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit weite-
ren Bestandteilen zu kombinieren, insbesondere solchen, die dem Wort „EDITION“
irgendwie entsprechen könnten oder wenigstens daran erinnern. Es ist noch nicht
einmal vorgetragen worden, dass es eine solche Kennzeichnungspraxis der
Beschwerdegegnerin überhaupt gibt. Auch aus der angegriffenen Marke selbst geht
nicht hervor, dass der Einzelbuchstabe „H“ ein Unternehmens- oder Serienkennzei-
chen der Markeninhaberin sein könnte.
ccc) Aus diesen Gründen steht der Verneinung der Verwechslungsgefahr im weite-
ren Sinne auch nicht die von der Widersprechenden vorgelegte Entscheidung des
Bundesgerichtshofs (BGH) im Verletzungsverfahren „INTERCONNECT/T-
InterConnect“ (GRUR 2008, 258) entgegen. Denn sie kann auf den vorliegenden
Fall nicht übertragen werden.
(1) In dem vorgenannten Urteil hatte der BGH unter Zugrundelegung der unange-
griffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ausgeführt, dass dem Verkehr
sowohl die Zeichenstrategie als auch der Umstand bekannt sei, dass das beklagte
größte inländische Telekommunikationsunternehmen den mit seinem bekannten
Unternehmenskennzeichen übereinstimmenden Bestandteil „T-“ als Stammbe-
standteil mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen
- 28 –
Bestandteilen kombiniere. Angesichts der Bekanntheit des Unternehmens- und
Serienzeichens „T-“ reiche auch die geringe Kennzeichnungskraft des Wortbe-
standteils „INTERCONNECT“ aus, um über eine selbständig kennzeichnende Stel-
lung in der jüngeren Marke zu verfügen. Denn je bekannter das Unternehmens- und
Serienkennzeichen sei, desto deutlicher trete die eigenständige, produktbezogene
Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in den Vordergrund, die die
selbständig kennzeichnende Stellung begründe (BGH a. a. O. Rdnr. 35 – INTER-
CONNECT/T-InterConnect).
(2) Wie bereits eingehend ausgeführt, handelt es sich weder bei „H“ noch bei
„EDITION“ um ein dem breiten Publikum (vergleichbar) bekanntes Unternehmens-
kennzeichen oder um einen (vergleichbar) prominenten Stammbestandteil einer
Markenserie.
ee) Zwar kann eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der in das jüngere Gesamt-
zeichen übernommenen älteren Marke ebenfalls eine selbständig kennzeichnende
Stellung bewirken. Vorliegend fehlt es aber an einer gesteigerten Kennzeichnungs-
kraft der älteren Marke.
6. Auch die beiden Entscheidungen des portugiesischen Markenamts (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial) vom 28. Dezember 2015 zu den Kollisionsmar-
ken „EDITION VILLAS/EDITION/ “ und „EDITION
VILLAS & CLUBHOUSE/EDITION/ “ (Anlage Wi 18) rechtfertigen
keine andere Entscheidung. Abgesehen davon, dass die Vergleichsmarken in den
beiden portugiesischen Verfahren anders ausgestaltet sind, einem anderen
Sprachenregime unterliegen und ein abweichendes Kollisionsgebiet betreffen, sind
die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der
Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom EUIPO aufgrund der
Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen für Verfahren in anderen
Mitgliedstaaten unverbindlich (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 63 – Henkel;
- 29 –
GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. – Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indiz-
wirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 30 – HOT; GRUR 2009, 778
Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).
III.
1. Das nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichte schriftsätzliche
Vorbringen der Widersprechenden war nicht mehr zu berücksichtigen. Nachdem
der Senat mit dem im Anschluss an die mündliche Verhandlung verkündeten
Beschluss entschieden hat, dass gemäß § 79 Abs 1 Satz 3 MarkenG eine
Entscheidung an Verkündung Statt zugestellt werde, hat diese Entscheidung auf
der Grundlage der vorangegangenen mündlichen Verhandlung zu ergehen. Nach
§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 296a Satz 1 ZPO können nach Schluss der
mündlichen Verhandlung, auf die eine gerichtliche Entscheidung ergeht, Angriffs-
und Verteidigungsmittel nicht mehr vorgebracht werden.
2. Der Inhalt des nachgereichten Schriftsatzes hat auch keine Wiedereröffnung der
mündlichen Verhandlung gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. §§ 296a
Satz 2, 156 ZPO bzw. § 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG erforderlich gemacht. Denn die
Widersprechende hat in diesem Schriftsatz keine wesentlichen neuen Umstände
vorgetragen, sondern lediglich ihre bereits im Verfahren und in der mündlichen
Verhandlung vorgetragene Rechtsauffassung zur Verwechslungsgefahr beider
Marken bekräftigt.
IV.
Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
- 30 –
V.
Die von der Widersprechenden angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach
§ 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.
Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden
(§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch war die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur
Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als
erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Der Senat hat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die vom EuGH und
BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe angelegt und ist nicht
von der langjährigen und ständigen Rechtsprechung des BPatG abgewichen, die
das Wort „Edition“ auch in Alleinstellung branchenübergreifend als waren- und
dienstleistungsbeschreibend und damit als kennzeichnungsschwach eingestuft hat.
VI.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von
der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
- 31 –
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Kortge Kätker Dr. von Hartz


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