BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 540/16
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2013 019 931
- 2 -
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. April 2017 unter Mitwirkung der Richter Reker, Schödel und Dr. von Hartz
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 17. März 2016 wird aufgehoben
und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Die Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)
ist am 6. März 2013 angemeldet und am 25. Juli 2013 unter der Nummer
30 2013 019 931 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte
Register eingetragen worden für Dienstleistungen der
Klasse 35: Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenban-
ken, Aktualisierung von Werbematerial, Arbeitnehmerüberlas-
sung auf Zeit, Aufstellung von Kosten-Preisanalysen, Aus-
künfte in Geschäftsangelegenheiten, Beratung bei der Organi-
- 3 -
sation und Führung von Unternehmen, Beratung in Fragen der
Geschäftsführung, Beratung in Fragen des Personalwesens,
Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, Beschaf-
fungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und
Dienstleistungen für andere Unternehmen], Betrieb einer Im-
und Exportagentur, betriebswirtschaftliche Beratung, Buchfüh-
rung, Büroarbeiten, Dateienverwaltung mittels Computer,
Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den
Bereichen: chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogerie-
waren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und
Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen,
Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel, Heimwerkerartikel
und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowa-
ren und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger, sanitäre
Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskör-
per, Uhren und Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckerei-
erzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel,
Täschnerwaren und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und De-
korationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe
und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und
Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftli-
che Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabak-
waren und sonstige Genussmittel, Dienstleistungen des Groß-
handels über das Internet in den Bereichen: chemische Er-
zeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und
Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Ge-
sundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren,
Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf
und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträ-
ger und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahr-
zeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren,
- 4 -
Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und
Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren,
Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Be-
kleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sport-
waren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Er-
zeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genuss-
mittel, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Dienstleistungen
eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von
Bauvorhaben, Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich
Erstellung von Steuererklärungen, Dienstleistungen eines
Wirtschaftsprüfers, Durchführung von Auktionen und Verstei-
gerungen, Durchführung von Transkriptionen, Durchführung
von Unternehmensverlagerungen, Einzelhandels- oder Groß-
handelsdienstleistungen für pharmazeutische, veterinärmedi-
zinische Artikel, Hygienepräparate sowie medizinische Artikel,
Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: chemische
Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren
und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des
Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren,
Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf
und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträ-
ger und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahr-
zeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren,
Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und
Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren,
Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Be-
kleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sport-
waren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Er-
zeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genuss-
- 5 -
mittel, Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-
Sendungen in den Bereichen: chemische Erzeugnisse, An-
strichmittel, Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Brenn-
und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen,
Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker und Garten-
artikel, Hobby- und Bastelbedarf, Elektro- und Elektronikwa-
ren, Ton- und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und
Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwa-
ren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papier- und
Schreibwaren, Büroartikel, Täschner- und Sattlerwaren, Ein-
richtungs- und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungs-
artikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Le-
bensmittel und Getränke, land-, garten- und forstwirtschaftli-
che Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel,
Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility management), Ermitt-
lungen in Geschäftsangelegenheiten, Erstellen von Statistiken,
Erstellung von Abrechnungen (Büroarbeiten), Erstellung von
betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellung von Geschäfts-
gutachten, Erstellung von Rechnungsauszügen, Erstellung
von Steuererklärungen, Erstellung von Wirtschaftsprognosen,
Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Ver-
braucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Ver-
braucherberatung], Erteilung von Auskünften in Handels- und
Geschäftsangelegenheiten, Fakturierung, Fernsehwerbung,
Fotokopierarbeiten, Geschäftsführung für darstellende Künst-
ler, Geschäftsführung für Dritte, Geschäftsführung für Sportler,
Geschäftsführung von Hotels im Auftrag Dritter, Großhandels-
dienstleistungen in den Bereichen: chemische Erzeugnisse,
Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haus-
haltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesund-
- 6 -
heitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bauar-
tikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und
Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträger
und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeug-
zubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren, Mu-
sikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und
Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren,
Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Be-
kleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sport-
waren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Er-
zeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genuss-
mittel, Herausgabe von Werbetexten, Hilfe bei der Führung
von gewerblichen oder Handelsbetrieben, Informationen in
Geschäftsangelegenheiten, kommerzielle Verwaltung der Li-
zenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, Kun-
dengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing),
Layoutgestaltung für Werbezwecke, Lohn- und Gehaltsab-
rechnung, Mannequindienste für Werbe- und verkaufsför-
dernde Zwecke, Marketing, Marketing [Absatzforschung],
Marktforschung, Meinungsforschung, Nachforschung in Com-
puterdateien [für Dritte], Nachforschungen in Geschäftsange-
legenheiten, Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations], Online-
oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich:
chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kos-
metikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe,
Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und
Metallwaren, Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel,
Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronik-
waren, Tonträger und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahr-
zeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und
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Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse,
Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren
und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren,
Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren,
Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse
und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sons-
tige Genussmittel, Online-Werbung in einem Computernetz-
werk, Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltun-
gen, Organisation und Veranstaltung von Modeschauen für
werbe- und verkaufsfördernde Zwecke, Organisation von Aus-
stellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke,
Organisation von Modenschauen zu Werbezwecken, Organi-
sationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatori-
sche Beratung, organisatorisches Projektmanagement im
EDV-Bereich, Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsange-
legenheiten], Personal-, Stellenvermittlung, Personalanwer-
bung, Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eig-
nungstests, Personalleasing, Plakatanschlagwerbung, Pla-
nung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in
organisatorischer Hinsicht, Planung von Werbemaßnahmen,
Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung, Präsentation von
Firmen im Internet und anderen Medien, Präsentation von Wa-
ren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel, Preis-
vergleichsdienste, Produktion von Werbefilmen, Publikation
von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für
Werbezwecke, Publikation von Versandhauskatalogen,
Rundfunkwerbung, Sammeln und Zusammenstellen von the-
menbezogenen Presseartikeln, Schaufensterdekoration,
Schreibdienste [Textverarbeitung], Schreibmaschinenarbeiten,
Sekretariatsdienstleistungen, Sponsorensuche, Sponsoring in
- 8 -
Form von Werbung, Stenografiearbeiten, Systematisierung
von Daten in Computerdatenbanken, Telefonantwortdienst für
abwesende Teilnehmer, Telefonkostenabrechnung, Telemar-
keting, Überlassung von Zeitarbeitskräften, Unternehmensbe-
ratung, Unternehmensverwaltung, Veranstaltung von Messen
zu gewerblichen oder zu Werbezwecken, Verbraucherbera-
tung, Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Wer-
betexten, Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte],
Vermietung von Büromaschinen und -geräten, Vermietung von
Fotokopiermaschinen, Vermietung von Verkaufsautomaten,
Vermietung von Verkaufsständen, Vermietung von Werbeflä-
chen, Vermietung von Werbeflächen im Internet, Vermietung
von Werbematerial, Vermietung von Werbezeit in Kommuni-
kations-Medien, Vermittlung von Abonnements für Telekom-
munikationsdienste für Dritte, Vermittlung von Adressen zu
Werbezwecken, Vermittlung von Handels- und Wirtschafts-
kontakten, auch über das Internet, Vermittlung von Handels-
geschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce,
Vermittlung von Mobilfunkverträgen für Dritte, Vermittlung von
Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren,
Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von
Dienstleistungen, Vermittlung von Verträgen mit Stromliefe-
ranten, Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte, Vermittlung
von Zeitarbeitskräften, Vermittlung von Zeitungsabonnements
[für Dritte], Versandwerbung, Verteilung von Warenproben zu
Werbezwecken, Verteilung von Werbematerial [Flugblätter,
Prospekte, Drucksachen, Warenproben], Verteilung von Wer-
bemitteln, Vervielfältigung von Dokumenten, verwaltungstech-
nische Bearbeitung von Bestellungen, Vorführung von Waren
für Werbezwecke, Waren- und Dienstleistungspräsentationen,
Werbung, Werbung durch Werbeschriften, Werbung im Inter-
- 9 -
net für Dritte, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten,
Wirtschaftsprüfung, Zusammenstellung von Daten in Compu-
terdatenbanken, Zusammenstellung von Waren für Dritte zu
Präsentations- und Verkaufszwecken;
Klasse 39: Abschleppen von Fahrzeugen, Abschleppen von Fahrzeugen
im Rahmen der Pannenhilfe, Abtransport und Lagerung von
Abfall- und Recyclingstoffen, Auskünfte über Transportange-
legenheiten, Auslieferung von Paketen, Auslieferung von Wa-
ren, Austragen [Verteilen] von Zeitungen, Autovermietung,
Beförderung von Passagieren, Beförderung von Personen,
Beförderung von Personen mit Bussen [Autobusse, Omni-
busse], Beförderung von Personen mit Vergnügungsdamp-
fern, Beförderung von Reisenden, Befrachtung [Vermittlung
von Schiffsladungen], Bergung von Schiffen, Betrieb von Eis-
brechern, bewachter Transport von Wertsachen, Blumenaus-
lieferung, Buchung von Reisen, Chauffeurdienste, Dienstleis-
tungen einer Spedition [Güterbeförderung], Dienstleistungen
eines Fuhrunternehmers [Güterbeförderung], Dienstleistungen
eines Transportmaklers, Durchführung von Umzügen, Durch-
leitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme,
Gas oder Wasser, Einlagerung von Booten, Einlagerung von
Waren, Einpacken von Waren, Entladen von Frachten, Ertei-
lung von Auskünften über Lagerhaltung, Flaschenabfüll-
dienste, Flottensteuerung von Kraftfahrzeugen mittels elektro-
nischer Navigations- und Ortungsgeräte, Frachtmaklerdienste,
Frankieren von Postsendungen, Gepäckträgerdienste, Kran-
kentransporte, Kurierdienste [Nachrichten oder Waren], Lage-
rung von Waren, Logistik-Dienstleistungen auf dem Transport-
sektor, Löschen von Schiffsladungen, Lotsendienst, Luftfahr-
zeugvermietung, Lufttransporte, Möbeltransporte, Nachrich-
- 10 -
tenüberbringung [Botendienst], Parkplatzdienste, Personen-
beförderung mit Straßenbahnen, physische Lagerung von
elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten, Pipelinet-
ransporte, Reisebegleitung, Reisebusvermietung, Reservie-
rungsdienste [Reisen], Reservierungsdienste [Transportwe-
sen], Rettungsdienste [Bergung], Rettungsdienste [Transport],
Schiffsmaklerdienste, Schleusendienste, Seetransporte, Star-
ten und Aussetzen von Satelliten für Dritte, Stauarbeiten
[Schiffsbeladung], Taxidienste, Transport in gepanzerten
Fahrzeugen, Transport mit Binnenschiffen, Transport mit Ei-
senbahnen, Transport mit Fährschiffen, Transport mit Kraft-
fahrzeugen, Transport mit Lastkähnen, Transport mit Last-
kraftwagen, Transport mit Schiffen, Transport und Lagerung
von Müll, Transport von Gütern, Transportlogistik, Transport-
wesen, Unterwasserrettungsdienste [Bergung], Veranstaltung
von Besichtigungen, Veranstaltung von Kreuzfahrten, Veran-
staltung von Reisen, Verfrachten [Transport von Gütern mit
Schiffen], Verkehrsinformationsdienste, Vermietung von
Baustellenampeln oder Signalanlagen zur Verkehrsregelung,
Vermietung von Booten, Vermietung von Fahrzeugen, Ver-
mietung von Garagen, Vermietung von Gefriergeräten, Ver-
mietung von Gepäckträgern für Fahrzeuge, Vermietung von
Geräten zur Verkehrsregelung, Vermietung von Güterwagen,
Vermietung von Kraftfahrzeugen, Vermietung von Kühlschrän-
ken, Vermietung von Lagercontainern, Vermietung von La-
gern, Vermietung von Luftfahrzeugmotoren, Vermietung von
Parkplätzen, Vermietung von Pferden, Vermietung von Renn-
autos, Vermietung von Rollstühlen, Vermietung von Stellplät-
zen in Rechenzentren für Webserver zur externen Nutzung
(Webhousing), Vermietung von Taucheranzügen [Skaphan-
der, schwere Taucherausrüstungen], Vermietung von Tau-
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cherglocken, Verpacken von Waren, Versorgung von Ver-
brauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heiz-
wärme, Gas oder Wasser, Verteilung von Elektrizität, Vertei-
lung von Energie, Verteilung von Gas, Verteilung von Heiz-
wärme, Verteilung von Wasser, Waggonvermietung [Bahn],
Warenbefüllung für Verkaufsstände und -regale, Warenum-
schlag mit Leichtern [Lastkähnen], Wasserversorgung [Trans-
port], Wiederflottmachen [Heben] auf Grund gelaufener
Schiffe, Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware;
Klasse 41: Anfertigung von Übersetzungen, Aufzeichnung von Videoauf-
nahmen, Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung,
Ausbildung, Auskünfte über Freizeitaktivitäten, Bereitstellen
von Karaokeeinrichtungen, berufliche Umschulungen, Berufs-
beratung, Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Bücherbus,
Betrieb eines Internats, Betrieb eines Klubs [Unterhaltung oder
Unterricht], Betrieb eines Spielcasinos, Betrieb von Ferien-
camps [Unterhaltung], Betrieb von Fitnessklubs, Betrieb von
Golfplätzen, Betrieb von Kindergärten [Erziehung], Betrieb von
Museen [Darbietung, Ausstellungen], Betrieb von Nachtklubs,
Betrieb von Spielhallen, Betrieb von Sportanlagen, Betrieb von
Sportcamps, Betrieb von Tonstudios, Betrieb von Varietéthe-
atern, Betrieb von Vergnügungsparks, Bücherverleih [Leihbü-
cherei], Coaching [Ausbildung], Demonstrationsunterricht in
praktischen Übungen, Desktop-Publishing [Erstellen von Pub-
likationen mit dem Computer], Dienste von Unterhaltungs-
künstlern, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung,
Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Dienstleistungen eines
Ton- und Fernsehstudios, Dienstleistungen eines Verlages,
ausgenommen Druckarbeiten, Dienstleistungen eines Zei-
tungsreporters, Dienstleistungen von Diskjockeys, Dienstleis-
- 12 -
tungen von Dolmetschern, Dienstleistungen von Fitnesstrai-
nern, Dienstleistungen von Schulen [Ausbildung], Dienstleis-
tungen von zoologischen Gärten, Dolmetschen der Gebärden-
sprache, Durchführung von Fitnesskursen, Durchführung von
Live-Veranstaltungen, Durchführung von pädagogischen Prü-
fungen, Durchführung von Spielen im Internet, Durchführung
von Tanzveranstaltungen, Eintrittskartenvorverkauf [Unterhal-
tung], Erstellen von Bildreportagen, Erstellen von Untertiteln,
Erziehung auf Akademien, Erziehung und Unterricht, Fern-
kurse, Fernsehunterhaltung, Fernunterricht, Filmproduktion [in
Studios], Filmproduktion, ausgenommen Werbefilmproduktion,
Filmvorführungen in Kinos, Fotografieren, Glücksspiele, Gym-
nastikunterricht, Herausgabe von Texten, ausgenommen
Werbetexte, Informationen über Unterhaltungsveranstaltun-
gen, Kalligrafiedienste, Komponieren von Musik, Layoutge-
staltung, außer für Werbezwecke, Mikroverfilmung, Modellste-
hen für Künstler, Montage [Bearbeitung] von Videobändern,
Musikdarbietungen [Orchester], Musikproduktion, online an-
gebotene Spieldienstleistungen [von einem Computernetz-
werk], online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunter-
ladbaren Publikationen, Online-Publikation von elektronischen
Büchern und Zeitschriften, Organisation und Durchführung
von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Organisation
und Veranstaltung von Konferenzen, Organisation und Veran-
staltung von Kongressen, Organisation und Veranstaltung von
Konzerten, Organisation und Veranstaltung von Modeschauen
für Unterhaltungszwecke, Organisation und Veranstaltung von
Symposien, Organisation von Modeschauen zu Unterhal-
tungszwecken, pädagogische Beratung, Party-Planung [Un-
terhaltung], Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung,
Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen, Pro-
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duktion von Shows, Publikation von Druckerzeugnissen (auch
in elektronischer Form), ausgenommen für Werbezwecke,
Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer
Form, auch im Internet, religiöse Erziehung, Rundfunkunter-
haltung, Schulung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Syn-
chronisation, Theateraufführungen, Tierdressur, Training,
Turnunterricht, Unterhaltung, Veranstaltung sportlicher Wett-
kämpfe, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren,
Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung],
Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Veranstaltung von
Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke, Veran-
staltung von Bällen, Veranstaltung von Lotterien, Veranstal-
tung von Schönheitswettbewerben, Veranstaltung von Unter-
haltungsshows [Künstleragenturen], Veranstaltung von Wett-
bewerben [Erziehung und Unterhaltung] Verfassen von Dreh-
büchern, Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte,
Vermietung von Audiogeräten, Vermietung von Beleuchtungs-
geräten für Bühnenausstattung und Fernsehstudios, Vermie-
tung von Bühnendekoration, Vermietung von Camcordern,
Vermietung von Filmgeräten und Filmzubehör, Vermietung
von Kinofilmen [Filmverleih], Vermietung von Musikinstru-
menten, Vermietung von Rundfunk- und Fernsehgeräten,
Vermietung von Spielausrüstung, Vermietung von Spielgerä-
ten, Vermietung von Spielzeug, Vermietung von Sportausrüs-
tungen, ausgenommen Fahrzeuge, Vermietung von Sportplät-
zen, Vermietung von Sporttaucherausrüstungen, Vermietung
von Stadien, Vermietung von Tennisplätzen, Vermietung von
Theaterdekoration, Vermietung von Tonaufnahmen, Vermie-
tung von Videokameras, Veröffentlichung von Büchern, Vide-
ofilmproduktion, Videoverleih [Bänder], Videoverleih [Kasset-
ten], Zeitmessung bei Sportveranstaltungen, Zirkusdarbietun-
- 14 -
gen, Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehpro-
grammen.
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 30. August 2013 veröffentlicht worden
ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke
VIVA
die am 8. Mai 2006 angemeldet wurde und am 13. Mai 2013 in das Register unter
der Nummer 005 062 039 eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen
der
Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild; Unterhaltungsgeräte zur Verwendung mit Fern-
sehapparaten, insbesondere für Spiele; elektronische Unter-
haltungsapparate zur Verwendung mit Fernsehempfängern
oder Bildschirmgeräten; Unterhaltungsgeräte zur Verwendung
mit oder einschließlich einem Fernsehbildschirm oder einem
Videomonitor; Computer-Software; Cartridges, Platten und
Kassetten für Computerspiele; Computerspiele zur Verwen-
dung mit Fernsehgeräten, Computerspielprogramme; elektro-
nische Spiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Pro-
gramme für elektronische Spiele; Taschenfernbedienungen für
interaktive Videospiele zum Spielen elektronischer Spiele; Vi-
deospielcartridges und -kassetten; Videospielplatten und -pro-
gramme; Videospielautomaten zur Verwendung mit Anzeigen;
CD-ROM-Speicherspiele; Spiele mit Tonausgabe; Spielkas-
setten für Computervideospiele und Spielautomaten mit Vide-
oausgabe; Computerspielbänder; Ton- und Videoaufzeich-
nungen; Schallplattenaufnahmen; Kinofilme und Fotofilme; Ki-
nofilme und Videobänder; MP3-Abspielgeräte; digitale Kame-
- 15 -
ras; Mobiltelefone und drahtlose Mobiltelefonausrüstungen
und -zubehör, einschließlich Mobiltelefonoberschalen; herun-
terladbare Klingeltöne, Musik, MP3s, Grafiken, Spiele und Vi-
deobilder für drahtlose mobile Kommunikationsgeräte; Geräte
für die drahtlose Übertragung und Mobilkommunikation mit
Stimmabgabe und Empfang von Sprach- und Textmitteilungen
von dritten Mobiltelefonen; Sonnenbrillen/Brillen; Magnetda-
tenträger, insbesondere mit Bildern und/oder Ton; Laserplat-
ten; Videoplatten, CDs; CD-ROMs; CD-Is; DVDs; Bänder; Vi-
deokassetten; Cartridges, Karten mit Spielfilmen, Nachrichten,
Sport und Fernsehserien, Dokumentarfilmen, Spielshows, Va-
rietéshows, realitätsbezogenen Fernsehshows, Zeichentrick,
Konzerten und anderen Aufführungen; Speichermedien; inter-
aktive CDs und CD-ROMs; Tragebehältnisse für Kassetten
und CDs; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten
Waren; interaktive elektronische Spiele zur Verwendung mit
Computern, Fernsehen/Sendungen;
Klasse 16: Notizpapier und Lose-Blatt-Papier, Comics (ausgenommen
Comicbücher), Abziehbilder, Autoaufkleber, Sammelkarten,
Notizkarten, Poster, Aktenmappen, Kalender; Papier, Pappe
(Karton) und Waren aus diesen Materialien (zu Klasse 16 ge-
hörend); Fotografien; Schreibwaren, Schreibstifte, Bleistifte;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Badeanzüge, Bademäntel,
Strandbekleidung, Gürtel, Shorts, Jacken, Mäntel, Socken,
Schuhwaren, Bandanatücher, Sweater, Halloween-Kostüme,
Kleider, Handschuhe, Turnhosen, Ohrenschützer, Halstücher,
Schlafanzüge, Hosen, Hemden, Sweatshirts, Skibekleidung,
Freizeithosen, Augenschirme, Hosenträger, Rollkragenpullo-
ver, Unterwäsche, Westen, Aufwärmanzüge; Schuhwaren;
- 16 -
Kopfbedeckungen
Klasse 28: Spielzeug, Spiele, Spielsachen; Videospiele nach Art von
Spielautomaten; Brettspiele; elektronische Spiele mit Unter-
haltungsapparaten, ausgenommen zur Verwendung mit Fern-
sehempfängern: Spielzeug, nämlich batteriebetriebene Com-
puterspiele mit LCD-Bildschirm, das Animation und Soundef-
fekte aufweist; Hand-Computerspiele; Computerspielapparate,
elektronische Spielapparate und Videospielapparate, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; elektronische
Spiele, ausgenommen zur Verwendung mit Fernsehappara-
ten; elektronische Taschen-Videospiele; Turn- und Sportartikel
(soweit in Klasse 28 enthalten);
Klasse 35: Reklame; Werbung und Verkaufsförderung; Werbevermittlung;
Geschäftsführung, auch für kommerzielle Rundfunkgesell-
schaften; Verteilung von Werbe- und Verkaufsförderungsma-
terialien, darunter auch von Warenmustern;Bereitstellung von
Werbeplatz in verschiedenen Medien, insbesondere Fernse-
hen, Rundfunk, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine und elekt-
ronische Medien; Marketing; Marktforschung und -analy-
sen;Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Shows
und Ausstellungen für kommerzielle und öffentlichkeitswirk-
same Zwecke; kommerzielle Vermittlung beim Verkauf von
Film-, Musik-, Sport-, Video- und Unterhaltungsdienstleistun-
gen sowie von Radio- und Fernsehprogrammen; wobei alle
vorstehend genannten Dienstleistungen auch über ein welt-
weites Computernetz bereitgestellt werden; Fernsehwerbung;
Abonnements für einen Fernsehsender; Fernsehwerbung;
computergestützte Online-Bestelldienste für allgemeine Waren
und allgemeine Konsumgüter; Warenauslagedienste; Verwal-
- 17 -
tung und Zusammenstellung von Computerdatenbanken; Zu-
sammenstellung und Systematisierung von Informationen zur
Eingabe in eine Computerdatenbank; Durchführung von Ab-
stimmungen und Meinungsumfragen über drahtlose Kommu-
nikationsgeräte, alle vorstehend genannten Dienstleistungen
nicht im Zusammenhang mit oder in Bezug auf Steingut, Ver-
kleidungen aus Keramikmaterial, Fliesen, Fußboden- und
Wandverkleidungen, Baustoffe und Zubehör zum Legen der
vorstehend genannten Waren;
Klasse 38: Sendung oder Übertragung von Rundfunk- oder Fernsehpro-
grammen; Verbreitung von Kinofilmen und audiovisuellen Pro-
grammen; Ausstrahlung, Verbreitung und Übertragung von
Bildern, Toninformationen, Graphiken, Daten und anderen In-
formationen über Funk, Telekommunikationsapparate, elekt-
ronische Medien oder das Internet; Kabel- und Satellitenüber-
tragungsdienste; Mobiltelefondienste; Bereitstellung von
drahtloser Übertragung zum Hochladen und Herunterladen
von Klingeltönen, Sprache, Musik, MP3-Dateien, Grafik,
Spielen, Videobildern, Informationen und Nachrichten über ein
weltweites Computernetz auf ein drahtloses mobiles Kommu-
nikationsgerät; Senden und Empfangen von Sprach- und
Textnachrichten zwischen drahtlosen mobilen Kommunikati-
onsgeräten; Bereitstellung eines Online-Stimmabgabesystems
über das Internet oder drahtlose Kommunikationsgeräte; In-
ternetdienste, einschließlich Kommunikationsdienste, nämlich
Übertragung von gestreamten, herunterladbaren Ton- und au-
diovisuellen Aufzeichnungen über das Internet; Bereitstellung
des Mehrbenutzerzugangs zu Computernetzen für die Über-
tragung und Verbreitung einer Vielfalt von Informationen; Be-
reitstellung des Zugangs zu herunterladbaren Informationen
- 18 -
für drahtlose mobile Kommunikationsgeräte;
Klasse 41: Erziehung; Unterricht; Unterhaltung; Vorbereitung, Produktion
und Vertrieb von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Pro-
duktion von Filmen und Live-Unterhaltungssendungen; Pro-
duktion von Zeichentrick- und Fernsehfilmen; Film- und Fern-
sehunterhaltung und Live-Unterhaltungsveranstaltungen und -
Shows; Produktion, Veröffentlichung und Herausgabe von Vi-
deokassetten und -filmen, CD's und Magnetaufzeichnungsträ-
gern; Bereitstellung von elektronischen Online-Veröffentli-
chungen, nicht zum Herunterladen; Bereitstellung von Infor-
mationen zu Fernsehprogrammdienstleistungen für viele Be-
nutzer über das World Wide Web oder das Internet oder an-
dere Online-Datenbanken; Produktion von Tanzshows, Mu-
sikshows und Videopreisverleihungsshows, Comedy-Shows,
Spielshows und Sportveranstaltungen vor Live-Publikum, die
direkt übertragen oder zur späteren Ausstrahlung auf Band
aufgezeichnet werden; Live-Konzerte; Fernsehnachrichten-
Shows; Organisation von Talentwettbewerben sowie von Mu-
sik- und Fernseh-Preisverleihungsveranstaltungen; Organisa-
tion und Präsentation von Unterhaltung in Bezug auf Lebens-
art und Mode; Bereitstellung von Informationen auf dem Ge-
biet der Unterhaltung über ein weltweites Computernetz; Be-
reitstellung von digitaler Musik (nicht herunterladbar) für das
Internet; Bereitstellung von (nicht herunterladbarer) digitaler
Musik über MP3-Internetwebsites; Ton-, Film-, Video- und
Fernsehaufzeichnungen; Leitung der Produktion von Rund-
funk- oder Fernsehprogrammen; Zusammenstellung von
Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film-, Ton-, Video- und
Fernsehproduktion; Betrieb von Musik-, Film-, Video- und
Fernsehstudios; Erteilen von Informationen über Bildung und
- 19 -
Unterhaltung; Organisation von Ausstellungen für kulturelle
oder Bildungszwecke; herunterladbare Klingeltöne, Musik,
MP3-Dateien, Bilder, Spiele und Videobilder für drahtlose Mo-
bilkommunikationsgeräte.
Mit Beschluss vom 17. März 2016 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA
eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur
Begründung hat sie ausgeführt, selbst bei teilweiser Dienstleistungsidentität halte
die angegriffene Marke den gebotenen deutlichen Abstand zu der Widerspruchs-
marke ein. Eine Verwechslungsgefahr scheide schon deshalb aus, weil die Mar-
ken in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen seien. Die angegriffene Marke werde
nicht allein durch den ohnehin eher kennzeichnungsschwachen Bestandteil „VIVA“
geprägt. Ihre beiden gleichberechtigten Bestandteile „VIVA“ und „HOME“ bezögen
sich aufeinander im Sinn von „Es lebe das Heim“ und bildeten eine untrennbare
sprachliche Einheit. Daher unterscheide sich die angegriffene Marke durch den
zusätzlichen Bestandteil „HOME“ und ihre zweizeilige Anordnung ausreichend
deutlich von der Widerspruchsmarke. Beide Marken wiesen einen erheblich unter-
schiedlichen Sinngehalt auf. Das übereinstimmende Element „VIVA“ der Ver-
gleichsmarken genüge nicht für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungs-
gefahr, da es auf den Betrieb des Inhabers der älteren Marke hinweisen müsste.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,
die für die Widerspruchsmarke in den Klassen 9, 16, 25, 28, 35 und 41 eingetra-
genen Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig ähnlich zu
den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35
und 41. Die Widerspruchsmarke besäße eine durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft. Im Spanischen bedeute „VIVA“ als Substantiv „Hochruf“ und als Ausruf
„Hoch!, Hurra!“, im Italienischen außerdem „Prost!, Zum Wohl!, Es lebe!“. In der
deutschen Sprache habe der Begriff „VIVA“ dagegen keine Bedeutung. Daher
habe das DPMA der Widersprechenden auch eine Reihe von zweiteiligen Marken
eingetragen, die jeweils aus dem Wort „VIVA“ und einem beschreibenden Be-
- 20 -
standteil zusammengesetzt seien. Der Wortbestandteil „HOME“ der angegriffenen
Marke weise dagegen im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Unterhaltung“
auf deren Ausrichtung für den Konsum vor dem heimischen Fernseher bzw. auf
Programme mit dem Themenschwerpunkt „Zuhause“ wie Soap Operas, Teleno-
velas, Heimatfilme oder Familienprogramme hin und sei somit nicht kennzeich-
nungskräftig. Für eine Ähnlichkeit der beiden Marken spreche bereits die identi-
sche Übernahme der älteren in die jüngere Marke, in der der identische Be-
standteil „VIVA“ auch noch am stärker beachteten Markenanfang stehe. Die ange-
griffene Marke stelle keine sprachliche Einheit oder Gesamtbezeichnung dar, was
bereits die zweizeilige Anordnung ihrer beiden Bestandteile nahelege. Sie werde
auch nicht als Ausruf im Sinn von „Es lebe das Heim“ verstanden, da bei einem
entsprechenden Hochruf nicht das Wort „VIVA“ verwendet und schon gar nicht mit
einem englischen Wort („HOME“) kombiniert werde. Auch die graphische Ausge-
staltung der angegriffenen Marke verringere die Ähnlichkeit nicht, da die verwen-
dete Schriftart fast nicht von üblichen Klein- und Großbuchstaben abweiche und
keine andere Farbe als schwarz verwendet werde.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des DPMA vom
17. März 2016 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Lö-
schung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der
Marke UM 005 062 039 anzuordnen.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht ge-
äußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat er die Einrede der Nichtbenutzung erho-
ben und die Auffassung vertreten, dass keine reale Ähnlichkeit zwischen den Wa-
ren und Dienstleistungen der beiden Marken bestehe. Die Widerspruchsmarke
besitze eine allenfalls unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine Ähnlich-
keit der Marken sei zu verneinen, da in klanglicher Hinsicht die Betonung der an-
gegriffenen Marke auf dem zusätzlichen Bestandteil „HOME“ liege, der besonders
- 21 -
markant und einprägsam sei. Dieser präge die angegriffene Marke und trete im
Schriftbild erheblich hervor, da dadurch die angegriffene Marke doppelt so lang
wie die Widerspruchsmarke sei. Zudem dürfe die graphische Ausgestaltung der
angegriffenen Marke nicht vernachlässigt werden. Die beiden Marken seien sich
begrifflich nicht ähnlich, da die Widerspruchsmarke wegen des fehlenden Be-
standteils „HOME“ im Gegensatz zur angegriffenen Marke nicht mit Waren oder
Dienstleistungen verknüpft werde, die etwas mit „Zuhause“ zu tun haben könnten.
Der Senat hat mit Schreiben vom 17. Februar 2017 unter Übersendung von Re-
cherchebelegen (Anlagen 1 – 3, Bl. 79 – 82 GA) auf seine Rechtsauffassung hin-
gewiesen.
Die Beschwerdeführerin hat der beabsichtigten Zurückverweisung an das DPMA
zugestimmt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zu-
lässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefoch-
tenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt.
1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die
Entscheidung auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Dienstleistungen dif-
ferenzierende Begründung gestützt worden ist.
a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die
angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden,
wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen
- 22 -
Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70
Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße
Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH
GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenü-
gende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).
b) Die Markenstelle ist davon ausgegangen – ohne überhaupt die Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen –, dass die angegriffene Marke nicht
von dem eher kennzeichnungsschwachen Bestandteil „VIVA“ geprägt sei. Viel-
mehr stelle diese zusammen mit dem Bestandteil „HOME“ eine sprachliche Einheit
und damit eine Gesamtbezeichnung dar, die gegenüber dem Wort „VIVA“ in Al-
leinstellung einen deutlich unterschiedlichen Sinngehalt besitze.
c) Dies hält einer rechtlichen Überprüfung in mehrfacher Hinsicht nicht stand.
aa) Für die von der Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistun-
gen besitzt diese eine von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das
Wort „VIVA“ existiert in der deutschen Sprache nicht, ist aber sprachlich mit der
nur geringfügig anders lautenden Interjektion „vivat“ mit der Bedeutung „er, sie es
lebe!“ verwandt. Dieses wird aber nur noch selten bildungssprachlich veraltend
verwendet (www.duden.de, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Große Teile
des Verkehrs werden daher diese Verbindung nicht herstellen. In der spanischen
Sprache bedeutet das Wort „viva“ entweder „Hochruf“ oder „lebhaft, aufgeweckt“
oder als Ausruf „Hurra!“. Im Italienischen hat es die Bedeutung „lebend, lebendig,
innig“ oder als Ausruf „Prost!, Hoch!“ (www.leo.org, s. Anlage 2 zum gerichtlichen
Hinweis). Der größte Teil des Verkehrs wird diese fremdsprachlichen Bedeutun-
gen nicht verstehen. Im Übrigen kommt ihnen in Bezug auf die geschützten Waren
und Dienstleistungen kein beschreibender Begriffsgehalt zu.
Soweit sich die Markenstelle zur Begründung auf die Entscheidung des Senats zu
VIVA/Viva Bio (26 W (pat) 36/13) beruft, ist dies bereits deshalb fehlerhaft, da die-
- 23 -
ser Entscheidung Waren zugrunde lagen, die den Waren und Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke unähnlich sind.
bb) Hinsichtlich der angegriffenen Marke hätte die Markenstelle prüfen müssen,
ob der Bestandteil „HOME“ aufgrund eines beschreibenden Anklangs nicht in den
Hintergrund tritt mit der Folge, dass der Bestandteil „VIVA“ die angegriffene Marke
prägt.
Das englische Substantiv „home“ bedeutet in der deutschen Übersetzung „Haus,
Heim, Heimat, Wohnung, Zuhause“ (www.leo.org, s. Anlage 3 zum gerichtlichen
Hinweis). Es hätte daher hinsichtlich jeder einzelnen von der angegriffenen Marke
beanspruchten Dienstleistung einer Prüfung bedurft, ob der Begriff „home“ die so
bezeichnete Dienstleistung ihrer Art und Bestimmung nach dahingehend be-
schreibt, dass sie für das Heim, also für das eigene Haus bzw. die eigene Woh-
nung, bestimmt ist (BPatG 26 W (pat) 266/03 – Focus Home Collection/FOCUS).
Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist nämlich der Gesamtein-
druck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 - Specsa-
vers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von
dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine
Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Be-
trachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 –
Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass
unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den
durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgeru-
fenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f.
- THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY). Voraus-
setzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund
treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BPatG
26 W (pat) 19/13 – Die Neue Post).
- 24 -
cc) Für eine nicht unerhebliche Anzahl an Dienstleistungen hat der Bestandteil
„HOME“ einen beschreibenden Anklang mit der Folge, dass er zurücktritt und sich
die identischen Bestandteile „VIVA“ gegenüberstehen und die Gefahr von Ver-
wechslungen bestehen kann. Auf der anderen Seite wird eine Vielzahl der von der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen, insbesondere der Klas-
sen 39 und 35, üblicherweise nicht gegenüber Verbrauchern erbracht, so dass sie
nicht bestimmungsgemäß in einer Wohnung in Anspruch genommen werden.
c) Darüber hinaus ist die Markenstelle nicht darauf eingegangen, ob sich die
angegriffene Marke in die Zeichenserie der Widersprechenden bestehend aus den
Marken VIVA TELEVISION (2 070 119), VIVA Radio (300 00 475), VIVA Media
(300 35 356), VIVA PLUS (301 68 744), VIVA Hits (302 31 410), VIVA Media
Enterprises (303 13 216) und VIVA Text (396 40 227) einfügt, so dass eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr bestehen kann.
2. Da sich die Entscheidungsbegründung der Markenstelle auf wenige allge-
meine, noch dazu unzutreffende Aussagen beschränkt und eine inhaltliche Ausei-
nandersetzung mit dem Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke in der
beanspruchten Breite nicht im Ansatz erkennbar ist, sieht der Senat nach § 70
Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab
und verweist die Sache an das DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die
dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermes-
sensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts gehö-
ren, in der Sache die dem DPMA obliegende differenzierte Erstprüfung zu über-
nehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber). Dabei sind ferner sowohl
der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung
des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren zu berücksichti-
gen, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst im Jahr 2016 anhängig
gewordenen Verfahrens nicht zulässt. Da der Senat derzeit erst Verfahren aus
den Jahren 2013 und 2014 terminiert und wegen der voraussichtlich teilweisen
- 25 -
Zurückweisung der Beschwerde zwingend mündlich zu verhandeln ist, ist durch
die Zurückverweisung auch keine Verzögerung des Verfahrens zu befürchten.
Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und ge-
gebenenfalls für welche konkreten Dienstleistungen der angegriffenen Marke der
Bestandteil „HOME“ einen beschreibenden Anklang besitzt mit der Folge, dass
dieser beim Zeichenvergleich in den Hintergrund tritt. Zudem ist auf die Frage ein-
zugehen, ob eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Seri-
enzeichens besteht.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG
anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.
III.
Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
IV.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-
ben, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt
war,
- 26 -
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfah-
rens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Reker Schödel Dr. von Hartz
prö
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