26 W (pat) 60/16  - 26. Senat (Marken)

BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




26 W (pat) 60/16
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…


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betreffend die Marke 30 2010 045 135

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. März 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die Wort-/Bildmarke


ist am 26. Juli 2010 unter der Nummer 30 2010 045 135 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet und am
11. Oktober 2010 u. a. eingetragen worden für Waren der

Klasse 33: Wein und weinhaltige Getränke, ausgenommen Biere.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 12. November 2010 veröffentlicht
worden ist, hat die Beschwerdeführerin aus der Unionswortmarke

Spy Mountain

die am 21. Januar 2009 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges
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Eigentum (EUIPO, vormals: HABM) geführte Register unter der Nummer
007 188 238 eingetragen worden ist für Waren der

Klasse 33: Weine

Widerspruch erhoben, der sich nur gegen die Waren der Klasse 33 richtet.

Mit Beschlüssen vom 16. April 2014 und 4. April 2016, von denen letzterer im Er-
innerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA
den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begrün-
dung hat sie ausgeführt, die gegenseitigen Waren in Klasse 33 seien identisch
bzw. hochgradig ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei
normal. Dennoch halte die jüngere Marke den erforderlichen deutlichen Abstand
zur Widerspruchsmarke ein. Die Vergleichsmarken unterschieden sich bereits in
dem zusätzlichen Wortbestandteil „Mountain“ der Widerspruchsmarke. Dadurch
ergäben sich ein deutlich längeres Klang- und Schriftbild sowie ein abweichender
Bedeutungsgehalt. Die angegriffene Wort-/Bildmarke weise zudem eine graphi-
sche Schriftbildgestaltung auf. Die alleinige Übereinstimmung in der Buchstaben-
folge „SPY“ vermöge keine kollisionsbegründende Ähnlichkeit zu begründen, da
dieser Bestandteil die Widerspruchsmarke nicht präge. Das englische Wort
„Mountain“, das mit „Berg“ oder „Gebirge“ übersetzt werde, trete nicht in den Hin-
tergrund, weil es die Waren „Weine“ nicht glatt beschreibe. Der Begriff sei nicht im
Sinne von „Weinberg“ gebräuchlich; die zutreffende englische Übersetzung dafür
sei „vineyard“. Das Wort „Mountain“ gebe demnach weder den Anbauort noch die
geographische Herkunft der Weine an. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter
dem Aspekt eines Serienzeichens scheide gleichfalls aus, da es keine Anhalts-
punkte für eine (benutzte) Markenserie mit dem Bestandteil „Spy“ gebe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht,
für die Produkte „weinhaltige Getränke“ sei von einem niedrigen Aufmerksam-
keitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen, da es sich hierbei um
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relativ billige alkoholische Getränke handele. Der Widerspruchsmarke komme zu-
dem eine von Haus aus gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, da der Bestandteil
„Spy“ in keinem beschreibenden Zusammenhang mit Weinen stehe, jedoch be-
sonders auffalle und sich wegen seiner Kürze auch besonders leicht einpräge.
Beim Zeichenvergleich sei zudem zu berücksichtigen, dass der - hier identische -
Markenanfang regelmäßig mehr Beachtung finde als die übrigen Bestandteile.
Das Element „Mountain“ sei nicht geeignet, die Widerspruchsmarke zu prägen,
weil es sich um eine die Waren „Weine“ beschreibende Angabe handele. Das
Wort werde nicht nur allgemein mit „Berg“, sondern auch mit „Weinberg“ übersetzt.
Es gebe zahlreiche Weine, die an einem Berg oder Gebirge angebaut werden, so
dass es nur den Anbauort angebe. Für den beschreibenden Charakter spreche
auch, dass das DPMA die Anmeldungen der beiden Wortzeichen „Mountain Star“
(304 733 385) und „xBerg“ (30 2014 055 641) für alkoholische Getränke wegen
mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen habe. Daher werde der Ge-
samteindruck der Widerspruchsmarke nur von dem Bestandteil „Spy“ bestimmt,
der identisch mit der angegriffenen Marke sei. Ferner bestehe eine mittelbare
Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens. Aufgrund des be-
schreibenden Charakters des Wortes „Mountain“ komme dem vorangestellten
Wortbestandteil „Spy“ ein Stammcharakter zu, den die jüngere Marke unverändert
aufgreife. Im Übrigen regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, weil über
die Rechtsfrage, ob der Begriff „Mountain“ so beschreibend sei, dass er zu einer
Verwechslungsgefahr zwischen den vorliegenden Marken führe, noch nicht ent-
schieden und insbesondere für Winzer von grundsätzlicher Bedeutung sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom
16. April 2014 und 4. April 2016 aufzuheben und das DPMA an-
zuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Wi-
derspruchs aus der Unionsmarke 007 188 238 anzuordnen.

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Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er trägt vor, dass er die jüngere Marke für ein in Thailand beliebtes Weinmischge-
tränk mit der Bezeichnung SPY wine cooler verwenden wolle. Ferner weist er da-
rauf hin, dass zwei identische Wort-/Bildzeichen für Klasse 33 von der thailändi-
schen Fa. S…Co. Ltd. angemeldet worden seien (302011041068.2 und
UM 010181907). Er vertritt zudem die Auffassung, die Waren „weinhaltige Ge-
tränke“ hätten als Weinmischgetränke wegen des Zusatzes von Kohlensäure, Sü-
ßungsmitteln und Sirup nichts mit der Ware „Wein“ zu tun, so dass schon aufgrund
der Produktunterschiede eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Die ange-
griffene Marke sei im Internet bekannt. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe
schon klanglich ein erkennbarer Unterschied.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 1. Dezember 2016 sind die Verfahrensbeteiligten
unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5, Bl. 62 – 80
GA) auf die Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke besteht hinsicht-
lich der Waren der Klasse 33 keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b
Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
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unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Da-
bei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass
ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen
höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.;
EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. - Éditions Albert René/HABM
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

2. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zur Kenn-
zeichnung teilweise identischer und teilweise überdurchschnittlich ähnlicher Waren
verwendet.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich
gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung
aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbeson-
dere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regel-
mäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nut-
zung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander kon-
kurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berüh-
rungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein
könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbun-
denen Unternehmen (EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert
René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 –
DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 - ZOOM).

b) Die Ware „Wein“ in Klasse 33 ist in beiden Verzeichnissen identisch enthal-
ten. Während Wein ein durch alkoholische Gärung aus Traubensaft gewonnenes
Getränk ist, enthalten weinhaltige Getränke auch Aroma- und Zusatzstoffe bis ma-
ximal 50 % (§ 2 Nr. 2 WeinG, (www.wikipedia.de – Stichwort „Wein“, Anlage 1
- 7 -
zum gerichtlichen Hinweis). Da sie aber auf der Basis von Wein hergestellt wer-
den, besteht zwischen den Widerspruchsprodukten „Weine“ und den für die ange-
griffene Marke registrierten weinhaltigen Getränken jedenfalls eine hohe Ähnlich-
keit.

3. Die sich gegenüberstehenden identischen und überdurchschnittlich ähnli-
chen Waren der Vergleichsmarken in Klasse 33 richten sich an breite Verkehrs-
kreise, nämlich sowohl an den Durchschnittsverbraucher als auch an den Geträn-
kefachhandel.

a) Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle
Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren
und Dienste Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH
GRUR 2004, 428 Rdnr. 65 - Henkel). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger,
sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger
Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 RdNr. 24 - Matratzen Con-
cord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 - Chiemsee). Dabei kann der Auf-
merksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich
hoch sein.

b) Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke
wird abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltägli-
chen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher
insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausge-
gangen werden (BPatG 26 W (pat) 520/14 – Finca del Toro). Für die Waren
„weinhaltige Getränke“ ist ebenfalls ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad
anzunehmen, da auch in diesem Warenbereich Qualitätsprodukte angeboten wer-
den (z. B. Martini, Lillet) bzw. diese Getränke bei Zusetzung von Spirituosen re-
gelmäßig höherpreisig sind.

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4. Der Widerspruchswortmarke „Spy Mountain“ kommt eine durchschnittliche
originäre Kennzeichnungskraft zu.

a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke be-
stimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterschei-
dungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den be-
teiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010,
1096 Rdnr. 31 - BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 - BioGourmet).
Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Wider-
spruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreiben-
den Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder
Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10
- ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2008, 905 Rdnr. 16 - Pantohexal).

b) Die Widerspruchsmarke setzt sich aus den beiden englischen Substantiven
„spy“ und „mountain“ zusammen, die mit „Spion“ bzw. „Berg“ in die deutsche
Sprache übersetzt werden (www.leo.org, Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). In
seiner Gesamtheit bedeutet die Widerspruchsmarke daher „Spionberg“. Einen be-
schreibenden Zusammenhang zu den alkoholischen Widerspruchswaren stellt
dieser Gesamtbegriff nicht her, insbesondere konnte der Senat kein Weinanbau-
gebiet und keine Lage ausfindig machen, die so bezeichnet wird. Aber selbst
wenn das dem englischen Grundwortschatz angehörende Wort „Berg“ als Hinweis
auf eine bestimmte Weinanbaulage, nämlich die sog. Steil- bzw. Höhenlage, einen
beschreibenden Anklang hätte, würde das kennzeichnungsstärkste Element „Spy“
die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke bestimmen und zu einem normalen
Schutzumfang führen.

c) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weder
vorgetragen noch ersichtlich.

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Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird die originäre Kennzeichnungs-
kraft nicht schon durch eine besondere Originalität oder Einprägsamkeit des
Kennzeichens gesteigert. Eine von Haus aus eigenartige und einprägsame Marke
kann im Verkehr lediglich leichter bekannt gemacht werden als eine originalitäts-
schwache Marke und dadurch leichter eine erhöhte Kennzeichnungskraft in Folge
von Benutzung erlangen (BPatG 33 W (pat) 57/10 – SCHWEFAL/SCHWEDOKAL;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rdnr. 533; Ströbele/Hacker, MarkenG,
11. Aufl., § 9 Rdnr. 150).

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Ver-
kehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu
Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum
Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung
der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des
Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf
Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen
(st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2009, 766 Rdnr. 30 – Stofffähnchen; GRUR 2008, 903,
904, Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO).

Hier fehlt es bereits an einem entsprechenden Tatsachenvortrag.

5. Unter Berücksichtigung identischer und überdurchschnittlich ähnlicher Wa-
ren in Klasse 33, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
und eines normalen Aufmerksamkeitsgrades der angesprochenen Verkehrskreise
hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erfor-
derlichen deutlichen Abstand wegen geringer Markenähnlichkeit noch ein.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamtein-
druck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa
Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass
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der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer
analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004,
428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt
nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen
Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrs-
kreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR
2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 -
Maalox/Melox-GRY). Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist
nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinn-
gehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrs-
kreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei ge-
nügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in
einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413
Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 - BioGourmet).

b) Die Vergleichsmarken sind in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher
Hinsicht nur unterdurchschnittlich ähnlich, so dass keine unmittelbare Gefahr der
Verwechslung besteht.

aa) Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird die Widerspruchsmarke
nicht durch das Element „Spy“ geprägt, weil der Bestandteil „Mountain“ nicht in
den Hintergrund tritt.

aaa) Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen
Bestandteil darf nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die
übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zu-
rücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können, was
im Einzelfall konkret festzustellen ist (BGH GRUR 2008, 719 Rdnr. 37 – idw Infor-
mationsdienst Wissenschaft; GRUR 2011, 824 Rdnr. 23 – Kappa). In diesem Zu-
sammenhang dürfen beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile
nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben, denn sie vermögen sich mit weite-
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ren Angaben zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis zu
verbinden (BGH GRUR 2009, 772 Rdnr. 59 – Augsburger Puppenkiste).

bbb) Zwar hat der Begriff „mountain“ für Wein einen beschreibenden Anklang, da
er als Hinweis auf ein bergiges oder hügeliges Anbaugebiet verstanden werden
könnte, auch wenn die korrekte englische Übersetzung für „Weinberg“ entgegen
der Ansicht der Widersprechenden allein „vineyard“ ist (www.leo.org). Der Verweis
auf eine Homepage über Geocaching (www.geocaching.com, Anlage B 1), auf der
„CRY-MOUNTAIN“ mit „Der Weinberg“ übersetzt wird, ist nicht geeignet, das Ge-
genteil zu belegen. Aber der Fachverkehr, der das Substantiv „vineyard“ kennt,
wird „mountain“ nicht mit Weinberg übersetzen, und auch der Durchschnittsver-
braucher, dem der nicht zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff
„vineyard“ unbekannt ist, müsste mehrere Gedankenschritte unternehmen, um von
der allgemeinen Bezeichnung „Berg“ auf den speziellen Begriff „Weinberg“ zu
schließen.

ccc) Der Bestandteil „Mountain“ wird auch nicht als Hinweis auf „Bergwein“ ver-
standen. Diese Bezeichnung erlaubt das österreichische Weinrecht für Weine aus
Hanglagen mit mehr als 26 % Hangneigung (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 der österreichischen
Weinbezeichnungsverordnung). Solche Weine waren jedenfalls im maßgeblichen
Kollisionszeitpunkt, also im Juli 2010, in Deutschland nur sehr vereinzelt zu finden,
so dass zumindest die allgemeinen Verkehrskreise die Bezeichnung „mountain“
nicht darauf beziehen. Der Fachverkehr mag zwar schon zu diesem Zeitpunkt ös-
terreichische Bergweine gekannt haben, wusste aber, dass in Österreich Weine in
aller Regel in deutscher Sprache beschriftet werden.

ddd) Einen beschreibenden Hinweis auf eine Berglage wird er dem Begriff
„mountain“ bei englischsprachigen Weinkennzeichnungen ebenfalls nicht entneh-
men, weil sich der Gesamtbegriff „Spy Mountain“ schon zum Anmeldezeitpunkt
der jüngeren Marke ohne weiteres in die Reihe dem Fachverkehr bekannter ame-
rikanischer, insbesondere kalifornischer, kanadischer und südafrikanischer Namen
- 12 -
von Weingütern bzw. -produzenten wie „Spring Mountain“, „Jade Mountain“, „Pride
Mountain“, „Santa Cruz Mountain Vineyard“, „Storybook Mountain“, „Cooper
Mountain“, „Badger Mountain“, „Blue Mountain“, „Ataraxia Mountain Vineyards“,
„Long Mountain Wine“ oder „Thelema Mountain Vineyards“ einfügte (vgl. Der
kleine Johnson, 2008, 15.000 Weine, Produzenten und Jahrgänge aus aller Welt,
S. 307 ff). Insofern hat der Fachverkehr die Gesamtbezeichnung „Spy Mountain“
als einen weiteren zusammengesetzten Namen eines Weinherstellers aus dem
englischsprachigen Raum wahrgenommen.

Somit ist der Bestandteil „Mountain“ zum maßgeblichen Kollisionszeitpunkt weder
vom Durchschnittsverbraucher noch vom Fachverkehr vernachlässigt worden.
Vielmehr haben beide die Widerspruchsmarke als einheitlichen Gesamtbegriff
aufgefasst.

ddd) Auch aus den vom DPMA wegen mangelnder Unterscheidungskraft bzw.
Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesenen Anmeldungen „Mountain Star“
(304 733 385) und „xBerg“ (30 2014 055 641) u. a. für Waren der Klasse 33 kann
mangels Vergleichbarkeit nicht auf den beschreibenden Charakter von „Mountain“
in der Widerspruchsmarke geschlossen werden. Denn sowohl der Durchschnitts-
verbraucher als auch der Fachverkehr aufgrund der besonderen Kennzeich-
nungsgewohnheiten in der Weinbranche des englischsprachigen Raums haben
das Element „Mountain“ zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke nicht als
Sachhinweis wahrgenommen.

bb) Da der Bestandteil „Mountain“ in der Widerspruchsmarke nicht in den
Hintergrund tritt, stehen sich die Marken und „Spy Mountain“ in ihrer
Gesamtheit gegenüber.

aaa) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheidet sich die jüngere Wort-/Bildmarke
schon aufgrund des Fettdrucks und der eigentümlichen Schriftart von der Unions-
wortmarke, die über diese grafischen Elemente nicht verfügt. Ferner fehlt der an-
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gegriffenen Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke ein zweites Wort,
wodurch deren Schriftbild erheblich kürzer ausfällt.

bbb) Aber auch klanglich besteht trotz der Übereinstimmung in den ersten drei
Buchstaben am stärker beachteten Wortanfang nur eine geringe Ähnlichkeit. Denn
während die jüngere Marke nur aus einer betonten Silbe besteht, wird die dreisil-
bige Widerspruchsmarke erst auf der zweiten, mittleren Silbe („moun“) betont, so
dass der Bestandteil „Spy“ im Klangbild der Widerspruchsmarke in den Hinter-
grund tritt. Die Betonung auf einem nicht in beiden Marken identisch enthaltenen
Bestandteil und der dadurch veränderte Sprechrhythmus bewirken einen deutli-
chen phonetischen Unterschied. Hinzu kommen die erheblichen Abweichungen in
der Vokalfolge.

ccc) Begrifflich sind sich die Vergleichsmarken unähnlich, weil die Bedeutung
„Spionberg“ der Widerspruchsmarke den Eindruck erweckt, einen bestimmten
Berg näher zu bezeichnen, während sich die angegriffene Marke in ihrer Überset-
zung „Spion“ erschöpft.

6. Auch für eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke
und der Widerspruchsmarke „Spy Mountain“ durch gedankliche Verbindung liegen
keine Anhaltspunkte vor.

a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzei-
chens scheidet aus.

aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in
einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen
eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die
einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das
Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem
gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrs-
- 14 -
kreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung
bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM
[BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion).
Das ist hier nicht der Fall.

bb) Es ist nichts dafür vorgetragen oder erkennbar, dass die Widersprechende
über eine Markenserie mit dem Stammbestandteil „Spy“ verfügt. Soweit der BGH
es in früheren Entscheidungen ausnahmsweise unter engen Voraussetzungen für
denkbar gehalten hat, in einem erstmalig verwendeten Zeichen ein Stammzeichen
zu sehen, hat er diese Rechtsprechung inzwischen ausdrücklich aufgegeben (vgl.
BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion; GRUR 2013,
840 Rdnr. 23 - PROTI II).

b) Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sind eben-
falls nicht gegeben.


III.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der
Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.


IV.

Da es sich bei der von der Widersprechenden angeführten Frage, ob der Begriff
„Mountain“ im vorliegenden Fall für die Waren „Weine“ beschreibend sei, keine
Rechtsfrage darstellt, besteht schon insoweit kein Raum für die Zulassung einer
Rechtsbeschwerde. Die Zulassung der von der Widersprechenden angeregten
Rechtsbeschwerde war auch nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG), zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen
- 15 -
Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), weil der
Senat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die hierfür von der Rechtspre-
chung entwickelten Kriterien und wiederholt aufgestellten Maßstäbe angelegt hat.


V.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-
ben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt
war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfah-
rens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 16 -
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Kortge Reker Schödel

prö


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