BUNDESPATENTGERICHT 26 W (pat) 90/01 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 300 08 074.3 hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. März 2002 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder BPatG 152 10.99 - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Mar-kenamts vom 22. März 2001 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I. Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 13. September 2000 die für die Dienstleistungen "Dienstleistungen einer Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge, insbesondere für Kraftfahrzeuge; Wartung und Inspektion von Fahrzeugen. Dienstleistungen eines Abschlepp- und Bergungsunterneh-mens, insbesondere Abschlepp- und Bergungsservice für Kraftfahrzeuge; Veranstaltung von Reisen; Transportwesen. Dienstleistungen eines Autohauses; Erstellung von Gutach-ten auf dem Fahrzeugsektor; Durchführung von technischen Prüfungen und technischen Untersuchungen; Vermittlung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen; Vermietung von Fahr-zeugen" angemeldete Bildmarke ("Stiefel") (siehe Abb. 1 am Ende) - 3 - teilweise für die Dienstleistungen "Dienstleistungen eines Autohauses" gemäß § 36 Abs 4 MarkenG zurückgewiesen. Die Zurückweisung ist im wesentli-chen damit begründet, daß die Dienstleistungsbezeichnung "Dienstleistung eines Autohauses" nicht zugelassen werden könne, da sie nicht abschließend umreiße, um welche Dienstleistungen eines Autohauses es sich dabei handle. So könnten Neuwagen und Gebrauchtwagen und deren Ersatzteile sowie Zubehör für Kraft-fahrzeuge der unterschiedlichsten Warenklassen angeboten sowie Dienstleistun-gen, wie zB Autovermietung, Leasing von Kraftfahrzeugen, Kundendienst, Repa-raturarbeiten und Unfallinstandsetzung erbracht werden. Der Begriff "Dienstlei-stungen eines Autohauses" könne mithin nicht eindeutig klassifiziert werden und auch in einem eventuellen Widerspruchsverfahren nicht hinreichend in bezug auf die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen abgegrenzt werden. Hiergegen hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt und hilfsweise die Eintragung der Marke gemäß einem neuen Dienstleistungsverzeichnisses beantragt. Die Erin-nerung hat die Markenstelle für Klasse 37 mit Beschluß vom 22. März 2001 im wesentlichen aus den Gründen des Erstbeschlusses zurückgewiesen. Soweit die Anmelderin in ihrem Hilfsantrag ein präzisiertes Warenverzeichnis eingereicht habe, enthalte jedoch auch dieses Verzeichnis noch Mängel. So müßten die "Dienstleistungen einer Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge" mit "nämlich" und nicht mit "insbesondere" präzisiert werden. Entsprechendes gelte für weitere Dienstlei-stungen. Angesichts der zahlreichen klärungsbedürftigen Punkte erscheine eine Entscheidung durch rechtsmittelfähigen Beschluß angezeigt. Abhilfe sei bei Zah-lung der Beschwerdegebühr und Einreichung eines neuen Waren-/Dienstlei-stungsverzeichnisses möglich. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihre Anmeldung nur noch im Rahmen des Hilfsantrags gemäß ihrer Eingabe vom 1. März 2001 weiter-- 4 - verfolgt. Zur Begründung trägt sie vor, daß der Erinnerungsprüfer in seinem Beschluß die Markenanmeldung auch bezüglich der "Dienstleistungen einer Repa-raturwerkstatt für Fahrzeuge", "Dienstleistungen eines Abschlepp- und Bergungs-unternehmens", also Dienstleistungen, die nicht Gegenstand des Erinnerungsver-fahrens gewesen seien, zurückgewiesen habe. Der angefochtene Beschluß ver-stoße deshalb gegen das Verbot der "reformatio in peius". Im übrigen habe der Erinnerungsprüfer den Hilfsantrag, der eine Präzisierung des Begriffs "Dienstlei-stungen eines Autohauses" enthalte, ohne Begründung und ohne vorherige Gele-genheit der Anmelderin zur Stellungnahme zurückgewiesen. Auch wegen dieser Verletzung des rechtlichen Gehörs der Anmelderin sei die Entscheidung aufzuhe-ben. Die aufgezeigten Verfahrensverstöße erforderten zwingend die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da bei einer sachgerechten Behandlung die Beschwerde nicht erforderlich gewesen wäre. Demgemäß beantragt die Anmelderin den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit durch ihn der Hilfsantrag zurückgewiesen wurde, und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. II. Die zulässige Beschwerde ist in der Sache begründet. Das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel, so daß der angefochtene Beschluß vom 22. März 2001 unter Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufzu-heben und die Sache gemäß § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war. Gegenstand des Erinnerungsverfahrens war gemäß Hauptantrag die Zurückwei-sung der Anmeldung durch den Erstbeschluß hinsichtlich der "Dienstleistungen eines Autohauses" und – nach der Zurückweisung des Hauptantrages – der Hilfs-- 5 - antrag, soweit er der zurückgewiesenen Dienstleistung eine neue Fassung gab. Indem der Erinnerungsbeschluß das Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung auch bezüglich der "Dienstleistungen einer Reparaturwerkstatt für Fahrzeuge" und weiterer Dienstleistungen beanstandete, die der Erstprüfer nicht zurückgewiesen hat, verstößt der Erinnerungsbeschluß gegen das Verschlechterungsverbot, dem auch das Erinnerungsverfahren unterliegt (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl § 64 Rdn 9 mwNachw). Abgesehen von diesem Verfahrensfehler ist der angefochtene Beschluß aber schon deshalb aufzuheben, weil die Markenstelle abschließend über die Schutz-fähigkeit der Anmeldung entschieden hat, ohne der Anmelderin zuvor Gelegenheit zu geben, zu den aus der Sicht der Markenstelle klärungsbedürftigen Punkte Stel-lung zu nehmen. Es ist nicht ersichtlich, warum der Markenstelle angesichts der zahlreichen klärungsbedürftigen Punkte eine Entscheidung durch rechtsfähigen Beschluß angezeigt erschien; die Klärungsbedürftigkeit sprach vielmehr gegen den Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung. Demnach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache mit der Kostenfolge aus § 71 Abs 3 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Kraft Reker Eder Fa - 6 - Abb. 1
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