27 W (pat) 140/09  - 27. Senat (Marken)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT27 W (pat) 140/09_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -…betreffend die Marke 304 13 041hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am15. Februar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppabeschlossen:Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Pa-tent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 wird aufgehoben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. November 2005 zurückgewiesen.G r ü n d eI.Die Widersprechende hat gegen die am 11. März 2005 veröffentlichte Eintragung der am 5. März 2004 angemeldeten, fürDatenverarbeitungsgeräte und Computer sowie deren Teile; Peri-pheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer (soweit in Klasse 9 enthalten); mit Programmen versehene maschinenles-bare Datenträger aller Art; Datenverarbeitungsprogramme in ge-druckter Form; Handbücher; Anwendungs- und Benutzeranleitun-gen für Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Datenverarbei-- 3 -tungsprogramme; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und die Wiedergabe von Ton und Bild; Multimediadienste, nämlich Instal-lation von Netzwerksystemen zur Vernetzung von Unternehmen; technische Projektierung und Planung sowie Hard- und Software-installation und Betrieb von Programmen und Systemen für Tele-arbeitsplätze; technische Projektierung und Planung sowie Hard-und Softwareinstallation und Betrieb von Videokonferenzsystemen und E-Mail-Diensten; Telematikdienste, nämlich elektronisches Erfassen, Verarbeiten und Liefern von Verkehrsdaten; Telekom-munikation, insbesondere Daten-, Bild- und Sprachdienstleistun-gen, nämlich Telefonieren, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltun-gen, Auskunfts- und Auftragsdienste, nachrichtenübermittelnde Hilfs- und Notfalldienste sowie Navigations- und Ortungsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleis-tungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung von Zugriffs-zeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Lie-fern von Daten, Nachrichten, Informationen; technische Projektie-rung und technische Planung, Installation und Betrieb von Tele-kommunikationsgeräten; Zubehör für Telekommunikationsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten)geschützten Marke Nr. 304 13 041bluesipWiderspruch eingelegt aus ihrer am 13. Oktober 2000 angemeldeten und seit 6. November 2002 fürComputer, Bildgeräte, Drucker, Baugruppen und Zubehör, nämlich Diskettenboxen, Computermäuse und -pads, Scanner, unterbre-chungsfreie Stromversorgungsgeräte; Druckereierzeugnisse, alle - 4 -nicht in Bezug auf Bankgeschäfte, Finanz- und Versicherungs-leistungen; Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet Daten-technologie und Datenübertragungstechnologie, keine der Dienstleistungen in Bezug auf Bankgeschäfte, Finanz- und Versi-cherungswesen; Dienstleistungen eines Programmierers; Erstel-lung, Aktualisierung, Design und Vermietung von Computersoft-ware, keine der Dienstleistungen in Bezug auf Bankgeschäfte, Fi-nanz- und Versicherungsweseneingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 1 904 010Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 24. November 2005 den Widerspruch zurückgewiesen, weil der Widerspruchsmarke, deren Wortbestandteil üblicherweise für „erstklassig“ stehe, nur eine geringe Kennzeichnungskraft zuzubilligen sei. Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 15. Januar 2009 den Erstbeschluss aufgehoben unddie teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistun-gen„Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie deren Teile; Peri-pheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und die Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form; Handbücher; Anwendungs- und Benutzeran-leitungen für Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Datenver-- 5 -arbeitungsprogramme; technische Projektierung und Planung so-wie Hard- und Softwareinstallation und Betrieb von Programmen und Systemen für Telearbeitsplätze; technische Projektierung und Planung sowie Hard- und Softwareinstallation und Betrieb von Vi-deokonferenzsystemen und E-Mail-Diensten; Erstellen von Pro-grammen für die Datenverarbeitung“angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt: Einen beschreibenden Sinngehalt im Sinne von „erstklassig“ habe die Widerspruchsmarke nur im Bereich des Glück-spiels, während ein allgemeines Verständnis dieses Begriffs auf anderen Waren-sektoren oder als allgemeines Werbeschlagwort nicht feststellbar sei. Angesichts der damit bestehenden normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der teils identischen teils hochgradig ähnlichen beiderseits beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr, weil die angegriffene Marke zum Wortbestandteil der Widerspruchsmarke schriftbildlich und klanglich ähnlich sei.Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie bestreitet eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke und macht im Übrigen geltend, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund von Drittmarken - welche sie im Einzelnen benennt - von Haus aus geschwächt sei. Nicht nur in der englischen sondern auch in der deutschen Sprache werde der Begriff „bluechip“ allgemein im Sinne von „erstklassig“ verwendet, wie Auszüge aus einschlägigen Lexika zeigten. Es bestehe auch keine hinreichende Zeichen-ähnlichkeit. Dem stehe bereits entgegen, dass die Widerspruchsmarke nicht allein von ihrem Wortbestandteil geprägt werde. Darüber hinaus bestehe auch keine klangliche Ähnlichkeit; selbst wenn man dies anders sehe, würde sie jedenfalls durch den erkennbar abweichenden Sinngehalt beider Markenwörter ausgegli-chen. Soweit sich die Widersprechende auf ihre weiteren Marken berufe, sei dar-auf hinzuweisen, dass diese mit einer einzigen Ausnahme gegenüber der ange-griffenen Marke prioritätsjünger seien.- 6 -Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden zurückzuweisen.Die Widersprechende beantragt,die Beschwerde zurückzuweisen.Sie legt als Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung Prospekte (insbeson-dere das Unternehmens- und Dienstleistungsprofil und einen Bildschirm betreffend sowie einen Netzwerkkatalog) sowie verschiedene Rechnungen der Jahre 2005 und 2006 vor. Sie bestreitet im Übrigen, dass der Wortbestandteil ihrer Marke ei-nen beschreibenden Sinngehalt auf den hier maßgeblichen Waren- und Dienst-leistungssektoren habe und beruft sich hierzu auf ihre erfolgreiche forensische Verteidigung ihrer Marke sowie auf die Entscheidung des Senats vom 11. November 2003 (27 W (pat) 149/01). Infolge der Benutzung und Verteidigung der Widerspruchsmarke sei deren Kennzeichnungskraft sogar gesteigert. Schließ-lich bestehe auch, wie die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss zutreffend aus-geführt habe, eine hinreichende Zeichenähnlichkeit; diese sei auch daraus herzu-leiten, dass sie Inhaberin zahlreicher weiterer Marken mit dem Wortbestandteil „bluechip“ sei.II.A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Erinnerungsbeschluss vom 15. Januar 2009 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den ihren Widerspruch insgesamt zurückweisenden Beschluss vom - 7 -24. November 2005 zurückzuweisen. Eine Gefahr von Verwechslungen der Ver-gleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nämlich zu verneinen, nachdem die Widersprechende aufgrund der im Beschwerdeverfahren erstmals zulässig erhobenen Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nach §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat.Die mit Schriftsatz vom 31. Juli 2009 erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, nachdem die Benutzungsschonfrist der am 6. November 2002 eingetragenen Wi-derspruchsmarke im November 2007 abgelaufen ist. Da dies nach der Veröffentli-chung der Eintragung der angegriffenen Marke (11. März 2005) geschah, oblag es der Widersprechenden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (Februar 2005 bis Februar 2010) glaubhaft zu machen.Die hierfür erforderlichen Angaben dazu, in welcher Form, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistun-gen, für welche sie geschützt ist, im Einzelnen benutzt wurde, lassen sich den eingereichten Unterlagen der Widersprechenden nicht entnehmen. Teilweise han-delt es sich hierbei um Unterlagen, welche den Firmennamen der Widersprechen-den betreffen. Die Benutzung eines Unternehmensnamens stellt aber für sich ge-nommen noch keine Markenbenutzung i. S. d. § 26 MarkenG dar. Zwar lassen die eingereichten Prospekte erkennen, dass - allerdings nur vereinzelt - auch einige der von der Widersprechenden vertriebenen Produkte mit der Marke „bluechip“ - zumindest in Form einer Zweitkennzeichnung - gekennzeichnet sind. Es fehlen aber Angaben hinsichtlich des Zeitraums und des Umfang der Benutzung. Diese für die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung erforderlichen An-gaben vermag der Senat auch nicht den vorgelegten Rechnungen zu entnehmen. Allein der Umstand, dass sie im Briefkopf den Unternehmensnamen der Wider-sprechenden wiedergeben, belegt - wie bereits gesagt - keine Benutzung der Wi-- 8 -derspruchsmarke. In den Rechnungen selbst werden zwar einzelne Produkte ge-nannt, die aber abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen nicht mit der Wider-spruchsmarke, sondern in anderer Art und Weise (z. B. in der ersten Rechnung vom 21.06.2005 mit „Dru v OKI Toner B4100/4200/4250/43xx“ oder „Ka Rolle Inst 100,0m Cat5 FTP“) gekennzeichnet sind; ob auf den Produkten oder ihren Verpackungen u. U. neben diesen eher wie Sortenbezeichnungen anmutenden Angaben auch die Widerspruchsmarke genannt ist, kann den Rechnungen nicht entnommen werden. Damit fehlen auch Angaben über den Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke. Weitere Unterlagen, welche die für eine Glaubhaftma-chung erforderlichen Angaben enthalten (wie eine eidesstattliche Versicherung), hat die Widersprechende, auch nachdem sie vom Senat hierauf mit Verfügung vom 21. Oktober 2009 hingewiesen und ihr hierzu Gelegenheit gegeben worden ist, nicht vorgelegt. Damit hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benut-zung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht.Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-spruchsmarke kann der Widerspruch der Widersprechenden keinen Erfolg haben, weil sich eine Warenähnlichkeit zwischen den gegenüberstehenden Marken we-gen der auf die tatsächlich benutzten Waren und Dienstleistungen beschränkten Berücksichtigung der für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienst-leistungen nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht ermittelt werden kann; damit scheidet ungeachtet des zwischen den Beteiligten streitigen Grades der Kenn-zeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der gegenüberste-henden Marken schon aus diesem Grund eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus.Damit war auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke der ange-fochtene Beschluss der Markenstelle vom 15. Januar 2009 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss vom 24. November 2005 zurückzuweisen.- 9 -B. Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).Dr. Albrecht Kruppa SchwarzJu

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