BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 194/01 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 398 65 079BPatG 152 10.99 - 2 - hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Dr. van Raden und Schwarz beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Gegen die am 1. April 1999 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke Rainbow Star ua für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" ist - beschränkt auf die vg Waren - Widerspruch eingelegt aus der am 16. April 1997 unter der Nr 2 103 429 ua für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" einge-tragenen Wortmarke RAINBOW. Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 18. Juni 2001 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begrün-dung ist ausgeführt: Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil dem Bestand-teil "Rainbow" in der angegriffene Marke keine selbständig kennzeichnende Stel-lung zukomme. Denn dieses Wort komme nach der Rechtsprechung des Senats auf dem Bekleidungssektor als Farbangabe in Betracht (vgl 27 W (pat) 348/94 vom 6. August 1996). Zwar beinhalte auch der weitere Bestandteil eine rein wa-renbeschreibende Angabe, weil er häufig als Werbewort benutzt werde; dies be-- 3 - deute aber nur, dass keinem der beiden Bestandteile eine prägende Bedeutung zukomme. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr scheide mangels Eignung des übereinstimmenden Bestandteils zur Prägung der angegriffene Marke aus. Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 11. Oktober 2001 mit der Begründung zurückgewiesen, gegen die Begründung des angefochtenen (Erst-) Beschlusses bestünden weder sachliche noch rechtli-che Bedenken; im übrigen sei auch nicht zu ersehen, in welcher Richtung die Wi-dersprechende ihn für anfechtbar halte, nachdem eine Begründung der Erinne-rung nicht eingegangen sei. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie (sinngemäß) die Aufhebung beider Beschlüsse sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anstrebt. Sie rügt zunächst, dass ihr das rechtliche Gehör ver-sagt worden sei, da ihre Erinnerungsbegründung bereits am 8. Oktober 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sei. Unter Bezugnahme hierauf führt sie im übrigen aus: Bei der üblicherweise nur flüchtigen Bennennung von Marken könne davon ausgegangen werden, dass der Verbraucher die angegriffe-ne Marke "Rainbow Star" schlagwortartig auf "Rainbow" verkürze, da in der Regel Wortanfänge stärker beachtet würden. Der Begriff "Rainbow" sei auf dem Beklei-dungssektor keine Farbangabe; mangels warenbeschreibender Bedeutung dieses Bestandteils präge er daher die angegriffene Marke, zumal der weitere Bestand-teil "Star" mit "Rainbow" nicht gleichwertig sei, weil der Verkehr zur Verkürzung von Bezeichnungen neige. Im übrigen habe auch das HABM in mehreren Ent-scheidungen Wortmarken, welche den Bestandteil "Rainbow" enthielten, für ver-wechselbar erachtet. Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" bestritten und diese auch nach Vorlage von Benutzungsunterlagen der Widersprechenden auf-rechterhalten. Im übrigen führt sie aus: Vom Gesamteindruck seien die Vergleichs-- 4 - marken unterschiedlich. Der Verkehr habe keine Veranlassung, die jüngere Marke auf den Bestandteil "Rainbow" zu verkürzen, da es sich bei der Wortkombina-tion "Rainbow Star" um einen Gesamtbegriff handele. Ob das Wort "Star" be-schreibend sei, könne dahinstehen, da auch beschreibende Wörter zum Gesamt-eindruck einer Marke beitragen könnten. Schließlich sei, wie die Markenstelle zu-treffend ausgeführt habe, der Markenteil "Rainbow" ebenfalls beschreibend. Die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit beider Marken könne daher von ihrem jeweiligen Gesamteindruck nur als äußerst gering eingestuft werden. Dabei sei auch zu beachten, dass die Widerspruchsmarke von Haus aus kennzeichnungs-schwach sei, da es sich hierbei um einen allgemeinen und häufig verwendeten Begriff ohne herkunftshinweisenden Gehalt handele, der erst mit einem weiteren Bestandteil geeignet sei, einen Herkunftshinweis zu geben. Wegen dieser Kenn-zeichnungsschwäche scheide auch eine assoziative Verwechslungsgefahr aus, zumal der Begriff "Rainbow" nicht Stammbestandteil mehrerer Serienzeichen der Widersprechenden sei. Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widersprechende als Benutzungsunterlagen mehrere Kataloge von 1998 bis Frühjahr 2001 unter Hin-weis darauf vorgelegt, dass in ihnen mit der Widerspruchsmarke versehene Be-kleidung angeboten werde. Sie hat des weiteren darauf hingewiesen, dass die Wi-derspruchsmarke nicht nur das Kennzeichen ihres Unternehmens sei, sondern auch als Stammbestandteil in zahlreichen anderen Marken wie "TIME FOR BLUES BY RAINBOW" (Nr 398 60 774), "RB RAINBOW COLLECTION" (Nr 398 41 149) und "www.rainbowversand.de" (Nr 397 41 999), deren Inhaberin ihre Muttergesellschaft sei, verwendet werde. Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 5 - II Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache schon deshalb unbegründet, weil sie auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninha-berin eine rechterhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Be-kleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen", auf welche sich der Wider-spruch stützt, nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat, so dass nach § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG der Widerspruch schon aus diesem Grund keinen Erfolg haben kann. Die mit Schriftsatz vom 30. April 2002 erhobene Nichtbenutzungseinrede der Mar-keninhaberin ist zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Wi-derspruchsmarke am 16. April 2002 abgelaufen war. Auf diese Einrede hätte die Widersprechende nach den §§ 26, 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG für den innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch liegenden Zeitraum von September 1997 bis September 2002 (vgl BGH GRUR 1999, 495, 996 re Sp - HONKA) glaubhaft machen müssen, dass die Widerspruchsmarke für die vg Wa-ren rechtserhaltend benutzt worden ist. Einen solchen Nachweis hat sie allerdings nicht erbracht. Aus den zur Glaubhaftmachung vorzulegenden präsenten Beweismitteln im Sinne des § 294 ZPO, zu denen neben der ausdrücklich zugelassenen eidesstattlichen Versicherung auch Unterlagen wie die von der Widersprechenden eingereichten Kataloge gehören können, auch wenn sie den Formerfordernissen des Urkunds-beweises nach den §§ 415 ff ZPO nicht entsprechen, muss sich eindeutig erge-ben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 43 Rn 42). Die zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung wesentlichen Angaben können den allein als Benutzungsunterlagen eingereichten Katalogen aus den Jahren 1998-2001 nicht entnommen werden. Denn diese Unterlagen sind nur zum Nachweis der Anbringung der Widerspruchsmarke an einigen in den Ka-- 6 - talogen abgebildeten Bekleidungsstücken geeignet. Es bleibt aber offen, in wel-chem Umfang die Widerspruchsmarke für diese Bekleidungsstücke im Inland be-nutzt wurde. Die Widersprechende hat nämlich weder anhand von Rechnungen belegt oder eidesstattlich versichert, welche Umsätze mit den mit der Wider-spruchsmarke gekennzeichneten Bekleidungsstücken erzielt worden sind (vgl hierzu Althammer/Ströbele, aaO, § 26 Rdn 34 ff) noch liegen Angaben vor, die es unter Umständen hätten rechtfertigen können, allein die Kataloge zur ausreichen-den Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den dort gezeigten Bekleidungsstücken anzuerkennen. Hierzu hät-te zumindest glaubhaft gemacht werden müssen, in welcher Auflagenhöhe die Ka-taloge erschienen sind, an wen sie verteilt worden sind und aus welchem Grund die Widersprechende vorliegend nicht in der Lage ist, Umsatzzahlen als einfachste und naheliegenste Form der Glaubhaftmachung des Umfangs der Benutzung zu nennen (vgl auch BPatGE 23, 158, 163 – FLUDEX; 24, 109, 111 – FOSECID; BPatG GRUR 1994, 629 – DUOTHERM). Da nach § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG die Waren, deren Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden ist, bei der der Beurtei-lung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden dürfen, ist dem Wider-spruch der Erfolg zu versagen. Bei dieser Sachlage bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob ungeach-tet der Benutzungslage eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr nach den §§ 42, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vorliegt. Allerdings spricht der Umstand, dass es sich bei der jüngeren Marke für den Verkehr erkennbar um einen Gesamt-begriff handelt, bei dem der Bestandteil "Star" nicht derart in den Hintergrund tritt, dass er für den Verkehr an Bedeutung verliert und zum Gesamteindruck des Zei-chens nicht beiträgt (vgl BGH GRUR 2000, 233, 234 - Rausch/Elfi Rauch), trotz Warenidentität und selbst bei Unterstellung einer normalen Kennzeichnungskraft der Vergleichsmarken eher gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Auch für eine mittelbare Verwechslungsgefahr lassen sich kaum Anhaltspunkte erkennen. Selbst wenn in den von der Widerspre-chenden genannten Marken, die von der Art ihrer Bildung her keineswegs einheit-- 7 - lich und damit "serienmäßig" wirken, eine Zeichenserie gesehen wird, deren Inha-berin im übrigen nicht sie selbst, sondern ihre Muttergesellschaft ist, spricht gegen die Zuordnung der angegriffenen Marke zu dem Geschäftsbetrieb der Widerspre-chenden als stabiles Indiz, dass ausweislich des Markenlexikons eine Reihe wei-terer Marken mit dem Bestandteil "Rainbow" für Klasse 25 eingetragen sind, deren jeweiliger Inhaber weder die Widersprechende noch ein mit ihr verbundenes Un-ternehmen ist. Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 Mar-kenG verwiesen. Gründe, hiervon abzuweichen, bestehen nicht. Für die von der Widersprechenden beantragte Rückzahlung der Beschwerdege-bühr (§ 71 Abs 3 MarkenG) besteht ebenfalls kein Anlass. Zwar ist die Erinne-rungsbegründung tatsächlich drei Tage vor dem Erlassdatum des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, ohne dass sie in diesem Beschluss Berücksichtigung gefunden hätte. Auch wenn hierin eine Verletzung rechtlichen Gehörs liegen mag, kann dies vorliegend aber eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 71 Abs 3 MarkenG nicht rechtfertigen. Denn die Widersprechende hat selbst maßgeblich dazu beigetragen, dass die Markenstelle ohne Berücksichti-gung der Erinnerungsbegründung entschieden hat, indem sie ihre Erinnerung erst über einen Monat nach fruchtlosem Ablauf der ihr hierzu ausdrücklich bis 4. Sep-tember 2001 eingeräumten Frist und damit zu einem Zeitpunkt begründet hat, in welchem die Markenstelle nicht mehr mit der Vorlage einer schriftlichen Begrün-dung rechnen mußte. Dr. Schermer Dr. van Raden Schwarz Pü
Full & Egal Universal Law Academy