27 W (pat) 208/03  - 27. Senat (Marken)

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 208/03 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 396 39 620 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz beschlossen: Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Marke-namtes vom 23. April 2003 abgeändert und der Widerspruch aus der Marke 395 44 351 insgesamt zurückgewiesen. G r ü n d e I Gegen die am 28. Februar 1997 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke MR. SANDMAN für „Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; kosmetische Badezusätze; Zahn-putzmittel; Kondome; Matratzen für medizinische Zwecke; Heizde-cken für medizinische Zwecke; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Wei-de, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, - 3 - Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunst-stoffen; Kissen; Bettzeug; Bettbeschläge, nicht aus Metall; Schlaf-säcke für Campingzwecke; Betten; Wasserbetten; Betten für Haustiere; Matratzen, nicht für medizinische Zwecke; Lattenroste, nicht aus Metall; Webstoff und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bettwäsche; Inletts; Kissenbe-züge; Schlafsäcke (zu Hüllen genähte Leintücher); Stoffe; Textil-servietten; Bettdecken; gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung); Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen eines Designers; Druckarbeiten; Ent-wicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte (für Dritte); Dienstleistungen eines Graphikers; technische Projektpla-nungen“ hat die Widersprechende Widerspruch eingelegt aus ihrer am 28. Februar 1997 unter der Nr. 395 44 351 für „Schlafzimmermöbel, Einrichtungsgegenstände zur Verwendung in Schlafzimmern, nämlich Betten, Schlafsofas, Schlafcouches, Schlafsessel, Garderobenschränke, Anbauschränke, Drehtürenschränke, Falttür-schränke, Schwebetürenschränke, Schiebetürenschränke, Nachtschränke, Kom-moden, Nachttische, Spiegel, Beistelltische, Beistellmöbel, Kleiderständer, Matrat-zen, Bettrahmen, Bettfederungssysteme (Lattenroste, Metallfederungen, verstell-bare Kopf- und Fußteile); Leuchten für Schlafzimmer“ eingetragenen Wortmarke Mr. Sandman Sleepstore. Die Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 23. April 2003 unter Zurückweisung des Widerspruchs im übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienst-leistungen „Matratzen für medizinische Zwecke; Heizdecken für medizinische Zwecke; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, - 4 - Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Kissen; Bettzeug; Bettbeschläge, nicht aus Metall; Schlafsäcke für Campingzwe-cke; Betten; Wasserbetten; Betten für Haustiere; Matratzen, nicht für medizinische Zwecke; Lattenroste, nicht aus Metall; Webstoff und Textilwaren, soweit in Klas-se 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bettwäsche; Inletts; Kissenbezüge; Schlafsäcke (zu Hüllen genähte Leintücher); Stoffe; Textilservietten; Bettdecken; gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung)“ angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt: Zwischen beiden Marken bestehe wegen der teil-weisen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen im Umfang der Löschungsan-ordnung die Gefahr der Verwechslung. Der inländische Verkehr werde die Wider-spruchsmarke auf den Markenbestandteil „Mr. Sandman“ verkürzen, weil er den weiteren Markenteil „Sleepstore“ nur als beschreibenden Sachhinweis ansehe. Da unter der mit der Widerspruchsmarke somit klangidentischen angegriffenen Marke teilweise hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen aus dem Sektor „Ein-richtungsgegenstände“, zu denen auch Zubehör zähle, angeboten würden, sei die jüngere Marke für diese Waren und Dienstleistungen zu löschen. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Ihrer Ansicht nach ist der erforderliche Zeichenabstand noch gewahrt; darüber hinaus hat sie hinsichtlich der älteren Marke die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die Markeninhaberin beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Die Widersprechende hat auf die Nichtbenutzungseinrede zwei eidesstattliche Versicherungen ihres Geschäftsführers sowie weitere Unterlagen vorgelegt, aus - 5 - denen sich ergibt, dass sie in R…/Niederlande zwei Einrichtungshäuser be- treibt, von denen eines mit einer die Widerspruchsmarke enthaltenden Kenn-zeichnung versehen ist und von denen aus sie zwischen 2001 und 2003 Schlaf-zimmermöbel und –einrichtungsgegenstände im jährlichen Gesamtwert von min-destens … € an in Deutschland wohnhafte Kunden geliefert haben will. Die Markeninhaberin hat auf diese Unterlagen ihre Nichtbenutzungseinrede auf-rechterhalten und insbesondere eingewandt, dass die Unterlagen verspätet vor-gelegt worden seien und daher nicht berücksichtigt werden könnten; aus ihnen er-gebe sich auch allenfalls eine Benutzung der Widerspruchsmarke als Firmen-kennzeichen, nicht aber für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die anderweitig gekennzeichnet seien; im übrigen erfolge eine Benutzung der Wider-spruchsmarke, soweit sie überhaupt vorliege, ausschließlich im Ausland; dass dort deutsche Kunden Einrichtungsgegenstände kauften, die anschließend nach Deutschland speditiert würden, stelle keine Benutzung im Inland dar. II Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Denn ungeachtet der Frage der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken und der von ihnen erfaßten Waren und Dienstleistungen ist der Widerspruch aus der älteren Marke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG schon deshalb insgesamt zurückzuweisen, weil die Wider-sprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Be-nutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Nachdem die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren zulässigerweise die Ein-rede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG er-hoben hat, hätte die Widersprechende nach §§ 26, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft machen müssen, dass die ältere Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in der Zeit von Oktober 1999 bis Oktober 2004 im Inland - 6 - ernsthaft benutzt worden ist. Dies kann den von ihr eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden. Allerdings scheitert die Glaubhaftmachung entgegen der Ansicht der Markeninha-berin nicht bereits daran, dass die Glaubhaftmachungsmittel entgegen § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 296 Abs. 2 ZPO verspätet vorgelegt worden wären. Denn es fehlt erkennbar an einer Verzögerung der Erledigung des Rechtsstreits im Sinne des § 296 Abs. 2 ZPO, weil es im vorliegenden Fall, in dem eine mündliche Ver-handlung nicht stattgefunden hat, auf den tatsächlichen Zeitpunkt der Entschei-dung des Senats ankommt; zu diesem Zeitpunkt lagen die streitigen Unterlagen aber unter Wahrung des rechtlichen Gehörs der Markeninhaberin vor. Die eingereichten Unterlagen lassen aber nicht erkennen, dass die eingetragenen Waren unter der Widerspruchsmarke angeboten worden sind. Schon der Wortlaut der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 23. März 2004, derzufolge die vorgelegten Prospekte „in den Ausstellungs-räumen von sowohl Sijben Wooncenter wie Mr. Sandman Sleepstore“ auslägen, spricht dafür, dass die Widerspruchsmarke allein als Bezeichnung eines in den Niederlanden betriebenen Einrichtungshauses verwendet wird. Etwas anderes kann auch dem gleichzeitig eingereichten deutschsprachigen Prospekt nicht ent-nommen werden. Zwar werden am unteren rechten Rand der Seite 12 dieses Prospekts in zwei Zeilen und unterschiedlichen Größenverhältnissen, Farben und Schrifttypen die Wörter „Mr. Sandman“ und „Sleepstore“ unter der Abbildung eines in einer Schlafzimmerecke dargestellten Bettes wiedergegeben, wobei diesen Worten ein stilisierter runder Kopf mit Schlafmütze beigefügt ist. Es ist aber nicht erkennbar, ob es sich hierbei um die markenmässige Kennzeichnung des abgebil-deten Bettes handelt oder lediglich um einen Hinweis auf das auf derselben Seite in einem kleinen Bild dargestellte Einrichtungshaus, welches deutlich sichtbar mit derselben bildlichen Kennzeichnung versehen ist. Der Eindruck, dass es sich le-diglich um die Wiedergabe des Namens des Einrichtungshauses handelt, wird noch dadurch verstärkt, dass auf der gegenüberliegenden Seite 13 am unteren - 7 - Rand unter der Überschrift „Die großen Marken bei Mr. Sandman“ verschiedene Marken von Drittanbietern und -herstellern genannt sind. Es braucht auch nicht der Frage nachgegangen zu werden, ob die Widerspruchsmarke unter Umständen in Form einer Handelsmarke neben den „eigentlichen“ Kennzeichnungen verwen-det worden ist, wobei äußerst fraglich erscheint, ob eine solche Verwendung ü-berhaupt noch als rechtserhaltende Benutzung für die eingetragenen Waren gel-ten kann (vgl. hierzu BPatGE 46, 108, 111 ff. - NORMA). Denn den eingereichten Unterlagen kann nicht einmal entnommen werden, dass mit der Widerspruchs-marke überhaupt Waren, für welche sie geschützt ist, in irgendeiner Weise ge-kennzeichnet worden sind. Darüber hinaus ist nach den eingereichten Unterlagen auch eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Inland äusserst fraglich. Denn diese beziehen sich un-bestritten allein auf eine Verwendung der Marke im Rahmen des im Ausland be-findichen Einrichtungshauses der Widersprechenden. Zwar kann auch die grenz-überschreitende Verwendung einer inländischen Marke eine rechtserhaltende in-ländische Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG darstellen, wozu - neben den hier nicht einschlägigen Fällen von Exportmarken (§ 26 Abs. 4 MarkenG) oder einer auf-grund zwischenstaatlicher Verträge als inländische Benutzung anerkannten Ver-wendung im Ausland (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26 Rn. 188) - auch ihre Verwendung als Importmarke gehört (vgl. Altham-mer/Ströbele, a.a.O., § 26 Rn. 192), wofür die Lieferung einer im Ausland ge-kauften Ware ins Inland auch an (End-) Abnehmer ausreichen kann (vgl. BPatGE 43, 58, 62 ff. – COBRA CROSS). Es ist aber fraglich, ob es - worauf die Marke-ninhaberin zutreffend hingewiesen hat – hierfür genügt, dass Inländer im Ausland Waren erwerben, die anschließend an ihren inländischen Wohnsitz speditiert wer-den; denn nur dann, wenn die Lieferung der im Ausland (schuldrechtlich) erwor-benen Ware sich noch als Teilakt des rechtlichen Erwerbsvorgangs darstellt, also mit anderen Wortes der dinglichen Erfüllung der schuldrechtlichen Übereignungs-verpflichtung durch Verschaffen der Verfügungsmacht dient, stellt sie sich auch als eine Benutzung im Inland dar (vgl. BPatGE a.a.O., S. 64); ist demgegenüber der - 8 - Erwerbsvorgang bereits im Ausland vollendet, kann es keinen Unterschied ma-chen, ob der Verkäufer die bereits rechtlich in der Verfügungsmacht des Erwer-bers befindliche Ware an dessen Wohnort versendet oder ob der Käufer selbst ei-ne solche Versendung durch Dritte vornimmt oder veranlasst. Diese Vorausset-zung wird allerdings außer im Fall des Art. 29 EGBGB nur dann erfüllt sein, wenn das auf das Erfüllungsgeschäft international-privatrechtlich anwendbare Recht, das in aller Regel derselben Rechtsordnung zu entnehmen ist, die auch auf das zugrundeliegende Schuldgeschäft anzuwenden ist, ähnlich dem im deutschen Recht geltenden Abstraktionsprinzip schuldrechtliche und dingliche Wirkungen ei-nes Rechtsgeschäfts voneinander unterscheidet, so dass sich der Erwerb erst mit der Lieferung im Inland vollendet; vielfach wird dies – wie es etwa die kaufrechtli-chen Vorschriften in romanischen Ländern vorsehen - gerade nicht der Fall sein, so dass die bloße Lieferung der Ware an den inländischen Wohnsitz des Abneh-mers wegen des bereits zuvor im Ausland abgeschlossenen Erwerbsvorgangs für eine Verwendung der Marke im Inland nicht ausreichen wird. Dies bedarf aller-dings keiner weiteren Vertiefung. Denn zum einen hat die Widersprechende über die Art und den Rechtsgrund der Lieferung keine weiteren Angaben gemacht, was aufgrund des Einwands der Markeninhaberin, die gelieferten Waren seien bereits am Ort des Einrichtungshauses in den Niederlanden erworben und anschließend lediglich nach Deutschland speditiert worden, erforderlich gewesen wäre; zum an-deren scheitert eine rechtserhaltende Benutzung auf jeden Fall an der oben dar-gelegten fehlenden Glaubhaftmachung einer Anbringung der Marke an den einge-tragenen Waren oder zumindest einer Verwendung der Marke in einem konkreten Bezug zu den einzelnen in dem Einrichtungshaus der Widersprechenden ange-botenen Waren. Da die Widersprechende somit auf die erst im Beschwerdeverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat, konnte ihr Wi-derspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke letztlich keinen Erfolg - 9 - haben. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin war der Beschluss der Marken-stelle daher abzuändern und der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen. Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 Mar-kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Dr. Schermer Dr. van Raden kann we-gen Urlaubs nicht unter-schreiben Dr. Schermer Schwarz Na

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