27 W (pat) 34/10  - 27. Senat (Marken)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT27 W (pat) 34/10_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -betreffend die Marke 30 2008 040 007.2hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner am16. Dezember 2010beschlossen:1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-schluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent-und Markenamts vom 12. Januar 2010 aufgehoben.2. Auf den Widerspruch aus der Marke Nr. 397 60 353 ist die Marke Nr. 30 2008 040 007.2 zu löschen.G r ü n d eI.Die Widersprechende hat gegen die am 19. September 2008 veröffentlichte Ein-tragung der am 20. Juni 2008 für die Waren und Dienstleistungen„Datenträger; Werbung in elektronischen und gedruckten Tele-kommunikationsverzeichnissen und auf sonstigen Werbe- und Datenträgern, insbesondere auf Plakaten; Marketing, insbeson-dere Dialog- und Direktmarketing; Sammeln von Informationen in Computerdatenbanken; Telekommunikationsdienstleistungen (so-weit in Klasse 38 enthalten), insbesondere Bereitstellung des Zugriffs auf Daten, Informationen, Nachrichten über verschiedene Netze und Medien, insbesondere Audiotext, Fax-On-Demand, In-- 3 -ternet; Übermitteln von Informationen in Computernetzwerken; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen und ge-druckten Telekommunikationsverzeichnissen"angemeldeten Wortmarke Nr. 30 2008 040 007Telegate-Mediaam 1. September 2008 Widerspruch erhoben aus ihrer am 12. Dezember 1997 angemeldeten, seit 6. Mai 1998 eingetragenen und mit 1. Januar 2008 verlänger-ten, für die Waren und Dienstleistungen„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse, insbesondere ge-druckte Verzeichnisse im Bereich Telekommunikation; Werbung, insbesondere Telemarketing; Telekommunikation; Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Betreiben von ope-ratorgestützten Auskunfts- und Informationsdiensten, einschließ-lich der nationalen und Internationalen Nummern- und/oder Ad-ressauskunft, der Weitervermittlung, des Betreibens von ausgela-gerten Telefonzentralen, professionellen Weitervermittlung von Mitteilungen; Zusatzdienste, nämlich Herausgabe von elektroni-schen Informationen (Gelbe Seiten), Serviceleistungen eines Pro-viders (Diensteanbieters), nämlich organisatorische, technische Beratung auf dem Gebiet der Telekommunikation, Herausgabe von Telefonkarten, Telemarketing, Vermietung und Verpachtung von Telekommunikationseinrichtungen; Unterhaltung; Informati-onsdienste aller Art, insbesondere über Kultur und Unterhaltung, über Kino-, Konzert- und Theaterprogramm und über Gastrono-miebetriebe; Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Infor-mationen, die über Telekommunikations- und Datennetze abrufbar - 4 -sind; Dienstleistungen eines Internet-Providers; Bereitstellung / Zurverfügungstellung / Vermietung von Zugangsmöglichkeiten und/oder Zugriffszeiten zu digitalen Netzen; Beratung bei der Er-stellung von Netzwerkseiten"registrierten Wortmarke 397 60 353TelegateDie Markenstelle für die Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch im angefochtenen Beschluss vom 12. Januar 2010 mit der Be-gründung zurückgewiesen, die angegriffene Marke halte den gebotenen weiten Abstand von der Widerspruchsmarke selbst bei identischen Dienstleistungen und mangelnder Sorgfalt der angesprochenen Verbraucher ein.„Telegate-Media" und „Telegate" unterschieden sich in der Wortlänge auffällig; es liege jeweils eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge sowie ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus vor. Es bestehe kein Anlass, den weiteren Beg-riffsbestandteil „Media" des angegriffenen Zeichens zu vernachlässigen. „Tele-gate-Media" habe in seiner Gesamtheit den Sinn „Tor, Zugang bzw. Portal zu ei-nem Telekommunikationsmedium". Damit seien beide Bestandteile gleichermaßen prägend für die Gesamtmarke. Die Widerspruchsmarke weise dagegen nur auf ein Telekommunikationstor hin. Der Sinngehalt des Bestandteils „Media“ der ange-griffenen Marke, der der Widerspruchsmarke fehle, diene zusätzlich dazu, die Marken besser auseinander halten zu können sowie Hör- und Merkfehler zu ver-meiden. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei ebenfalls aufgrund deutlicher Unter-schiede ausgeschlossen.Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder ersichtlich. Die angesprochenen Verbraucher würden nicht davon ausgehen, dass es sich bei der jüngeren Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden handle. Da die Bezeichnung „Telegate“ eher kennzeichnungsschwach sei, werde „Telegate-Media“ nicht zwingend damit in Verbindung gebracht.- 5 -Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 15. Januar 2010 zugestellt.Dagegen hat sie am 21. Januar 2010 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffas-sung, der Inhaber des angegriffenen Zeichens habe ihrer bekannten Marke den Zusatz „Media" angehängt und seine Marke für identische Waren und Dienstleis-tungen angemeldet. Die Verwechslungsgefahr sei offensichtlich. „Telegate-Media“ enthalte das ältere „telegate“ als wesentlich prägenden Bestandteil. Der Zusatz „Media“ sei beschreibend und ohne eigene Aussagekraft.Die von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsinhalte „Tor zu einem Tele-kommunikationsmedium“ und „Telekommunikationstor“ seien abwegig.Die Widersprechende beantragt sinngemäß,den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,die Beschwerde zurückzuweisen undder Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.Er ist der Auffassung, „Telegate" sei ein für die Allgemeinheit zugängliches Wort. Es sei sprachüblich gebildet und bedeute „Telefonzugang". „Telegate“ sei damit beschreibend und habe, ähnlich wie andere mit „gate“ kombinierte Begriffe wie z. B. „stargate“ nur eine schwache Kennzeichnungskraft. Kein Element von „telegate“ sei allein geeignet, den Gesamteindruck des Kombi-nationszeichens zu prägen, weshalb bei Übereinstimmung des Gesamteindrucks von „telegate media“ mit nur einem Element des prioritätsälteren „telegate“ die markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.Ähnlich sei „Metro-Bus" gebildet, dessen Löschung der Inhaber der Marke „Metro" auch nicht habe durchsetzen können. Und auch die Marke „Explorer“ sei nur von - 6 -geringer Kennzeichnungskraft und beschreibend und sei daher nicht mit „FTP-Ex-plorer“ verwechselt worden.Zudem sei der Zusatz „media“ nicht lediglich beschreibend, sondern ein vollwerti-ger Zusatz, so dass die Zeichen auch deswegen nicht verwechselt werden könn-ten.Die Beschwerdeführerin versuche, den Markt mit ihrer Marke zu beherrschen und gebe anderen Marketingagenturen mit ähnlichen Telekommunikationsleistungen keine Chance; dies sei sittenwidrig.II.1. Da kein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vorliegt und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem der Inhaber der angegriffe-nen Marke ausreichend Gelegenheit hatte, zu der Beschwerde der Widerspre-chenden schriftlich Stellung zu nehmen (§ 69 MarkenG).Zudem hat der Senat am 17. August 2010 unter Übersendung von Rechercheer-gebnissen darauf hingewiesen, dass Verwendungen von „media“ es nahe legen könnten, „telegate“ als prägend oder selbständig prägend anzusehen.2. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden führt in der Sache zum Er-folg.Ungeachtet dessen, dass im Widerspruchsverfahren Rechtsmissbräuchlichkeit und ähnliche Einreden nicht geprüft werden (Ingerl / Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 43 Rn. 41, 42), kann hier konstatiert werden, dass keine Anhaltspunkte für ein sittenwidriges Geltendmachen von Rechten seitens der Widersprechenden vorlie-gen.Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht auch eine Gefahr von Ver-wechslung der Vergleichsmarken.- 7 -a) Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwi-schen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidenti-tät oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Dabei stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein höherer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen Komponente ausgleichen kann (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 1999, 236 -Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist da-bei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbe-sondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchti-gen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel / Autec).b) Nach diesen Grundsätzen ist entgegen der Ansicht der Markenstelle der Grad der Markenähnlichkeit nicht so gering, dass eine Verwechslungsgefahr auszu-schließen wäre.aa) Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.Anhaltspunkte für eine Minderung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-marke sind nicht ersichtlich. Weder die Markenstelle noch der Inhaber des ange-griffenen Zeichens hat im Anmelde- oder Widerspruchsverfahren eine technische, beschreibende oder sonstige Bedeutung von „Telegate" aufgezeigt, die zu einer Minderung des Schutzumfangs führen könnte.Auch die „Übersetzung“ „Kommunikationstor“ ist so nicht nachweisbar. Damit un-terscheidet sich der vorliegende Fall von dem vom Inhaber des angegriffenen Zei-chens zitierten „FTP-Explorer“; „explorer“ ist nämlich ein aussagefähiger, bekann-ter Begriff.- 8 -Auch der Senat hat - ebenso wie für die nicht weiter begründete Ansicht des Inha-bers des angegriffenen Zeichens, „Telegate" müsse für die Allgemeinheit zugäng-lich sein - keine Belege dafür gefunden, dass „Telegate“ oder „Kommunikationstor“ rein beschreibend verwendet würde.bb) Die einander gegenüberstehenden Waren, bei denen, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, von der Registerlage auszugehen ist, sind teils identisch teils hochgradig ähnlich.Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erhebli-chen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Dabei kann von Unähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Ver-wechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2004, 594 - Ferrari-Pferd).Eine Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen liegt vor, wenn die beteiligten Kreise der Ansicht sein könnten, dass üblicherweise dieselben Unternehmen die beider-seitigen Dienstleistungen erbringen. Dabei kommt es vor allem auf Art und Zweck der Dienstleistungen, den Nutzen für den Empfänger der Leistung sowie die Vor-stellungen der Verbraucher an. Nach diesen Kriterien stehen allen Dienstleistun-gen des angegriffenen Zeichens auf Seiten der Widerspruchsmarke identische Dienstleistungen oder solche gegenüber, die hochgradig ähnlich sind, weil ledig-lich die Einsatzbereiche im Detail geringfügig anders definiert sind.Es besteht auch eine Ähnlichkeit zwischen den Datenträgern auf Seiten des an-gegriffenen Zeichens und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Obwohl Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ähnlich sind, können doch besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit nahe legen (BGH GRUR 1999, 586 - White Lion / Lions). Derartige Umstände sind bei Datenträgern gegeben, wenn diesen Dienstleistungen gegenü-berstehen, deren Angebote auch auf Datenträgern auf dem Markt sind. Dies be-- 9 -trifft insbesondere Auskunftsdienste sowie Datenbanken, deren Inhalte zur Eigen-bzw. Offline-Recherche auf CDs o. ä. angeboten werden.So liegt der Fall hier.Der Verbraucher hat gerade bei Adress- und Telefonnummernauskünften auf Grund entsprechender Branchenübung Veranlassung, Datenträger dem unter-nehmerischen Verantwortungsbereich der Anbieter von Auskünften zuzuordnen.cc) Entgegen der Annahme der Markenstelle kann die Gefahr unmittelbarer Ver-wechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht wegen der unterschiedlichen Gesamtbilder verneint werden.Vielmehr ist eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr gegeben, weil der Gesamt-eindruck der mehrteiligen Marke durch den mit der Gegenmarke übereinstimmen-den Bestandteil geprägt wird und „Telegate" jedenfalls eine kollisionsbegründende Stellung hat.Dabei kann hier die Frage dahinstehen, ob eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch ohne nähere Angaben der Widersprechenden zu Markt-anteilen, die bei 37 % liegen sollen, und anderen Kriterien als allgemein bekannt angenommen werden kann und dem Bestandteil „Telegate" eine den Gesamtein-druck der jüngeren Marke prägende Stellung schon aus diesem Umstand zuer-kannt werden kann.Marken sind nämlich bereits dann als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstim-mungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnitt-lich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2), an welche sich die hier jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die vorhan-denen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zu-kommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können.Dabei ist hier eine Verwechslungsgefahr bereits deshalb anzunehmen, weil die jüngere Marke neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke iden-tischen Bestandteil enthält und dieser in dem zusammengesetzten Zeichen eine - 10 -selbstständig kennzeichnende Stellung behält (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 32 ff.] - Thomson life; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz), denn es wurde der älteren Marke „telegate“ mit dem weiteren Begriff „-Media" le-diglich ein spezifizierendes Attribut hinzugefügt.Einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kann auch dann eine selb-ständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der zu-sammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird. Insbesondere weil das Publikum in dem Wortbestandteil „telegate" eine Un-ternehmensbezeichnung sieht, liegt hier eine solche selbständig kennzeichnende Stellung vor. Da es für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren komplexen Zeichens nicht darauf an-kommt, ob dieser innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeich-nungskraft verfügen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 37 - Thomson life).Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „Telegate“ der ange-griffenen Marke ergibt sich im vorliegenden Fall ferner aus der Tatsache, dass es voran steht und als eigenständiger Name verstanden wird. Außerdem sprechen die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier maßgeblichen Gebiet für die An-nahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „telegate“. Es ist dem Publikum bekannt, dass auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor Wortmarken nicht nur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Zusätzen wie „me-dia“ verwendet werden.Es handelt sich bei „Telegate-Media“ nicht um einen geschlossenen Begriff. Inso-weit liegt der vorliegende Fall anders als der vom Inhaber des angegriffenen Zei-chens zitierte „Metrobus“-Fall; denn „Metrobus“ ist ein Begriff für ein öffentliches Verkehrsmittel.- 11 -Vielmehr vermittelt „media" im Kontext mit Bezeichnungen, wie eben auch „tele-gate", und in Bezug zu den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen einen erläuternden, spezifizierenden und letztlich beschreibenden Sinngehalt, wie z. B. auch in „Mediathek", „Mediaplayer", „Mediacenter" u. a. Entsprechend deutet bei „VW Media Services" der Begriffsbestandteil „media" auf Informationsangebote für die Medien hin und „Spiegel Media" bezeichnet einen Online-Service der Spiegel-Gruppe für Agenturen.Damit besteht auch die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Selbst wenn der Verbraucher die Unterschiede beider Marken wahrnimmt, hat er auf Grund der Gemeinsamkeit in der Wortbildung und eines letztlich ausschließlich das Arbeitsgebiet erläuternden Begriffsteils „media" Anlass, die angegriffene Marke der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirt-schaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern zu schließen.Die Sinngehalte der Marken schließen eine Verwechslungsgefahr nicht aus. Denn die Bedeutung „Telegate" bleibt in beiden Marken der gleiche; im jüngeren Zei-chen wird der Begriff lediglich dem Medienbereich zugeordnet.Da die Markenstelle somit zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr verneint hat, war die Entscheidung der Markenstelle auf die Beschwerde der Widersprechenden aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.3. Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen Kosten selbst zu tra-gen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).- 12 -4. Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Be-deutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Ent-scheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.Dr. Albrecht Kruppa WernerPr

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