27 W (pat) 52/03  - 27. Senat (Marken)

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 52/03 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die angemeldete Marke 301 60 239.5 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Mai 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk - 2 - beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Die Anmelderin hat die Bezeichnung MICRODRIVE nach Umwandlung der Gemeinschaftsmarke 1 194 554 gem. § 125 d Abs. 3 Mar-kenG als Wortmarke für „Festplattenlaufwerke, Datenverarbeitungsgeräte mit Festplattenlaufwerken, Datenverarbeitungsgerät mit einer Schnittstelle für Fest-plattenlaufwerke“ zur Eintragung in das Register angemeldet. Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit zwei Beschlüssen vom 5. Juli 2002 und 16. Dezember 2002, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungs-kraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. „MICRO“ sei ein sprachüblicher Hinweis auf „(besonders) klein“ und bei „DRIVE“ handele es sich auf dem hier einschlägigen Warensektor um den fachsprachlichen Ausdruck für „Speicher-) Laufwerk“. In ihrer sprachüblich gebildeten Gesamtheit handele es sich daher bei der Anmeldemarke um die Sachaussage „(besonders) kleines Laufwerk, Laufwerk für Microcomputer, Microprozessorenbus“, die als Beschrei-bung des Konstruktions- bzw. Funktionsprinzips der beanspruchten Waren dienen könne und im Verständnis des Verkehrs im Vordergrund stehe. An ihr könne da-her kein Monopolrecht bestehen. - 3 - Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Ihrer Auffassung nach beruht die Entscheidung der Markenstelle auf einer analysierenden Be-trachtung, welche außer acht lasse, dass es sich bei der Anmeldemarke um eine lexikalisch nicht nachweisbare englische Wortneuschöpfung handele, die einen Gesamtbegriff darstelle. Der Begriff werde auch nur in Zusammenhang mit der Anmelderin verwendet, so dass es sich bei ihm um keine Gattungsbezeichnung handeln könne. Genauso wie vergleichbare Eintragungen von Marken mit dem Bestandteil „MICRO“ sei auch die angemeldete Bezeichnung schutzfähig. Auf je-den Fall sei sie aber im Verkehr i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt. Hierzu hat sie eine eidesstattliche Versicherung ihres rechtlichen Beraters, einen Auszug aus einer Internetdatenbank, Marketingmaterial, Anzeigen, Angebote und Be-schreibungen, Artikel und Fotos aus Fachzeitungen und –zeitschriften sowie Aus-züge aus Newslettern und Diskussionsforen vorgelegt, von denen sie der Auffas-sung ist, dass sie nicht nur als Mittel der Glaubhaftmachung, sondern bereits als Nachweis der Verkehrsdurchsetzung anzusehen sind, da sich aus ihnen ergebe, dass die Marke für 1-Inch-Festplattenlaufwerke bekannt sei, für welche die An-melderin seit 1999 die einzige Anbieterin auf dem Markt sei. Nach der auf ihren Hilfsantrag anberaumten mündlichen Verhandlung vom 24. Au-gust 2004, welche zur Frage einer Verkehrsbefragung vertagt worden ist, hat die Anmelderin erklärt, eine Verkehrsumfrage weder von sich aus durchführen noch die Kosten hierfür im Beschwerdeverfahren tragen zu wollen; stattdessen hat sie unter Zurücknahme ihres Hilfsantrags auf Anberaumung einer mündlichen Ver-handlung um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten. II Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil der Eintragung der Anmelde-marke entgegensteht, dass sie von Haus aus nicht unterscheidungskräftig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und freihaltebedürftig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist - 4 - und die von ihr daneben behaupteten Verkehrsdurchsetzung der Anmeldemarke nach § 8 Abs. 3 MarkenG mangels Nachweises nicht festgestellt werden kann. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, besteht die angemeldete Bezeichnung aus den beiden zum engli-schen Grundwortschatz gehörenden und dem angesprochenen Verkehrskreisen auf dem hier in Rede stehenden Warensektor ohne weiteres verständlichen Beg-riffen „MICRO“ für „(besonders) klein“ und „DRIVE“ für „(Speicher-)Laufwerk“. Die Auffassung der Anmelderin, die Verbindung beider Begriffe zu einem lexikalisch nicht nachweisbaren Gesamtbegriff könne der Anmeldemarke die erforderliche Unterscheidungskraft vermitteln, kann nach der neueren Rechtsprechung des Eu-ropäischen Gerichtshofs nicht gefolgt werden. Denn danach bleibt ein aus rein be-schreibenden Begriffen zu einem einzigen zusammengesetzter Gesamtbegriff un-geachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausge-schlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreiben-den Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt (EuGH GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD). Dies ist aber vorlie-gend der Fall, weil der Verkehr die Verbindung der beiden oben genannten Beg-riffe nur im Sinne von „sehr kleines Laufwerk“ verstehen wird, da es sich um eine übliche Verbindung eines Adjektivs mit einem Substantiv zu einem neuen Sub-stantiv handelt und keine Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, die ge-eignet wären, das Verständnis des Verkehrs von der einfachen begrifflichen Ver-bindung beider Wörter wegzuführen. Da unter die beanspruchten Waren, wie sich aus den von der Anmelderin zur Glaubhaftmachung der hilfsweise geltend ge-machten Verkehrsdurchsetzung ergibt, auch solche sehr kleinen (Computer-) Laufwerke fallen, handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um einer die beanspruchten Waren glatt beschreibende Sachangabe, die mangels Unterschei-dungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und wegen Bestehens eines Freihaltebe-dürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht originär schutzfähig ist. - 5 - Auch die von der Anmelderin behauptete Durchsetzung der Anmeldemarke im Verkehr nach § 8 Abs. 3 MarkenG vermag der Senat nicht festzustellen. Eine Ver-kehrsdurchsetzung im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn ein erheblicher Teil des Verkehrs das von Haus aus nicht eintragbare angemeldete Zeichen für die angemeldeten Waren als Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens an-sieht (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 321). Eine Überprüfung kommt dabei nur in Betracht, sofern der Anmelder die Verkehrsdurchsetzung schlüssig dargelegt und durch entsprechendes Tatsachenmaterial glaubhaft ge-macht hat. Die von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen reichen nach Ansicht des Senats aber nicht einmal für eine solche Glaubhaftmachung der Verkehrs-durchsetzung aus. Dabei kann der von der Anmelderin dargelegte Marktanteil von 100 % für kleine Festplatten nicht Grundlage einer Verkehrsdurchsetzung sein. Zwar steht ein fak-tisches Monopol an einer Einzelware der Annahme einer Verkehrsdurchsetzung entgegen der früheren deutschen Spruchpraxis nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht entgegen (vgl. Ströbele/Hacker, Markenge-setz, 7. Aufl., § 8 Rn. 482 unter Hinweis auf die Philips/Remington-Entscheidung des EuGH, vgl. WRP 2002, 924, 930 [Rz. 65]). Bei der Feststellung der Verkehrs-durchsetzung kann aber nicht allein auf die von der Anmelderin als Monopolistin vertriebenen kleinen Laufwerke abgestellt werden, weil eine entsprechende Be-schränkung des Warenverzeichnisses auf Festplatten einer bestimmten Größe oder mit bestimmten Eigenschaften nicht möglich ist (vgl. EuGH GRUR-Int 2004, 500, 508 [Rz. 114 f.] – POSTKANTOOR). Eine Verkehrsdurchsetzung für die An-meldemarke läge daher nur dann vor, wenn sie in bezug auf den – über kleine Festplattenlaufwerke hinausgehenden - gesamten Festplattenmarkt erheblichen Verkehrsteilen als Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren aus dem Unternehmen der Anmelderin bekannt wäre. Für einen solchen Schluss könnten die von der Anmelderin genannten Umsatzzahlen als ein mögliches Indiz für eine Verkehrsdurchsetzung aber nur dann herangezogen, werden wenn gleichzeitig der Gesamtumsatz bekannt wäre, der auf dem Festplattenmarkt insgesamt (also - 6 - nicht nur mit kleinen Laufwerken) erzielt wird. Eine solche Vergleichsgröße hat die Anmelderin aber nicht genannt, so dass sich aus den von ihr angegebenen Um-satzzahlen, die sie mit kleinen Laufwerken erzielt haben will, nicht einmal eine Aussage über den Marktanteil der mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Einzelwaren auf dem hier relevanten Marktsektor ergibt. Eine Verkehrsdurchset-zung ist auch nicht infolge des von der Anmelderin angegebenen Werbeaufwands glaubhaft gemacht. Insoweit ist schon zu beanstanden, dass die im Affidavit hierzu genannten Zahlen sich einerseits nur auf die USA und andererseits auf den Wer-beaufwand „weltweit“ beziehen, so dass unklar bleibt, in welchem Umfang unter der angemeldeten Bezeichnung eine Werbung im Inland vorlag. Abgesehen hier-von kann ein bloßer Werbeaufwand allein nicht die Annahme rechtfertigen, dass sich die angemeldete Bezeichnung im Verkehr durchgesetzt hat. Wegen der nur geringen Aussagekraft der Umsatzzahlen ergibt sich ein solcher Schluss auch nicht aus der Gesamtschau von Werbeaufwand einerseits und den von der An-melderin erzielten Erlösen andererseits. Auch die Nennung der Anmeldemarke in Fachzeitungen, -schriften, Diskussionsforen sowie im Internet-Auftritt der Anmel-derin, auf welche sie die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung ebenfalls ge-stützt hat, gibt weder für sich noch in der Gesamtschau mit den weiteren Angaben ein hinreichendes Indiz dafür, dass sich die Anmeldemarke in erheblichen Ver-kehrsteilen für Festplattenlaufwerke durchgesetzt habe. Die von der Anmelderin behauptete Verkehrsdurchsetzung hätte daher nur auf-grund einer Verkehrsbefragung festgestellt werden können. Eine solche Feststel-lung ist jedoch ausgeschlossen, nachdem die Anmelderin erklärt hat, von sich aus eine Verkehrsbefragung nicht durchführen zu wollen. Da somit die Anmeldemarke weder von Haus aus schutzfähig ist noch festgestellt werden kann, dass die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG infolge einer - 7 - Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG entfallen wären, war die Be-schwerde der Anmelderin gegen den der Anmeldemarke die Eintragung versagenden Beschluss der Markenstelle zurückzuweisen. Dr. van Raden Richterin Prietzel-Funk ist wegen Urlaubs an der Un-terschriftsleistung verhin-dert Dr. van Raden SchwarzNa

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