BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 55/12 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend die Marke 307 19 883 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Januar 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Hermann und den Richter k.A.Schmid beschlossen: Der Antrag der Markeninhaberin auf Kostenauferlegung wird zu-rückgewiesen. G r ü n d e I. Gegen die Marke 307 19 883 INGAST u.a. geschützt für „Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Catering“ hat die Beschwerdeführerin aus der Marke 395 29 672 INTERGAST u.a. geschützt für „Käse, Back- und Konditorwaren, Fertigprodukte (wie Teigwa-ren, Fleischprodukte), Kaffee, Espresso“ Widerspruch eingelegt. - 3 - Die Markenstelle hat auf den Widerspruch unter dessen Zurückweisung im Übri-gen die Marke teilweise, nämlich für „Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Catering“, wegen Verwechselungsgefahr gelöscht. Auf die Erinnerung der Mar-keninhaberin hat die Markenstelle diese Entscheidung aufgehoben und den Wi-derspruch insgesamt wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen, ohne auf Benutzungsfragen einzugehen. Es könne allenfalls eine mittlere Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen an-genommen werden, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müsse als leicht unter dem Durchschnitt liegend angesehen werden, da die in Rede stehen-den Waren einen gewissen Bezug zur Verpflegung von Gästen aufwiesen. Daher müsste eine recht beachtliche Ähnlichkeit der Marken festzustellen sein, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können, was (noch) nicht der Fall sei. Die ange-griffene Marke INGAST hielte den bei dieser Ausgangslage erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke INTERGAST noch ein, da die zusätzliche Buchstabenfol-ge "-TER" im Inneren der Widerspruchsmarke das schriftbildliche Erscheinungs-bild so deutlich beeinflusse, dass Verwechslungen infolge Verlesens ausgeschlos-sen werden könnten. Entgegen der im Ausgagsbeschluss vertretenen Auffassung seien sich die Markenwörter aber auch in klanglicher Hinsicht nicht hinreichend ähnlich, um füreinander gehört zu werden. Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und zur Begründung vorgetragen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sei eng, der Zei-chenbestandteil „–TER“ sei eine nur geringfügige Abweichung. In der mündlichen Verhandlung hat der Senat die Sach- und Rechtslage erörtert und Zustellung an Verkündungs Statt beschlossen. In der Folgezeit hat die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch zurückgenommen. - 4 - Die Markeninhaberin beantragt nunmehr, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Widersprechende habe den Prozess sorgfaltswidrig weiter betrieben, obwohl die Zeichen offensichtlich nicht verwechselbar seien. Die Beschwerdeführerin beantragt, den Kostenantrag zurückzuweisen. Ein Ausnahmefall, der eine Kostenauferlegung rechtfertige, läge nicht vor. II. Der Antrag der Inhaberin des angegriffenen Zeichens auf Kostenauferlegung, über den nach Rücknahme des Widerspruchs gemäß § 71 Abs. 1 und 3 MarkenG zu befinden ist, hat keinen Erfolg. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der auch im Falle einer Widerspruchs- oder Beschwerderücknahme anzuwenden ist (§ 71 Abs. 4 MarkenG), können einem Beteiligten die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit ent-spricht. Bei der zu treffenden Billigkeitsentscheidung darf nicht außer Betracht bleiben, dass eine generelle Versagung der Erstattung von Kosten den in Art. 19 Abs. 4 GG verbürgten Justizgewährungsanspruch beeinträchtigt (vgl. Brandi-Dohrn, FS 50 Jahre BPatG, S. 569 ff.). § 91 ZPO ist in allen Verfahren nach seinem Grundgedanken heranzuziehen (BVerfG NJW 2006, 136). Zu diesem Grundge-danken gehört die darin verankerte Unterliegenshaftung (vgl. auch Rohan Mitt. 2014, 1). Auch soweit der Gesetzgeber - wie in § 71 Abs. 1 MarkenG - einen - 5 - Kostenerstattungsanspruch nur nach Maßgabe einer Billigkeitsentscheidung zu-gesteht, darf der Verfahrensausgang daher nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben (BVerfG NJW 1987, 2569, 2570 zu § 78 Satz 1 GWB). Dazu verlangt der im Markenrecht gesetzlich verankerte Grundgedanke der Kos-tenteilung aber eine Berücksichtigung der Ausgangslage und ob das Verhalten der Beteiligten der prozessualen Sorgfalt entsprach. Ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenaufhebung ist nämlich geboten, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten die Kosten ganz oder teilweise verur-sacht hat, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht. Dies ist nicht der Fall, wenn ein Beteiligter seine Rechte und Interessen mit den gesetzlich gegebenen Mitteln verteidigt und dabei den In-stanzenweg ausschöpft (Albrecht/Hoffmann, Die Vergütung des Patentanwalts, 2. Aufl. 2012 Rn. 598, 599). Es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), selbst bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen (vgl. BPatG Mitt. 2010, 529 - Igel plus). Ob gegen Sorgfaltspflichten nur derjenige verstößt, der trotz ersichtlich fehlender Verwechslungsgefahr Widerspruch einlegt (BPatG, Beschl. v. 18. Juni 2009 – 30 W (pat) 108/05, BeckRS 2009, 23711 - CigarSpa/Spa), kann vorliegend dahin-stehen, denn es verstößt jedenfalls nicht gegen die Sorgfaltspflicht, in einem vom Ausgang her offenen Verfahren Widerspruch zu erheben. Die Widersprechende hat durch die Rücknahme ihres Widerspruchs nicht einer von Anfang an erkennbaren Aussichtlosigkeit Rechnung getragen oder diese gar zugestanden; jede Rücknahme kann auch andere Gründe haben. Sie hat auch entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht versucht, in ei-ner erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg verspre-chenden Situation, ihre Interessen durchzusetzen. Wie sich nicht zuletzt aus dem ursprünglichen Beschluss der Markenstelle vom 22. Oktober 2009 ergibt, war es zumindest diskussionswürdig, eine Verwechslungsgefahr der Zeichen anzuneh-men. - 6 - Das Verfahren ist gerichtsgebührenfrei; Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG). Dr. Albrecht Hermann Schmid Hu
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