27 W (pat) 72/14  - 27. Senat (Marken)

BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



27 W (pat) 72/14
_______________
(Aktenzeichen)



An Verkündungs Statt
zugestellt am
20. Februar 2017
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B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend die Marke 30 2012 065 999

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 8. November 2016 durch die Vorsitzende Richterin
Klante, den Richter Hermann und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die Wort-/Bildmarke


wurde am 28. Dezember 2012 angemeldet und am 19. April 2013 unter der Num-
mer 30 2012 065 999 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen


Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materia-
lien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
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Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien;
Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren
oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pin-
sel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen
Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Ap-
parate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es
nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern;
Druckstöcke

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
Büroarbeiten

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und
kulturelle Aktivität

eingetragen. Die Veröffentlichung erfolgte am 24. Mai 2013.

Gegen diese Marke hat die Widersprechende am 26. August 2013 aus dem Werk-
titel „art“ Widerspruch erhoben. Der Widerspruch richtete sich zunächst gegen die
von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der
Klassen 16 und 41.

Mit Beschluss vom 14. August 2014, zugestellt am 20. August 2014, hat das
DPMA, Markenstelle für Klasse 41, den Widerspruch zurückgewiesen, da zwi-
schen den Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe (§ 43 Abs. 2 Satz 2, 42
Abs. 2 Nr. 4 MarkenG).

Zur Begründung wird ausgeführt, es stünden sich teilweise identische, teilweise
sehr ähnliche Waren gegenüber, mit denen breite Verkehrskreise angesprochen
würden, deren Sorgfalt als gering anzusehen sei. Zugunsten der Widersprechen-
den sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Den bei dieser
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Situation erforderlichen deutlichen Abstand halte die angegriffene Marke noch ein.
Bei Wort-/Bildmarken messe der Verkehr in der Regel dem Wort eine prägende
Bedeutung zu. Die angegriffene Marke werde daher mit „art FORUM BERLIN“ be-
nannt, so dass im Vergleich „art FORUM BERLIN“ und „art“ gegenüber stünden.
Aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge, Silbenzahl und Betonung seien die
Unterschiede sowohl klanglich als auch schriftbildlich auffällig. Es gebe keine Ver-
anlassung, die jüngere Marke auf „art“ zu verkürzen.

Weitere Formen der markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr lägen
ebenfalls nicht vor.

Hiergegen richtet sich die am 22. September 2014 (einem Montag) erhobene Be-
schwerde der Widersprechenden.

Sie beschränkt den Widerspruch zunächst auf die von der angegriffenen Marke
beanspruchten Waren/Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse“ (Klasse 16) und
„Unterhaltung“ (Klasse 41). Im Übrigen nimmt sie den Widerspruch zurück.

Zur Begründung der Beschwerde führt sie aus, es bestehe der Löschungsgrund
der Verwechslungsgefahr gemäß §§ 5, 12, 15 Abs. 2 MarkenG sowie der Lö-
schungsgrund der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft und Wert-
schätzung eines bekannten Werktitels gemäß §§ 5, 12, 15 Abs. 3 MarkenG.

Sie sei Inhaberin des älteren Werktitelrechts „art“, sowohl für ein Kunstmagazin als
auch für ein online-Kunstmagazin. Das Kunstmagazin erscheine unter diesem Ti-
tel bereits seit 1979, das online-Magazin seit 2007. Die Beschwerdeführerin legt
Zahlen zu Auflagen, Verkaufsexemplaren und Marktanalysen vor.

Die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen seien absolut iden-
tisch. „Druckereierzeugnisse“ umfassten auch „Kunstmagazine“; „Unterhaltung“
umfasse auch „Internetunterhaltung in Form von Kunstportalen“.
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Dem Werktitel „art“ komme eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
Bei der Unterscheidungskraft von Titeln seien geringere Anforderungen zu stellen
als bei Marken. Diese Anforderungen übersteige der Titel „art“ bei weitem. Es
handele sich um einen breiten Begriff ohne inhaltliche Präzisierung, um eine grif-
fige fremdsprachige Bezeichnung, die sich von der deutschen Angabe „Kunst“
deutlich abhebe. Daher verfüge „art“ über eine von Haus aus durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Diese sei durch intensive Benutzung gesteigert worden.
Selbst eine originär geringe Kennzeichnungskraft könne zu einer überdurch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft gesteigert werden, wenn aufgrund einer beson-
ders intensiven Benutzung eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit erreicht worden
sei.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien klanglich und visuell hochgradig ähn-
lich. Die jüngere Marke werde durch „art“ geprägt. Die Worte „art“ und „FORUM
BERLIN“ seien deutlich voneinander abgetrennt, was durch die grafische Ausge-
staltung betont werde. „Art“ stehe alleine und hervorgehoben im Fokus, der Ver-
kehr werde daher die Marke mit „art“ wiedergeben. Außerdem erfordere ein Ver-
ständnis im Sinne von „Kunstforum Berlin“ mehrere Gedankenschritte, die der
Verkehr nicht unternehme. Für eine Verkürzung der jüngeren Marke auf „art“ spre-
che auch der Umstand, dass der Zusatz „FORUM BERLIN“ als bloß beschreiben-
der Hinweis wahrgenommen werde. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass der
Verkehr die Zeichen nicht unmittelbar miteinander vergleiche, sondern sich auf
sein undeutliches Erinnerungsbild verlassen müsse, wobei Übereinstimmungen
stärker ins Gewicht fielen.

Darüber hinaus bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch ge-
dankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG. Bei Magazi-
nen sei der Verkehr an Varianten oder Zweittitel (sog. Line-Extensions) gewöhnt.
Sie, die Widersprechende, sei seit längerer Zeit mit verschiedenen Serienzeichen
mit dem Stammbestandteil „art“ auf dem Markt („art kompakt“, „art spezial“, „art
Saison“, „art cityguide“). In diese Zeichenserie füge sich die angegriffene Marke
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ein, so dass der Verkehr davon ausgehen werde, es handele sich um ein weiteres
Zeichen der Beschwerdeführerin.

Schließlich werde der bekannte Werktitel „art“ durch die angegriffene Marke aus-
genutzt im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG. In der angegriffenen Marke werde
„art“ ohne weiteres mit dem älteren Titelrecht der Widersprechenden in Verbin-
dung gebracht. Aufgrund der Bekanntheit von nahezu 100 %, der Benutzung für
identische und hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen sowie der hohen
Ähnlichkeit zwischen den Zeichen bestehe kein Zweifel daran, dass sich der Inha-
ber der angegriffenen Marke in die Sogwirkung des bekannten Werktitels begebe.
Der Markeninhaber nehme an dem Markterfolg teil, ohne hierfür eine Gegenleis-
tung erbracht zu haben.

Die Beschwerdeführerin hat den Widerspruch in der mündlichen Verhandlung zu-
rückgenommen, soweit er sich gegen die Dienstleistung der Klasse 41 „Unterhal-
tung“ richtet und beantragt nunmehr,

den Beschluss des Deutschen Patentamtes, Markenstelle für
Klasse 41, aufzuheben, soweit er sich auf die Ware der Klasse 16:
Druckereierzeugnisse bezieht, und die Löschung der angegriffenen
Marke insoweit anzuordnen.

Der Beschwerdegegner hat sich in dem Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der
Amtsakte des DPMA Bezug genommen.

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II.

Der nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz enthält
keine neuen Tatsachen, so dass der Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung
nicht erforderlich war (§ 156 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Der Senat hat jedoch die Rechts-
ausführungen der Beschwerdeführerin zur Kenntnis genommen und bei seiner
Entscheidung berücksichtigt.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der
Sache keinen Erfolg, da zwischen den sich gegenüber stehenden Zeichen weder
eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. §§ 12, 5 und 15
Abs. 2 besteht noch ein Fall des 15 Abs. 3 MarkenG vorliegt.

Nach § 12 MarkenG kann die Eintragung der Marke gelöscht werden, wenn die
Beschwerdeführerin aufgrund eines Werktitels berechtigt ist, die Benutzung der
eingetragenen Marke wegen Verwechslungsgefahr zu untersagen (§ 15 Abs. 2
MarkenG).

Der Beschwerdeführerin steht an dem Zeitschriftenartikel „art“ ein Werktitelrecht
nach § 5 Abs. 3 MarkenG zu. Für den Schutz von Werktiteln gegen Verwechs-
lungsgefahr gelten im Grundsatz dieselben Regeln wie für Marken und Unterneh-
menskennzeichen, wobei an die Stelle der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit
die der Werknähe tritt (Hacker in Ströbele/Hacker MarkenG, 11. Auflage § 15
Rdnr. 72).

Werktitel im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG dienen grundsätzlich nur der Unter-
scheidung eines Werkes von anderen, ohne einen Hinweis auf den Hersteller oder
Inhaber des Werkes und damit auf eine bestimmte betriebliche Herkunft zu ent-
halten. Sie sind daher in der Regel nur gegen die Gefahr einer unmittelbaren Ver-
wechslung im engeren Sinne geschützt (BGH, Urteil vom 28.04.2016, I ZR 254/14,
juris - Kinderstube; GRUR 2012, 1265 - Stimmt`s; GRUR 2005, 264, 265 f. - Das
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Telefon-Sparbuch, m. w. N). Nur im Falle periodisch erscheinender Druckschriften
oder Fernsehserien, die über eine hinreichende Bekanntheit verfügen, nimmt die
Rechtsprechung an, dass einem Werktitel ein weitergehender Schutz gegen die
Gefahr der betrieblichen Herkunftstäuschung zukommt (BGH a. a. O. – Kinder-
stube; BGH a. a. O. - Stimmt`s).

Die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG
liegt dann vor, wenn aufgrund der Benutzung des angegriffenen Titels die Gefahr
besteht, dass der Verkehr den einen Titel für den anderen hält (BGH, BGHZ 147,
56, 64 f. - Tagesschau). Dabei ist die Verwechslungsgefahr auf der Grundlage
einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren zu beur-
teilen, insbesondere der Kennzeichnungskraft des älteren Titels, der Werknähe
und der Ähnlichkeit der Titel (BGH a. a. O. – Stimmt`s). Bei Zeitschriftentiteln sind
zudem die Marktverhältnisse sowie Charakter, Erscheinungsbild, Gegenstand,
Aufmachung, Erscheinungsweise und Vertriebsform der Zeitschrift zu berücksich-
tigen (vgl. BGH a. a. O. – Stimmt`s; GRUR 2002, 176 = WRP 2002, 89 - Auto
Magazin).

Der Widerspruch richtet sich nur noch gegen die von der angegriffenen Marke in
Klasse 16 beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse“. Gegenstand des Werk-
titels, auf den sich der Widerspruch stützt, ist ein Kunstmagazin, sowohl in ge-
druckter als auch in digitaler Form. Zwischen dem damit bezeichneten Werk und
den Waren „Druckereierzeugnisse“ besteht Identität.

Mit den Vergleichswaren werden Verkehrskreise angesprochen, die sich aus der
Allgemeinheit der (kunstinteressierten) Verbraucher und aus Fachkreisen zusam-
mensetzen. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur die Fachkreise, sondern
auch das mit einem Kunstmagazin der höheren Preisklasse angesprochene all-
gemeine Publikum den Waren und Dienstleistungen mit leicht erhöhter Aufmerk-
samkeit begegnet.

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Dem Widerspruchszeichen kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung des Zeichens,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Ver-
kehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjeni-
gen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228
Rdnr. 33 - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2017, 75-79 Rdnr.19 - Wunder-
baum). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzu-
stellen (BGH a. a. O. - Wunderbaum; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Ge-
werblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG
Rn. 250). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder ge-
ringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht -
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschluss vom
1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 12 = WRP 2012, 83 -
Maalox/Melox-GRY; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283
Rn. = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKA-
DEMIE).

Wie die Beschwerdeführerin vorträgt, sind an die Unterscheidungskraft von Zeit-
schriftentiteln nach der Rechtsprechung des BGH nur geringe Anforderungen zu
stellen (BGH a. a. O. – Stimmt`s; GRUR 2000, 70, 72 – Szene). Da der Verkehr
seit langem an aus rein beschreibenden Gattungsbegriffen und geographischen
Angaben gebildete Zeitungstitel gewöhnt ist, die in ihrer Zusammenstellung eine
Unterscheidung ermöglichen, genügen z. B. Titel wie „Hamburger Morgenpost“
oder „Eifel-Zeitung“ diesen Anforderungen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede
beschreibende Angabe als Werktitel unterscheidungskräftig ist. Denn auch bei
Werktiteln gilt der Grundsatz, dass die Unterscheidungskraft fehlt, wenn sich der
Titel nach Wortwahl, Gestaltung und vom Verkehr zugemessener Bedeutung in
einer werkbezogenen Inhaltsbeschreibung erschöpft (BGH a. a. O. – Stimmt`s).
Dies ist bei Zeitschriften zu bestimmten Themengebieten in der Regel der Fall.
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Der Werktitel „art“ weist darauf hin, dass es sich um ein Kunstmagazin handelt.
„Art“ bedeutet sowohl im Englischen als auch im Französischen „Kunst“. Diese
Bedeutung ist dem kunstinteressierten Verkehr geläufig, zumal sie im Zusammen-
hang mit Kunst häufig verwendet wird. So werden zum Beispiel Kunstmessen in
Deutschland „art Cologne“, „Art Karlsruhe“ oder „Art Basel“ genannt. Der Beurtei-
lung der Beschwerdeführerin, es handele sich bei „art“ um einen „extrem breiten
Begriff ohne inhaltliche Präzisierung“ kann sich der Senat daher nicht anschließen.
Das Argument der Beschwerdeführerin, der Titel weise selbst nicht unmittelbar
darauf hin, dass es sich bei dem mit ihm gekennzeichnetem Werk überhaupt um
ein Magazin handele, geht ins Leere. Denn es kommt gerade darauf an, wie der
Verkehr das Zeichen beurteilt, wenn es ihm im Zusammenhang mit der bean-
spruchten Ware, hier also mit der Druckschrift, begegnet. Wenn man aber davon
ausgeht, dass der Verkehr die Bedeutung des Wortes „art“ versteht, dann ist es
offensichtlich, dass sich ein mit „art“ bezeichnetes Magazin für ihn unmittelbar und
ohne analysierende Betrachtungsweise als Kunstmagazin darstellt, also eine in-
haltsbeschreibende Bedeutung hat. Dass es sich um verschiedene Bereiche der
Kunst handeln kann, führt von dieser Bedeutung nicht weg. Auch das Argument
der Beschwerdeführerin, man dürfe sprechenden Marken nicht ohne weiteres nur
eine geschwächte Kennzeichnungskraft zusprechen, ist deshalb nicht einschlägig.
Denn dies gilt nur, wenn es sich um Zeichen handelt, die keine beschreibende
Angabe darstellen und sich auch nicht an solche unmittelbar anlehnen, bei denen
die unterschwellige Sachaussage also nicht ohne nähere Überlegung erkannt
werden kann (vgl. BGH GRUR 2009, 1055, 1059 (Nr. 65) – airdsl). Dies ist, wie
oben dargelegt, hier gerade nicht der Fall. Im Hinblick auf seinen beschreibenden
Bedeutungsgehalt kommt dem Titel daher von Haus aus nur eine schwache
Kennzeichnungskraft zu. Ein Werktitel, der von Haus aus nur eine schwache Un-
terscheidungskraft aufweist, wird in der Regel durch intensive Benutzung durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft erhalten (BGH, GRUR 2012, 1265 – Stimmt`s).
Dies ist vorliegend unbestritten der Fall. Dass darüber hinaus sogar von einer ge-
steigerten Kennzeichnungskraft auszugehen ist, kann auch unter Berücksichti-
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gung der vorgelegten Unterlagen zur Bekanntheit des Titels nicht angenommen
werden.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft hält die angegrif-
fene Marke den erforderlichen Abstand auch im Identitätsbereich der Druckschrif-
ten ein, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

Für den Vergleich von Werktiteln und Marken ist - wie allgemein im Kennzeichen-
recht - der Gesamteindruck der Vergleichszeichen unter Berücksichtigung der
unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente maßgebend (BGH GRUR
2002, 1083, 1084 - 1,2,3 im Sauseschritt; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culina-
ria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 -
Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 - Pantohexal). Das schließt nicht aus, dass
unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den
durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufe-
nen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. -
THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR
2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Weiterhin ist
nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammen-
gesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung
behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (EuGH
a. a. O. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Der Grad der
Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild
und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in
einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 -
Lions; BGH MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

Vergleicht man die sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit mitei-
nander, unterscheiden sie sich sowohl schriftbildlich als auch klanglich ausrei-
chend durch die Grafik der angegriffenen Marke sowie durch die darin enthaltenen
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Wortbestandteile „FORUM BERLIN“. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
wäre nur anzunehmen, wenn man von einer Prägung der angegriffenen Marke
durch den gemeinsamen Bestandteil „art“ ausgehen könnte. Es kommt für die Zei-
chenähnlichkeit also insofern auf die Prägung an, als durch sie der Gesamtein-
druck der angegriffenen Marke bestimmt wird. Eine Prägung des Gesamtein-
drucks einer mehrgliedrigen Marke durch einen einzelnen Bestandteil kann nur
angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenbe-
standteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten,
dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR
2006, 60 Rdnr. 19 - cocoddrillo), was im Einzelfall konkret festzustellen ist (BGH
GRUR 2011, 824,825 - Kappa).

Von einer schriftbildlichen Prägung einer Wort-/Bildmarke durch ein Wortelement
ist nur dann auszugehen, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine nichtssa-
gende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt (BGH
GRUR 2009, 1055 (Nr. 27) - airdsl; GRUR 2008, 903, 905 - Sierra Antiguo). Die
angegriffene Marke verfügt über eine Grafik, die über das werbeübliche hinaus-
geht und zum Gesamteindruck des Zeichens deutlich beiträgt. Auch wenn die
Wortbestandteile „art“ und „FORUM BERLIN“ nicht direkt nebeneinander stehen,
werden sie durch die Grafik in ihrer räumlichen Anordnung zu einem Gesamtzei-
chen verbunden, innerhalb dessen beide gleichwertig nebeneinander stehen. Die
Grafik hält quasi die Wortbestandteile „art“ und „FORUM BERLIN“ in einer Weise
zusammen, dass „art“ sich nicht verselbständigt.

Aus diesen Gründen ist auch eine klangliche Prägung des angegriffenen Zeichens
durch das Wort „art“ nicht ersichtlich. In klanglicher Hinsicht ist zwar von dem Er-
fahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr sich bei einer Kombination von Wort
und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungs-
kräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit
der Benennung bietet (vgl. BGH GRUR 2014, 378, 389 (Nr. 30) - OTTO CAP;
GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND). Stellt man auf den Wortbe-
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standteil der angegriffenen Marke „art FORUM BERLIN“ ab, so unterscheiden sich
diese durch den Zusatz „FORUM BERLIN“. Auch wenn der Wortbestandteil
„FORUM BERLIN“ einen beschreibenden Anklang in Bezug auf die Waren der
Klasse 16, Druckereierzeugnisse, beinhaltet, weil er auf den Inhalt der Druckerei-
erzeugnisse hinweisen könnte, tritt er im Vergleich zu dem Begriff „art“ nicht in den
Hintergrund. Dies wird, wie oben dargestellt, durch die grafische Gestaltung ver-
stärkt. Schließlich ist es nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass der Gesamtein-
druck auch durch den Bildbestandteil mitbestimmt wird (vgl. Hacker in Strö-
bele/Hacker MarkenG, 11. Auflage, § 9 Rdnr. 434 ff. m. w. N). Die Begriffe „Art“
und „FORUM BERLIN“ ergeben einen Gesamtbegriff im Sinne von „Kunstforum
Berlin“, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres so verstan-
den werden kann. Der Verkehr hat keine Veranlassung, die Worte „FORUM
BERLIN“ außer Betracht lassen oder vernachlässigen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet daher aus.

Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des ge-
danklichen Inverbindungbringens gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS 2 MarkenG.

Bei Werktiteln setzt die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sowie
einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne voraus, dass der Verkehr in dem
Titel nicht nur ein auf den Werkinhalt bezogenes Individualisierungszeichen sieht,
sondern mit ihm ausnahmsweise zugleich eine bestimmte Herkunftsvorstellung
verbindet (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 15 Rdnr. 74). Dies wird für be-
kannte Titel regelmäßig erscheinender Druckschriften bejaht (BGH GRUR 2000,
70, 72 – Szene; GRUR 1999, 235, 237 – Wheels Magazine), so dass eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr grundsätzlich möglich ist.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzei-
chens greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den
der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und des-
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halb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm auf-
weisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die
Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus,
damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und
mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64
- Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 -
Volkswagen/Volks.Inspektion). Das ist hier nicht der Fall.

Der den Zeichen der Widersprechenden gemeinsame Bestandteil „art“ wird zum
Beispiel folgendermaßen verwendet:







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.

Auch die von der Beschwerdeführerin genannten Zweittitel „art kompakt“, „art spe-
zial“, „art Saison“, „art cityguide“ sind so gebildet. Das Wort „art“ wird also jeweils
in der (auch als Marke geschützten) Form

verwendet. Auch in der Farbe weiß hat es immer die typi-
schen dicken, eng aneinandergereihten miteinander verbundenen Buchstaben.
Besonders auffällig ist die Verbindung zwischen den Buchstabe „r“ und „t“. Diese
Buchstabenverbindung fehlt in der jüngeren Marke gänzlich. Aufgrund ihrer ab-
weichenden grafischen Ausgestaltung und wegen des abweichenden Aufbaus der
Wortfolgen reiht sich die jüngere Marke nicht in die Zeichenserie
der Beschwerdeführerin ein. Der Bestandteil „art“ wird in der angegriffenen Marke
mit einer von dem Werktitel sichtbar abweichende Grafik benutzt, die (wie oben
dargestellt) nicht in den Hintergrund rückt und damit von der Zeichenbildung des
Werktitels abweicht. Dem Verkehr wird damit kein Anlass gegeben, das Wort „art“
als Stammbestandteil einer Serienmarke der Widersprechenden anzusehen.

Bei der gegebenen Sachlage besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weite-
ren Sinn. Bei dieser Art von Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar die
Unterschiede zwischen den Zeichen, geht aber wegen ihrer teilweisen Überein-
stimmung von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen
den Zeicheninhabern aus (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 69 - Culinaria/Villa
Culinaria; GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Eine solche Verwechslungsge-
fahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden. Es fehlt
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jedoch an einem derart übereinstimmenden Gesamteindruck bei den gegenüber-
stehenden Zeichen, dass sich für einen Durchschnittsverbraucher der Eindruck
aufdrängen könnte, die Zeichen seien zur Kennzeichnung bestehender Unter-
nehmensverbindungen aufeinander bezogen. Einem solchen Eindruck steht schon
die unterschiedliche Zeichenbildung entgegen. Dass ein Zeichen geeignet ist,
bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu
nicht (BGH a. a. O. - airdsl).

Schließlich besteht auch keine Verwechslungsgefahr aufgrund einer selbständig
kennzeichnenden Stellung des Bestandteiles „art“. Eine solche wird angenommen,
wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder
ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unter-
nehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine
selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstim-
mung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder
Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stam-
men (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; GRUR 2010,
933 Rdnr. 34 - Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 - OFFROAD;
BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz). Zwar ist es nach der ständigen Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs
nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammen-
gesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine
selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild
der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder
prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR
2004, 865, 866 - Mustang). Gegen eine solche selbständig kennzeichnende Stel-
lung spricht jedoch, dass der Verkehr die Wörter „art“ und „Forum Berlin“ aufgrund
ihrer klaren Bedeutung als beschreibenden Gesamtbegriff („Kunstforum Berlin“)
erkennen wird, und der dem übernommenen Bestandteil hinzugesetzte (beschrei-
bende) Bestandteil kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inha-
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berin der jüngeren Marke ist (vgl. BGH GRUR 2010, 646, 648 (Nr. 17) - OFF-
ROAD).

Auch für eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft gemäß
§ 15 Abs. 3 MarkenG gibt es keine durchgreifenden Anhaltspunkte. Der Bekannt-
heitsschutz von Werktiteln folgt im Grundsatz den Regeln des § 14 MarkenG (vgl.
Hacker in Ströbele/Hacker a. a. O.).
Voraussetzung für die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist, dass das
angegriffene Zeichen überhaupt in relevantem Umfang gedanklich mit der be-
kannten Marke in Verbindung gebracht wird (BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwil-
ling/Zweibrüder). Dies ist hier jedoch nicht der Fall, weil die beiderseitigen Zeichen
nach Schriftbild und Klang einander unähnlich sind. Aus diesem Grund kann hier
weder eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Klage-
marke noch eine Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung
angenommen werden. Dies gilt auch für ein Erschleichen von Aufmerksamkeit
(vgl. BGH a. a. O. - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2000, 875, 877 - Davidoff I; vgl.
weiter Hacker in Ströbele/Hacker a. a. O. § 14 Rdn. 171). Zur Begründung von
Ansprüchen, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt sind, genügt es nicht,
dass ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzei-
chen Aufmerksamkeit zu erwecken (vgl. dazu auch BGH GRUR 2003, 973, 975 -
Tupperwareparty). Ebensowenig reicht dafür der Umstand aus, dass die Wahl des
angegriffenen Zeichens nicht zufällig erscheint (BGH a. a. O. - Zwilling/Zweibrü-
der). vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke a. a. O. § 14 Rdn. 842).

Es gibt auch keine Anhaltspunkte für eine Ausnutzung der Wertschätzung oder
eine Rufausbeutung. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat ihr Zeichen, wie
oben dargelegt, hinreichend von dem Werktitel abgegrenzt, so dass allein die
Verwendung des beschreibenden Wortes „art“ in ihrer Marke nicht als Verlet-
zungstatbestand i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingestuft werden kann.

- 18 -
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-
de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Klante Hermann Seyfarth

Hu


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