BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 78/01 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 10.99 - 2 - … betreffend die Marke 398 64 332 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer so-wie der Richterin Friehe-Wich und den Richter Dr. van Raden beschlossen: 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdefüh-rer zu tragen. G r ü n d e I. Für den Beschwerdeführer war am 14. Juni 1999 die Marke 398 64 33 "Token & Medaillen Manager" eingetragen worden für - 3 - "Elektrische, Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente; Magnet- und Datenaufzeichnungsträger (bespielt und unbespielt), mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger (so-weit in Klasse 9 enthalten), Microchips, Telefon-Ausweis-, Kredit-, Smart-, Chip-, Magnet- und Lochkarten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Re-chenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, münz- und jetonbetriebene Unterhaltungsautomaten und Geräte für elek-tronische Spiele, einschließlich Videospiele und Kartenwender-spiele, Ballspiele, z.B. Flipper, Bingo oder Billard, Datenaufzeich-nungsgeräte, Datendrucker, automatische Apparate zur Identifizie-rung von Datenträgern einschließlich von Ausweis- und Kreditkar-ten und Banknoten sowie Münzen, Wechselautomaten für Geld, Jetons und Medaillen, Apparate zur Abgrenzung von geldbetätig-ten Automaten sowie jeweils Teile aller genannten Waren und Au-tomaten; 42: Entwicklung von münz- und jetonbetriebenen Unter-haltungsautomaten und Geräten für elektronische Spiele, ein-schließlich Videospielen und Kartenwenderspielen, Ballspielen, z.B. Flippern, Bingo oder Billard, Datenaufzeichnungsgeräten, Da-tendruckern, automatischen Apparaten zur Identifizierung von Da-tenträgern einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Bank-noten sowie Münzen, Wechselautomaten für Geld, Jetons und Medaillen, Apparaten zur Abgrenzung von geldbetätigten Automa-ten". Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin I vom 2. September 1999 und der Antragstellerin II vom 1. Februar 2000, jeweils gestützt auf § 50 Abs 1 Nr 3 in Ver-bindung mit § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG, hat die Markenabteilung 3.4 des Deut-schen Patent- und Markenamts am 28. Februar 2001 beschlossen: - 4 - 1. Die Marke 398 64 332.6 "Token & Medaillen Manager" wird ge-löscht. 2. Die Löschungsantragsgebühr wird den jeweiligen Antragstelle-rinnen zurückgezahlt. 3. Die Kosten des Löschungsverfahrens trägt der Markeninhaber. Die Markenabteilung hat die Löschung der Marke damit begründet, dass es sich bei "Token & Medaillen Manager" schon zum Zeitpunkt der Eintragung für alle ein-getragenen Waren und Dienstleistungen um eine freizuhaltende und nicht unter-scheidungskräftige beschreibende Angabe gehandelt habe. Die Marke lasse sich eindeutig verstehen als Bezeichnung für Vorrichtungen zum Managen von Medail-len und Token, wobei der Begriff "Token" ausweislich der von den den Antragstel-lerinnen eingereichten Unterlagen bereits vor der Eintragung in den angesproche-nen Fachkreisen im Sinne von "Spielmarke" allgemein bekannt und gebräuchlich gewesen sei. Die Kostenentscheidung erging aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs 1 Satz 1 MarkenG, weil sich der Markeninhaber als ein in der Fachbranche Tätiger ange-sichts der großen Verbreitung und Üblichkeit des Begriffs Token sowie der nach-weisbaren Existenz des Begriffs "Token-Manager" schon bei Anmeldung seiner Marke hätte bewusst sein müssen, dass er mit dem Schutz Monopolrechte an ei-ner ausschließlich beschreibenden Sachangabe erwerbe. Mit seiner Beschwerde wendet sich der Markeninhaber allein gegen die ausge-sprochene Auferlegung der Kosten, die er für unbillig hält. Er ist der Ansicht, das Festhalten an seiner Marke sei nicht willkürlich und sittenwidrig gewesen, sondern habe dem billigenswerten und schutzwürdigen Interesse an der amtlichen Ent-scheidung über die Marke gedient. Er trägt weiter vor, "Token" sei bis heute kein gängiger Begriff für Spielmarken und – münzen. Für eine identische Verwendung der gesamten Wortkombination, die nicht in Einzelelemente zergliedert betrachtet werden dürfe, sei kein Nachweis erbracht. Es habe sich insgesamt um eine nor- - 5 - male Streitigkeit über die Freihaltungsbedürftigkeit und beschreibende Eigenschaft einer Wortkombination gehandelt, so dass eine Kostentragungspflicht des Marken-inhabers nicht gegeben sei. Wegen der Einzelheiten des Verfahrens sowie das Vorbringen der Beteiligten wird auf die eingereichten Schriftsätze und den weiteren Akteninhalt Bezug genom-men. II. Die ausschließlich gegen die Kostenentscheidung gerichtete Beschwerde ist zu-lässig, jedoch nicht begründet. 1. Das Markengesetz sieht für die Verfahren vor dem Patentamt grundsätzlich vor, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten trägt (§ 63 Abs 1 Satz 3 Mar-kenG). Wenn es der Billigkeit entspricht, kann das Patentamt davon abweichen und die Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen. Gerechtfertigt ist die Kostenauferlegung insbesondere dann, wenn ein Beteiligter in einer nach an-erkannten Beurteilungsgrundsätzen von vornherein aussichtslosen Situation eine nicht haltbare Rechtsposition weiter verfolgt und damit gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verstößt (st Rspr, vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 18 mwN). Es handelt sich dabei um eine Ermessensentscheidung, die im Be-schwerdeverfahren in vollem Umfang der Nachprüfung durch das Bundespatent-gericht unterliegt (vgl BPatGE 10, 310 (312) mwN; Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 15). 2. Im vorliegenden Fall ist es nach Auffassung des Senats, der sich insoweit der Entscheidung der Markenabteilung anschließt, angemessen, dem Beschwerdefüh-rer die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen. - 6 - a) Es bestehen zwar keine die Kostenauferlegung grundsätzlich rechtfertigenden Anhaltspunkte für eine im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG bösgläubige An-meldung der angegriffenen Marke durch den Markeninhaber. Die zur Begründung des Kostenantrags vorgetragene Ansicht der Antragstellerinnen, der Markeninha-ber habe sich schon bei der Anmeldung bewusst sein müssen, dass die Bezeich-nung "Token & Medaillen Manager" als beschreibende Angabe freizuhalten sei und außerdem jeglicher Unterscheidungskraft entbehre (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 Mar-kenG), reicht für die Annahme einer sog Markenerschleichung nicht aus, denn die-se setzt ein über die bloße Kenntnis der mangelnden Schutzfähigkeit hinausge-hendes rechtsmissbräuchliches Handeln des Anmelders bei der Anmeldung vor-aus (vgl Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 50 Rdn 10, 11; v. Schultz, Marken-gesetz, 2002, § 50 Rdn 6; aA Helm, Die bösgläubige Markenanmeldung, GRUR 1996, 593, 595). Hierzu gehören insbesondere gegen das Gebot der Wahr-heitspflicht (§ 92 MarkenG) verstoßende Angaben falscher Tatsachen oder eine sonstige Täuschung des Patentamts bezüglich der angemeldeten Marke. b) Die Kostentragung in vollem Umfang kann im Einzelfall aber auch ohne miß-bräuchliches Handeln des Markeninhabers bei der Anmeldung aus Billigkeitsgrün-den gerechtfertigt sein. Die vom Patentamt nach amtlicher Prüfung gemäß § 37 Abs 1 MarkenG vorgenommene Eintragung einer Marke spricht zwar im Regelfall dafür, daß für den Markeninhaber (und damaligen Anmelder) Schutzhindernisse nach §§ 3, 8 und 10 MarkenG nicht offensichtlich und zweifelsfrei erkennbar wa-ren und er mit einer - zumindest gerade noch - zu seinen Gunsten erfolgenden An-erkennung der Schutzfähigkeit rechnen durfte. Eine Ausnahme gilt aber dann, wenn die im Löschungsverfahren vorgetragenen und belegten Tatsachen eindeu-tig erkennen lassen, daß der Markeninhaber schon im Zeitpunkt der Eintragung wußte oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, daß es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die be-anspruchten Waren oder zumindest einen Teil der Waren und Dienstleistungen nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt, die im Geschäftsver-kehr verwendet wird. Wer eine solche Bezeichnung anmeldet und ihre Eintragung - 7 - erlangt, sei es wegen mangelnder Sachkunde des Prüfers auf dem speziellen Wa-ren-/Dienstleistungsgebiet, fehlenden Zugangsmöglichkeiten zu der einschlägigen Fachliteratur oder möglicherweise unzureichender Amtsrecherche, handelt im Hin-blick auf den Bestand der Eintragung auf eigenes Risiko und hat daher im Falle der Löschung der zu Unrecht erfolgten Markeneintragung auf Antrag eines Dritten die gesamten Kosten des Löschungsverfahrens zu tragen. c) Bei der Prüfung, ob dem Markeninhaber die mangelnde Schutzfähigkeit der an-gegriffenen Marke schon bei der Anmeldung oder der Eintragung bekannt war oder bekannt sein mußte, ist allerdings ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Grundsatz Rechnung trägt, daß die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur aus-nahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten eines Verfahrensbeteiligten in Betracht kommt. Erfolgt die Löschungsanordnung allein wegen des Fehlens jegli-cher Unterscheidungskraft (§ 50 Abs 1 Nr 3 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), werden im allgemeinen keine konkreten Anhaltspunkte für die zweifelsfreie Erkennbarkeit dieses Schutzhindernisses bei der Anmeldung vorliegen. Bei einer (auch) wegen Verstoßes gegen das Eintragungsverbot des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG gestützten Löschungsanordnung kann sich dagegen aus dem Sachverhalt zweifelsfrei erge-ben, daß der Markeninhaber die Gebräuchlichkeit der angegriffenen Bezeichnung als eine die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreibende Angabe schon bei der Eintragung gekannt hat oder zumindest kennen mußte. Selbst wenn der Sachverhalt nur die Feststellung zuließe, daß der Markeninhaber von der Bedeu-tung der angegriffenen Marke als eindeutig schutzunfähiger beschreibender Anga-be erst aufgrund der von dem Löschungsantragsteller eingereichten Unterlagen Kenntnis erlangt hat, käme immerhin eine teilweise Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens in Betracht, wenn der Markeninhaber das Löschungsverfahren trotz Aussichtslosigkeit seiner Rechtsposition fortgeführt hat. 3. Vorliegend ergibt sich aus den von den Löschungsantragstellerinnen vorgetra-genen und glaubhaft belegten Tatsachen, daß der Markeninhaber nicht nur die be-schreibende Bedeutung, sondern auch den beschreibenden Gebrauch der ange- - 8 - griffenen Bezeichnung "Token & Medaillen Manager" für automatische Apparate zum Verwalten von Token und Medaillen (Ausgabe, Wechseln, Identifizierung, Kontrolle usw) schon bei der Anmeldung kennen mußte. Der Markeninhaber ge-hörte im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke (14. Juni 1999) nach seinem eigenen Vortrag zu dem relativ kleinen Kreis der Wettbewerber der An-tragstellerinnen auf dem Gebiet der münz- und jetonbetriebenen Unterhaltungsau-tomaten. Bei der für einen Fachmann üblichen Kenntnis des Marktes und der Wer-bung für die Konkurrenzprodukte mußte es ihm bekannt sein, daß das englisch-sprachige Wort "token" in diesem Bereich schon damals seit langem als Fachbe-griff im Sinne von "Spiel-, Wertmarke" gebräuchlich war und zwar auch in Deutschland. So findet sich in sämtlichen von den Antragstellerinnen vorgelegten Ausgaben des "Münzautomat", Zeitschrift für modernes Automatenmarketing, aus den Jahren 1994 – 1998 der Warnhinweis: "In Deutschland dürfen Spielgeräte mit Geldgewinn nur dann gewerblich aufgestellt und betrieben werden, wenn .....Der Umtausch zB von Punkten, Freispielen, Token und Medaillen in Geld oder Waren ist verboten". Ferner ist in der Zeitschrift "AUTOMATEN-MARKT", Juni 1995, S 215 eine Werbeanzeige für "Walzenstandgeräte mit Token und Medaillen-Aus-zahlung" enthalten. Unter Berücksichtigung der von den Antragstellerinnen weiter-hin vorgelegten Internetseiten von Herstellern von münz- und jetonbetriebenen Spiel- und Unterhaltungsautomaten widerspricht es jeder Lebenserfahrung anzu-nehmen, daß der Markeninhaber keine Kenntnis von der rein beschreibenden Ver-wendung der Begriffe Token und Medaillen durch seine Mitbewerber in diesem Bereich hatte. Dasselbe gilt für den Begriff "Manager", der nicht nur seit langem ganz allgemein als Bezeichnung für Geräte und EDV-Programme mit Verwal-tungsfunktion üblich und bekannt ist, sondern sich nachweislich gerade auch in der Form "Tokenmanager" zur Bezeichnung von Konkurrenzprodukten eingebür-gert hat. Dies kann dem Markeninhaber im Hinblick auf den überschaubaren Kreis von Mitbewerbern sowie der zugehörigen Automaten zur Verwaltung von Token und Medaillen einschließlich der zugehörigen Mechaniken, Datenverarbeitungs- und -aufzeichnungsgeräte, Datenträger und sonstigen Teile nicht verborgen geblieben sein. Für den Markeninhaber war es auch zweifelsfrei erkennbar, daß - 9 - die Kombination der rein beschreibenden Angaben "Token & Medaillen Manager" weder einen neuen, über die Bedeutung der Einzelbestandteile hinausgehenden Gesamtbegriff darstellt noch Anlaß für eine interpretatorische Mehrdeutigkeit gibt. Daran ändern auch die beiden US-Voreintragungen "Token-Pin" und "Token Star" nichts, auf die er sich zur Stützung seiner gegenteiligen Ansicht beruft, denn diese betreffen eine mit der angegriffenen Marke nicht vergleichbare Wortkombination bzw bei "Token Star" andere Waren. Unter diesen Voraussetzungen stellt es einen Verstoß des Markeninhabers gegen die von einem Fachmann seines Bereichs zu erwartenden Sorgfalt dar, daß er die Wortkombination "Token & Medaillen Manager" als Marke für sich hat schützen lassen. Auch wenn er im patentamtlichen Eintragungsverfahren anwaltlich nicht vertreten war, mußte er sich als ein am Wettbewerb teilnehmender Gewerbetrei-bender darüber im Klaren sein, daß das Markenrecht die Begründung eines Mono-polrechts an ausschließlich beschreibenden Angaben verbietet. Die Löschungsab-teilung hat es daher zu Recht als billig erachtet, dem Markeninhaber die gesamten Kosten aufzuerlegen, die den Antragstellerinnen durch das Löschungsverfahren entstanden sind. 4. Da Gegenstand des Verfahrens eine isolierte Kostenbeschwerde ist, entspricht es der Billigkeit, dem unterliegenden Beschwerdeführer und früheren Inhaber der gelöschten Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl Alt-hammer/Ströbele aaO § 71 Rdn 24). Dr. Schermer Friehe-Wich Dr. van Raden Pü
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