28 W (pat) 106/07  - 28. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 106/07 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 08.05 - 2 - betreffend die Marke 399 28 672 (hier: Kostenantrag) hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell beschlossen: Kosten werden nicht auferlegt. G r ü n d e I. Gegen die Wortmarke 399 28 672 „Stracke“ der Beschwerdeführerin wurde Lö-schungsantrag nach § 50 Abs. 1 MarkenG gestellt. Auf diesen Antrag hin hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ein-getragen worden sei. Kosten wurden von der Markenabteilung nicht auferlegt. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass der Markeninhaberin weder eine Bösgläubig-keit bei der Anmeldung des angegriffenen Zeichens vorgeworfen werden könne, noch davon auszugehen sei, dass die sie gewusst habe, dass die angemeldete Bezeichnung als beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu werten gewesen sei. Auch ihr Festhalten an der Marke, trotz einer Abmahnung durch die Antragstellerin, könne deshalb nicht zu einer Auferlegung der Kosten führen. Gegen die Löschungsanordnung hat die Markeninhaberin zunächst Beschwerde erhoben, diese im Laufe des Beschwerdeverfahrens dann aber zurückgenommen. Die Löschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin hat daraufhin Kostenauf-- 3 - erlegung beantragt. Die Markenanmeldung sei erkennbar bösgläubig erfolgt, denn bei der Bezeichnung „Stracke“ handle es sich um ein in Thüringen und Nord-hessen verbreitete Bezeichnung für bestimmte Wurstwaren. Es könne nicht ange-hen, dass ein Fachmann einen weithin bekannten Gattungsbegriff anmelde und dann nicht die Kosten eines Löschungsverfahrens erstatten müsse. II. Kosten sind nicht aufzuerlegen. Nachdem die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgenommen wurde, war auf den Antrag der Löschungsantragstellerin nur noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Nach §§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG hat jeder Beteiligten in einem zweiseitigen Verfahren vor dem Bundespatentgericht regelmäßig seine Kosten selbst zu tragen, falls nicht aus Gründen der Billigkeit, etwa wegen des besonderen Verhaltens einer der Verfahrensbeteiligten, ausnahmsweise ein Ab-weichen von diesem Kostengrundsatz geboten ist. Ein solcher Fall ist vorliegend nicht gegeben. So rechtfertigt die Rücknahme der Beschwerde für sich genommen keine Kostenauferlegung (§ 71 Abs. 4 S. 1 MarkenG). Hinzukommen müsste viel-mehr eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten auf Seiten der Beschwerde-führerin, wofür es hier an konkreten Anhaltspunkten fehlt. Ebenso wenig kommt eine Kostenauferlegung unter dem Gesichtpunkt einer bös-gläubigen Markenanmeldung i. S. v. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. bzw. i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n. F. in Betracht. Hinsichtlich des Begriffs der bösgläubigen Markenanmeldung knüpft das Markengesetz an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu die-sem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit eines Anmelders nach § 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 - 4 - MarkenG n. F. heranzuziehen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 426 m. w. N.). Eine Bösgläubigkeit kann daher nicht bereits bejaht werden, wenn die Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung der ange-griffenen Wortmarke von deren möglicher Schutzunfähigkeit ausgegangen wäre, wie das die Beschwerdegegnerin sinngemäß vorgetragen hat. Eine Verpflichtung, im Anmeldeverfahren von sich aus auf möglicherweise bekannte Schutzhinder-nisse hinzuweisen, besteht nicht, so dass eine Markenerschleichung unter diesem Gesichtspunkt nicht in Betracht kommt (vgl. nochmals Ströbele a. a. O., § 8 Rdn. 433 f. m. w. N.). Nach den Feststellungen der Markenabteilung in dem ange-fochtenen Beschluss fehlt es zudem an hinreichend konkreten Anhaltspunkten dafür, dass sich die Markeninhaberin mit der Anmeldung eine Spekulations- oder Sperrmarke verschaffen wollte. Zwar kann eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen auch ohne bösgläubi-ges Handeln gerechtfertigt sein. Dies wäre dann zu bejahen, wenn die im Lö-schungsverfahren getroffenen Feststellungen eindeutig erkennen lassen, dass ein Markeninhaber bereits zum Eintragungszeitpunkt wusste - oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt hätte wissen müssen - dass es sich bei der fraglichen Bezeichnung um eine produktbeschreibende Angabe und im Geschäfts-verkehr verwendete Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt, und den-noch auf eine ersichtlich begründete Löschungsaufforderung ablehnend reagiert. Insoweit ist jedoch ein strenger Maßstab anzulegen, weshalb sich die erforder-lichen Feststellungen zweifelsfrei aus der auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützten Löschungsanordnung ergeben müssen (vgl. BPatGE 46, 71, 74 ff. - Token & Medaillen Manager). Dies ist hier aber gerade nicht der Fall, da die Marken-abteilung ausdrücklich hervorgehoben hat, dass vorliegend nicht hinreichend sicher von einer entsprechenden Kenntnis der Markeninhaberin ausgegangen werden könne. - 5 - Der Kostenantrag war daher zurückzuweisen. Bei dieser Sachlage kam auch eine Rückerstattung der Löschungsantragsgebühr nicht in Betracht. Stoppel Werner Schell Fa

Full & Egal Universal Law Academy