BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 16/04 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend: Kostenantrag der Widersprechenden hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele beschlossen: Der Antrag der Widersprechenden, dem Markeninhaber die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückge-wiesen. G r ü n d e I. Die Antragstellerin hat aus ihrer Marke 395 39 277 die unter anderem für Teile von LKW-Anhängern eingetragen ist, Widerspruch eingelegt gegen die prioritätsjüngere Marke 301 39 090 Diese Marke ist für "Fahrzeuge" und "Reparaturwesen" eingetragen. - 3 - Die Markenstelle für Klasse 12 hat mit zwei Beschlüssen eine Verwechslungs-gefahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke mit der Begründung ange-ordnet, angesichts der Nähe der jeweiligen Waren und Dienstleistungen genüge der Abstand der Marken wegen der Übereinstimmung in dem Bestandteil "Jost" nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Hiergegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt, diese aber im Verlauf des Verfahrens zurückgenommen. Zuvor war ein rechtlicher Hinweis des Senats ergangen, in dem auf die möglicherweise unrichtige Veröffentlichung der jüngeren Marken hingewiesen wurde. Zudem war eine vergleichsweise Abgrenzungsver-einbarung angeregt worden, denn angesichts des Oberbegriffes "Fahrzeuge" be-stehe Warenidentität (auch wenn die angegriffene Marke nur für Personenkraft-wagen benutzt werden sollten), was bei den in Hinblick auf den im Bestandteil "Jost" übereinstimmenden Marken zu einer Verwechslungsgefahr führen müsse. Die Widersprechende beantragt nunmehr dem Markeninhaber die Kosten des Be-schwerdeverfahrens aufzuerlegen. Sie meint, der Markeninhaber hätte nach die-sem klaren rechtlichen Hinweis (sofort) reagieren und seine Beschwerde zurück-nehmen müssen. Seine markenrechtliche Position sei aussichtslos gewesen, so dass ein Abweichen vom Grundsatz der gegenseitigen Kostentragungspflicht ge-rechtfertigt sei. Der Markeninhaber hat sich sachlich nicht geäußert, beantragt aber den Kosten-antrag zurückzuweisen - 4 - II. Der Kostenantrag der Widersprechenden war zurückzuweisen, denn Gründe für eine vom Regelfall abweichende Kostenentscheidung, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, liegen nicht vor (§ 71 Abs 1 MarkenG). Eine isolierte Kostenentscheidung ist auch möglich, wenn sich wie hier die Haupt-sache durch Rücknahme der Beschwerde erledigt hat (§ 71 Abs 4 MarkenG). Im (Widerspruchs- und) Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Betei-ligte seine Kosten selbst zu tragen hat, nur in Ausnahmefällen können einem Be-teiligten aus Gründen der Billigkeit die Kosten ganz oder teilweise auferlegt wer-den (§ 63 Abs 1 und § 71 Abs 1 MarkenG). Dazu bedarf es stets besonderer, von der Norm abweichender Umstände, zB ein Verhalten, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Hierzu zählt auch das Festhalten eines Beteiligten an einer aussichtslosen oder zumindest doch kaum Erfolg verspre-chenden Rechtssituation (vgl Ströbele, Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 71 Rdz 25). Im vorliegenden Fall gibt es hierfür keine genügenden Anhaltspunkte. Das Einlegen der Beschwerde war schon dadurch gerechtfertigt, dass die Mar-kenstelle womöglich eine ganz andere Marken als beantragt in das Register ein-getragen hat; denn ausweislich der Eintragungsunterlagen sollte die Marke noch zwei Embleme enthalten (BMW und Alpina Emblem), die von der Markenstelle aber gestrichen wurden, ohne dass erkennbar ist, ob insoweit Rücksprache mit dem Anmelder genommen worden ist. Zumindest nach dem Erlass des rechtlichen Hinweises wusste der Markeninhaber von diesem Fehler, so dass schon insoweit ein Interesse an der Sachaufklärung bestand. Zuletzt bestand aufgrund des weit gefassten Warenverzeichnisses und des tatsächlichen Einsatzgebietes der ange-griffenen Marken ausschließlich im KfZ Bereich ein Verhandlungsspielraum für eine vergleichsweise Regelung, worauf der Senat auch hingewiesen hat. Dies al-les genügt, um das (vorläufige) Festhalten an der Beschwerde zu rechtfertigen. Wenn die Widersprechende vorträgt, dass der Sachvortag des Markeninhabers eher für den Verletzungsprozess als für das Registerverfahren geeignet ist, so ist - 5 - dies zwar zutreffend, besondere Kosten wurden hierdurch aber nicht verursacht, denn unabhängig davon konnte der Markeninhaber zumindest wegen des (mögli-cherweise) formalen Fehlers auf eine Aufhebung des Beschlusses hoffen. Damit ist eine Kostenauferlegung zu Lasten des Markeninhabers nicht veranlasst. Stoppel Paetzold Schwarz-Angele Hu
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