BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 17/04 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend: Kostenantrag der Widersprechenden hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele beschlossen: Der Antrag der Widersprechenden, dem Markeninhaber die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückge-wiesen. G r ü n d e I. Die Antragstellerin hat aus ihrer Marke 395 39 277 die unter anderem für Teile von LKW-Anhängern eingetragen ist, Widerspruch eingelegt gegen die prioritätsjüngere Marke 301 39 089 Diese Marke ist für "Fahrzeuge" und "Reparaturwesen" eingetragen. - 3 - Die Markenstelle für Klasse 12 hat mit zwei Beschlüssen eine Verwechslungsge-fahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke mit der Begründung angeordnet, angesichts der Nähe der jeweiligen Waren und Dienstleistungen genüge der Ab-stand der Marken wegen der Übereinstimmung in dem Bestandteil "Jost" nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Hiergegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt, diese aber im Verlauf des Verfahrens zurückgenommen. Zuvor war ein rechtlicher Hinweis des Senats ergangen, in dem auf die möglicherweise unrichtige Veröffentlichung der jüngeren Marken hingewiesen wurde. Zudem war eine vergleichsweise Abgrenzungsver-einbarung angeregt worden, denn angesichts des Oberbegriffes "Fahrzeuge" be-stehe Warenidentität (auch wenn die angegriffene Marke nur für Personenkraft-wagen benutzt werden sollten), was bei den in Hinblick auf den im Bestandteil "Jost" übereinstimmenden Marken zu einer Verwechslungsgefahr führen müsse. Die Widersprechende beantragt nunmehr dem Markeninhaber die Kosten des Be-schwerdeverfahrens aufzuerlegen. Sie meint, der Markeninhaber hätte nach die-sem klaren rechtlichen Hinweis (sofort) reagieren und seine Beschwerde zurück-nehmen müssen. Seine markenrechtliche Position sei aussichtslos gewesen, so dass ein Abweichen vom Grundsatz der gegenseitigen Kostentragungspflicht ge-rechtfertigt sei. Der Markeninhaber hat sich sachlich nicht geäußert, beantragt aber den Kosten-antrag zurückzuweisen II. Der Kostenantrag der Widersprechenden war zurückzuweisen, denn Gründe für eine vom Regelfall abweichende Kostenentscheidung, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, liegen nicht vor (§ 71 Abs 1 MarkenG). - 4 - Eine isolierte Kostenentscheidung ist auch möglich, wenn sich wie hier die Haupt-sache durch Rücknahme der Beschwerde erledigt hat (§ 71 Abs 4 MarkenG). Im (Widerspruchs- und) Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Beteilig-te seine Kosten selbst zu tragen hat, nur in Ausnahmefällen können einem Betei-ligten aus Gründen der Billigkeit die Kosten ganz oder teilweise auferlegt werden (§ 63 Abs 1 und § 71 Abs 1 MarkenG). Dazu bedarf es stets besonderer, von der Norm abweichender Umstände, zB ein Verhalten, das mit der prozessualen Sorg-faltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Hierzu zählt auch das Festhalten eines Betei-ligten an einer aussichtslosen oder zumindest doch kaum Erfolg versprechenden Rechtssituation (vgl Ströbele, Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 71 Rdz 25). Im vorliegenden Fall gibt es hierfür keine genügenden Inhaltspunkte. Das Einlegen der Beschwerde war schon dadurch gerechtfertigt, dass die Markenstelle womög-lich eine ganz andere Marken als beantragt in das Register eingetragen hat; denn ausweislich der Eintragungsunterlagen sollte die Marke noch zwei Embleme ent-halten (BMW und Alpina Emblem), die von der Markenstelle aber gestrichen wur-den, ohne dass erkennbar ist, ob insoweit Rücksprache mit dem Anmelder ge-nommen worden ist. Zumindest nach dem Erlass des rechtlichen Hinweises wusste der Markeninhaber von diesem Fehler, so dass schon insoweit ein In-teresse an der Sachaufklärung bestand. Zuletzt bestand aufgrund des weit ge-fassten Warenverzeichnisses und des tatsächlichen Einsatzgebietes der ange-griffenen Marken ausschließlich im KfZ Bereich ein Verhandlungsspielraum für eine vergleichsweise Regelung, worauf der Senat auch hingewiesen hat. Dies alles genügt, um das (vorläufige) Festhalten an der Beschwerde zu rechtfertigen. Wenn die Widersprechende vorträgt, dass der Sachvortag des Markeninhabers eher für den Verletzungsprozess als für das Registerverfahren geeignet ist, so ist dies zwar zutreffend, besondere Kosten wurden hierdurch aber nicht verursacht, denn unabhängig davon konnte der Markeninhaber zumindest wegen des (mög-licherweise) formalen Fehlers auf eine Aufhebung des Beschlusses hoffen. - 5 - Damit ist eine Kostenauferlegung zu Lasten des Markeninhabers nicht veranlasst. Stoppel Paetzold Schwarz-Angele Hu
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