BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 197/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 399 01 023 - 2 - hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. September 2004 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, sowie die Richterin Schwarz-Angele und den Richter Paetzold beschlossen: Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 2 vom 14. Februar 2003 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen. G r ü n d e I. Gegen die für Waren der Klasse 2 eingetragene und am 29. April 1999 veröffent-lichte Marke "Daikin" ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 27. Ja-nuar 1964 für Waren der Klasse 1 eingetragenen Wortmarke 783 012 "Baysin". Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patentamts hat auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, wogegen die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt hat, mit der Sie u.a. erstmals die Benutzung der Wider-spruchsmarke bestreitet. Die Widersprechende hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht und sich auch im übrigen nicht zur Sache eingelassen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen. II. Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. - 3 - Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 24. Juli 2003 in zulässi-ger Weise die Benutzung der seit 1964 eingetragenen Widerspruchsmarke bestrit-ten. Dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden ausweislich der Postzustellungs-urkunde am 13. August 2003 zugestellt worden. Da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bereits im Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs abge-laufen war, musste die Widersprechende jederzeit damit rechnen, dass die Benut-zung bestritten wird. Das konnte, da die Einrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, auch noch im Beschwerdeverfahren geschehen. Bei dieser Sachlage wäre es Auf-gabe der Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bzw. vor der Entscheidung über den Wider-spruch benutzt hat (§ 43 Abs 1 MarkenG). Das ist nicht geschehen. Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunter-lagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die Wider-sprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle er-forderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL mwN zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlich-keit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen wor-den ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzei-tig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde. - 4 - Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Beschwerde und zum Nichtbenutzungseinwand vorzutragen. Seit Übersendung des den Nicht-benutzungseinwand enthaltenden Schriftsatzes ist mehr als ein Jahr vergangen, ohne dass sie sich auch nur formal auf dieses Bestreiten eingelassen hat. Das Schweigen der Widersprechenden ist vom Senat daher als Zugeständnis des geg-nerischen Sachvortrags nach Artikel 138 Abs 3 ZPO zu werten, womit von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen ist. Eine Kostenauferlegung unter Billigkeitsgesichtspunkten nach Artikel 71 MarkenG ist nicht veranlasst, da nicht mit Sicherheit feststeht, daß die Widersprechende be-wusst aus einer nichtbenutzten Marke Widerspruch eingelegt hat. Stoppel Schwarz-Angele Paetzold Cl/Pü
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