28 W (pat) 234/04  - 28. Senat (Marken)

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 234/04 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend die Marke 300 73 859 hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele beschlossen: Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klas-se 10 - vom 23. September 2003 und vom 15. Juni 2004 aufgeho-ben. Die Widersprüche aus den Marken 399 03 158 (MECRON) und 1 163 150 (Micros) werden zurückgewiesen. G r ü n d e I. Gegen die unter anderem für Waren der Klassen 5 und 10, sowie Dienstleistungen der Klasse 42 am 23. April 2001 eingetragenen und am 23. Mai 2001 veröffentlich-te Marke 300 73 859 MECRON ist aus zwei Marken Widerspruch erhoben wor-- 3 - den. Es handelt sich dabei um die Marke 399 03 158 (MECRON, Widerspruch 1), eingetragen seit dem 20. Mai 1999 unter anderem für Waren der Klassen 5 und 10, sowie die Marke 1 163 150 (Micros, Widerspruch 2), eingetragen seit dem 28. September 1990 für Waren der Klasse 10. Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die-sen Widersprüchen mit Erstbeschluss teilweise stattgegeben und eine Löschung der angegriffenen Marke bezüglich der Waren der Klassen 5 und 10, sowie teilwei-se der Klasse 42 angeordnet. Die Erinnerung der Markeninhaberin ist mit Zweitbe-schluss zurückgewiesen worden. Nach Erlass des Erinnerungsbeschlusses und nach dessen Postabfertigung, je-doch vor dessen Zustellung, hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 7. Ju-li 2004 die Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten. Dieser Schriftsatz ist den beiden Widersprechenden nach Einlegung der Beschwerde durch die Mar-keninhaberin jeweils am 2. Februar 2005 zugestellt worden. Die Widersprechende 1 hat mit Schriftsatz vom 1. März 2005 vorgetragen, sie ha-be 2001 von einer amerikanischen Firma Johnson & Johnson mehrere tausend Hüftendprothesen, sowie den Produktnamen "MECROBLOCK" erworben. Diese Bezeichnung sei eng mit der ursprünglichen Herstellerfirma Mecron verbunden, was sich auch aus dem beigefügten Prospekt aus dem Jahr 2004 ergebe. Mit Schriftsatz vom 7. März 2005 hat die Markeninhaberin darauf hingewiesen, dass es an einer Glaubhaftmachung der Benutzung fehle. Hierauf hat die Wider-sprechende 1 nichts erwidert. Sie hat auch keinen Verhandlungsantrag gestellt. Die Widersprechende 2 hat ebenfalls keine mündliche Verhandlung beantragt und zur Frage der Benutzung um einen richterlichen Hinweis gebeten für den Fall, dass die Nichtbenutzungseinrede als relevant erachtet werde. - 4 - Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin führt zur Aufhebung der patent-amtlichen Beschlüsse, denn wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung können auf Seiten beider Widersprechenden keine Waren berücksichtigt werden (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), so dass die Widersprüche zurückzuweisen sind. Die Markeninhaberin hat die Benutzung beider Widerspruchsmarken mit Schrift-satz vom 4. Juli 2004 zulässig bestritten, denn die Benutzungsschonfrist war bei der Widerspruchsmarke 1 am 20. Mai 2004 (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) und bei der Widerspruchsmarke 2 bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegrif-fenen Marke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) abgelaufen. Beiden Widersprechen-den hätte es nunmehr oblegen, die Benutzung ihrer Marke glaubhaft zu machen, also substantiiert zu behaupten und unter Beifügung entsprechender Beweismittel, wie z. B. einer eidesstattlichen Versicherung (§ 294 ZPO), derart zu belegen, dass die Verwendung der Marke auf den entsprechenden Waren und Dienstleistungen als überwiegend wahrscheinlich erscheint. Dies ist nicht geschehen. Der Sachvortrag der Widersprechenden 1 beschränkt sich auf eine Schilderung der Firmengeschichte, sowie auf Katalogseiten, die eine Verwendung einer ganz anderen Marke für medizinische Implantate zeigen. Die Widersprechende 2 hat die Benutzung ihrer Marke noch nicht einmal behauptet. Bei beiden Widerspre-chenden war ein richterlicher Hinweis nicht angezeigt, denn angesichts der un-zweideutigen prozessualen Situation - die Markeninhaberin wiederholt ihre Nicht-benutzungseinrede, keine der Widersprechenden hat Verhandlungsantrag ge-stellt - hätte dies zu einer nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung der Interessen der Markeninhaberin geführt. Die Ausgestaltung des Benutzungszwangs ist im re-gisterrechtlichen Markenverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt. Dies bedeutet, dass die Aufklärungspflicht des Gerichts nach § 139 - 5 - ZPO dort ihre Grenze findet, wo dies zu einer Stärkung der prozessualen Position der einen Partei und damit gleichzeitig zu einer Schwächung der anderen Partei führen würde (vgl. Ströbele, Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rdz. 75). Der Widersprechenden 1 war durch den Schriftsatz der Markeninhaberin bekannt, dass es an einer Glaubhaftmachung der Benutzung fehlt. Der Widersprechende 2, die durch einen Anwalt vertreten ist, sind die Rechtsfolgen eines Schweigens auf eine zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede ohnehin bekannt. Als Widerspre-chende, die im Verfahren vor der Markenstelle teilweise obsiegt hat, weiß sie auch, dass die Glaubhaftmachung der Benutzung für das Verfahren relevant ist. Ein rechtlicher Hinweis des Gerichts hätte angesichts der unzweideutigen Rechts-lage zu einer ungerechtfertigten Bevorzugung der Widersprechenden geführt. Eine Widersprechende, deren Benutzung der Marke zulässig bestritten wird, kann we-der darauf vertrauen, dass durch das Gericht eine Aufforderung zur Beibringung von Benutzungsunterlagen ergeht, noch, dass Termin zur mündlichen Verhand-lung nach § 69 Nr. 3 MarkenG wegen Sachdienlichkeit anberaumt wird. Befindet sich eine Marke außerhalb der Benutzungsschonfrist und ist aufgrund der patent-amtlichen Entscheidungen zudem bekannt, dass es auf die Benutzung ankommen kann, so ist es einer Widersprechenden durchaus zuzumuten auch ohne Hinweis des Gerichts auf die Einrede der Markeninhaberin in angemessener Zeit zu rea-gieren. Die Beschwerde hat somit Erfolg. Eine Kostenauferlegung abweichend der Kostenregelung gemäß § 71 Abs. 1 Mar-kenG war nicht veranlasst. Stoppel Paetzold Schwarz-Angele Pü

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